Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., seis (6) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: Acción de nulidad relativa Número único de radicación: 11001032400020150046800 Demandante: Rolex S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Roel S.A.S. Asunto: Resuelve sobre la interpretación prejudicial y la presentación de alegatos AUTO INTERLOCUTORIO Este Despacho procede a resolver sobre la interpretación prejudicial y la presentación de los alegatos.

I.

ANTECEDENTES 1. Rolex S.A.1 presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de la acción de nulidad relativa2, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 53509 de 29 de agosto de 2014, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, expedida por la Directora de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 12366 de 20 de marzo de 2015, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta ROEL que identifica servicios 1 Por intermedio de apoderado. 2 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comunidad Andina, por la cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. 2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. 3.

Este Despacho, en el curso del presente proceso, mediante auto de 8 de noviembre de 20243, resolvió sobre la procedencia de la sentencia anticipada, la fijación del objeto del litigio, las solicitudes probatorias y dispuso que, en la oportunidad procesal correspondiente, se decidiría sobre la interpretación prejudicial y lo que en derecho corresponda. 4.

El objeto del litigio consiste en determinar si los actos acusados vulneran los literales a) y h) del artículo 136, el artículo 150 y el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comunidad Andina. II. CONSIDERACIONES 5. Este Despacho abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) el marco normativo sobre la Interpretación Prejudicial; ii) los criterios jurídicos interpretativos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el acto aclarado; iii) las interpretaciones prejudiciales proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre la normativa aplicable; iv) el análisis del caso concreto; y v) sobre la presentación de los alegatos.

Marco normativo sobre la Interpretación Prejudicial 6. Vistos: i) el Protocolo Modificatorio del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena4, en especial, el articulo 33; ii) la Decisión 472 de 16 de septiembre de 19995 de la Comisión de la Comunidad Andina, en especial, el artículo 33 del Anexo6; y iii) la Decisión 500 de 22 de junio de 20017 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, en especial, el artículo 123, sobre consulta obligatoria. 3 Cfr. Índice núm. 51 de SAMAI, documento denominado “[…] 64Autoquedispon_201500468ROLEXpdf(.pdf) NroActua 51 […]”. 4 Suscrito en Cochabamba el 28 de mayo de 1996, aprobado por la Ley 457 de 4 de agosto de 1998; declarados exequibles por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-227-99 proferida el 14 de abril de 1999, M.P. Doctor Eduardo Cifuentes Muñoz; y en vigor para Colombia. 5 Por medio del cual se aprobó la codificación del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 6 Este anexo contiene el Protocolo Modificatorio del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. 7 “[…] Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina […]”. 3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Criterios jurídicos interpretativos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el acto aclarado 7.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Nota de prensa núm. 01-2023/TJCA de 13 de marzo de 2023 destaca que, cuando una norma ha sido interpretada con anterioridad, el juez nacional no está obligado a solicitar que esa misma norma se vuelva a interpretar e indica los criterios jurídicos interpretativos que determinan cuando se está ante un acto aclarado y cuáles son los deberes y facultades de los jueces nacionales. 8.

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en las sentencias de interpretación prejudicial núms. 391-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 350-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 261-IP-2022 de 13 de marzo de 2022 y 145-IP-2022 de 13 de marzo de 2022, publicadas el 13 de marzo de 2023 en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena números 5146 y 5147, decidió: “[…]

PRIMERO: Interpretar que el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto.

SEGUNDO: Interpretar que, conforme al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado que resulta aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, en aquellos casos en los que el juez nacional de única o última instancia tiene que resolver una controversia en la que deba aplicar o se discuta una norma del ordenamiento jurídico comunitario andino, no estará obligado a solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina si es que esta corte internacional ya ha interpretado dicha norma con anterioridad en una interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO: Interpretar que la obligatoriedad prevista en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto se mantiene y se aplica en los siguientes casos: a) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no ha emitido interpretación prejudicial respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional; b) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de alguna de las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe 4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co aplicar (o son materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero no respecto de otras normas del mismo ordenamiento, aplicables a la misma controversia.

En ese caso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitirá la interpretación prejudicial respecto de aquellas normas que no hubiere interpretado en el pasado, y ratificará el criterio jurídico interpretativo respecto de las cuales sí lo hubiere hecho, de ser el caso. c) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero dicho juez considera imperativo que el TJCA precise, amplíe o modifique el criterio jurídico interpretativo contenido en la mencionada interpretación prejudicial; y, d) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero dicho juez tiene preguntas insoslayables sobre situaciones hipotéticas que, en abstracto, se desprenden o están vinculadas con la referida norma andina, y que deben ser aclaradas por el TJCA para que el mencionado juzgador pueda resolver con mayor precisión e idoneidad la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional.

CUARTO: Declarar que persiste y se mantiene firme la posibilidad de que tanto los Países Miembros como la Secretaría General de la Comunidad Andina y los particulares ejerzan el derecho previsto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de acudir antes este Tribunal en ejercicio de la acción de incumplimiento, cuando el juez nacional obligado a realizar la consulta se abstenga de hacerlo, en aquellos casos en los que esta obligación se mantiene de conformidad con los criterios establecidos en la presente sentencia de interpretación prejudicial; o cuando un juez nacional aplique una interpretación diferente a la establecida por el Tribunal en el caso concreto o en una o más interpretaciones prejudiciales aprobadas y publicadas previamente en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, y que constituyen un acto aclarado en los términos expuestos en la presente providencia.

QUINTO: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina implementará medidas con el objeto de informar a los jueces nacionales respecto de los criterios jurídicos interpretativos que califican como actos aclarados.

SEXTO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la presente providencia.

SÉPTIMO: Publicar la presente sentencia de interpretación prejudicial en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena […]” 5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante el Acuerdo núm. 6 de 7 de julio de 2023, aprobó la “Nota informativa sobre Guía para la Aplicación del Criterio Jurídico Interpretativo del Acto Aclarado en las Solicitudes de Interpretación Prejudicial”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 5241 de 10 de julio de 2023, en la cual se establecen unos lineamientos de carácter orientativo para su aplicación por parte de los jueces nacionales en 4 pasos: “[…] En ese sentido, el juez nacional debe analizar detenidamente si corresponde, en primer lugar, aplicar una o más normas andinas a un caso particular.

Posteriormente, deberá determinar si se mantiene o no la obligación de solicitar una interpretación prejudicial al TJCA en aplicación del criterio jurídico interpretativo del acto aclarado, lo que incluye el análisis sobre si están o no presentes los cuatro supuestos en los que se mantiene la obligatoriedad de formular una nueva consulta.

Si luego de ese análisis, el juez nacional decide aplicar un acto aclarado, deberá identificarlo con claridad y precisión en la providencia judicial correspondiente, y aplicarlo debidamente al momento de emitir sentencia. Al efecto, el Tribunal sugiere que el juez nacional observe la denominada «regla de los 4 pasos», de conformidad con lo siguiente: Paso 1 Determinar si en el caso concreto debe aplicarse o se controvierte una norma andina y si tiene obligación de solicitar interpretación prejudicial.

Paso 2 Determinar si existe un acto aclarado. En esta fase, dejar claro que conforme a la jurisprudencia del acto aclarado no es necesario formular una nueva consulta. Paso 3 Identificar claramente la sentencia de interpretación prejudicial que contiene el criterio jurídico interpretativo de la norma en cuestión. Paso 4 Determinar que no se encuentra en alguno de los 4 supuestos de consulta obligatoria, según la jurisprudencia del TJCA […]”. 10.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina publicó el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado8, en el cual se encuentran las interpretaciones prejudiciales sobre los artículos de la Decisión 486 de 2000 y las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena en las que fueron publicadas. 8 Página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Interpretaciones prejudiciales proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre la normativa aplicable 11.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha proferido las siguientes interpretaciones prejudiciales: 11.1. Núms. 111-IP-2019 de 29 de julio de 20209, 218-IP-2020 de 4 de marzo de 202110 y 391-IP-2022 de 13 de marzo de 202311, en las cuales se interpreta, entre otros, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 11.2.

Núm. 49-IP-2018 de 7 de septiembre de 201812, en la cual se interpreta, entre otros, el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 11.3. Núm. 344-IP-2022 de 11 de abril de 202313, en la cual se interpreta, entre otros, el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000. 11.4. Núms. 114-IP-2019 de 7 de octubre de 202014, 184 – IP- 2020- de 22 de abril de 202115 y 311-IP-2021 de 19 de noviembre de 202216, en los cuales se interpreta, entre otros, el inciso 2 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. 9 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4057 de 28 de agosto de 2020 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 10 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4211 de 14 de abril de 2021 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 11 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 12 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 3388 de 3 de octubre de 2018 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 13 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 14 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4089 de 16 de octubre de 2020 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 15 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4249 de 19 de mayo de 2021 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 16 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5071 de 3 de noviembre de 2022 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Análisis del caso concreto 12.

De conformidad con los marcos normativos y los criterios jurisprudenciales indicados supra y atendiendo a que, en el caso sub examine: i) las normas que se deben aplicar o se controvierten son los literales a) y h) del artículo 136, el artículo 150 y el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comunidad Andina; ii) el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha interpretado prejudicialmente las normas andinas en las IP indicadas en el numeral 11 supra que contienen los criterios jurídicos interpretativos; y iii) no se encuentra dentro de ninguno de los 4 supuestos de consulta obligatoria, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 13.

Asimismo, atendiendo a los actos jurídicos unilaterales de la Comunidad Andina a través del Tribunal de Justicia, indicados supra, aplicables al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial en el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino. 14. Este Despacho considera procedente dar aplicación a la interpretación sobre el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado y, en consecuencia, no solicitará la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y adoptará los criterios jurídicos de las interpretaciones prejudiciales indicadas en el numeral 11 supra para proferir la sentencia en el proceso de la referencia. Sobre la presentación de los alegatos 15.

Visto el inciso 3. ° del numeral 1. ° del artículo 182A17 de la Ley 1437 y el inciso final del artículo 181 ibidem, sobre la presentación por escrito de los alegatos de conclusión: este Despacho correrá traslado para alegar por el término de diez (10) días, e informará al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad, podrá presentar el concepto, si a bien lo tiene. 17 Adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080. 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en Sala Unitaria, III.

RESUELVE

PRIMERO: DAR aplicación a la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ADOPTAR los criterios jurídicos de las interpretaciones prejudiciales núms. 111-IP-2019, 218-IP-2020, 391-IP-2022, 49-IP-2018, 344-IP-2022, 114-IP- 2019, 184-IP-2020 y 311-IP-2021, proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: CORRER traslado para alegar por el término de diez (10) días, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: INFORMAR al Ministerio Público que, dentro de la oportunidad para alegar, podrá presentar el concepto, si a bien lo tiene.

QUINTO: Cumplido lo anterior y/o vencidos los respectivos términos o traslados, se ordena a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación REMITIR el expediente del proceso de la referencia al Despacho para proveer lo que en derecho corresponda.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado