11001032400020150038400 — Consejo de Estado

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Acción de nulidad relativa Número único de radicación: 11001032400020150038400 Demandante: Sanofi Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros con interés: Laboratorios Chalver de Colombia S.A. Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo.

Reiteración de Jurisprudencia. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala1 decide, en única instancia, la demanda presentada por Sanofi contra la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 53529 de 29 de agosto de 2014 y 4764 de 13 de febrero de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Sanofi2 en adelante la parte demandante, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en 1 Mediante auto de 30 de enero de 2018, la Sala declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. Cfr. Folios 118 a 119 2 Por intermedio de apoderado Cfr. Folio 35. 3 Cfr. Folios 35 a 51 2 Número único de radicación: 11001032400020150038400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ejercicio del medio de control de nulidad4, que se adecuó a la acción de nulidad relativa5, para que se declare la nulidad de la Resoluciones núms. 53529 de 29 de agosto de 2014 “Por medio de la cual se decide la solicitud de un registro marcario” expedida por la Directora de Signos Distintivos y 4764 de 13 de febrero de 2015 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa PLANICAN, para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante, Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones6: “[…] PRETENSIONES Respetuosamente solicito a los Honorables Consejeros: 5.1.

Que declare la nulidad de la Resolución No. 4764 de 13 de Febrero de 2015, mediante la cual se confirmó la decisión de declarar infundada la oposición presentada por mi representada y conceder el registro de la marca PLANICAN en clase 5 Internacional, fue fijada en la pagina web de la entidad demandada y en un lugar visible y de acceso al publico en las instalaciones de la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio por el termino de un mes contado a partir de las 8.30 am del 17 de febrero de 2015. 5.2.

Que declare la nulidad de la Resolución 4764 de 13 de febrero de 2015, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se confirmó en su totalidad la Resolución 53529 de 29 de Agosto de 2014 y se declaró agotada la vía gubernativa. 5.3. Que a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la entidad demandada que niegue el registro de la marca PLANICAN a nombre de la sociedad LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. para identificar “Jarabes para uso farmacéutico; complementos dietéticos y nutritivos; productos fortificados, adicionados y/o enriquecidos con proteínas; preparaciones de vitaminas; complementos nutricionales; medicamentos para uso médico; productos químico- farmacéuticos.” de la clase 5 internacional. 5.4.

Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. […]”. 4 Previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 5 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.

Cfr. Folio 181 6 Cfr. Folios 36 a 37 3 Número único de radicación: 11001032400020150038400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones7: 4.1. Laboratorios Chalver de Colombia S.A. solicitó, el 6 de febrero de 2014, el registro como marca del signo nominativo PLANICAN, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

La referida solicitud se publicó, el 20 de febrero de 2014, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 687, siendo objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento en su marca nominativa PLITICAN, que identifican productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 53529 de 29 de agosto de 2014, declaró infundada la oposición presentada y, en consecuencia, concedió el registro de la marca nominatica PLANICAN. 4.4.

Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 53529 de 29 de agosto de 2014. 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 4764 de 13 de febrero de 2015, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 53529 de 29 de agosto de 2014.

Normas violadas 5. La parte demandante indicó la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20008. Concepto de violación 7 Cfr. Folios 37 a 38. 8 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 4 Número único de radicación: 11001032400020150038400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.

La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así9: 6.1. Manifestó que, a su juicio, existen grandes similitudes visuales, ortográficas y fonéticas entre las marcas cotejadas y, en ese sentido, es difícil encontrar las diferencias entre ellas. 6.2. Señaló que ambas marcas están conformadas por palabras trisílabas, compartiendo la misma vocal en la penúltima y última silaba, unido a que tienen el mismo acento en la última silaba, lo que las hace similares. 6.3.

Mencionó que las marcas comparten seis letras, las cuales están ubicadas en la misma posición, de modo que el cambio de dos letras intermedias no resulta diferente para permitir su clara identificación. 6.4. Explicó que la similitud ortográfica trae como consecuencia que exista una similitud fonética, dado que se pronuncian de forma similar. 6.5.

Sostuvo que, aun aceptando que la partícula “ican” es de uso común en marcas que se emplean para identificar productos farmacéuticos, los elementos adicionales de la marca no generan una impresión diferente respecto de la marca previamente registrada. 6.6. Adujo que el público consumidor incurrirá en confusión al momento de tomar la decisión respecto del producto que pretende acceder, toda vez que la similitud entre las marcas viciará su consentimiento impidiéndole realizar una elección conforme a la creencia preestablecida que tiene tanto del producto como de su origen. 6.7.

Aseguró que la parte demandada al analizar los supuestos de confundibilidad previstos en el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, se enfocó únicamente en el análisis de la similitud existente entre las marcas enfrentadas, buscando desvirtuarla y pasó por alto la identidad o relación existente entre los productos amparados por las marcas en conflicto. 6.8.

Finalmente, indicó que el registro de la marca PLANICAN incurre en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por cuanto reproduce, prácticamente en su totalidad, la marca PLITICAN y pretende 9 Cfr. Folios 40 a 50. 5 Número único de radicación: 11001032400020150038400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co identificar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza estrechamente relacionados con los amparados por la marca de la cual es titular.

Contestaciones de la demanda Parte demandada 7. La parte demandada10 contestó la demanda11 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1. Indicó que, con la expedición de los actos administrativos acusados, no violó una norma prevista en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina. 7.2. Adujo que la marca concedida es de naturaleza nominativa evocativa, conformada por la expresión PLANICAN, donde el sufijo ICA denota la idea de ciencia y, por ende, es usado para productos farmacéuticos. 7.3.

Expresó que la expresión “ICAN” es de uso común en el mercado colombiano para los productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 7.4. Señaló que, por el uso generalizado de la partícula “ican”, todos los intervinientes en el mercado pueden acceder y explotar dicha expresión, por lo que el signo distintivo que se componga de dicho elemento se hará débil comoquiera que resulta inapropiable en exclusiva. 7.5.

Manifestó que, aunque comparten ciertos grafemas, es claro que la impresión en conjunto de cada una de las marcas cotejadas es diferente, pues, a su juicio, poseen una total diferencia ortográfica, visual y fonética, lo que conlleva a que el consumidor pueda identificar los productos ofrecidos por cada una de ellas. 7.6. Concluyó que, teniendo en cuenta que no existe similitud o identidad entre las marcas capaz de generar riesgo confusión o asociación, no viene al caso hacer un pronunciamiento con relación a los productos identificados por los mismos, en la 10 Por intermedio de apoderada.

Cfr. Folio 93 11 Cfr. Folios 93 a 102 6 Número único de radicación: 11001032400020150038400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co medida en que no se da cumplimiento de uno de los supuestos de hecho para que la marca concedida sea registrable. Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8.

Laboratorios Chalver de Colombia S.A. en adelante, tercero con interés directo en el resultado del proceso, a pesar de haber sido debidamente notificado guardó silencio en esta etapa procesal12. Solicitud de Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 25 de octubre de 201613, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 aplicables al caso concreto. 10.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 91-IP-2019 de 19 de noviembre de 201914, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] 1. La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) del Artículo136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser pertinente.

De oficio interpretará el artículo 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concerniente a la conexión entre los productos de la Clasificación Internacional de Niza. […]” 11. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Audiencia Inicial 12.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 10 de febrero de 202015: i) convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) en la audiencia 12 Cfr. Folio 108 13 Cfr. Folio 109 14 Cfr. Índice núm. 67 aplicativo web SAMAI. 15 Cfr. Folio 168 7 Número único de radicación: 11001032400020150038400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co inicial realizada el día 24 de febrero de 202016, resolvió adecuar el trámite del medio de control de nulidad a la acción de nulidad relativa; declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; se declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; realizó el respectivo control de legalidad.

Reanudación del proceso y alegatos de conclusión 13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 1 de septiembre de 202317, decretó la reanudación del proceso, resolvió sobre la prescindencia de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en tal sentido, corrió traslado común a las partes e intervinientes, por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad, podría presentar el concepto, si a bien lo tenía. 14.

Durante el término legal, las partes demandante y demandada, presentaron sus alegaciones y reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en las contestaciones de la demanda, respectivamente. 15. El tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal18.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 91-IP-2019 proferida el 19 de noviembre de 16 Cfr. Folios 177 a 184 17 Cfr. Índice núm. 70 aplicativo web SAMAI. 18 Cfr. Índice núm. 81aplicativo web SAMAI. 8 Número único de radicación: 11001032400020150038400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2019; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 17. Vistos el numeral 8.º del artículo 149 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201119, sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201920, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 18.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. Actos administrativos acusados 19. Los actos administrativos acusados son los siguientes21. 19.1. La Resolución núm. 53529 de 29 de agosto de 2014, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos decidió sobre un registro marcario y concedió el registro de la marca nominativa PLANICAN para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 19.2.

La Resolución núm. 4764 de 13 de febrero de 2015, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 53529 de 29 de agosto de 2014. Problema jurídico 20. De acuerdo con la demanda, las contestaciones de la misma, y la interpretación prejudicial, el problema jurídico consiste en determinar: 19 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 20 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 21 Cfr. Folios 8 a 21 9 Número único de radicación: 11001032400020150038400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20.1.

Si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida; y la marca nominativa PLITICAN, que identifica productos de la Clase 5ª de la Clasificación de Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante. 21. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, el artículo 151 ibidem. 22.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 23. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena22, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en 22 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 10 Número único de radicación: 11001032400020150038400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la Decisión 486 de 14 de septiembre de 200023 de la Comisión de la Comunidad Andina24.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina25 24. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina26. 25.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico 23 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;

Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 24 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 25 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 26 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 11 Número único de radicación: 11001032400020150038400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros27. 26.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 27.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 28.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 29.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 30. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretación Prejudicial 91-IP-2019 de 19 de noviembre de 201928 27 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35. 28 Cfr. Índice núm. 67 aplicativo web SAMAI 12 Número único de radicación: 11001032400020150038400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 31.

La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso: “[…] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista que en el proceso interno se discute si el signo PLANICAN (denominativo) es confundible o no con la marca PLITICAN (denominativa), resulta pertinente analizar el Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación. 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. en ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado PLANICAN (denominativo) y la marca PLITICAN (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.29 […] 2.5 En este escenario, se deberá realizar un análisis de registrabilidad completo y adecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, los cual será un complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados en los capítulos precedentes. 2.6 En congruencia con el desarrollo de la interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el finde establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado PLANICAN (denominativo) y la marca PLITICAN (denominativa). 3.

Palabras de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas 3.1. En el presente procedimiento se indicó que el término ICAN y/o CAN es débil toda vez que existen diversas marcas en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza que lo incluyen. […] 29 Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-IP-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de 10 de junio de 2016. 13 Número único de radicación: 11001032400020150038400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.5.

De conformidad con lo anterior, se deberá determinar si en la conformación de los signos conformados se encuentra alguna partícula de uso común para distinguir productos farmacéuticos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común o genérico. 3.6.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del publico consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 4.

Marcas evocativas. 4.1. Como en el proceso interno la SIC señaló que el término ICA es una expresión evocativa, resulta pertinente analizar el presente tema. […] 4.5 En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de la denominación ICA, y posteriormente realizar el respectivo análisis de registrabilidad. 5. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza 5.1 Dentro del proceso se alegó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, por lo que se procede al análisis de este tema. 5.2.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo151 de la Decisión 486. 30 […] ”. Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 32.

Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos 30 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 151- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.”. (subrayado agregado) 14 Número único de radicación: 11001032400020150038400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 33.

De conformidad con los marcos normativos desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 34. La marca demandada y la marca previamente registrada son como se muestran a continuación: MARCA CONCEDIDA31 MARCA REGISTRADA PLANICAN32 Nominativa (Clase 5ª) Registro núm: 529433 PLITICAN33 Nominativa (Clase 5ª) Registro núm: 1197161 35.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis del riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad. Del cargo de violación del literal a) artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 36.

Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) 31 Cfr. Folio 56 32 Cfr. Folio 16 33 Cfr. Folio 57 15 Número único de radicación: 11001032400020150038400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 37.

Esta Sección34, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”35. 38. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”36. 39.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”37. 40. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca nominativa PLANICAN concedida para identificar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad o procede su registro como marca. 41.

Con el fin de realizar el cotejo entre las marcas, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: 34 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019;

C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 35 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013. 36 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016 37 Ibidem. 16 Número único de radicación: 11001032400020150038400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…]1.4 Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:38 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate […]”39. 42.

La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración: esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia de las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”40. 43.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la controversia radica en una presunta confusión entre marcas denominativas, se tendrán en cuenta las reglas establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y precisadas en la interpretación prejudicial allegada al presente proceso, en los siguientes términos: 38 Ver Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-IP-2017, de 7 de julio de 2017. 39 Cfr. Índice 54 del aplicativo SAMAI. 40 ibidem 17 Número único de radicación: 11001032400020150038400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] 2.3.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:41 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deportistas, deport- ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: - Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”42. 44.

Adicionalmente, en el caso concreto, la parte demandada indicó que las expresiones ICAN y/o CAN son de uso común en la Clase 5ª del nomenclátor internacional, y por ende, no pertenecen a nadie en particular. Por lo anterior, la Sala tendrá en cuenta si los signos en cuestión contienen elementos de uso común al momento de realizar el cotejo. 41 Ibidem 42 Cfr. Folios 121 a 122.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 523-IP- 2016 de 17 de noviembre de 2017 18 Número único de radicación: 11001032400020150038400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 45. Respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen43. 46. Sobre el particular, esta Sala, en providencia de 23 de enero de 201444, consideró que no se deben tener en cuenta las palabras de uso común y descriptivas al realizar el correspondiente cotejo marcario: «[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, descriptivas o evocativas, al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que, al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”. 47.

En igual sentido, la Sección Primera de esta corporación en sentencia del 11 de noviembre de 202145, consideró: «[…] Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. […]». 43 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 44 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020070023000. Sentencia de 23 de enero de 2014. C.P. María Elizabeth García González. 45 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020090022600 Sentencia de 11 de noviembre de 2021 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 19 Número único de radicación: 11001032400020150038400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 48.

De conformidad con lo expuesto, es preciso señalar que: 48.1. La Sala advierte que las partículas ICAN y/o CAN eran de uso común en marcas para la identificación de productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, al momento de la solicitud del registro de la marca concedida, hecho que se hace evidente consultada la página web de la entidad demandada46: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE CERTICAN Novartis AG 220007 5ª RABICAN Vecol S.A. 290262 5ª GLICAN Inversiones Comerfar Ltda. 162754 5ª POLICAN LIMOR Limor de Colombia S.A. 392874 5ª AXTROXICAN Tecnoquímicas S.A. 128787 5ª ANTICANOL Manuel Arboleda y Cía. S en C. 198151 5ª NICANOR Agan Chemical Manufacturers Ltd. 215733 5ª KETOCAN Bluepharma Colombia S.A.S. 255359 5ª PRACAN Laboratorios Servinsumos S. A 308499 5ª VEROSCAN LTC E.U 270376 5ª NIFLOCAN MK TQ BRANDS S.A. 298166 5ª PEDICAN Biochem Farmacéutica de Colombia S.A. 309920 5ª PELICAN Fmc Colombia S.A.S. 370927 5ª MEXICAN Bioquifar Pharmaceutica S.A. 440073 5ª 48.2.

Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que, conforme con la jurisprudencia de esta Sección, al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por partículas de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión. 46 La relación de los registros marcarios se hace conforme a lo determinado en el Artículo 177 de la Ley 1564 de 2012. https://sipi.sic.gov.co.Consulta realizada el 24 de octubre de 2023. 20 Número único de radicación: 11001032400020150038400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 48.3 No obstante, en aras de realizar el cotejo marcario, vale la pena referirse a lo mencionado en la interpretación judicial allegada al presente proceso, respecto de la exclusión de expresiones o partículas de uso común del cotejo marcario: “[…] 3.2.

Al respecto, cabe mencionar lo señalado por el Tribunal en reiterados pronunciamientos: “Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijo, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

Por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse del tal partícula común. El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general47. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles. Por lo tanto, las partículas de uso común que conforman marcas farmacéuticas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes, […] 3.5.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”48 48.4.

Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que, en el caso sub examine, excluir las partículas ICAN y/o CAN se reduciría las marcas haciendo imposible el cotejo y, en consecuencia, se procederá a efectuarlo con las marcas PLANICAN y 47 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar a futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva necesariamente de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario, Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique al cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.”.

OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, 2002, p.191. 48 Cfr. Índice núm. 67 aplicativo web SAMAI 21 Número único de radicación: 11001032400020150038400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co PLITICAN, bajo la premisa que las mencionadas partículas deben ser consideradas como débiles.

Primer supuesto: Identidad o semejanza entre la marca concedida y las marcas previamente registradas 49. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca cotejada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, y las raíces o las terminaciones comunes de las marcas en cuestión. Marca concedida PLANICAN Marcas Previamente Registradas PLITICAN 50.

Dicho lo anterior, la Sala advierte que las marcas en conflicto presentan diferencias comoquiera que, por un lado, la marca demandada se encuentra acompañada por la expresión PLAN que tiene tres consonantes (P, L, N) y una vocal (A) y, por el otro, la marca previamente registrada se encuentra acompañada de la expresión PLIT que está conformada por tres consonantes (P, L, T), y una vocal (I). 51.

De lo anterior, es preciso indicar que las expresiones PLAN y PLIN son disímiles, en tanto que la consonante N y la vocal A, de la marca concedida, como la consonante T y la vocal L, de la marca previamente registrada, generan diferencias entre ellas. 52. Por lo anteriormente expuesto, la Sala considera que entre las marcas en conflicto no existe semejanza ortográfica.

Comparación fonética 53. Bajo el entendido que la similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en los signos distintivos, para lo cual debe tenerse en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: PLANICAN – PLITICAN – PLANICAN – PLITICAN- PLANICAN – PLITICAN PLANICAN – PLITICAN – PLANICAN – PLITICAN- PLANICAN – PLITICAN 22 Número único de radicación: 11001032400020150038400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co PLANICAN – PLITICAN – PLANICAN – PLITICAN- PLANICAN – PLITICAN 54.

De lo anterior, esta Sala considera que, comoquiera que las marcas son ortográficamente disimiles, es claro que, al ser pronunciadas en voz alta en forma sucesiva, no tienen similitudes en este aspecto. Comparación conceptual o ideológica 55. El aspecto conceptual o ideológico hace referencia a la idea o concepto que evocan los signos distintivos, de manera que la similitud se configura si evocan una idea semejante o idéntica.

Así, esta similitud “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”49, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 56.

En el presente caso, las expresiones PLANICAN y PLITICAN deben entenderse como de fantasía pues no tiene significado en el idioma castellano. Por ende, la Sala considera que no es posible realizar dicha comparación. 57. Considerando el análisis expuesto, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que las marcas registradas no presentan identidad ortográfica, fonética y conceptual. 58.

Conforme a lo anterior, para la Sala en el presente caso no se cumple el primer supuesto de la causal sub examine, cual es, que haya identidad o semejanza entre los signos distintivos comparados. 59. Teniendo en cuenta, que en el presente caso no existe similitud entre las marcas no resulta necesario entrar a estudiar el segundo supuesto relativo a la conexidad competitiva de los productos que identifican las marcas en conflicto y el riesgo de asociación en el mercado, de acuerdo a lo que esta Sala ha considerado en diversas 49 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 23 Número único de radicación: 11001032400020150038400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co oportunidades50.

Conclusión 60. La Sala considera que, en el caso sub examine, la marca nominativa PLANICAN, solicitada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, para identificar productos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que se cumplen los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al no existir riesgo de confusión y asociación con la marca fundamento de la oposición. 61.

Por lo anteriormente expuesto, la Sala considera que la parte demandada no vulneró, por indebida aplicación, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, motivo por el cual, no prospera ese cargo de la demanda. 62. Así las cosas, no se encuentra vulneración de lo previsto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, en ese sentido, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados y la Sala habrá de negar las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 50 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 22 de octubre de 2021. Rad.: 2009 00085 00 Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. 24 Número único de radicación: 11001032400020150038400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejero de Estado Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.