Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Núm. único de radicación: 11001032400020110035400 Demandante: Alianza Inmobiliaria S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Alianza Fiduciaria S.A. Tema: Confundibilidad entre un signo y unas marcas mixtas y nominativas.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Alianza Inmobiliaria S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 40048 de 30 de julio de 2010, 49817 de 20 de septiembre de 2010 y 20973 de 25 de abril de 2011, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 2 Núm. único de radicación: 11001032400020110035400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1. Alianza Inmobiliaria S.A.1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho3, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 40048 de 30 de julio de 2010, “por la cual se decide una solicitud de registro marcario”; 49817 de 20 de septiembre de 2010, por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Directora de signos distintivos; y 20973 de 25 de abril de 2011, “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto ALIANZA INMOBILIARIA S.A., para identificar servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones4: “[…] PRIMERA: Solicito a su Despacho decretar la nulidad de la Resolución 40048 de fecha 30-Julio-2010, proferida por la la (sic) Directora de Signos Distintivos (c) [ ], mediante la cual declaró fundada la demanda de Oposición presentada por ALIANZA FIDUCIARIA S. A., y negó el registro de la marca mixta ALIANZA INMOBILIARIA S.A., para distinguir servicios de la clase 36 Internacional.

SEGUNDA: Solicito a su Despacho decretar la nulidad de la Resolución 49817 de fecha 20-Septiembre-2010, proferida por la Directora de Signos Distintivos (c) Doctora […] mediante la cual resuelve confirmar la decisión contenida en la 40048 de 30 de julio de 2010. TERCERA: Solicito a su Despacho decretar la nulidad de la Resolución 20973 de fecha 25-Abril-2011, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, Doctor […] mediante la cual resuelve confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 40048 de 30 de julio de 2010.

CUARTA: Consecuentemente, solicito a su Despacho ordenar a la DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, conceder mediante acto administrativo el registro de la marca mixta 1 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 2-3. 2 Cfr. Folios 25 a 50. 3 Prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “[…]Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo […]”. 4 Cfr. Folio 27-28. 3 Núm. único de radicación: 11001032400020110035400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ALIANZA INMOBILIARIA S. A., para identificar los siguientes servicios de la clase 36: Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.

QUINTA: Subsidiariamente de la pretensión cuarta, solicito a su Despacho que se ordene a la DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, conceder mediante acto administrativo el registro de la marca mixta ALIANZA INMOBILIARIA S. A., para identificar los siguientes servicios de la clase 36: Negocios inmobiliarios.

SEXTA: Solicito a su Despacho que se ordene la publicación de la Sentencia que se profiera en el presente caso, en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo establece el literal d) del artículo 2 del Decreto Legislativo 209 de 1957. […]”. Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones5: 4.1.

Solicitó, el 1 de diciembre de 2009, el registro como marca del signo mixto ALIANZA INMOBILIARIA S.A. para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó, el 19 de febrero de 2010, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 613, la cual fue objeto de oposición por parte de Alianza Fiduciaria S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, bajo el argumento de que el signo solicitado como marca era similarmente confundible con sus marcas previamente registradas. 4.3.

La Directora de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 40048 de 30 de julio de 2010, declaró fundada la oposición presentada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso y negó el registro como marca del signo mixto ALIANZA INMOBILIARIA S.A., para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.

La parte demandante interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 40048 de 30 de julio de 2010. 4.5. La Directora de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 49817 de 20 de septiembre de 2010, resolvió el recurso de reposición en el sentido 5 Cfr. Folios 28 a 29. 4 Núm. único de radicación: 11001032400020110035400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de confirmar la Resolución núm. 40048 de 30 de julio de 2010 y concedió el recurso de apelación. 4.6.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución núm. 20973 de 25 de abril de 2011, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 40048 de 30 de julio de 2010. Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración de: el artículo 134, el literal b) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina6, en adelante la Decisión 486 de 2000.

Concepto de violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: “[…] PRIMERA NORMA VIOLADA […]” 6.1. Señaló que la parte demandada desconoció lo previsto en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que el signo solicitado como marca, era una mezcla de diferentes elementos y en ese sentido era suficientemente distintivo7. 6.2.

En efecto, señaló que, si bien, compartía algunos elementos de marcas previamente registradas, como la expresión ALIANZA, dichos elementos eran de uso común y, en ese entendido, no eran apropiables por el titular del registro, por lo cual no existían razones jurídicas para negar el registro solicitado8. “[…] SEGUNDA NORMA VIOLADA […]” 6 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” 7 Cfr. Folio 29 8 Cfr. Folio 32 5 Núm. único de radicación: 11001032400020110035400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.3.

Argumentó que los actos administrativos acusados violaban el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que el signo solicitado, tenía una serie de características, que lo dotaban de suficiente distintividad extrínseca, respecto de las marcas existentes en el mercado incluidas aquellas de ALIANZA FIDUCIARIA S.A9.

“[…] TERCERA NORMA VIOLADA […]” 6.4. Manifestó que los actos administrativos acusados violaban el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que, en su criterio, el uso de la expresión ALIANZA no es suficiente razón para determinar que los signos son similarmente confundibles. Al respecto, indicó que había multiplicidad de marcas para servicios de la clase 36 que usaban la expresión ALIANZA y que no por esto procedida su negación, por el contrario, se debían estudiar como conjunto y tener en cuenta sus elementos adicionales10. 6.5.

Concluyó indicando que, ALIANZA es una expresión débil por ser de uso común y, en ese sentido, no era viable reivindicar el uso exclusivo respecto de dicha expresión, máxime, cuando se encontraba demostrado que las marcas del tercero con interés directo en las resultas del proceso convivían con otro gran número de marcas que usaban dicha expresión11.

Contestaciones de la demanda Tercero con interés directo en las resultas del proceso 7. El tercero con interés directo en las resultas del proceso12 contestó la demanda13 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: “[…] Ausencia de violación al artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. […]” 9 Cfr. Folios 34-36. 10 Cfr. Folios 37-42. 11 Cfr. Folios 42-43 12 Por médio de apoderado Cfr. Folio 129. 13 Cfr. Folios 114-128. 6 Núm. único de radicación: 11001032400020110035400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.1.

Adujo que no se había violado lo previsto en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que el signo solicitado para ser registrado como marca había pasado el examen de forma, con lo cual se había decidido, por la parte demandada, que cumplía con el requisito de distintividad intrínseca a que se refería el artículo referido, siendo aun mas evidente en tanto el motivo de la negación no había sido el artículo 134 sino el literal a) del artículo 13614.

“[…] La Resolución demandada no es contraria al ordenamiento jurídico, en especial en los relativo al riesgo de confusión entre los signos- Articulo 136, literal a), Decisión 486 de 2000 […]” 7.2. Manifestó que, para realizar el cotejo, debería privilegiarse el aspecto nominativo por cuanto el triángulo no implicaba una especial recordación del signo. Asimismo, refirió que era necesario retirar del cotejo las referencias a la forma de estructuración societaria, y las expresiones meramente descriptivas, como lo eran las expresiones fiduciaria e inmobiliaria, de forma que solo quedarían sujetas a estudio las expresiones ALIANZA y ALIANZA, las cuales son idénticas y por ende confundibles. 7.3.

Mencionó, respecto de la conexidad competitiva, que tanto las marcas como el signo, pretenden identificar los mismos servicios, con lo cual era evidente la existencia de conexidad competitiva, elemento que, sumado a la referida similitud, da lugar a considerar que existe riesgo de confusión entre el signo y las marcas cotejadas15. 7.4.

Resaltó que si la parte demandante pretende que no se le otorgue exclusividad a la expresión alianza, que hace parte de sus conjuntos marcarios, debió demandar las resoluciones que le concedieron los registros, comoquiera que mientras estas permanezcan vigentes, sus conjuntos marcarios permanecerán protegidos por el derecho de exclusividad otorgado por su registro como marca. 7.5.

Por último, señaló, respecto del argumento de que había otras marcas que usaban la expresión ALIANZA, que dichas marcas estaban acompañadas por expresiones adicionales que las dotaban de suficiente distintividad, situación que no ocurre en el 14 Cfr. Folio 120. 15 Cfr. Folio 125 7 Núm. único de radicación: 11001032400020110035400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co caso sub examine, donde la expresión que acompaña la expresión ALIANZA es meramente descriptiva16.

Parte demandada 8. La parte demandada17 contestó la demanda18 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: “[…] Sobre la presunta violación del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […]” 8.1. Refirió que, contrario a lo manifestado por la parte demandante, la expresión ALIANZA no es un signo débil toda vez que no se relaciona de forma directa con el servicio que se identifica con las marcas previamente registradas.

Adujo que, en cualquier caso, las marcas serían meramente evocativas y que al no relacionarse directamente con alguno de los servicios que se pretende identificar estaría sujeta a protección por la normativa en materia marcaria19. “[…] En relación con el artículo 135 de la Decisión 486 […]” 8.2. Indicó que “[…] si bien el mencionado artículo 135 es muy claro cuando establece que no podrán registrarse como marcas los signos que: "b) carezcan de distintividad", es errático alegar una violación en este caso con base en tal disposición, en la medida que el motivo de la denegación se fundó en lo dispuesto en la causal de irregistrabilidad que prescribe el artículo 136 a) de la norma supranacional andina, disposición que establece las causales relativas de irregistrabilidad en relación con derechos de terceros, cosa muy distinta a las causales de que trata el artículo 135 referidas a las causales absolutas de irregistrabilidad.

Por lo demás, el demandante no presenta razonamiento jurídico que sustente la supuesta violación. […]”20. “[…] En relación con el artículo 136 a) de la Decisión 486 […]” 16 Cfr. Folio 126. 17 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 141. 18 Cfr. Fólios 132 a 140. 19 Cfr. Folio 136. 20 Cfr. Folio 137. 8 Núm. único de radicación: 11001032400020110035400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8.3.

Sostuvo que la expresión ALIANZA, al ser un elemento transversal a las marcas del tercero con interés directo en las resultas del proceso, le permitía conformar una familia de marcas. Lo anterior, sumado a que el signo cuyo registro se solicita utilizara la misma estructura, es decir, la palabra, ALIANZA seguida de una mención a los servicios que se pretende identificar, implicaba que las marcas previamente registradas y el signo sean similares en exceso21. 8.4.

Señaló, que se pretende identificar servicios que se encuentran en la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, compartiendo finalidad y perteneciendo al mismo mercado, lo que implica que comparten los mismos canales de comercialización y medios de publicidad, con lo cual, de haberse otorgado el registro como marca del signo mixto solicitado, causaría riesgo de confusión22. 8.5.

Por último, manifestó que los demás registros referidos por la parte demandante no pueden tenerse como una obligación para la administración, comoquiera que el análisis de registrabilidad responde a casos particulares que serán analizados por la Administración de forma independiente23. Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 13 de diciembre de 201724, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000. 10.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 90-IP-2018 el 8 de noviembre de 201825, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…]1. La Sala consultante solicitó interpretación prejudicial del Artículo 134, literal b) del artículo 135 y literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.

Procede la interpretación prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486, por ser pertinente. 21 Cfr. Folio 138. 22 ibidem 23 ibidem 24 Cfr. Folios 156. 25 Cfr. Folios 165-179. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020110035400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.

No procede la interpretación del artículo 134 y literal b) de Artículo 135 por cuento (sic) no es (sic) controvertido (sic) los requisitos de un signo para ser considerado como marca, así como tampoco la aptitud distintiva de un signo para ser considerado como marca. […]”26. 11. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Reanudación del proceso y auto de pruebas 12. El Despacho Sustanciador, una vez recibida la interpretación prejudicial, mediante auto de 12 de abril de 201927, por un lado, reanudó el trámite procesal, y por el otro, resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas. Alegatos de conclusión 13. El Despacho Sustanciador, de conformidad con el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, mediante auto de 22 de julio de 202128, corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que alegaran de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. 14.

Durante el término legal, la parte demandante29 y el tercero con interés directo en las resultas del proceso30 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y la contestación. 15. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema 26 Cfr. Folio 167. 27Cfr. Folios 227 y 228. 28 Cfr. Folio 249. 29 Cfr. Índice 62 SAMAI. 30 Cfr. Índice 63 SAMAI. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020110035400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 90-IP-2018 de 8 de noviembre de 2018; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 17. Visto el artículo 128 numeral 7.º31 del Código Contencioso Administrativo32, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 30833 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201134, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 1335 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201936, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 18.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 19. Los actos administrativos acusados son los siguientes: 19.1. La Resolución núm. 40048 de 30 de julio de 2010, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos, declaró fundada la oposición y negó el registro como marca del signo mixto ALIANZA INMOBILIARIA S.A. 31 “[…] Artículo 128.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […]7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 32 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 33 “[…] Artículo 308.

Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” 34 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 35 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. 36 “Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020110035400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 19.2.

La Resolución núm. 49817 de 20 de septiembre de 2010, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 40048 de 30 de julio de 2010. 19.3. La Resolución núm. 20973 de 25 de abril de 2011 mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 40048 de 30 de julio de 2010.

El problema jurídico 20. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, en las contestaciones de la misma presentadas por la parte demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso y en la Interpretación Prejudicial, determinar: 20.1. Si las resoluciones núms. 40048 de 30 de julio de 2010, “por la cual se decide una solicitud de registro marcario”; 49817 de 20 de septiembre de 2010, por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Directora de signos distintivos; y 20973 de 25 de abril de 2011, “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cual se negó el registro como marca del signo mixto ALIANZA INMOBILIARIA S.A., para identificar “Seguros; negocios financieros; negocios monetarios y negocios inmobiliarios”, servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran o no el artículo 134, el literal b) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 20.2.

En este sentido, se analizará si el signo solicitado es similarmente confundible con las marcas mixtas, ALIANZA FIDUCIARIA, ALIANZA, ALIANZA, ALIANZA VALORES y nominativas, ALIANZA FONDOS, ALIANZA MULTIFONDOS, ALIANZA - VIVA MAS PREOCÚPESE MENOS y ALIANZA FONDO DE PENSIONES VISIÓN para identificar servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, de las que es titular el tercero con interés directo en las resultas del proceso. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020110035400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20.2.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial núm. 90-IP-2018 de 8 de noviembre de 2018, en la cual interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y se abstuvo de interpretar el artículo 134 y el literal b) del artículo 135 ibidem. 21. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 22. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena37, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 14 de septiembre de 200038 de la Comisión de la Comunidad Andina39. 37 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 38 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 39 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020110035400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina40 23.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina41. 24. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 25.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 26.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 27.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia 40 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 41 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020110035400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 28.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 29. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]” Interpretación Prejudicial 90-IP-2015 de 8 de noviembre de 2018 30.

La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso42: “[…] 1. La Sala consultante solicitó interpretación prejudicial del Artículo 134, literal b) del artículo 135 y literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.

Procede la interpretación prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486, por ser pertinente. 3. No procede la interpretación del artículo 134 y literal b) de Artículo 135 por cuento (sic) no es controvertido los requisitos de un signo para ser considerado como marca, así como tampoco la aptitud distintiva de un signo para ser considerado como marca […] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo ALIANZA INMOBILIARIA S.A. (mixto) y las marcas ALIANZA FONDOS (denominativa), ALIANZA MULTIFONDOS (denominativa), ALIANZA (denominativa), ALIANZA (mixta).

ALIANZA FIDUCIARIA (denominativa), ALIANZA FIDUCIARIA (mixta), ALIANZA VALORES. […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos 42 Cfr. Folios 238 a 245 15 Núm. único de radicación: 11001032400020110035400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación. 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. en ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos mixtos 2.2. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo ALIANZA INMOBILIARIA S.A. (mixto) y las marcas ALIANZA (mixta). ALIANZA FIDUCIARIA (mixta), ALIANZA VALORES (mixta) es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. 2.3.

En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento -sea denominativo o gráfico- penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. […] 2.5.

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado. 2.6. Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. 2.7. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes 3.

Comparación entre signos mixtos y denominativos 3.2. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado ALIANZA INMOBILIARIA S.A. (mixto) y las marcas ALIANZA FONDOS (denominativa), ALIANZA MULTIFONDOS (denominativa), ALIANZA (denominativa), ALIANZA FIDUCIARIA (denominativa), ALIANZA -VIVA MAS PREOCUPESE MENOS (denominativa) y ALIANZA - FONDO DE PENSIONES VISION (denominativa) es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 16 Núm. único de radicación: 11001032400020110035400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.7 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado ALIANZA INMOBILIARIA S.A. (mixto) y las marcas ALIANZA FONDOS (denominativa), ALIANZA MULTIFONDOS (denominativa), ALIANZA (denominativa).

ALIANZA FIDUCIARIA (denominativa), ALIANZA VIVA MAS PREOCUPESE MENOS (denominativa) y ALIANZA FONDO DE PENSIONES VISIÓN (denominativa). 4. Palabras de uso común en la conformación de marcas 4.2. En el presente caso Alianza Inmobiliaria SA alegó que la palabra ALIANZA es de uso común en la conformación de marcas que distinguen servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que todas aquellas marcas coexistirían pacíficamente.

Por lo tanto, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil. […] 4.13. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 5.

Marcas evocativas 5.2. Como en el proceso interno, Alianza Inmobiliaria S.A. señaló que la expresión ALIANZA, contenida en los signos en conflicto y en múltiples marcas registradas para amparar servicios incluidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, evocan un concepto muy próximo a los servicios o a la actividad que identifican, resulta pertinente analizar el presente tema. […] 5.6.

En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo del signo ALIANZA (mixto) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad […] ”. Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 31.

Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 17 Núm. único de radicación: 11001032400020110035400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Análisis del caso concreto 32.

De conformidad con los marcos normativos desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en las resultas del proceso, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 33. El signo solicitado y las marcas previamente registradas son como se muestran a continuación: SIGNO MIXTO Marcas registradas 43 44 45 46 ALIANZA FONDOS47 ALIANZA MULTIFONDOS48 ALIANZA- VIVA MAS PREOCÚPESE MENOS49 43 Cfr. Folio 34. 44 ibidem. 45 Cfr. Folio 35. 46 Cfr. Folio 35. 47Cfr. Folio 199 48 Cfr. Folio 201 49 Cfr. Folio 202 18 Núm. único de radicación: 11001032400020110035400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ALIANZA-FONDO DE PENSIONES VISIÓN50 Clase 36: Seguros; negocios financieros; negocios monetarios y negocios inmobiliarios” Clase 36 34.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis del riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad. Del cargo de violación del artículo 134 y el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 35.

Atendiendo a que: i) en el escrito de demanda se expusieron como violados los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, ii) que las violaciones de los artículos 134, y 135 b) ibidem, se sustentaron de forma exclusiva en la distintividad extrínseca del signo y no en los requisitos para ser marca del 134 ni en las causales de irregistrabilidad intrínsecas a que hace referencia el artículo 135, y iii) que el Tribunal Andino solo consideró pertinente analizar, el literal a) del artículo 136 ibidem. 36.

La Sala considera que, para el caso sub examine, no procede el análisis del presunto desconocimiento de los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000, comoquiera, que el cargo de violación se circunscribe a considerar si los signos confrontados son o no confundibles y que el signo solicitado cuenta con características propias y diferentes que lo hacen suficientemente distintivo para ser registrado como marca en la Clase 36 de la Clasificación de Niza.

Del cargo de violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 37. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para 50 Cfr. Folio 197 19 Núm. único de radicación: 11001032400020110035400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 38.

Esta Sección51, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”52. 39. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”53. 40.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”54. 41. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo mixto ALIANZA INMOBILIARIA S.A. solicitado por la parte demandante para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad o procede su registro como marca. 51 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 52 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013. 53 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016 54 Ibidem. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020110035400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 42. Con el fin de realizar el cotejo entre el signo y las marcas, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate […]”55. 43.

La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre el signo y las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración: esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia de las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”56. 44.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la controversia radica en una presunta confusión entre un signo y unas marcas mixtas y nominativas, respecto de las mixtas 55 Cfr. Folio 169. 56 Ibidem. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020110035400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co es necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de cada signo. 45.

En este sentido, la Sala considera que, observando el signo y las marcas mixtas en su conjunto, resulta claro que en cada uno prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilicen en el mercado para identificar el servicio de que se trate.

Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 46. Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación del signo y las marcas mixtas y nominativas previamente registradas, teniendo en cuenta las reglas establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y precisadas en la interpretación prejudicial proferida para el presente proceso para el cotejo entre signos mixtos, en los siguientes términos: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deportistas, deport- ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: - Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener 22 Núm. único de radicación: 11001032400020110035400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”57. 47.

Adicionalmente, en el caso concreto, la parte demandante indicó que la palabra ALIANZA es una palabra de uso común que no pertenece a nadie en particular, asimismo, la parte demandada afirmó que la palabra inmobiliaria es descriptiva de los servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo anterior, la Sala tendrá en cuenta si los signos en cuestión contienen elementos descriptivos, o de uso común al momento de realizar el cotejo. 48.

Para el efecto, la Sala ha considerado que las expresiones genéricas son aquellas que se refieren exclusivamente al género del objeto o servicio que identifica. Esto significa que el aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate. Al igual que ocurre con las expresiones de uso común, por su naturaleza, las expresiones genéricas deben ser excluidas del cotejo marcario.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta “¿qué es?” en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. 49. Sobre las expresiones descriptivas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que son aquellas que informan de una característica del producto, tales como su: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. y en ese sentido deberían ser excluidas del del cotejo marcario. 57 Cfr. Folios 121 a 122.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 523-IP- 2016 de 17 de noviembre de 2017. 23 Núm. único de radicación: 11001032400020110035400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 50. Respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen58. 51. De conformidad con lo expuesto, es preciso señalar que: 51.1.

De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, la expresión ALIANZA era de uso común, en marcas para la identificación de servicios de la clase 36 de la Clasificación internacional de Niza, hecho que se hace evidente en su uso reiterado por distintas empresas tal como se enuncia a continuación: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE ALIANZA GARRIGUES59 J&A GARRIGUES SLP 285282 36 ALIANZA AFINITAS60 GÓMEZ PINZÓN ABOGADOS 349333 36 AFINITAS ALIANZA PROMOVIDA POR GARRIGUES61 GÓMEZ PINZÓN ABOGADOS 336880 36 ALIANZAS VISA62 VISA INTERNATIOANL SERVICE ASSOCIATION 331037 36 ADV ALIANZA Y DIRECCIÓN EN VALORES (MIXTA)63 ALIANZA Y DIRECCIÓN EN VALORES S.A 341216 36 51.2.

Las expresiones INMOBILIARIA, FIDUCIARIA, FONDOS, MULTIFONDOS, FONDO DE PENSIONES VISIÓN, Y VALORES son genéricas para la identificación de servicios inmobiliarios, fiduciarios, de admiración de fondos y de valores en la medida que responden a la pregunta ¿qué es?, esto implica la necesidad de usarlos 58 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 59 Cfr. Folio 213. 60 Cfr. Folio 215. 61 Cfr. Folio 217. 62 Cfr. Folio 219. 63 Cfr. Folio 221. 24 Núm. único de radicación: 11001032400020110035400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co para referirse a los servicios que se desea proteger, razón por la cual, de conformidad con lo expuesto por el Tribunal Andino de Justicia, correspondería excluirlas del cotejo64. 51.3.

No obstante lo anterior, si bien la expresión ALIANZA es de uso común para los servicios de la clase 36 de la Clasificación internacional de NIZA y correspondería excluirla del cotejo, también es cierto que de hacerlo se imposibilitaría la realización del mismo. Así las cosas y de conformidad con la jurisprudencia reiterada de esta Sala65, así como lo considerado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina66, esta Sala considera que podrá de modo excepcional hacerse el cotejo considerando dichos componentes, en cuyo caso, se deberá analizar los signos en su conjunto. 51.4.

Respecto de la expresión S.A., que hace parte del signo solicitado, se considera que es una indicación del tipo societario, de conformidad con lo previsto en el Código de Comercio67, por lo que conforme con la jurisprudencia de esta Sala68, no puede ser apropiada de manera exclusiva por un titular marcario y debe ser excluida del cotejo.

Primer supuesto: Identidad o semejanza entre el signo solicitado y las marcas previamente registradas 52. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras del signo y las marcas cotejadas desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, y las raíces o las terminaciones comunes de las marcas en cuestión. 64 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 22, 65 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón; Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00226-00; 11 de noviembre de 2021 66 “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (descriptivas o de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” 36-IP2022 de 15 de diciembre de 2022. 67 “[…] Artículo 373.- La sociedad anónima se formará por la reunión de un fondo social suministrado por accionistas responsables hasta el monto de sus respectivos aportes; será administrada por gestores temporales y revocables y tendrá una denominación seguida de las palabras "Sociedad Anónima" o de las letras "S. A. […]”. 68 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de diciembre de 2020, Consejera Ponente Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000- 2009- 00475-00. 25 Núm. único de radicación: 11001032400020110035400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 53.

Dicho lo anterior encontramos que, tanto en el signo solicitado como en las marcas previamente registradas, la partícula de mayor fuerza distintiva y de mayor recordación es la expresión ALIANZA, lo anterior de conformidad con la jurisprudencia reiterada de esta Sala69, en que se han adoptado los criterios expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina70, la primera palabra tiene una mayor fuerza distintiva. 54.

De conformidad con los criterios expuestos, la Sala encuentra que el signo solicitado reproduce el elemento que da una mayor recordación de las marcas registradas, compartiendo así el número de letras y el número de sílabas, encontrándose en la misma posición. De esta manera, el signo y las marcas previamente registradas presentan similitudes ortográficas.

Comparación fonética 55. El aspecto fonético se refiere a la semejanza de los sonidos al pronunciar el signo y las marcas previamente registradas. En el presente caso, teniendo en cuenta que ortográficamente el signo reproduce la expresión ALIANZA como elemento principal, misma expresión que tiene la mayor fuera distintiva en las marcas previamente registradas, es claro que tanto las marcas como el signo al ser pronunciados en voz alta en forma sucesiva, deja en evidencia la existencia de similitudes en este aspecto. 69 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón; número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00027-00; veintidós (22) de octubre de dos mil veinte (2020); Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón; número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00215-00; veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veinte (2020). 70 “[…]Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra, por regla general, genera más poder de recordación en el público consumidor. […]” Proceso 84-IP-2015 de 4 de febrero de 2016. Signo Solicitado A L I A N Z A A L I A N Z A A L I A N Z A V A L O R E S A L I A N Z A F I D U C I A R I A A L I A N Z A F O N D O S A L I A N Z A M U L T I F O N D O S A L I A N Z A V I V A M A S P R E O C U P E S E M E N O S A L I A N Z A F O N D O D E P E N S I O N E S V I S I Ó N Marcas Previamente Registradas 26 Núm. único de radicación: 11001032400020110035400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Comparación conceptual o ideológica 56.

El aspecto conceptual o ideológico hace referencia a la idea o concepto que evocan los signos, de manera que la similitud se configura si los signos evocan una idea semejante o idéntica. Así, esta similitud “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”71, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 57.

En el presente caso, encontramos que tanto el signo solicitado como las marcas previamente registradas se componen de la expresión ALIANZA, seguidas de una expresión que permite identificar el tipo de servicio que se presenta por dichas empresas. 58. Así las cosas, y como quiera que la expresión la palabra ALIANZA, de conformidad con el diccionario de la RAE, significa: “[…] 1. f. Acción de aliarse. 2. f. Conjunto de naciones, Gobiernos o personas que se han aliado. 3. f. Pacto, convenio o tratado en que se recogen los términos en que se alían dos o más partes. 4. f. Conexión o parentesco contraído por casamiento. 5. f. Matrimonio. 6. f. Anillo matrimonial o de esponsales. 7. f. Unión de cosas que concurren a un mismo fin. […]” 59.

Tanto el signo como las marcas previamente registradas crean en la mente del consumidor la idea de una unión o convenio entre empresas, para la prestación de los servicios que, referenciados dentro de dicha designación, a saber, INMOBILIARIOS, FIDUCIARIOS, FONDOS, MULTIFONDOS, o FONDOS DE PENSIONES, servicios todos estos con un significado en castellano y una implicación clara dentro del grupo de servicios de la clase 36 de la clasificación internacional de NIZA 60.

Considerando el análisis expuesto, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala 71 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 27 Núm. único de radicación: 11001032400020110035400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co concluye que el signo solicitado y las marcas registradas presentan identidad ortográfica, fonética y conceptual.

De esta forma, la Sala concluye que en el presente caso se cumple el primer supuesto de la causal sub examine, cual es, que haya identidad o semejanza entre los signos comparados. 61. Para considerar que la semejanza y/o la identidad entre el signo solicitado y las marcas registrada pueda generar un riesgo de confusión por asociación, es necesario también abordar el supuesto de la conexión competitiva.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre servicios 62. Del contenido de literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala recuerda que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o la similitud entre el signo nominativo y las marca previamente registradas, es necesario que los servicios que distinguirán, respectivamente, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos. 63.

Para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los servicios que los signos enfrentados pretenden identificar, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los servicios identificados por el signo y las marcas y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre los signos en cuestión. 64.

En este caso, tanto el signo solicitado como las marcas registradas identifican servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. En este sentido, toda vez que se trata de los mismos servicios, pertenecen a la misma clase, van dirigidos a los mismos consumidores y tienen la misma finalidad. 65. Además, los servicios amparados por el signo y las marcas serían promocionados por los mismos medios de publicidad general, como son radio, televisión o prensa, por lo que se da la posibilidad, en consecuencia, de riesgo de confusión y de asociación. 28 Núm. único de radicación: 11001032400020110035400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 66.

De esta forma, se cumple con el segundo de los presupuestos necesarios para que se configure la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. De la familia de marcas 67. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también consideró abordar el tema de familia de marcas para entenderla como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.

Esta Sección en sentencia de 9 de julio de 202072, prohijó una sentencia de 10 de mayo de 201873, sobre la familia de marcas en los siguientes términos: “[…] La Sala recuerda que una familia de marcas es un conjunto de signos que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. […] Asimismo, el Tribunal ha precisado que “[…] el fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de la marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estás poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.

Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común […]”. 68.

A juicio de la Sala, en el caso sub examine no se presenta una familia marcaria, habida cuenta de que, como se expuso en precedencia, la expresión ALIANZA que forma parte de la marca concedida, no logra identificar de manera exclusiva los servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, en la medida en que existen muchas otras personas que dicha expresión para identificar servicios en la 72 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 9 de julio de 2020;

C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020090050000. 73 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 10 de mayo de 2018; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001032400020100038600. 29 Núm. único de radicación: 11001032400020110035400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co misma clase74.

De ello da cuenta el cuadro a que se aludió al momento de realizar el estudio de las palabras o expresiones de uso común en esta providencia. 69. Por lo expuesto anteriormente, no puede considerarse la expresión ALIANZA como un elemento propio de una familia de marcas, para servicios de la Clase 36, toda vez que, se insiste, dicha expresión es de uso común para esa clase.

Además, dentro del expediente del proceso de la referencia no se encuentra probado que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituya objeto de una marca que pertenezca a determinada familia de marcas. Conclusión 70. La Sala considera que en este caso no procedía el registro del signo como marca, debido a que, si bien las marcas previamente registradas están conformadas por palabras que no pueden ser apropiables y, en principio, debía permitirse el registro de otros signos con las mismas o similares expresiones, en el caso sub examine, el signo solicitado carece de elementos que le permitan identificarlo respecto de las marcas registradas, máxime cuando su registro es para la identificación de los mismos servicios que las marcas registradas. 71.

Así las cosas, no se encuentra la vulneración de lo previsto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, en ese sentido, se negará la nulidad de las resoluciones núms. 40048 de 30 de julio de 2010, 49817 de 20 de septiembre de 2010 y 20973 de 25 de abril de 2011. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 74 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 23 de octubre de 2014; C.P. Guillermo Vargas Ayala; número único de radicación 11001032400020090000400. 30 Núm. único de radicación: 11001032400020110035400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con l a ley.