Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., nueve (9) de agosto dos mil veinticuatro (2024) Referencia: Acción de nulidad relativa Número único de radicación: 11001032400020170005700 Demandante: Ferris Enterprises Inc. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Pandapan Distribuciones S.A.S. Asunto: Resuelve sobre un recurso de reposición y una solicitud de adición AUTO INTERLOCUTORIO Este Despacho procede a resolver sobre el recurso de reposición interpuesto por el tercero con interés directo en el resultado del proceso contra el auto de 10 de diciembre de 20181 y la solicitud de adición. I.

ANTECEDENTES 1. Ferris Enterprises Inc.2 presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, interpretada como acción de nulidad relativa3, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 8716 de 29 de febrero de 2016, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, expedida por la Directora de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 79937 de 21 de noviembre de 2016, “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 1 “[…] así como el oficio de remisión de documentos […]” 2 Por intermedio de apoderado, Cfr. Folio 6 3 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” 2 Número único de radicación: 1101032400020170005700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta TOSTIPANDA que identifica productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, cuyo titular es Pandapan Distribuciones S.A.S. 3. Este Despacho, mediante auto de 28 de marzo de 20174, admitió la demanda y notificó, en debida forma, a la parte demandante, al Superintendente de Industria y Comercio y al Ministerio Público.

Asimismo, vinculó a Pandapan Distribuciones S.A.S., como tercero con interés directo en el resultado del proceso, el cual se notificó, en debida forma, y remitió copia electrónica de la providencia, en conjunto con la demanda y sus anexos, al buzón electrónico de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 4. La parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso, mediante escritos radicados en la Secretaría de la Sección Primera de esta Corporación, contestaron la demanda5. 5.

Este Despacho, mediante auto de 10 de diciembre de 20186, suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir, vía electrónica, por conducto de la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación, la documentación requerida para la interpretación prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El recurso de reposición y la solicitud de adición 6.

El tercero con interés directo en el resultado del proceso, mediante escrito radicado en la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación7, interpuso recurso de reposición contra el auto indicado supra, argumentando que, en el escrito de contestación de la demanda, solicito que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina llevará a cabo “[…] la interpretación prejudicial de las normas Andinas […] y se pronuncien sobre el requisito de la distintividad en el elemento 4 Cfr. Folios 69 5 Cfr. Folios 86 a 97 y 102 a 140 6 Cfr. Folio 178 7 Cfr. Folios 179 y 180“[ ]me permito pronunciarme respecto del auto proferido por el despacho de fecha 10 de diciembre de 2018 así como el oficio de remisión de documentos al Tribunal Andino a efectos de que sea proferida interpretación prejudicial [ ]”. 3 Número único de radicación: 1101032400020170005700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co común en las familias de marcas, la inexistencia de distintividad intacta cuando existen registros de diversos titulares que contienen la misma expresión, la inapropiabilidad exclusiva de las expresiones de uso común, y de las evocativas, sobre el hecho de que los derechos de exclusiva se conceden sobre la marca como conjunto y no sobre sus elementos individualmente considerados, la distintividad de los signos de fantasía y arbitrarios, así como el cotejo del elemento nominativo de los signos cuando ellos son de fantasía respecto de los que corresponden a signos compuestos y estos últimos contienen expresiones evocativas y/o de uso común […]”. 7.

En ese sentido, solicitó que “[…] reponer el auto objeto de este recurso y/o adicionarlo incluyendo dentro de la solicitud de interpretación prejudicial elevada al Tribunal los puntos indicados, así como ordenar la remisión del escrito presentado por la suscrita a fin de que ese despacho pueda emitir un pronunciamiento integral sobre las normas a ser interpretadas con relación al objeto del litigio […]”.

El trámite del recurso 8. La Secretaría de la Sección surtió traslado del recurso de reposición8 y las partes e intervinientes guardaron silencio. II. CONSIDERACIONES 9. Este Despacho abordará el estudio de: i) el marco normativo sobre la procedencia y oportunidad del recurso de reposición; ii) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; iii) el marco normativo sobre la adición; y iv) el análisis del caso concreto.

Marco normativo sobre procedencia y oportunidad del recurso de reposición 8 Cfr. Folios 181 y 182 4 Número único de radicación: 1101032400020170005700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10. Vistos los artículos: i) 242 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20119, sobre reposición; y ii) 318 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201210, sobre procedencia y oportunidades; y atendiendo a que el recurso cumple con los requisitos previstos en la ley: este Despacho considera que el recurso de reposición es procedente contra el auto que elaboró la solicitud de interpretación prejudicial.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 11. Vistos el artículo 33 del Anexo11 de la Decisión 472 de 16 de septiembre de 199912 de la Comisión de la Comunidad Andina y los artículos 123 y 124 de la Decisión 500 de 22 de junio de 200113 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, sobre consulta obligatoria en procesos en los cuales se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y sobre la suspensión del proceso judicial interno. 12.

Atendiendo la Nota Informativa sobre el planteamiento de la solicitud de interpretación prejudicial por los órganos judiciales nacionales, publicada en la Gaceta Oficial núm. 694 el 3 de agosto de 2001 del Acuerdo de Cartagena. Marco normativo sobre la adición 13. Visto el artículo 287 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201214, sobre adición, procede la adición de un auto, de oficio o a solicitud de parte, cuando omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento.

Análisis del caso en concreto 9 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 10 “Por la cual se expide el Código General del Proceso” 11 Este anexo contiene el Protocolo Modificatorio del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, suscrito en Cochabamba el 28 de mayo de 1996. 12 ” Codificación del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.” 13 “Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. 14 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. 5 Número único de radicación: 1101032400020170005700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre el recurso de reposición 14.

De conformidad con los marcos normativos y los criterios jurisprudenciales indicados supra y atendiendo a que, en el caso sub examine: i) de acuerdo con la demanda y las contestaciones presentadas por la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso, la norma comunitaria andinas objeto de aplicación o controversia es el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; ii) en el auto de 10 de diciembre de 201815 se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir la solicitud de interpretación prejudicial, al igual que los anexos que de ordinario se acompañan a esta petición, esto es, los actos administrativos acusados, la demanda y las contestaciones de esta; y iii) en el oficio dirigido al Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se requirió la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; este Despacho considera que, al remitirse por parte de la Secretaría de la Sección Primera de esta Corporación toda la documentación requerida para la interpretación prejudicial, se encuentran los documentos necesarios, esto es, los actos administrativos acusados, la demanda y las contestaciones, para que se profiera la respectiva interpretación prejudicial en el caso sub examine y, en consecuencia, se confirmará el auto objeto de recurso.

Sobre la solicitud de adición 15. Este Despacho advierte que el tercero con interés directo en el resultado del proceso presentó una solicitud de adición del auto de 10 de diciembre de 2018, en el sentido de incluir los argumentos expuestos en su contestación de la demanda. 16. Este Despacho reitera las consideraciones previamente expuestas en las que concluyó que, junto con la solicitud de interpretación prejudicial, se remiten al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina los anexos que de ordinario se acompañan a esta petición, incluida la contestación de la demanda presentada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y, en este sentido, considera que no se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el 15 Cfr. Folios 167 y 168 6 Número único de radicación: 1101032400020170005700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co artículo 287 de la Ley 1546, sobre aclaración, y, en consecuencia, negará la solicitud de adición presentada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso del auto de 10 de diciembre de 2018.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en Sala Unitaria, III.

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto de 10 de diciembre de 2018, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de adición del auto de 10 de diciembre de 2018 presentada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Cumplido lo anterior y/o vencidos los respectivos términos o traslados, se ordena a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación REMITIR el expediente del proceso de la referencia al Despacho para proveer lo que en derecho corresponda.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado