CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., catorce (14) de abril de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00023-00 Referencia. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. TESIS: ENTRE EL SIGNO MIXTO SOLICITADO, “TROFLOX”, Y LA MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA, “OFLOX”, EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS, CONCEPTUALES Y FONÉTICAS, AL REPRODUCIR LA EXPRESIÓN PREPONDERANTE “OFLOX”, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS QUE CADA UNA DE ELLAS IDENTIFICA EN LA CLASE 5ª DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad LABORATORIOS INCOBRA S.A., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento, previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 20111, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1 En adelante CPACA. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1ª.

Son nulas las resoluciones núms. 48173 de 13 de agosto de 2012, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio2; y 00052732 de 30 de agosto de 2013, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro del signo mixto “TROFLOX”, para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, y se ordene a la SIC publicar la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: que el 25 de agosto de 2005 presentó solicitud de registro de la marca “TROFLOX” (MIXTA), para amparar productos comprendidos en 2 En adelante SIC. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la Clase 5ª3 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4. 2°: Que una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad ALLERGAN INC. presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en que resultaba similarmente confundible con su marca previamente registrada “OFLOX” que identifica productos de la citada Clase 5ª. 3º: Agregó que mediante la Resolución núm. 48173 de 13 de agosto de 2012, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición presentada y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo “TROFLOX” (MIXTO), para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Señaló que contra la citada resolución interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 00052732 de 30 de agosto de 2013, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: 3 El signo fue solicitado para distinguir los siguientes productos: “[…] Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes, emplastos, material para curas (apósitos), materias para empastar dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas. productos comprendidos en la clase 5. […]”. 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que la SIC al expedir los actos administrativos acusados violó los artículos 150 y 156 de la Decisión 486 de 20005, debido a que, a su juicio, el examen de registrabilidad fue mal realizado, ya que los derechos de uso de la marca registrada fueron vulnerados, pues se desconoció que la marca “TROFLOX” (MIXTA) es derivada de una previamente registrada por ella.

Expuso que la marca “TROFLOX” (NOMINATIVA), con certificado núm. 231837, tenía vigente su registro hasta el 16 de noviembre de 2010 para identificar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza; sin embargo, la misma fue cancelada totalmente por no uso en el 2012. Que la SIC al expedir los actos administrativos acusados violó el artículo 136, literal a), ibidem, puesto que la entidad no realizó un análisis comparativo de los signos “TROFLOX” y “OFLOX” en su conjunto, sino que fraccionó los mismos y se limitó a señalar que el signo solicitado carecía de elementos adicionales que le otorgaran distintividad. 5 En adelante Decisión 486. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó que previo a la solicitud del signo cuestionado “TROFLOX” (MIXTO), ante la SIC se había ventilado un proceso similar en el cual ya había sido estudiada la confundibilidad de los signos ahora en contradicción y que dicha entidad, no sólo declaró infundadas las oposiciones que apuntaban a presunta similitud, sino que determinó que no existían semejanzas que pudiesen inducir a error al consumidor, por lo que podían coexistir sin riesgo de confusión; y que, por lo anterior, durante 10 años los signos en conflicto coexistieron pacíficamente en el mercado sin generarse algún riesgo de confusión o asociación entre los consumidores.

Indicó que las partículas “FLOX” y “OFLOX” son de uso común respecto de los productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza; y que el riesgo de confusión entre las marcas que distinguen productos farmacéuticos es menor, habida cuenta de que la venta o expendio es realizada por personas con conocimientos técnicos y con base en recetas expedidas por profesionales.

Alegó que el análisis comparativo que realizó el ente administrativo es contrario a las reglas y criterios establecidos por la Doctrina y la Jurisprudencia, que llaman a una comparación sucesiva y no simultánea y a que no se descompongan los elementos que conforman el conjunto 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la marca, es decir, a un estudio que haga un análisis global de la unidad ortográfica, auditiva e ideológica del signo. Por todo lo anterior y haciendo especial relevancia en que en un caso similar ya había sido estudiado previamente, insistió en que no existe un riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto y que no se está en ninguno de los eventos que preceptúa el artículo mencionado.

Que la SIC al expedir los actos administrativos acusados violó los artículos 13 y 29 de la Constitución Política, por cuanto se desconocieron los derechos que ostentaba respecto de la expresión “TROFLOX”; y que, además, resulta contradictorio que en unas ocasiones dicha entidad estime que los signos enfrentados eran disímiles y en otras semejantes.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora por carecer de apoyo jurídico. Manifestó que al realizare el análisis comparativo de los signos enfrentados “TROFLOX” y “OFLOX” se advierten significativas similitudes desde los puntos de vista ortográfico y fonético, habida 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuenta que se reproduce totalmente la partícula “OFLOX”, que forma a la marca previamente registrada.

Indicó que el signo solicitado “TROFLOX” carece de elementos adicionales que logren diferenciarlo de la marca “OFLOX”, puesto que la inclusión de las letras “T” y “R” no son suficientes para lograr su individualización, sino que, por el contrario, el consumidor podría asumir que se trata de una innovación de la marca registrada con anterioridad “OFLOX”.

Anotó que los signos confrontados son idénticos desde el punto de vista conceptual, toda vez que son evocativos del antibiótico denominado ofloxacina. Mencionó que entre los productos farmacéuticos que distinguen los signos enfrentados existe conexidad competitiva, máxime si se tiene en cuenta que identifican medicamentos idénticos. II.-2.

La sociedad ALLERGAN INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificado en debida forma6, guardó silencio. 6 Folio 103 del cuaderno físico principal. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20117, el 1o. de junio de 2015 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistió la sociedad LABORATORIOS INCOBRA S.A., en su calidad de actora del proceso, así como la SIC, en su condición de entidad demandada y el agente del Ministerio Público.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. 7 En adelante CPACA. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 48173 de 13 de agosto de 2012 y 00052732 de 30 de agosto de 2013, mediante las cuales la SIC le le denegó a la actora el registro como marca del signo “TROFLOX”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo dispuesto en los artículos 136, literal a), 150 y 156 de la Decisión 486 y 13 y 29 de la Constitución Política.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes. Se señaló que una vez finalizada la audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La parte actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, alegó que el signo solicitado a registro debe ser concedido como marca, máxime si se tiene en cuenta que ya era titular de la marca “TROFLOX” (NOMINATIVA).

Agregó que los signos enfrentados habían coexistido pacíficamente en el mercado sin generar riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. IV.-2. La SIC insistió en que se denieguen las pretensiones de la demanda, toda vez que el signo solicitado reproduce por completo la marca previamente registrada “OFLOX”, sin que cuente con elementos adicionales que permitan diferenciarlos. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.-2.

En esta etapa procesal, tanto el tercero con interés directo en las resultas del proceso como el Agente del Ministerio Público guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina8, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó9: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz 8 En adelante el Tribunal 9 Proceso 173-IP-2017. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos mixtos y denominativos […] 2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 3.

Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas […] 3.3. Los términos de uso común por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva. 3.4. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. 4.

Coexistencia pacífica de signos […] 4.3. Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un período prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos. […] 4.6.

En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión. 4.7.

En conclusión, para que la coexistencia pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir los siguientes requisitos: 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Debe ser pacífica.

No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación. La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual; es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica.

Debe darse por un período razonable de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor. El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que con productos suntuarios.

La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 48173 de 2012 y 00052732 de 2013, denegó el registro del signo mixto solicitado, “TROFLOX”, a la actora, para distinguir los siguientes productos: “[…] Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes, emplastos, material para curas (apósitos), materias para empastar dientes y para moldes dentales, 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas. […]”, comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por estimar que era similarmente confundible con la marca nominativa previamente registrada, “OFLOX”, que distingue productos en la misma Clase, teniendo en cuenta que reproduce el elemento más distintivo, esto es, la palabra “OFLOX”.

A juicio de la actora, la entidad no realizó un análisis comparativo de los signos “TROFLOX” y “OFLOX” en su conjunto sino que fraccionó los mismos y se limitó a señalar que el signo solicitado carecía de elementos adicionales que le otorgaran distintividad. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine era viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]”, no así la de los artículos 150 y 156, ibidem, por “[…] por no ser parte de la controversia el examen de registrabilidad y prohibiciones de uso de un signo registrado […]”.

El texto de la norma aludida es el siguiente: “[…] Decisión 486. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de los signos en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Ahora, en este caso, es importante tener en cuenta que los signos cotejados protegen, entre otros, medicamentos o productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La Sala ha precisado en otras oportunidades y de acuerdo con la Interpretación Prejudicial rendida dentro del proceso, que cuando se trate de disputa entre signos que identifican productos farmacéuticos o medicamentos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de signos, afectaría eventualmente la salud y la vida de los consumidores, debe hacer un examen más riguroso sobre la confundibilidad de los signos, porque lo cierto es que en nuestro medio generalmente los productos farmacéuticos que requieren fórmula son expedidos sin ella en cualquier farmacia, debido a que Colombia es un país de “cultura curativa personal”.10 Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan los signos en conflicto así: 11 SIGNO MIXTO CUESTIONADO 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de enero de 2019; expediente identificado con el número único de radicación 2009-00535-00;

M.P. Hernando Sánchez Sánchez (E). 11 Folio 25 del cuaderno físico principal. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co OFLOX12 MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA Como en el presente caso se va a cotejar un signo mixto, “TROFLOX”, como lo es el cuestionado, con una marca nominativa “OFLOX”, a nombre del tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en el mixto, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo mixto cuestionado, no así la gráfica que la acompaña, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue. En este orden de ideas, no existe duda que en el signo cuestionado prevalece el elemento denominativo sobre el gráfico. 12 Folio 25 del cuaderno físico principal. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, es claro para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos.

De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor y, de otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efectos de evaluar la similitud entre signos, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante […]”.

Antes de ello, cabe señalar que el Tribunal ha reiterado que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las expresiones de uso común que forman parte de los signos farmacéuticos al realizar el examen comparativo de los mismos. Al efecto, se trae a colación la sentencia proferida el 9 de junio de 201113, en la que la Sala dijo lo siguiente: “[…] En consonancia con los anteriores comentarios, la Sala considera que en tratándose de marcas farmacéuticas en cuya estructura se emplean prefijos, sufijos, raíces o desinencias que actúan como partículas evocativas de los productos que ellas amparan, (verbigracia, OPTI, DERMA, NEURO, etc.), resulta procedente su registro, siempre y cuando contengan elementos adicionales que contribuyan a su distintividad.

A contrario sensu, no son registrables las marcas farmacéuticas que contengan expresiones de uso común, cuya naturaleza no sea propia de esos productos, en razón de que, como ya se dijo, la jurisprudencia comunitaria exige un mayor rigor en el registro de esas marcas, por estar de por medio la salud pública. […] En ese orden de ideas, las partículas de uso común que forman parte de una marca farmacéutica no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, ya que en estos casos es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que lo integra.

Así lo ha precisado la Sala, en sentencias de 27 de abril de 2006 (Exp. 7145, C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 11 de mayo de 2006 (Expediente 8429, C. P. MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN); 16 de noviembre de 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2011; expediente identificado con el número único de radicación 2005-00105-01, M.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2006 (Exp. 266, C. P. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO); 10 de mayo de 2007 (Exp. 255.

C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 14 de junio de 2007 (Exp. 231, C. P. MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN); 30 de agosto de 2007 (Exp. 185 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); 13 de septiembre de 2007 (Exp. 349, C. P. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA); 13 de septiembre de 2007 (Exp. 236 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); 15 de noviembre de 2007 (Exp. 269 C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 24 de enero de 2008 (Exp. 105 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); y 7 de febrero de 2008 (Exp. 182, C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO), entre otras [ ]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Sin embargo, se debe advertir que si la exclusión de los componentes de esas características llega a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo analizando los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto, conforme lo señaló el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso, cuando al efecto sostuvo: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegar a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenarios se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]”.

Según la actora, la partícula “OFLOX” es de uso común en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, en la página web de la entidad demandada14 figuran las siguientes marcas, que a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, se encontraban registradas para la citada Clase 5ª y que contienen la expresión “OFLOX”, tal como lo demuestra el siguiente listado: MARCA TITULAR MOFLOXIN (NOMINATIVA) LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. ZOOFLOXIN (NOMINATIVA) LABORATORIOS ZOO S.A.S. ENROFLOX (NOMINATIVA) AGROINSUVET S.A. SIGLA AGV SALUD ANIMAL QUINOFLOX (NOMINATIVA) SANOFI SYNTHELABO DE COLOMBIA S.A. KIPROFLOX (NOMINATIVA) PHARMACYLAB S.A. REVOFLOX (NOMINATIVA) BAYER AKTIENGESELLSCHAF Lo anterior pone de manifiesto que es una expresión de uso común y débil respecto de los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 14 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas el 11 de abril de 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Y al tratarse de una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, que como es un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Frente a este asunto, el Tribunal ha precisado lo siguiente15: “[…] 3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]”. (Resaltado fuera de texto) Al respecto, la Sala puntualiza que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común “OFLOX”, que forma parte de los signos cotejados, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que al excluir dicha partícula de uso común se reducen los signos de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto. 15 Interpretación Prejudicial 318-IP-2019. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de los signos en conflicto.

Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado, “TROFLOX”, y la marca previamente registrada “OFLOX”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “OFLOX”, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión, sin que la adición de las letras “T” y “R” sean suficientes para dotar al signo solicitado de la suficiente distintividad y contribuya a diferenciarlo de la marca previamente registrada, “OFLOX”.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado cuenta con las letras “T” y “R” en su inicio, ello no desvirtúa el riesgo de confusión en el presente caso, teniendo en cuenta que el signo solicitado, “TROFLOX”, reproduce por completo la denominación que lleva la carga distintiva en la marca previamente registrada “OFLOX”, lo que conlleva que el signo cuestionado no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “OFLOX”, siendo este el elemento principal de la marca registrada “OFLOX”.

Por ello, cabe mencionar que si bien es cierto que el signo solicitado tiene dos letras (“T” y “R”) en su inicio, también lo es que la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es “OFLOX” y las dos letras adicionales, que contiene ese signo, no le quitan tal característica. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal diferencia: TROFLOX – OFLOX – TROFLOX – OFLOX – TROFLOX - OFLOX TROFLOX – OFLOX – TROFLOX – OFLOX – TROFLOX - OFLOX TROFLOX – OFLOX – TROFLOX – OFLOX – TROFLOX - OFLOX TROFLOX – OFLOX – TROFLOX – OFLOX – TROFLOX - OFLOX En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que los signos enfrentados tienen una relación o similitud conceptual, en tanto que el signo cuestionado “TROFLOX”, así como la marca opositora “OFLOX”, evocan la misma idea, al contener la palabra “OFLOX”, que es una abreviación del antibiótico denominado 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ofloxacina, tal y como lo mencionó la entidad demandada en la Resolución núm. 00052732 cuando al efecto, sostuvo lo siguiente: “[…] Adicionalmente, los signos son idénticos en el campo conceptual en tanto ambos evocan el mismo concepto de “ofloxacina” que es un antibiótico. […]”.

(Destacado fuera de texto). 16 Vale la pena advertir que un consumidor medio al llegar al estante de un almacén donde se encuentran ubicados productos de las expresiones en disputa, al observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición, en razón a las semejanzas que ellos presentan en la expresión “OFLOX”, lo que hace que el signo solicitado no posea la suficiente capacidad distintiva.

Lo anterior, debido a que en el análisis de confundibilidad el principal elemento es la impresión final del consumidor medio, luego de observar dos signos enfrentados. Adicionalmente, la Sala insiste en que en estos casos el análisis debe ser mucho más riguroso, pues se trata de signos que distinguen productos farmacéuticos cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría eventualmente la salud y la vida de los consumidores. 16 Folio 26 del cuaderno físico principal. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre el signo cuestionado y las marcas previamente registradas existe riesgo de confusión directa.

Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201817 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.

En el caso sub lite, la expresión cuestionada “TROFLOX” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes, emplastos, material para curas (apósitos), materias para empastar dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas. productos comprendidos en la clase 5. […]”.

La marca previamente registrada, “OFLOX”, distingue los siguientes productos de la citada Clase 5ª: “[…] Tópico oftálmico anti infeccioso para el tratamiento de infecciones del ojo y proximidad ocular conexa. […]”. De acuerdo con lo anterior, cabe mencionar que entre los citados productos existe una relación debido a que dichos signos pertenecen a una misma Clase del nomenclátor; corresponden al mismo género (preparaciones farmacéuticas para uso humano); tienen igual 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co finalidad, al ser productos destinados para la salud; comparten los mismos canales de comercialización, pues suelen expenderse en los mismos establecimientos, esto es, droguerías y farmacias; y existe un riesgo para la salud de los consumidores quienes al guardar los productos luego de su uso podrían confundir los productos farmacéuticos en un futuro, con aquellos relacionados con los tópicos oftalmológicos para combatir infecciones, entre otros, que solicitó proteger el signo cuestionado, en atención a la semejanza de los signos. Obsérvese además cómo en este caso los tópicos oftalmológicos en un momento dado podrían causar daño irreparable a la salud de un consumidor de los productos farmacéuticos que tengan una finalidad preventiva o curativa, pues un consumidor desprevenido, al notar la clara semejanza entre los signos confrontados, podría asumir que provienen del mismo empresario y adquirir un producto identificado con el signo “TROFLOX” asumiendo que presenta las mismas características de los productos farmacéuticos que distingue la marca previamente registrada, “OFLOX”, es decir, que podría considerarlos como intercambiables por error.

De ahí que la similitud de los signos en conflicto en sí misma conlleve un mayor riesgo18. 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de marzo de 2005, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, expediente identificado con el núm. único de radicación 2001-00270-01. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, al existir una evidente semejanza entre las expresiones confrontadas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que dichos signos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que los productos que identifican tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de registrar su signo. Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor puede pensar erróneamente que los productos identificados con esas expresiones son de productores relacionados económicamente.

Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.

(Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). (…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” 19 (Destacado fuera de texto).

En ese sentido, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse la marca previamente registrada, esto es, “OFLOX”. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales20: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”)[…]”. Así las cosas, al existir semejanza entre los signos cotejados y, además, conexidad competitiva entre los productos amparados por 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00065-00. 20 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ellos, la Sala considera que se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Ahora, la actora también alegó que el signo cuestionado “TROFLOX” (MIXTO) es derivado de la marca “TROFLOX” (NOMINATIVA) con certificado de registro núm. 231837. Sin embargo, la Sala evidencia que al momento de la expedición de los actos administrativos acusados, esto es, 13 de agosto de 2012 y 30 de agosto de 2013, dicho signo no se encontraba vigente, puesto que como bien lo afirmó la actora en el escrito de la demanda21, la SIC lo canceló totalmente por no uso mediante las resoluciones núms. 67226 de 28 de diciembre de 2009 y 140 de 10 de enero de 2012.

En ese orden de ideas, para el momento en que se denegó el registro del signo cuestionado “TROFLOX” no existía alguna marca de la que pudiera derivarse, por lo que la Sala se relevará de realizar dicho estudio al no ostentar derechos respecto de la expresión citada “TROFLOX”. 21 Folio 82 del cuaderno físico principal. 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, en lo concerniente al argumento de la actora consistente en que el signo cuestionado ha coexistido de forma pacífica con la marca “OFLOX”, registrada en Clase 5ª, a favor de la sociedad ALLERGAN INC. y que hasta el momento no se ha presentado riesgo alguno de confusión, dicho argumento no es de recibo para la Sala por cuanto, conforme lo ha señalado el Tribunal “[…] la “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la existencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis […]”.22 Adicionalmente, en lo relativo a la afirmación de la actora de que en otros casos la entidad demandada había concluido que las expresiones enfrentadas no eran semejantes, la Sala considera que la SIC tiene la obligación de realizar un examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, de manera autónoma e independiente del análisis efectuado ya sea sobre signos idénticos o similares23; además, de considerarse que eventualmente la Administración se hubiera equivocado en el 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de 2016, C.P. María Elizabeth García González, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00629-00. 23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de junio de 2011, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020040006901.

Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00097-00. 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co análisis de otras solicitudes marcarias, la jurisprudencia24 reiteradamente ha señalado que la comisión de un error no puede generar cadena sucesiva de errores.

De ahí que tampoco se evidencie vulneración alguna de los artículos 13 y 29 de la Constitución Política. En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas alegadas como vulneradas por la actora; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro como marca del signo “TROFLOX”, para amparar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que allí se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Finalmente, se le reconocerá personería a la doctora SANDRA VIVIANA MÉNDEZ QUEVEDO como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de 24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, expediente identificado con el único de radicación 2013- 00255-00. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conformidad con el poder y los documentos anexos visibles a folios 222 a 225 del cuaderno físico principal.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: TENER a la doctora SANDRA VIVIANA MÉNDEZ QUEVEDO como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y documentos anexos visibles a folios 222 a 225 del cuaderno físico principal. 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CUARTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

COMUNÍQUESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 14 de abril de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.