Radicación: 11001-03-24-000-2010-00486-00 Demandante: Industria de Alimentos Dos en Uno S.A. 1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Nulidad Relativa Radicación: 11001-03-24-000-2010-00486-00 Actor: Industria de Alimentos Dos en Uno S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio - SIC Tercero con interés: Alruanka Ltda. Tema: Aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión sobre la anulación de un registro, cuando al momento de resolver el litigio ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide en única instancia la demanda presentada por la Industria de Alimentos Dos en Uno S.A.1, en ejercicio de la acción de nulidad establecida en el artículo 84 del CCA, luego adecuada a la acción de nulidad relativa establecida en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, contra las siguientes resoluciones: i) 03452 de 27 de enero de 2010, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta “ARKA PLUS”, solicitada por la sociedad Alruanka Ltda. para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y dentro del expediente núm. 09-19626, ii) 16793 del 25 de marzo de 2010, mediante la cual se resolvió un recurso de reposición en el sentido de confirmar la anterior resolución, y iii) 28117 del 31 de mayo de 2010, mediante la cual se 1 En adelanta la demandante Radicación: 11001-03-24-000-2010-00486-00 Demandante: Industria de Alimentos Dos en Uno S.A. 2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co resolvió un recurso de apelación en el sentido de confirmar las anteriores resoluciones.

I.- ANTECEDENTES 1. La demanda La sociedad demandante, a través de apoderado, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, que más adelante, en el auto admisorio de la demanda, fue adecuada a la acción de nulidad relativa establecida en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.1.

Pretensiones “3.1 Sírvase declarar la NULIDAD de la resolución 03452 de 27 de enero de 2010, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No 09 19626, donde se declaró infundada la oposición presentada por Industrias de Alimentos Dos en Unos S A. y se concedió la marca mixta ARKA PLUS en clase 30 internacional a favor de la sociedad Alruanka LTDA. 3.2.

Sírvase declarar la NULIDAD de la resolución 16793 de 25 de marzo de 2010, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 09 19626, por medio de la cual se resolvió recurso de Reposición contra la Resolución 03452 de 27 de enero de 2010, confirmando la concesión del registro de la marca mixta ARKA PLUS en clase 30 internacional a favor de la sociedad Alruanka LTDA. 3.3 Sírvase declarar la NULIDAD de la resolución 28117 de 31 de mayo de 2010, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 09 19626, por medio de la cual se resolvió recurso de apelación presentada contra la resolución 16793 de 25 de marzo de 2010, la cual, confirmó declarar infundada la oposición presentada a Industrias de Alimentos Dos en Uno S.A. y concedió el registro de la marca mixta ARKA PLUS en clase 30 internacional a favor de la sociedad Alruanka LTDA. 3.4 Que, como consecuencia de lo anterior, ordene a la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia cancelar el certificado de registro 403308 correspondiente a la marca mixta ARKA PLUS a favor de la sociedad Alruanka LTDA. 3.5 En concordancia con las anteriores declaraciones, solicito se sirva comunicar la sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma ordenando a dicha entidad proceder con su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Radicación: 11001-03-24-000-2010-00486-00 Demandante: Industria de Alimentos Dos en Uno S.A. 3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.6 Igualmente, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. 3.7 Finalmente, pido que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.”2 1.2.

Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: 1.2.1. La sociedad ALRUANKA LTDA solicitó el registro de la marca ARKA PLUS (MIXTA) para identificar productos en la Clase 30 de la Calificación Internacional de Niza, bajo el radicado número 09-19626. 1.2.2. Estando dentro de los términos legales, la sociedad INDUSTRIA DE ALIMENTOS DOS EN UNO S.A. presentó escrito de oposición al registro de la marca mixta ARKA PLUS solicitada por la sociedad ALRUANKA LTDA, fundamentando su petición en las semejanzas existentes frente a las marcas “Alka” que tenía registradas en la Clase 30 de la Calificación Internacional de Niza. 1.2.3 La SIC, mediante la resolución 3452 de 27 de enero de 2010, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca mixta “ARKA PLUS”. 1.2.4.

La sociedad INDUSTRIAS DE ALIMENTOS DOS EN UNO S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación frente a la anterior resolución. 1.2.5. La SIC, mediante la resolución 16793 de 25 de marzo de 2010, resolvió el recurso de reposición formulado, confirmando la resolución núm. 3452 de 2010. 1.2.6. La SIC, mediante la resolución 28117 de 31 de mayo de 2010, resolvió el recurso de apelación formulado, confirmando la decisión inicial Expediente digital aplicativo SAMIA Radicación: 11001-03-24-000-2010-00486-00 Demandante: Industria de Alimentos Dos en Uno S.A. 4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de conceder la marca mixta ARKA PLUS en Clase 30 de la Calificación Internacional de Niza a favor de ALRUANKA LTDA, agotándose de esta forma la vía gubernativa. 1.4.

Normas violadas y concepto de la violación La parte actora estimó que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Para sustentar lo anterior, realizó la comparación de las marcas previamente registradas concluyendo que “Siendo las marcas confrontadas similares, es evidente que se agudiza el nivel de confundibilidad que puede tener el consumidor al tener la misma limitación de productos en la misma clase 30 (…).” II.

TRÁMITE DEL PROCESO 2.1. Mediante auto de 15 de diciembre de 2010, el entonces magistrado sustanciador admitió la demanda y ordenó la notificación y el traslado correspondiente a la entidad accionada para que contestara, propusiera excepciones y aportara y/o solicitara la práctica de las pruebas. Igualmente ordenó la notificación a la sociedad Alruanka Ltda. y al Ministerio Público. 2.2.

De las contestaciones de la demanda 2.2.1. La SIC a través de apoderado judicial contestó la demanda el 27 de agosto de 2014. El despacho sustanciador, mediante auto del 1° de diciembre de 2014, resolvió tener por no contestada la demanda por parte de la SIC, en atención a que lo hizo por fuera de los términos legales previstos para ese propósito. 2.2.2.

Del tercero con interés Mediante auto del 11 de junio de 2014 se nombró curador ad litem al para que contestara la demanda en nombre del tercero con interés. Mediante Radicación: 11001-03-24-000-2010-00486-00 Demandante: Industria de Alimentos Dos en Uno S.A. 5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co escrito del 22 de julio de 2014, el curador ad litem presentó contestación de la demanda, oponiéndose a las pretensiones y sujetándose a lo que se probara dentro del proceso. 2.2.3.

El Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal. III. PRUEBAS Mediante auto del 1° de diciembre de 2014 el entonces magistrado sustanciador ordenó abrir el periodo probatorio y se pronunció sobre las pruebas solicitadas. Para el caso de la SIC no se decretaron pruebas, en razón a su contestación extemporánea, mientras que, frente a la parte demandante y el tercero con interés se decretaron como pruebas las documentales aportadas por cada uno de ellos.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto del 28 de marzo de 2017 el entonces magistrado sustanciador ordenó correr traslado para alegar de conclusión. La sociedad demandante mediante escrito del 17 de abril de 2017, presentó escrito de alegatos de conclusión reiterando lo planteado en el escrito de la demanda. La SIC y el tercero con interés no presentaron alegatos de conclusión, según consta en el informe secretarial del 15 de mayo de 2017.

De igual manera, el Ministerio Público no intervino en esta etapa del proceso. V. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 02-IP-20163, en la cual realizó la interpretación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 165 a 176 Radicación: 11001-03-24-000-2010-00486-00 Demandante: Industria de Alimentos Dos en Uno S.A. 6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co VI.

ACTUACIÓN POSTERIOR Por auto de enero 11 de 2023, el Magistrado sustanciador ordenó que, por Secretaría, se descargara el reporte del estado actual del certificado de registro marcario 403308, correspondiente a la marca «ARKA PLUS», cuyo titular es Alruanka Ltda. A partir de ello, se advirtió que dicha marca caducó desde enero 27 de 2020, por efecto de su falta de renovación. De este reporte se corrió traslado a las partes entre el 2 y el 6 de febrero de 2023, sin que la SIC y el tercero con interés realizaran alguna manifestación, de conformidad con la constancia secretarial4 fechada el 13 de febrero de 2023.

De otra parte, la sociedad demandante, mediante escrito del 6 de febrero de 2023, manifestó lo siguiente: “Petición Teniendo en cuenta que la marca ARKA PLUS no se encuentra vigente, solicitamos al Despacho terminar el proceso por carencia actual de objeto por sustracción de materia. La anterior solicitud, no corresponde de ninguna manera a una solicitud de desistimiento, simplemente corresponde a una consecuencia sobreviniente del paso del tiempo y del estatus actual de la marca ARKA PLUS con Certificado No. 403308.” V. CONSIDERACIONES DE LA SALA 6.1.

Competencia De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 20195, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. 91 Radicación: 11001-03-24-000-2010-00486-00 Demandante: Industria de Alimentos Dos en Uno S.A. 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.2.

Aplicabilidad de las causales de nulidad invocadas y el supuesto del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. Aunque la Sala debería ahora pasar a estudiar la causal de irregistrabilidad aducida en este caso, para lo cual sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, lo cierto es que la marca mixta «ARKA PLUS», identificada con el registro marcario 403308 del cual se está solicitando la nulidad en el caso sub- lite, otorgada a favor del Alruanka Ltda., quien obra como tercero con interés, caducó por falta de renovación. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente desde el 27 de enero de 2010 hasta el 27 de enero de 2020, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial SIPI de la entidad demandada, así: Acorde con lo anterior en el caso bajo estudio se encuentra acreditado la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca mixta «ARKA PLUS», de la cual se está solicitando la nulidad de su registro, como se explicó supra, caducó por no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador comunitario andino. Radicación: 11001-03-24-000-2010-00486-00 Demandante: Industria de Alimentos Dos en Uno S.A. 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese orden, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, disposición que establece lo siguiente: «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]» (destaca la Sala).

Ahora, bajo estos supuestos, y recordando que la acción ejercida en este caso es la de nulidad relativa, resulta aplicable al presente caso lo dicho por esta Sección en fallo de 18 de febrero de 20216, en el cual se precisó que cuando la acción de nulidad marcaria que se estudia comporta un claro interés particular, en atención a que es promovida frente al acto que ha concedido un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, cuando tales derechos pierden vigencia, desaparece también el interés de la actora en que se profiera una decisión que los proteja7.

En años recientes, la Sección Primera ha emitido varias providencias de este tipo8, al encontrar, al momento de proferir su decisión, que la(s) causal(es) invocadas han devenido inaplicables, al producirse un cambio sobreviniente que afecta al registro cuya nulidad se pretendía o a aquel(los) con los que se compara, en vista de su eventual confusión. En En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa ver auto de septiembre 28 de 2017, rad 11001032400020110025800 ( Ver, entre otras, las sentencias de 21 de febrero de 2019, Rad. 2009-00622-00, de 26 de mayo de 2022, Rad 2010-00416-01 (C.P. Oswaldo Giraldo López), y de 11 de febrero de 2021, Rad. 2002-00037-01 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés).

Radicación: 11001-03-24-000-2010-00486-00 Demandante: Industria de Alimentos Dos en Uno S.A. 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co particular, la Sección uniformemente ha señalado que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando una de las marcas confrontadas ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada.9 De conformidad con la norma comunitaria transcrita es claro que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del registro marcario.

Ahora bien, es así mismo evidente que el juez a cargo de un proceso de esta naturaleza tiene el deber de verificar la posible configuración del supuesto de hecho previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo, según lo ha precisado repetidamente el Tribunal Andino de Justicia10.

En esa línea, y como ya se dijo, en el caso bajo examen, se verificó por parte de la Sala que el registro de la marca mixta «ARKA PLUS» del cual se pretendía la nulidad se encontraba caducado por falta de renovación, situación que lleva a dar por terminado el presente proceso, al configurarse el supuesto previsto en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como quiera que al momento de resolverse esta acción han dejado de ser aplicables las causales de nulidad invocadas en el libelo de la demanda, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 10 Cfr. en este sentido, entre otras, las interpretaciones judiciales de 25 de abril de 2013 (Proceso 50-IP-2013), 11 de septiembre de 2013 (Proceso 95-IP-2013) y 8 de octubre de 2013 (Proceso 183-IP-2013).

Radicación: 11001-03-24-000-2010-00486-00 Demandante: Industria de Alimentos Dos en Uno S.A. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la configuración del supuesto previsto en el inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, PONER FIN al presente proceso con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente Consejera de Estado Consejero de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado Con aclaración de voto CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad