1 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00091 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 11001 03 24 000 2011 00091 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Litisconsortes necesarios: MCNEIL NUTRITIONALS, LLC HEARTLAND CONSUMER PRODUCT LLC Tesis: No es nulo el acto administrativo que negó el registro como marca del signo “SPLENDID” (mixto) para identificar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto que resulta similarmente confundible con la marca “SPLENDA” (mixta) para distinguir productos en las clases 5 y 30 del nomenclátor internacional, previamente registrada por la sociedad MCNEIL-PPC, INC1.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA_________________________ La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad COLOMBINA S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del Código Contencioso 1 El titular actual de las marcas opositoras es la sociedad HEARTLAND CONSUMER PRODUCTS LLC.

Mediante auto de 18 de diciembre de 2018, el despacho vinculó a dicha sociedad en calidad de litisconsorte de la sociedad Mcneil Nutritionals. 2 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00091 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Administrativo - CCA, en contra de la resolución número 63678 de 11 de diciembre de 2009, 15815 de 23 de marzo de 2010, y 50655 de 24 de septiembre de 2010, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio: i) declaró fundada la oposición presentada por la sociedad MCNEIL-PPC, INC; ii) negó el registro como marca del signo “SPLENDID” (mixto) para identificar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; iii) y resolvió los recursos de reposición y apelación en el sentido de confirmar la decisión de negar el registro marcario, respectivamente.

I.

ANTECEDENTES I.1. LA DEMANDA La sociedad COLOMBINA S.A., a través de apoderada, presentó demanda2 en la que formuló las siguientes: I.1.1. Pretensiones “1. Declarar la nulidad de la Resolución No.63578 del 11 de diciembre de 2009 y notificada el 6 de enero de 2010, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No.09- 042.274, mediante la cual se rechazó el registro de la marca SPLENDID (mixta) en la clase 30 internacional. 2.

Declarar la nulidad de la Resolución No. 15815 del23 de marzo de 2010 y notificada el 25 de marzo de 2010, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 09- 042.274, mediante la cual se confirmó la Resolución impugnada No. 63678 y se concedió el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria por Colombina S.A. 3.

Declarar la nulidad de la Resolución No. 50655 del 24 de septiembre de 2010 y notificada el 20 de octubre de 2010, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 09-042.274, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente por Colombina S.A, confirmando el rechazo del registro de la marca SPLENDID (mixta) en la clase 30 internacional. 2 Folios 140 a 182 del expediente físico de la referencia. El proceso se encuentra digitalizado en el índice número 73 de SAMAI. 3 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00091 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.

Que como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho: Se conceda el registro de la marca SPLENDID (mixta) en clase 30 internacional, a nombre de COLOMBINA S.A. Se ordene la inscripción del registro de la marca SPLENDID (mixta) en clase 30 internacional, a nombre de COLOMBINA S.A., en la base de datos de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 5.

Que se ordene a la Nación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.” I.1.2. Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se observan los siguientes: I.1.2.1.

La sociedad Colombina S.A. solicitó el registro como marca del signo “SPLENDID” (mixto) para identificar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, indicando como denominación del signo, únicamente la expresión “SPLENDID”, tal como se observa del formulario de solicitud diligenciado por la actora3.

Dicha solicitud que fue radicada con el número 09042274, y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 605 de 28 de mayo de 2009. I.1.2.2. Contra dicha solicitud la sociedad MCNEIL-PPC, INC presentó oposición con fundamento en sus marcas previamente registradas “SPLENDA”4 (mixtas y nominativas) que identifican productos comprendidos en las clases 5 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.1.2.3. Mediante la resolución número 63678 de 11 de diciembre de 2009, la SIC declaró fundada la oposición y en consecuencia negó el 3 El formulario de solicitud se encuentra en la página 3 del documento Word que contiene los antecedentes administrativos de los actos demandados, digitalizados en el índice número 73 del expediente en SAMAI.

De dicho documento, también se observa que el solicitante reivindicó los siguientes colores: PANTONE 349, PANTONE 072, PANTONE 485, PANTONE 362 Y AMARILLO. 4 Certificados de registro números: 410815, 410818, 410817, 410816, 39744, 410819. 4 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00091 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registro como marca del signo “SPLEDID” (mixto) para identificar productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada de la aquí actora.

I.1.2.4. Contra dicha decisión la sociedad actora presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales se resolvieron mediante las resoluciones números 15818 de 23 de marzo de 2010, y 50655 de 24 de septiembre de 2010, que confirmaron, en ambos casos, la decisión de negar el registro como marca del signo cuestionado. I.1.3.

Normas violadas y concepto de la violación La parte actora estimó que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en el artículo 134, el literal a) del artículo 136, el artículo 154 y el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. Como razones de la vulneración alegada señaló, en síntesis, lo siguiente5: I.1.3.1.

Expuso que es titular de varios registros marcarios “SPLENDID” (nominativos y mixtos) para identificar productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales han sido concedidos por la SIC, así como otros en Perú, y que contrario sensu, la sociedad Mcneil intentó en varias ocasiones el registro como marca del signo “SPLENDA”, sin que la SIC ni la oficina de marcas de Perú lo concediera en todos los casos, y que respecto de aquellos en los que se accedió, la actora presentó la correspondiente oposición. I.1.3.2.

Afirmó que adquirió derechos sobre la marca “SPLENDID” como resultado de los registros marcarios concedidos a su favor en trámites administrativos anteriores, de manera que el signo cuestionado también 5 Folios 140 al 182 del expediente físico de la referencia. 5 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00091 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co debió ser registrado como marca en desarrollo del trámite marcario objeto de estudio, pues además dicho signo posee una larga trayectoria y presencia en el mercado colombiano, por lo tanto, goza de suficiente reconocimiento y distintividad.

Por lo anterior, la SIC olvidó el mejor derecho que le asiste a la actora sobre la marca “SPLENDID”. I.1.3.3. Explicó que como es titular de la marca “SPLENDID” desde 1993, es evidente que posee un mejor derecho respecto de la solicitud de registro de la marca “SPLENDA” para identificar productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza solicitada el 16 de agosto de 2006, y con base en la cual la SIC negó el registro como marca del signo cuestionado.

I.1.3.4. Sostuvo que formuló la solicitud de registro del signo cuestionado en ejercicio del derecho prioritario de que goza, así como por la conexidad competitiva que presentan los productos de la clase 30 para los cuales se solicitó el registro y aquellos relacionados con la galletería, dulcería y preparaciones hechas de harinas que identifica la marca “SPLENDID” a través de los registros obtenidos con anterioridad.

En tal sentido, consideró que la actora puede acceder a nuevos registros del signo “SPLENDID” que impliquen productos conexos. I.1.3.5. Acotó que ante las cancelaciones por no uso que la sociedad Mcneil inició en contra de la marca “SPLENDID” que tuvo como resultado la exclusión de la cobertura de los productos de azúcar y derivados del azúcar, se ha impedido la ampliación del marco de los negocios de la actora, así como la exploración de otras posibilidades de negocio.

A lo cual agregó que la concesión de la marca “SPLENDA” también impide su desarrollo empresarial, por lo que la SIC no debió conceder su registro en un primer momento, pues aquella marca es similarmente confundible con sus marcas “SPLENDID”. 6 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00091 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.1.3.6.

Informó que, en el mes de julio de 2009, y a través de la empresa Yanhaas, la actora adelantó un estudio de mercado en el público consumidor, con el objetivo de determinar el nivel de asociación de las marcas “SPLENDA” y “SPLENDID”, el cual arrojó que en un 81.0% de los encuestado señalaron que bajo el signo cuestionado se podría vender endulzantes dietéticos, y que por esa razón la actora abrió esa nueva línea de producción. Además, sostuvo que su interés en el mercado se evidencia de la solicitud de registro que presentó respecto del signo cuestionado, de manera que negar dicho registro sería limitar injustamente lo derechos del libre desarrollo empresarial y la iniciativa privada de la actora.

I.1.3.7. Trajo a consideración las decisiones emitidas por la SIC en otros trámites marcarios, que en su consideración representan el criterio decantado por esa autoridad, respecto del cual se observa que entre los signos “SPLENDA” y “SPLENDID” de la actora existen similitudes con la virtualidad de causar confusión en el público consumidor; sin embargo, sostuvo que dicha confundibilidad no fue suficiente para evitar la concesión del registro de la marca “SPLENDA”, que en la actualidad representa un obstáculo para conseguir el registro como marca del signo cuestionado.

I.1.3.8. Reiteró que la SIC erró al conceder en un primer momento a la marca “SPLENDA” aun cuando la actora presentó oposición ante esa instancia, y que no ha sido coherente porque en el trámite objeto de estudio, decidió en sentido contrario, al señalar que entre el signo cuestionado y la marca “SPLENDA” sí hay confundibilidad y conexidad competitiva.

Por lo tanto, concluyó que al ser improcedente la concesión inicial de la marca del litisconsorte necesario, la consecuencia directa es que se ordene la inscripción del registro como marca del signo 7 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00091 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “SPLENDID” (mixto) para identificar productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.2. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA I.2.1. La SIC, a través de apoderado judicial, presentó contestación de la demanda en el siguiente sentido6: Sostuvo que entre el signo y la marca confrontados se presentan similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, pues el signo cuestionado reproduce la mayoría de composición ortográfica de las marcas registradas modificando únicamente la desinencia “A” por “ID”, lo cual resulta insuficiente para superar la similitud que se advierte, y que dadas su semejanza en cuanto a la idea que presentan en el consumidor, aquellos no puede coexistir en el mercado.

Agregó que aunque las expresiones cotejadas coinciden en la partícula débiles SPLEND/SPLEND para los productos comprendidos en la clase 30, lo cierto es que ante la coincidencia, existe una posibilidad de que genere riesgo de confusión en el público consumidor, pues la combinación de dicha expresión con otros elementos denominativos resultan en conjunto que no tienen la capacidad para diferenciarlo por lo tanto el signo no logra despertar en el consumidor una idea diferente a la que presentan las marcas opositoras.

Explicó que la similitud no es el único suficiente para establecer confundibilidad entre el signo y la marca cuestionados, pues determinado aquello corresponde verificar si concurre conexión entre los productos que amparan los signos. 6 Folios 195 a 209 del expediente físico de la referencia. 8 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00091 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, señaló que tanto el signo cuestionado como las marcas previamente registradas amparan productos en la clase 30 internacional, y que particularmente entre el producto endulzante y aquellos relacionados con pastelería y galletería, existe complementariedad, pues el consumidor asumirá que el primero es un adicionamiento a los demás, por lo tanto, existe una estrecha relación que generaría confusión en el consumidor.

I.2.2. La sociedad McNElL PPG INC., por intermedio de apoderado judicial, contestó la demanda en los siguientes términos7: Se refirió a la concesión de la marca “SPLENDID” en favor de la actora para el año 1992, advirtiendo que en esa oportunidad la decisión se adoptó en vigencia de la Decisión 313, régimen de propiedad industrial que resulta distinto del conformado actualmente mediante la Decisión 486 de 2000.

Informó que, aunque existe un antecedente en el que se negó el registro de la marca “SPLENDA” para identificar productos en la clase 30 internacional, esto es, las actuaciones surtidas en el expediente por considerarse allá que dicho signo resultó similarmente confundible con la marca “SPLENDID”, lo cierto es que presentó varias acciones de cancelación por no uso respecto de las marcas registradas por la actora, a través de las cuales obtuvo la cancelación parcial de los registros marcarios números 128090 y 192208 de titularidad de la actora, quedando excluida de su cobertura azúcar y derivados del azúcar, endulzantes de bajas calorías y sustitutos del azúcar. 7 Folios 209 al 275 del expediente físico de la referencia. 9 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00091 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que el registro como marca del signo “SPLENDID” para la clase 30 y particularmente para edulcorante o endulzante bajo en caloría, ha sido negada en varias oportunidades por la SIC, pues se trata de una solicitud posterior al registro de “SPLENDA” como marca que comercializa esos mismos productos.

Agregó que únicamente se ha concedido “SPLENDID” para productos relacionados con toda clase de confitería, dulces, galletería y pastelería, respecto de los cuales la actora sí tendría derechos de propiedad industrial, pero no sobre esa marca para comercializar azúcar y los relacionados con endulzantes naturales. Afirmó que los registros marcarios respecto del signo “SPLENDID” concedidos en Perú no son relevantes para el presente asunto, pues la SIC efectúa un examen de registrabilidad individual en ejercicio del principio de autonomía e independencia que le asiste.

Reiteró que ostenta derechos marcarios sobre la marca “SPLENDA” que distingue endulzantes de azúcar de bajas calorías o sustitutos del azúcar, en las clases 5 y 30, tal y como consta en los certificados de registro números 410815, 410816, 410817, 410818, 410819 y 397449, a partir de los cuales le asiste un mejor derecho, el cual fue reconocido en los actos administrativos que negaron el registro como marca del signo “SPLENDID” para identificar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza solicitado por la actora.

Sostuvo que no es cierto que a la actora le asista un derecho como empresa de ampliar el marco de sus negocios, y que por esa razón debió concederse el registro marcario negado a través de los actos demandados, particularmente porque la sociedad Mcneil obtuvo la cancelación parcial de los certificado de registro respecto de ese mismo signo excluyéndose de su cobertura al productos “azúcar”, de manera que la actora no ostenta derechos sobre el signo “SPLENDID” para 10 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00091 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comercializar azúcar, edulcorantes naturales, y endulzantes de bajas calorías, pues reiteró, esos productos fueron excluidos de la cobertura de los registros de titularidad de la actora.

Explicó que la SIC no ha mermado la capacidad productiva de la actora, pues lo cierto es que aquella no había usado las marcas que tenía en su favor respecto de los productos de azúcar y endulzantes de azúcar de bajas calorías comprendidos dentro de la clase 30 internacional, en tanto que tampoco los produce ni comercializa, entonces aquello debe entenderse como una renuncia tácita de su derecho de exclusividad sobre el signo “SPLENDID” para los comentados productos.

Mencionó que la marca “SPLENDID” en la clase 30, que fue se encontraba cancelada parcialmente quedando excluidos de su cobertura los productos de azúcar, por lo que cuando la SIC concedió la marca “SPLENDA” en esa misma clase, la actora no contaba con una solicitud para registro como marca ni una marca registrada que fuera similar o idéntica a “SPLENDA” para productos equivalentes.

Señaló que entre los productos edulcorantes naturales y pastelería, no existe una conexidad competitiva porque el consumidor tiene claro el objetivo de dichos productos, las finalidades son diferentes, y se expenden en establecimientos de comercio distintos. Se refirió a las clases 5 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, señalando en cada una que la actora no tiene derechos ni expectativa de derechos respecto del signo “SPLENDID” porque, en algunos casos, no posee registros marcarios en dichas clases, y en los que sí, aquellos quedaron vigentes excluyendo de su cobertura los productos azúcar y edulcorantes naturales. 11 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00091 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Concluyó aduciendo que la actora no puede pretender como un derecho el hecho de incursionar en el mercado con la expresión “SPLENDID” en productos que fueron excluidos de sus registros por falta de uso, bajo el sustento de que es titular de registros marcarios que amparan productos conexos con azúcar y edulcorantes naturales, respecto de los cuales reiteró, la actora no tuvo derechos o los perdió por el no uso de sus marcas.

Agregó que “SPLENDA” es una marca notoria a nivel mundial, con registros vigentes en más de 80 oficinas de marcas en el mundo, y que por esta razón existen numerosas páginas web que hacen referencia a los productos comercializados bajo dicha marca. Finalmente, en escrito separado formuló la excepción que denominó “inepta demanda por indebida acumulación de hechos” con sustento en que la demanda no presentó el fundamento de hecho como lo exige el artículo 75 del CPC, esto es, debidamente determinado, clasificado y numerado.

Explicó que en el escrito se acumuló más de un hecho, los cuales contiene también una transcripción de los fundamentos de derecho que motivaron los actos administrativos acusados. En consecuencia, solicitó que se declarara probada la excepción y se relevara del estudio de fondo de las pretensiones. I.2.3. El Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal.

I.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Mediante auto de 18 de diciembre de 20188, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión. 8 Folio 559 y reverso del expediente físico de la referencia. 12 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00091 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.3.1 La actora9 reiteró los argumentos planteados en la demanda, particularmente en cuanto a que ostenta derecho sobre el signo “SPLENDID” el cual fue registrado como marca en la clase 30 internacional con anterioridad al registro de las marcas “SPLENDA”, y que, por dicha razón, la SIC debió conceder el registro como marca del signo cuestionado.

I.3.2. El litisconsorte necesario10 reiteró los argumentos formulados con la contestación de la demanda, y particularmente en cuanto al derecho preferente que le asiste a la actual titular de la marca “SPLENDA” para productos que corresponden a endulzantes de bajas calorías o sustitutos del azúcar, mientras que la actora ostenta la titularidad de la marca “SPLENDID”, pero para productos como tortas, galletas y demás preparaciones con harinas y cereales.

Sin embargo, conceder el registro como marca de ese último signo para productos de azúcar, vulneraría el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, pues tal signo resulta similarmente confundible con las marcas previamente registradas por la opositora. I.3.3. El Ministerio Público y la demandada guardaron silencio en esta etapa procesal.

I.4. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 149-IP-201311, en los siguientes términos: 9 Folios 561 a 564 del expediente físico de la referencia. 10 Folios 565 a 581 del expediente físico de la referencia. 11 Folios 510 a 256 del expediente físico de la referencia. 13 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00091 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] La corte consultante no estableció cuáles son las normas a ser interpretadas: de todos modos, manifestó que “la parte actora invocó como normas infringidas los artículos 134, 136 literal a), 154 y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

De oficio, se interpretarán las siguientes normas: artículos 134 literales a), b) y g), 136 literal a) y h), 224, 225, 226, 228 y 229 de la Decisión 486 de 2000.” En dicha interpretación, el Tribunal emitió su criterio y concepto en torno a los siguientes temas: 1) Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. 2) La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. 3) Comparación entre signos mixtos y denominativos. 4) Partículas de uso común en la conformación de signos marcarios. La marca débil. 5) La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. 6) La conexión competitiva. 7) El signo solicitado para registro y anteriormente registrado para otros productos conexos. 8) Autonomía de la oficina de registro marcario al tomar sus decisiones.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA II.1. LOS ACTOS ACUSADOS Se solicita en este proceso la nulidad de las resoluciones números 63678 de 11 de diciembre de 200912, 15815 de 23 de marzo de 201013 y 50655 de 24 de septiembre de 201014 por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio: i) declaró fundada la oposición de la sociedad Mcneil PPC INC; ii) negó el registro como marca del signo “SPLENDID” (mixto) para identificar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; y iii) resolvió el recurso de reposición y en subsidio de apelación en el sentido de confirmar la decisión de negar el registro marcario. 12 Folios 29 a 34 del expediente físico de la referencia. 13 Folios 35 a 39 del expediente físico de la referencia. 14 Folios 40 a 43 del expediente físico de la referencia. 14 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00091 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.2.

LA NORMATIVA APLICABLE De conformidad con la demanda, la contestación y la Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las normas aplicables son los literales a) y h) del artículo 136, así como los artículos 224, 225, 226, 228 y 229 de la Decisión 486 de 2000, cuyo texto es del siguiente tenor: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.” Adicionalmente, el Tribunal andino interpretó de oficio el literal h) del artículo 136, y los artículos 224, 225, 226, 228 y 229 ibidem, cuyo texto es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: […] h)constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. […] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro. 15 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00091 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.

Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.” 16 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00091 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así lo considera esta Sala, pues los argumentos presentados por la actora ponen de presente la eventual ausencia de similitud entre el signo que solicitó para registro, y una marca previamente registrada, de manera que el asunto se ciñe a considerar si entre aquellas existen semejanzas con la virtualidad de generar riesgo de confusión en los consumidores; por lo tanto, la Sala se concentrará en dilucidar si concurrió la alegada vulneración del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, y en consecuencia no se estudiarán los literales del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, por no ser materia de controversia aquello que puede constituir una marca, ni los artículos 154 y 155 por no estar en debate los derechos exclusivos que se adquieren con el registro de los signos como marca.

Esta última determinación es acorde con el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que prescindió de su interpretación. II.3. PROBLEMA JURÍDICO De conformidad con la demanda y sus contestaciones, la Sala deberá resolver los siguientes cuestionamientos: En primer lugar, y de conformidad con la contestación presentada por el litisconsorte necesario, deberá la Sala determinar si el libelo demandatorio no expuso o expone de manera incorrecta los hechos que dan lugar a la presente demanda de tal suerte que dicha circunstancia resulte en la ineptitud sustancial de esta.

Si la respuesta al interrogante anterior es negativa, corresponde a la Sala determinar si entre el signo “SPLENDID” (mixto) para identificar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional 17 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00091 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de Niza15 solicitado por la sociedad Colombina S.A., respecto de la cual se indicó como denominación del signo, únicamente la expresión mencionada, tal como se observa del formulario de solicitud diligenciado por la actora16, y las marcas previamente registradas “SPLENDA” (mixtas y nominativas)17 para distinguir productos las clases 5 y 30 internacional de titularidad de Heartland Consumer Product LLC, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, disposición que exige la comprobación de dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se amparan con el signo y las marcas confrontados, al punto de lograr causar confusión en aquél. Resuelto el anterior cuestionamiento, la Sala deberá establecer si son nulos, por violación de normas superiores, los actos administrativos que negaron el registro como marca del signo “SPLENDID” (mixto) para identificar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad Colombina S.A. De ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento previo, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a ordenar a la SIC que conceda el registro como marca del signo “SPLENDID” (mixto) para identificar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad Colombina S.A. II.4.

EL ANÁLISIS DEL ASUNTO 15 Los productos que pretende amparar el signo son los siguientes en la clase 30 internacional: EDULCORANTES NATURALES. 16 El formulario de solicitud se encuentra en la página 3 del documento Word que contiene los antecedentes administrativos de los actos demandados, digitalizados en el índice número 73 del expediente en SAMAI.

De dicho documento también se observa que el solicitante reivindicó los siguientes colores: PANTONE 349, PANTONE 072, PANTONE 485, PANTONE 362 Y AMARILLO. 17 Certificado de registro números 410815, 410818 (vigente hasta el 29 de mayo de 2019), 410817, 410816, 39744 (vigente hasta el 19 de febrero de 2020), y 410819. 18 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00091 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.4.1.

De la excepción denominada “inepta demanda por indebida acumulación de hechos” formulada por el litisconsorte necesario El litisconsorte necesario formuló la excepción que denominó “inepta demanda por indebida acumulación de hechos” con sustento en que la demanda no presentó el fundamento de hecho como lo exige el artículo 75 del CPC, esto es, debidamente determinado, clasificado y numerado.

Explicó que en el escrito se acumuló más de un hecho, los cuales contiene también una transcripción de los fundamentos de derecho que motivaron los actos administrativos acusados. En consecuencia, solicitó que se declarara probada la excepción y se relevara del estudio de fondo de las pretensiones. Al respecto, la Sala advierte que la excepción formulada no tiene vocación de prosperar en tanto que la actora presentó su demanda con la narración suficiente de los hechos que fundamentan las inconformidades que encuentra en cuanto a la legalidad de los actos administrativos que le negaron su solicitud de registro como marca del signo “SPLENDID” para identificar productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Si bien, en algunos apartes del relato de la actora se encuentran referencias a los fundamentos que motivaron los actos administrativos acusados, lo cierto es que dichas referencias sirven de ilustración en la narrativa de los hechos presentados con la demanda, de manera que no se trata, como lo señala el litisconsorte, de una errada “acumulación de hechos”, ni se trata tampoco de una omisión a la presentación de supuestos fácticos, o una exposición de aquellos que no guarden relación con el asunto que promueve la actora. 19 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00091 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La Sala recuerda que la ineptitud de la demanda deviene del incumplimiento de los requisitos necesarios para su presentación, sin embargo, en el presente asunto la actora sí narró los hechos que dan sustento al proceso de la referencia que ha promovido para desvirtuar la legalidad de las decisiones que negaron el registro como marca del signo “SPLENDID” para identificar productos comprendidos en la clase 30 internacional; es así como la actora expuso en el acápite de hechos, entre otros los siguientes18: Finalmente, valga señalar que, aunque es cierto que en el Código de Procedimiento Civil se determinaron los requisitos para la presentación de las demandas, lo cierto es que el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, a saber, la norma especial aplicable al caso, ciñó el requisito de narración de los hechos en el siguiente sentido: “ARTÍCULO 137.

Contenido de la demanda. Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al tribunal competente y contendrá: 18 La narración de los hechos se encuentra en los folios 142 a 145 del expediente físico de la referencia. 20 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00091 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.

La designación de las partes y de sus representantes. 2. Lo que se demanda. 3. Los hechos u omisiones que sirvan de fundamento de la acción. […]” Por todo lo anterior, la Sala declarará no probada la excepción de inepta demanda formulada por el litisconsorte necesario, en tanto que la actora sí definió los hechos que le sirven de fundamento para promover la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho de la referencia, y así se decidirá en la parte resolutiva de esta sentencia. En consecuencia, corresponde descender al análisis de las normas invocadas como vulneradas por los actos administrativos acusados.

II.4.2. De la violación al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 La normativa comunitaria en comento es clara al señalar que, cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido.

Esta norma busca evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando además los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor, al adquirir un producto y/o servicio, piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho 21 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00091 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co producto y/o servicio tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto y/o servicio, al adquirirlo piense que entre el productor y/o servicio de éste y otra empresa existe una relación o vinculación económica. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos y/o servicios distinguidos por ellos, y tener en cuenta la situación de los usuarios, que variará en función de los productos y/o servicios de que se trate.

En ese orden la Sala al momento de realizar la comparación de los signos en conflicto debe tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino: (i) la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada uno debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica;

(ii) en la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos; (iii) se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues son las semejanzas las que pueden generar el riesgo de confusión o asociación; y (iv) al realizar la comparación es relevante tratar de ubicarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

Ahora bien, la similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: ortográfico, que se presenta por la coincidencia 22 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00091 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de letras en los segmentos a compararse, aumentando el riesgo de confusión el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones; fonético, que ocurre cuando, al ser pronunciados, los signos tienen un sonido similar (la similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones); e ideológica, que se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por otra parte, y en cuanto a la conexión competitiva, debe analizarse el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparen las marcas, para de esta forma establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios sustanciales necesarios para que concurra tal conexión, veamos: i) grado de sustitución, ii) complementariedad, y iii) posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario.

II.4.2.1. El caso concreto Para efectos de determinar si el signo cuestionado “SPLENDID” (mixto) tal como fue solicitado por la actora a través del formulario de solicitud19, incurre en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, la Sala deberá, en primer lugar, establecer si hay identidad o semejanza entre aquel y las marcas opositoras “SPLENDA” (mixtas y nominativas) que puedan generar error en el público consumidor.

De cumplirse con este requisito, deberá evaluarse si existe conexión competitiva entre los productos y servicios que el signo y la marca en disputa distinguen. 19 El formulario de solicitud se encuentra en la página 3 del documento Word que contiene los antecedentes administrativos de los actos demandados, digitalizados en el índice número 73 del expediente en SAMAI. 23 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00091 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Para ello, resulta pertinente corroborar la naturaleza del signo y la marca enfrentados, como se observa a continuación: Signo cuestionado de Colombina S.A.20 (mixto) Para identificar productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza21 Marcas opositoras de Heartland Consumer Products LLC22 SPLENDA (nominativas) Certificados de registro números 410815 y 410816 Para identificar productos en la clase 523 y 3024 de la Clasificación Internacional de Niza (mixtas) Certificados de registro números 410817 y 410819 Para identificar productos en la clase 525 y 3026 de la Clasificación Internacional de Niza Pues bien, una vez verificados el signo cuestionado y las marcas opositoras previamente registradas, inicialmente se encuentra que responden a la naturaleza de signos mixtos y nominativos, por ello la Sala advierte que para abordar el análisis de confundibilidad se debe determinar cuál es el elemento que predomina en las marcas mixtas, 20 Folio 37 del expediente físico de la referencia. De la solicitud presentada por la actora se observa que reivindicó los siguientes colores: PANTONE 349, PANTONE 072, PANTONE 485, PANTONE 362 Y AMARILLO. 21 Los productos de la clase 30 que pretenden identificar el signo son los siguientes: EDULCORANTES NATURALES. 22 Folio 66 del expediente físico de la referencia. 23 Los productos de la clase 5: UN ENDULZANTE BAJO EN CALORÍAS. 24 Los productos de la clase 30: AZÚCAR Y DERIVADOS DEL AZÚCAR, ENDULZANTES DE BAJAS CALORÍAS, SUBSTITUTOS DEL AZÚCAR. 25 Los productos de la clase 5: ENDULZADORES DE AZÚCAR DE BAJAS CALORIAS O SUBSTITUTOS DEL AZÚCAR. 26 Los productos de la clase 30: AZÚCAR, ENDULZADORES DE AZÚCAR DE BAJAS CALORÍAS O SUBSTITUTOS DEL AZÚCAR. 24 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00091 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co atendiendo que, por regla general27, los elementos nominativos prevalecen toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.

En el asunto examinado, de la revisión del signo y la marca opositora se desprende que es el elemento nominativo y no el gráfico el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la cual es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria para las marcas de dicha naturaleza.

Ahora bien, en atención al argumento de la SIC según el cual la partícula “SPLEND” es débil para los productos de la clase 30 internacional, de manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si dicha expresión es de uso común en las clases 5 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza para la fecha de expedición del acto demandado, pues de ser así, aquellas deben ser excluidas del estudio de confrontación28.

Sin embargo, los resultados de la consulta realizada en el Sistema para la Propiedad Industrial – SIPI de la SIC, no arrojan que dicha partícula sea utilizada comúnmente para denominar marcas que identifiquen productos en las clases 5 y 30 internacional29, de modo que la Sala 27 Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 28 Proceso 128-IP-2016, en la que el Tribunal puntualizó: “[…] se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en los signos en conflicto en la clases correspondientes de la Clasificación internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, se deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente, considerando, de ser pertinente y dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo precedente”.

(destacado de la Sala). 29 Consulta realizada el 28 de noviembre de 2024 a través del siguiente vínculo: https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=638683741360444067 En aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022. 25 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00091 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co encuentra que “SPLEND” no es de uso común, así como tampoco resulta descriptiva ni genérica de los productos amparados por el signo y las marcas opositoras en la medida que es una expresión en idioma inglés que no es de conocimiento generalizado en el público consumidor colombiano. Sin embargo, resulta posible considerar que dicha partícula es evocativa de la palabra en idioma castellano “esplendido”, que significa “1. adj.

Magnífico, dotado de singular excelencia”30 y en todo caso, no podría responder a las preguntas pregunta ¿qué es? Y ¿cómo es? el producto correspondiente31. Por todo lo anterior, la confrontación deberá realizarse respecto del signo cuestionado atendiendo al formulario de solicitud diligenciado por la actora32 y la marca opositora en su conjunto denominativo, esto es, “SPLENDID” y “SPLENDA”.

Entonces, en aras de descender a la materia en estudio, es menester precisar que la interpretación prejudicial emitida para el presente asunto enfatiza en que el cotejo respecto de los signos nominativos se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas: “a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. 30https://www.rae.es/drae2001/espl%C3%A9ndido#:~:text=splend%C4%ADdus).,Magn%C3%ADfico%2C %20dotado%20de%20singular%20excelencia 31 Proceso 285-IP-2021. 32 El formulario de solicitud se encuentra en la página 3 del documento Word que contiene los antecedentes administrativos de los actos demandados, digitalizados en el índice número 73 del expediente en SAMAI. 26 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00091 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]”33.

II.4.2.1.1. Dicho lo anterior, corresponde abordar el análisis del signo y las marcas opositoras confrontados respecto de la unidad de las expresiones que las conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura del signo cuestionado y la marca opositora, la Sala observa lo siguiente: Signo cuestionado S P L E N D I D 1 2 3 4 5 6 7 8 Marcas opositoras S P L E N D A 1 2 3 4 5 6 7 II.4.2.1.2.

De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal y del análisis del signo y las marcas opositoras confrontados, la Sala encuentra que entre ellos se observan similitudes significativas desde el punto de vista ortográfico como se verá a continuación: En primer lugar, se advierte que la expresión “SPLENDID”, que corresponde al signo negado para registro a través de los actos administrativos acusados, tiene una extensión de una (1) palabra, ocho (8) letras, seis (6) consonantes (S-P-L-N-D-D), dos (2) vocales (E-I), y dos (2) sílabas (SPLEN-DID). 33 Página 9 de la Interpretación Prejudicial 128-IP-2016 emitida para el presente asunto. 27 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00091 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, “SPLENDA” de las marcas opositoras contiene una extensión de una (1) palabra, siete (7) letras, cinco (5) consonantes (S-P-L-D), dos (2) vocales (E-A) y dos (2) silabas (SPLEN-DA).

En este punto, sea del caso mencionar que para la separación de las silabas en cada una de las expresiones, debe considerarse la regla gramatical, según la cual “toda sílaba debe contener al menos una vocal, que constituye su núcleo. Por lo tanto, toda consonante o secuencia de consonantes situada a principio de palabra forma sílaba con la vocal siguiente”34.

Así las cosas, la Sala encuentra que las expresiones “SPLENDID” y “SPLENDA” guardan similitudes en cuanto a su composición gramatical, principalmente porque el signo cuestionado reproduce la partícula “SPLEND” que conforma la marca opositora, y aporta mayor recordación en la mente del consumidor. En tal sentido, es evidente que existe semejanza en la raíz de las palabras.

A su vez, la Sala encuentra que el signo cuestionado incluye la vocal y la consonante “I-D” en reemplazo de la vocal “A” al final de la expresión, sin que dicha adición resulte suficiente para que el consumidor logre diferenciarlas con suficiencia al encontrarlas en el mercado, y en consecuencia, tampoco logra desvirtuar el riesgo de confusión y asociación que acaecería sobre el consumidor quien podría considerar que 34 Al respecto, la Real Academia de la Lengua Española indica: “[…] En español, donde todas las sílabas deben contener al menos una vocal, la división silábica de las palabras plantea pocas dificultades, debido a que la estructura silábica más común es la formada por una consonante seguida de una vocal: pi.co, sí.la.ba, re.co.gi.do.

No obstante, puesto que existen estructuras silábicas más complejas, y a fin de garantizar la correcta división de las palabras a final de línea por parte tanto de hablantes nativos como de quienes usan el español como lengua extranjera, se resumen a continuación las pautas que rigen la división silábica en español: • En español toda sílaba debe contener al menos una vocal, que constituye su núcleo.

Por lo tanto, toda consonante o secuencia de consonantes situada a principio de palabra forma sílaba con la vocal siguiente: lo.te, gra.so, plie.go; y toda consonante o secuencia de consonantes situada a final de palabra se agrupa con la vocal anterior: a.zul, com.post, ré.cords. • Una consonante entre dos vocales forma sílaba con la vocal posterior: e.ra, pi.so. […]”.

Disponible en https://www.rae.es/ortograf%C3%ADa/como-signo-de-divisi%C3%B3n-de-palabras-a-final-de- l%C3%ADnea#4.1.1.1.1.1. Consultado el 28 de noviembre de 2024. 28 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00091 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co se trata de la misma marca o que es una nueva línea de productos de la sociedad titular de la marca previamente registrada “SPLENDA”.

II.4.2.1.3. Ahora bien, en lo tendiente al aspecto fonético, esta Sala advierte que al pronunciar las expresiones que constituyen el signo y la marca confrontados se encuentran similitudes susceptibles de generar confusión en el público, por cuanto, como se advirtió, el signo cuestionado reproduce totalmente la raíz de la expresión que conforma la marca opositora, con lo cual también resulta coincidente en el elemento que contiene la mayor sonoridad de la marca “SPLENDA”.

Por lo tanto, al momento de apreciar las expresiones confrontadas, los cambios mínimos en cuanto a vocales o consonantes, no constituye un criterio diferenciador que permita al consumidor identificar con suficiente fidelidad los productos que pretenden distinguir el signo cuestionado, así como su origen empresarial, de manera que tampoco le otorga la suficiente distintividad respecto de las demás marcas, y particularmente, frente a la opositora.

A lo anterior se reitera que, la adición de la partícula “ID” en el signo cuestionado no le otorga “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”35, de manera que aquella se encuentra desprovista de distintividad respecto de las marcas previamente registradas.

Al respecto, resulta del caso realizar el siguiente ejercicio de apreciación consecutiva, tal como lo propone la jurisprudencia comunitaria, de la siguiente manera: 35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 11001 03 24 000 20000 6535 01. 29 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00091 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SPLENDID – SPLENDA– SPLENDID - SPLENDA SPLENDID – SPLENDA– SPLENDID - SPLENDA SPLENDID – SPLENDA– SPLENDID - SPLENDA SPLENDID – SPLENDA– SPLENDID - SPLENDA II.4.2.1.4.

En cuanto a la similitud conceptual o ideológica, se tiene que esta hace referencia a la idea o el mensaje que el empresario quiere llevar a la mente del consumidor a través del signo distintivo empleado, de manera que se configura si se trata de una noción similar. En ese orden, la Sala estima que, el signo cuestionado “SPLENDID”, se encuentra constituido por una palabra en idioma inglés cuya traducción en el idioma castellano es “espléndido”, sin embargo, la denominación extranjera lograría servir de raíz equivalente en el idioma castellano36, de modo que la idea que presenta al consumidor es precisamente la de un producto “Magnífico, dotado de singular excelencia”.

Así mismo, se observa que la expresión cotejada resultaría evocativa de la palabra laudatoria “espléndido”. En cuanto a las marcas opositoras “SPLENDA” se trata de una palabra que no contiene significado en idioma castellano ni en idioma extranjero, de manera que debe entenderse como de fantasía. En consecuencia, no hay lugar a realizar el estudio en punto del aspecto conceptual del signo y las marcas confrontados.

Adicionalmente, valga recordar que, de conformidad con lo señalado por la jurisprudencia comunitaria, “[…] Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad, y por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las 36 64-IP-2020. 30 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00091 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marcas idénticas o semejantes […]”37.

Por lo tanto, al encontrarse previamente registrada la marca del litisconsorte necesario “SPLENDA”, aquellas cuentan con una fuerza de oposición considerable respecto de los signos solicitados para registro con posterioridad al suyo y que resulten, como en el presente asunto, similarmente confundibles. II.4.2.1.5. Por lo tanto, al encontrarse similitudes suficientes para generar un riesgo de confusión y/o asociación para el consumidor respecto del signo cuestionado y las marcas opositoras, la Sala considera que en el presente asunto se encontró configurado el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

En este punto resulta necesario traer a colación el criterio adoptado con anterioridad por la Sección en casos análogos38, el cual se prohíja en la presente decisión respecto de la similitud entre las expresiones “SPLENDID” y “SPLENDA”, así: “63. A partir del análisis de la extensión de las marcas sometidas a cotejo y de su composición silábica y gramatical, se puede determinar que las marcas confrontadas se componen de un número igual de sílabas, coinciden en una de sus dos vocales (E) y en 5 de las 6 consonantes que las componen (S, P, L, N y D). 64.

Cabe advertir que la única diferencia radica en sus terminaciones que para la marca solicitada es “DA”, la cual no provee suficientes diferencias frente a la terminación “ID” de la marca “SPLENDID”, de manera que el consumidor pueda diferenciarlas. 65. Esta configuración de los signos permite concluir que gramaticalmente presentan un grado de similitud sustancial y evidente que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor.

Lo anterior se puede confirmar del análisis visual de las marcas en cuestión: 37 Proceso 605-IP-2016. 38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera: i) sentencia de 1 de junio de 2020; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; Radicación 11001-03-24-000-2011-00088-00; ii) sentencia de 16 de diciembre de 2020; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón;

Radicación 11001-03-24-000-2011-00085-00; iii) sentencia de 16 de diciembre de 2020; C.P. Oswaldo Giraldo López; Radicación 11001-03-24-000 2011- 00090-00; iv) sentencia de 1 de abril de 2022; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; Radicación 11001-03- 24-000-2011-00086-00; v) sentencia de 28 de julio de 2022; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés;

Radicación 11001-03-24-000-2011-00087-00. 31 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00091 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SPLENDA – SPLENDID - SPLENDA – SPLENDID SPLENDA – SPLENDID - SPLENDA – SPLENDID SPLENDA – SPLENDID - SPLENDA – SPLENDID SPLENDA – SPLENDID - SPLENDA – SPLENDID - SPLENDA – SPLENDID - 66.

Ahora bien, desde el punto de vista fonético también existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma casi idéntica, conforme se puede apreciar del análisis de las marcas en cuestión, realizado líneas atrás. 67.

En lo atinente al aspecto ideológico, resulta necesario mencionar que las marcas enfrentadas splendid y splenda evocan la misma idea, en tanto que ambas contienen la expresión “SPLEND”, la cual es evocativa de la palabra laudatoria “ESPLÉNDIDO” […]”. II.4.2.1.6. Ahora, para que se encuentre configurada la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto de la norma comunitaria, esto es, la conexión competitiva entre el signo y la marca enfrentados.

Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201839, trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. a) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. 39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009- 00314-00. 32 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00091 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. b) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que, a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva, sin que se requiera de la concurrencia de todos para considerar que se cumple dicha conexidad.

En el caso de estudio, el signo cuestionado “SPLENDID” (mixto) pretende distinguir los siguientes productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “EDULCORANTES NATURALES”. Por su parte, las marcas previamente registradas “SPLENDA” (mixtas y nominativas) distinguen los siguientes productos: Certificado de registro número 410815: los siguientes productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “UN ENDULZANTE BAJO EN CALORÍAS”. 33 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00091 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Certificado de registro número 410817: los siguientes productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “ENDULZADORES DE AZÚCAR DE BAJAS CALORIAS O SUBSTITUTOS DEL AZÚCAR”.

Certificado de registro número 410816: los siguientes productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “AZÚCAR Y DERIVADOS DEL AZÚCAR, ENDULZANTES DE BAJAS CALORÍAS, SUBSTITUTOS DEL AZÚCAR”. Certificado de registro número 410819: los siguientes productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “AZÚCAR, ENDULZADORES DE AZÚCAR DE BAJAS CALORÍAS O SUBSTITUTOS DEL AZÚCAR”.

De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica el signo cuestionado y aquellos que distinguen las marcas opositoras, resultan coincidentes en cuanto a la clase internacional en la que se encuentran, en cuanto a aquellos registros de la opositora en la clase 5 para la cual se solicitó el registro del signo negado, y específicamente guardan relación en lo concerniente a la naturaleza y finalidad de los productos en tanto que en ambos casos se trata de endulzantes y sustitutos del azúcar como los edulcorantes y otros.

En consecuencia, se dirigen al mismo ramo de consumidores, a saber, personas que desean adicionar a sus alimentos o bebidas una opción sustituta al azúcar tradicional, ya sea por ser baja en calorías o por tratarse en estricto sentido de un sustituto de los endulzantes como es el caso de los edulcorantes, con la finalidad de controlar el peso, así como ayudar al tratamiento de enfermedades diabéticas. 34 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00091 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adicionalmente, se advierte que aquellos pueden compartir canales de comercialización y de publicidad, pues los empresarios promocionan esa clase de productos, generalmente, a través de folletos, televisión y prensa; suelen expenderse en los mismos establecimientos de comercio tales como supermercados y en algunos casos farmacias.

Adicionalmente, se observa que los productos resultan sustituibles, pues quien acude al establecimiento de expendio de edulcorantes, ante una reducción del precio, podría considerar adquirir endulzantes bajos en calorías como los de la marca opositora, y ante la similitud entre el signo y la marca, eventualmente asumiría que se trata del mismo empresario con una línea nueva de productos, o que entre los empresarios existen colaboraciones comerciales.

Así las cosas, al existir considerables similitudes entre el signo cuestionado y las marcas opositoras confrontados así como una evidente relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque podrían generar riesgo de confusión y/o asociación que llevaría al consumidor promedio a asumir que: (i) se trata de una misma marca, (ii) que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, o (iii) que los empresarios tienen alguna relación de tipo comercial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la sociedad Colombina S.A. Frente a la confusión directa y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 201540, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: 40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00. 35 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00091 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). […] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]”.

En consecuencia, se encuentran cumplidos en su totalidad los presupuestos de que trata la causal de irregistrabilidad marcaria dispuesta en el literal a) del artículo 136 de 2000. Por lo tanto, se impone negar las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, se mantiene incólume la presunción de legalidad del acto administrativo a través del cual se negó el registro como marca del signo “SPLENDID” para distinguir productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por encontrarse incurso en la causal de irregistrabilidad mencionada.

II.4.2.1.7. Por otra parte, la Sala observa que la actora señaló que le asiste el derecho a obtener el registro como marca del signo cuestionado “SPLENDID”, en la medida que es titular de otros registros marcarios bajo esa misma denominación, pero respecto de productos que en su consideración resultan conexos. Al respecto, se advierte que la Sección ya tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre dicho argumento de la sociedad Colombina S.A. en un 36 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00091 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co caso similar al de la referencia41, por lo que se prohíja el criterio allá adoptado en el siguiente sentido: “De otra parte, en lo concerniente al argumento de la actora, en el sentido de que ella tiene derechos marcarios amparados en Colombia sobre la marca “SPLENDID”, que identifica productos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales tienen conexidad con los productos, que pretende distinguir el signo cuestionado, la Sala estima que no le asiste razón, pues de acuerdo con lo previsto en el literal a), del artículo 136 de la Decisión 486, la protección de la marca opera es frente a las marcas que no sean idénticas o no se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca no pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, pero en el caso sub examine, como ya se dijo, hay lugar a tal confusión o riesgo de asociación por parte del público consumidor, al ser el signo solicitado similar a una marca previamente registrada.

Al respecto, la Sala puntualiza que el hecho de que con anterioridad la SIC hubiera concedido a la actora el registro de la marca “SPLENDID” para amparar productos de las citadas clases 29, 30 y 33, así como el hecho de que la marca esté registrada en Perú, no implican que la Oficina Nacional competente deba acceder obligatoriamente a las pretensiones, toda vez que se trata de solicitudes diferentes así sean de la misma actora y del mismo signo “SPLENDID”, amén de que en este caso se trata de amparar productos de diferente clase42.

Cabe señalar, sobre este asunto, que el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 17-IP-98, advirtió lo siguiente: “[…] Para que la marca pueda gozar de la plenitud de los derechos de propiedad debe someterse en el país respectivo al cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la ley nacional y dentro de ellos naturalmente está el de la solicitud de registro y la sujeción al examen de registrabilidad….

Y allí donde la marca pueda incurrir en causales de irregistrabilidad, no será posible acceder a la protección marcaria[…]”.43 (Destacado fuera de texto). Al efecto es del caso traer a colación la sentencia de 11 de octubre de 200644, en la cual esta Sección precisó que el hecho de que la marca cuestionada se encuentre previamente registrada en otra Clase no implica que la SIC deba acceder obligatoriamente a su registro.

En dicha oportunidad, la Sala sostuvo: “[…] La Sala en primer lugar precisa que el hecho de que con anterioridad la Superintendencia hubiera concedido a la actora el registro de la marca THE 41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de diciembre de 2020; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; radicación 11001-03-24000-2011-00085-00. 42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de octubre de 2006.

C.P. MARTHA SOFIA SANZ TOBON. Radicación núm. 2003-00346. 43 Proceso 17-IP-98 del 21 de abril de 1998 44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de octubre de 2006. C.P. MARTHA SOFIA SANZ TOBON. Radicación núm. 2003-00346. 37 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00091 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co LATIN ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES para amparar productos de las clases 9 y 41 así como el hecho de que la marca esté registrada en los Estados Unidos de América no implica que la Oficina Nacional competente deba acceder obligatoriamente a las pretensiones, toda vez que se trata de solicitudes diferentes así sean del mismo actor y del mismo signo THE LATIN ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES; en el caso presentado además se trata de amparar productos de diferente clase; de otro lado, la marca se concede previo el trámite correspondiente, para ser usada dentro de la jurisdicción del Estado donde se concedió. Sobre el particular ha dicho el mismo Tribunal Andino que: “…para que la marca pueda gozar de la plenitud de los derechos de propiedad debe someterse en el país respectivo al cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la ley nacional y dentro de ellos naturalmente está el de la solicitud de registro y la sujeción al examen de registrabilidad….

Y allí donde la marca pueda incurrir en causales de irregistrabilidad, no será posible acceder a la protección marcaria.” (subrayado propio)”. […]”. (Resaltado fuera de texto). Además, debe aclararse que la obligación de la entidad demandada es estudiar en cada caso particular la registrabilidad o no de los signos solicitados como marcas45, respecto a los productos para los cuales requiere su protección; y, en todo caso, de considerarse que eventualmente la Administración se hubiera equivocado en el análisis de otras solicitudes marcarias, la Jurisprudencia reiteradamente ha señalado que la comisión de un error no puede generar cadena sucesiva de errores46.” Sobre este mismo punto, y en el mismo sentido, en la interpretación prejudicial emitida para el presente asunto, el Tribunal andino determinó lo siguiente: “Н.

El SIGNO SOLICITADO PARA REGISTRO Y ANTERIORMENTE REGISTRADO PARA OTROS PRODUCTOS CONEXOS. La sociedad demandante sostiene que tiene un mejor derecho al registro, ya que ha sido titular de la marca SPLENDID para la clase 30 y otras desde 1993. Afirma que los productos amparados por la marca SPLENDID (clase 30), tienen conexión competitiva con los edulcorantes naturales de la mencionada clase.

Indica que la marca SPLENDID para la clase 30 fue erróneamente cancelada por no uso para los siguientes productos: azúcar, derivados del azúcar y sustitutos del azúcar. Agrega que los actos administrativos demandados son nulos; además, con estos se está impidiendo que la sociedad COLOMBINA S.A. amplie el ámbito de sus negocios. Por otro lado, la sociedad tercera interesada argumenta que por la falta de uso en relación con los edulcorantes naturales, se excluyeron dichos productos del registro de la marca SPLENDID.

Por lo tanto, no se puede sostener que "mantiene el derecho a alegar conexidad competitiva basada en productos sobre los cuales 45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020040006500. 46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2013-00255-00. 38 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00091 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co renunció expresamente al desistir de las solicitudes, o renunció tácitamente por falta de uso lícito legal y posible, o le fue negada por la Oficina Nacional competente ( )".

En este escenario le corresponde al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina realizar ciertas precisiones: 1. El análisis de registrabilidad es una actividad compleja, sistemática e integral, donde están presentes muchos elementos y factores que influyen en la formación del convencimiento de la agencia de registro marcario en cuanto a la concesión o denegación de una solicitud específica.

Entran en juego las reglas de análisis marcario y figuras relevantes como la notoriedad, la distintividad adquirida, la conexidad competitiva, entre muchas otras, que la oficina tiene que sopesar dentro de una visión sistemática para tomar una decisión adecuada. 2. El simple hecho de que una marca registrada ampare productos que se puedan considerar conexos competitivamente con otros, no le da un derecho indefectible o inexorable para el registro de la misma marca en relación con dichos otros productos.

La oficina de registro marcario debe realizar un análisis complejo en los términos explicados anteriormente, y asi determinar si se incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la norma comunitaria, teniendo en cuenta, por supuesto, las oposiciones presentadas. 3. Como los actos administrativos están cobijados por un manto de legalidad, mientras no sea suspendida su vigencia o declarados nulos, seguirán desplegando sus efectos jurídicos.

En el ámbito marcario, en consecuencia, la oficina de registro debe realizar el análisis de registrabilidad teniendo en cuenta la presunción de validez de sus actos administrativos previos y pertinentes. En este sentido, si se llegare a declarar la nulidad de un acto administrativo que soporta una decisión en el ámbito marcario, se tendrían que activar los mecanismos idóneos para la revisión de validez del acto administrativo vinculado, de conformidad con la normativa interna del país miembro.” II.4.2.1.8.

De otro lado, debe la Sala señalar que los argumentos de la actora dirigidos a cuestionar las decisiones que adoptó la SIC en los trámites administrativos que resolvieron las acciones de cancelación por no uso, promovidas por el aquí litisconsorte necesario en contra de las marcas “SPLEDID” de titularidad de la actora, no tienen cabida en el presente asunto en la medida que en este proceso se discute únicamente la legalidad de los actos administrativos que negaron el registro como marca del signo “SPLENDID” para identificar productos en la clase 30.

Así pues, la actora debe promover las correspondientes demandas en ejercicio de los medios de control procedentes, para señalar las irregularidades que en su consideración acaecieron en los actos 39 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00091 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co administrativos que decidieron dichas acciones de cancelación por no uso de sus marcas, que se reitera, no fueron acusados en el presente asunto.

Esta misma consideración le es aplicable a los argumentos de la actora según los cuales, la SIC erró en un primer lugar al conceder el registro como marca del signo “SPLENDA” en las clases 5 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto que los actos que concedieron dichos registros tampoco son el objeto del debate en el presente asunto.

II.4.2.1.9. En el mismo sentido, en cuanto a las consideraciones de las partes sobre el estudio de mercado realizado por la sociedad Yanhaas, el cual obra a folios 101 al 128 del expediente físico de la referencia, esta Sala prohíja la consideración que adoptó esta Sección en un caso análogo, en el que se señaló lo siguiente: “Aunado a lo anterior, cabe señalar que si bien en el expediente obra un estudio de mercado, titulado “ASOCIACIÓN MARCA SPLENDA & SPLENDID”, realizado por YANHAAS, con el objeto de determinar el nivel de asociación entre las marcas “SPLENDA” y “SPLENDID”, lo cierto es que a esta Sala le corresponde realizar el examen de la registrabilidad de las marcas cotejadas, atendiendo a los criterios que se esbozan en la interpretación prejudicial, rendida por el Tribunal en este proceso, la cual es vinculante, de conformidad con el artículo 3547 de la Decisión 472 de 16 de septiembre de 1999 de la Comisión de la Comunidad Andina48”.

(resaltado de la Sala). II.4.2.1.10. De otro lado, en cuanto al argumento del litisconsorte necesario en cuanto a que su marca “SPLENDA” es notoria en tanto que al realizar la búsqueda de esa marca en internet se observan una gran variedad de resultados y sugerencias a la marca, valga señalar que la 47 Artículo 35. El juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal. 48Dicho criterio fue señalado en idénticos términos en la sentencia de 1º de junio de 2020, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00088-00, proceso en el cual coinciden las mismas partes y el argumento sobre el referido estudio de mercado.

Al respecto, se sostuvo: “[…] Aunado a lo anterior, la Sala debe señalar que si bien es cierto que en el expediente obra un estudio de mercado, titulado ASOCIACIÓN MARCA SPLENDA & SPLENDID, realizado por la YANHAAS, con el objeto de determinar el nivel de asociación entre las marcas “SPLENDA” y “SPLENDID”, lo cierto es que a esta Sala le corresponde realizar el examen de la registrabilidad de las marcas cotejadas, atendiendo a los criterios que se esbozan en la interpretación prejudicial, rendida por el Tribunal en este proceso, la cual es vinculante, de conformidad con el artículo 35 de la Decisión 472 de 16 de septiembre de 1999 de la Comisión de la Comunidad Andina […]”. 40 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00091 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co notoriedad de las marcas debe ser suficientemente probada por el titular que la alega.

En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso, así lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial que emitió en el presente asunto, veamos: “[…] 3.8.

La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 3.9. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: "a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; g) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; h) o, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; i)los aspectos del comercio internacional; j) o, la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” 3.10.

En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable".

(destacado de la Sala). En concordancia con lo anterior, la Sala advierte que, revisadas las piezas procesales que conforman el expediente de la referencia, resultó posible afirmar que la sociedad titular de la marca “SPLENDA” para distinguir 41 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00091 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos en la clase 30 internacional, no acreditó la alegada notoriedad de su marca a través de los factores definidos por la jurisprudencia en materia de propiedad industrial ni mediante otro medio probatorio definido por la legislación procesal de este país, de modo que en ningún caso consiguió demostrar que su marca en realidad goza de dicha prerrogativa.

Con todo, valga señalar que efectuada la confrontación del signo cuestionado “SPLEDID” y la marca opositora “SPLENDA”, en aplicación de los criterios dispuesto por la jurisprudencia comunitaria, la Sala logró encontrar similitud con la virtualidad de generar riesgo de confusión y asociación en el público consumidor, por lo que dicho signo se encontró incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, tal como lo encontró la autoridad demandada en su acto administrativo, de modo que no resultó posible el registro como marca del signo mencionado.

Finalmente, ante la irregistrabilidad del signo “SPLENDID” (mixto) para distinguir productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, ciertamente deviene irrelevante si las marcas opositoras en realidad son notorias, pues al no encontrarse registrado el signo que estaría en la condición de causar perjuicio al titular de la marca opositora o causar la disolución de la distintividad de esta última, no resulta necesario considerar una protección adicional y/o especial a la marca del litisconsorte necesario.

II.4.1.11. Finalmente, la Sala debe señalar que los registros concedidos en la oficina de marcas de Perú respecto del signo “SPLENDID” en favor de la actora, no pueden ser considerados en el presente asunto en tanto que cada trámite marcario corresponde a un examen independiente de registrabilidad del signo que se pretende registrar como marca. 42 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00091 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adicionalmente, el Tribunal andino ha sido reiterativo en considerar que las oficinas nacionales actúan en ejercicio de los principios de autonomía e independencia de las demás oficinas de los países miembros y que tampoco se encuentra en la obligación de acoger las determinaciones que hayan adoptado en trámites anteriores.

Al respecto, en la interpretación prejudicial emitida para el presente asunto, señaló lo siguiente: “El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficias de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones.

En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o Oficinas Competentes de los País Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro. En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. […] Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina: esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.” II.4.3.

SOBRE COSTAS 43 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00091 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por otra parte, tras analizar la conducta asumida por las partes de acuerdo con lo indicado en el artículo 171 del CCA, en concordancia con los artículos 361 y 365 del CGP49, la Sala concluye que no se configuran los presupuestos normativos allí previstos, por lo que no se condenará en costas a la parte demandante.

II.4.4. CONCLUSIÓN En ese orden, el examen efectuado le permite concluir a la Sala que entre el signo cuestionado y las marcas opositoras confrontados existen similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión y/o asociación en el consumidor, de manera que el signo “SPLENDID” para identificar productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional se encontró incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, tal como lo decidió la Superintendencia de Industria y Comercio en virtud de los actos administrativos demandados.

Por lo tanto, se negarán las pretensiones de la demanda de la referencia. II.4.4. SOBRE PODERES La Sala reconocerá personería al abogado JOSÉ VICENTE RUIZ GONZÁLEZ como apoderado judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio en los términos y para los efectos del poder a él conferido, obrante en índice número 77 del expediente digital de la referencia en SAMAI.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 49 Aplicables al asunto caso por la remisión del artículo 267 del CCA. 44 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00091 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co FALLA:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda de la referencia.

SEGUNDO: SIN CONDENA en costas, por las razones expuestas.

TERCERO: RECONOCER PERSONERÍA al abogado JOSÉ VICENTE RUIZ GONZÁLEZ como apoderado judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio en los términos y para los efectos del poder a él conferido, obrante en índice número 77 del expediente digital de la referencia en SAMAI.

CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

QUINTO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado Aclaración de voto NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.