CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticuatro (2025) Referencia: Acción de nulidad relativa Número. único de radicación:11001032400020170023100 Demandante: Precisagro S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: Yara Colombia S.A. Temas: Signo Descriptivo - Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo.

Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala1 decide, en única instancia, la demanda presentada por Precisagro S.A.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 38847 de 20 de junio de 2016 y 5641 de 20 de febrero de 2017. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1 Cfr. Folios 62 a 63. La Sala mediante auto de 12 de diciembre de 2017, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020170023100 1. Precisagro S.A.S. en adelante la parte demandante2, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa4, para que se declare la nulidad de la Resolución 38847 de 20 de junio de 2016, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 5641 de 20 de febrero de 2017 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta FERTIABONO que identifica productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Yara Colombia S.A., en adelante, el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones5: “[…] 5.1 Declarar la nulidad de las Resoluciones No. 5641 del 20 de febrero de 2017 y 38847 del 20 de junio de 2016, proferidas por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 15 312626, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por PRECISAGRO SAS., se negó la apelación y en consecuencia se concedió el registro de la marca FERTIABONO en Clase 1 Internacional solicitada por YARA COLOMBIA S.A., según evidencia presentada. 5.2 Como consecuencia de las anteriores declaraciones, solicito se sirva: i) ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio negar el registro de la marca FERTIABONO (mixta), para identificar servicios comprendidos en la clase 1 internacional, concedido dentro del expediente administrativo No. 15 312626. 5.3 En consonancia con lo anterior, sírvase ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que se abstenga de otorgar Certificado de Registro a la marca FERTIABONO o, en caso de que se haya asignado, la cancelación de este. 2 Actuando por intermedio de apoderado.

Cfr. Folios 2 a 3 3 Cfr. Folios 33 a 53 4 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 5 Cfr. Folios 12 a 13 3 Núm. único de radicación: 11001032400020170023100 5.4 Asimismo, solicito se sirva comunicar la sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma ordenando a dicha entidad proceder con su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 5.5 Igualmente, solicito se sirva ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 5.6 Finalmente, solicito se condene en costas a la entidad demandada. […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el 30 de diciembre de 2015, el registro como marca del signo mixto FERTIABONO para distinguir productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

La referida solicitud se publicó el 29 de febrero de 2016, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 739, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante con fundamento en sus marcas con la expresión FERTICROP que identifican productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 38847 de 20 de junio de 2016, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca mixta FERTIABONO para distinguir productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 38847 de 20 de junio de 2016. 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 5641 de 20 de febrero de 2017, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 38847 de 20 de junio de 2016.

Normas violadas 4 Núm. único de radicación: 11001032400020170023100 5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas: 5.1. El literal e) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: Primer cargo: Violación del literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 6.1.

La marca FERTIABONO carece de distintividad intrínseca y extrínseca, al tratarse de un signo inminentemente descriptivo y porque no tiene capacidad de diferenciarse frente a otras marcas utilizadas por terceros para individualizar los mismos productos. 6.2. El hecho de estar compuesto por las partículas "FERTI" y "ABONO", hace que se confunda inevitablemente con productos como fertilizantes y abonos, los cuales son justamente aquellos que el tercero con interés directo en el resultado del proceso identifica con sus marcas en Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza. 6.3.

Si un consumidor se hace a sí mismo la pregunta "cómo es?" el producto identificado con la marca FERTIABONO, evidentemente podrá adivinar que, de manera inequívoca, se trata de un fertilizante o abono. 6.4. La parte demandada no tuvo en cuenta, a la hora de conceder el registro de la marca FERTIABONO, que la parte demandante es titular de numerosos registros marcarios en Colombia que contienen la expresión FERTICROP y, en conjunto, conforman la familia marcaria FERTICROP. Tercer cargo: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 5 Núm. único de radicación: 11001032400020170023100 6.5.

Las marcas cotejadas son confundibles, pues la marca FERTIABONO está compuesta casi en su totalidad por la marca previamente registrada, siendo el único diferenciador la partícula "ABONO", la cual es descriptiva y, por ende, inapropiable. 6.6. Existe similitud desde el punto de vista ortográfico pues las marcas enfrentadas comparten más del 70% de sus elementos ortográficos más característicos. 6.7.

Respecto del aspecto fonético, si bien las marcas se diferencian en la terminación ABONO y CROP, la partícula "FERTI" resulta predominante al compararlas, toda vez que se trata de la misma partícula localizada exactamente en el mismo lugar. 6.8. Desde el punto de vista ideológico, las marcas bajo estudio suponen un innegable parecido, razón por la cual existe una alta potencialidad de confusión ante la cual se verían expuestos los consumidores, toda vez que en términos de significado, alcance, evocación mental y creación de imágenes que subsisten en la mente de estos, las marcas generarían representaciones idénticas. 6.9.

Los productos de las marcas cotejadas son idénticos, se encuentran en la misma Clase y existe una relación de conexidad competitiva en virtud de su intercambiabilidad. Contestación de la demanda 7. La parte demandada6 contestó la demanda7 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 7.1.

Si se realiza una comparación entre las marcas cotejadas, se llega a la conclusión que no existe similitud entre estas y, por lo tanto, se descarta el riesgo 6 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 125 7 Cfr. Folios 106 a 124 6 Núm. único de radicación: 11001032400020170023100 de confusión o asociación para el consumidor, teniendo como consecuencia la legalidad de los actos acusados. 7.2.

Si bien desde los puntos de vista ortográfico y fonético puede hablarse de una eventual similitud entre las marcas teniendo en cuenta las letras que las conforman, tal similitud no tiene la capacidad de causar riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, teniendo en cuenta que la marca mixta FERTIABONO corresponde a una marca evocativa.

Respecto del cargo de violación del literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 7.3. La expresión FERTIABONO es evocativa, más no descriptiva, ya que la combinación del prefijo FERTI y de la expresión ABONO se muestra como una combinación nueva y caprichosa, que se aparta de las características esenciales del producto. Asimismo, el elemento gráfico que acompaña la marca es arbitrario y, como tal, dotado de una especial fuerza distintiva, puesto que no guarda relación alguna con los productos comprendidos en la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza. 7.4.

En el presente caso no se predica monopolio sobre el prefijo FERTI y la expresión ABONO, lo que se predica es de la exclusividad sobre el conjunto considerado como único e indivisible, y como tal dotado de distintividad. 7.5. El prefijo FERTI utilizado como prefijo resulta ser una expresión de uso común para los productos y servicios para los cuales la marca FERTICROP se encuentra registrada. 7.6.

Excluyendo el vocablo FERTI del cotejo marcario, tenemos que no puede concluirse una similitud o identidad entre los signos distintivos cotejados. Tercero con interés directo en el resultado del proceso 7 Núm. único de radicación: 11001032400020170023100 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso8 contestó la demanda9 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 8.1.

La marca concedida involucra elementos adicionales tales como un tipo y color especial de letra y elementos gráficos, que fueron determinantes al momento de hacer el estudio de registrabilidad. 8.2. La composición gramatical de la marca, la cual involucra el prefijo FERTI y el sufijo ABONO, obedece a una combinación caprichosa que no indica de manera directa y clara un producto o alguna característica del mismo. 8.3.

La expresión FERTI es de uso común para la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual no se puede predicar de la misma una supuesta familia de marcas. 8.4. El concepto de familia de marcas no aplica para el caso en estudio, toda vez que, de ser así, la parte demandada no hubiese admitido un gran número de signos distintivos que están acompañados del término FERTI, el cual es de uso común e inapropiable en la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza. 8.5.

El supuesto concepto de familia de marcas podría aplicar para el vocablo FERTICROP, más no para la expresión de uso común FERTI, en donde es evidente que no existe confundibilidad con la marca de su propiedad. Audiencia inicial 9. El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 23 de septiembre de 202010, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) en la audiencia inicial realizada el día 5 de octubre de 202011, declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; se declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares y resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas. 8 Actuando por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 158 9 Cfr. Folios 144 a 157 10 Cfr. Folio 193 11 Cfr. Folios 211 a 226 8 Núm. único de radicación: 11001032400020170023100 Interpretación Prejudicial y alegatos de conclusión 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 17 de enero de 202512: atendiendo a las sentencias de interpretación prejudicial13: 391-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 350-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 261-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; y 45-IP-2022 de 13 de marzo de 2022, actos jurídicos unilaterales de la Comunidad Andina a través del Tribunal de Justicia, aplicables al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial en el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino; consideró: i) procedente dar aplicación a la interpretación sobre el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado y, en consecuencia, no solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y adoptar los criterios jurídicos de las interpretaciones prejudiciales núms. 195-IP- 2018, 208-IP-2020, 496-IP-2019, 509-IP-2019, 203-IP-2020, 391-IP-2022y 344-IP- 2022 proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; ii) prescindió de la audiencia de pruebas y alegaciones y juzgamiento; iii) corrió traslado para alegar; e iv) informó al Ministerio Público para presentar concepto si a bien lo tenía. Alegatos de conclusión 10.1.

La parte demandante14 reiteró los argumentos de la demandada. 10.2. La parte demandada15 reiteró los argumentos de la contestación de la demanda. 10.3. El tercero con interés directo en el resultado del proceso16, reiteró los argumentos de la contestación de la demanda. Concepto del Ministerio Público 11. El Ministerio Público17 no se pronunció en esta etapa procesal. 12 Cfr. Índice 81 del aplicativo web “SAMAI”. 13 Proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y publicadas el 13 de marzo de 2023 en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena números 5146 y 5147. 14 Cfr. Índice 86 del aplicativo web “SAMAI”. 15 Cfr. Índice 88 del aplicativo web “SAMAI”. 16 Cfr. Índice 87 del aplicativo web “SAMAI”. 17 Cfr. Índice 89 del aplicativo web “SAMAI”. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020170023100 II.

CONSIDERACIONES DE LA SALA 12. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) las Interpretaciones Prejudiciales; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; viii) el marco normativo sobre los signos conformados por denominaciones descriptivas y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 13. Vistos el artículo 14918 numeral 8.º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201919, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 14. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos acusados 15.

Los actos acusados son los siguientes: 15.1. La Resolución núm. 38847 de 20 de junio de 2016, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos concedió el registro de la marca mixta FERTIABONO para distinguir productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza. 18 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción […]” 19 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020170023100 15.2.

La Resolución núm. 5641 de 20 de febrero de 2017, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 38847 de 20 de junio de 2016. El problema jurídico 16. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de la misma, la fijación del objeto del litigio y las Interpretaciones Prejudiciales aplicables al caso, determinar: 16.1.

Si las resoluciones núms. 38847 de 20 de junio de 2016 y 5641 de 20 de febrero de 2017, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta FERTIABONO al tercero con interés directo en el resultado del proceso, para identificar “fertilizantes potásicos, fertilizantes fosfato, fertilizantes nitrogenados, abonos potásicos, abonos fosfato, abonos nitrogenados, abonos y fertilizantes químicos, orgánicos e inorgánicos en polvo, granulados, en gel, líquidos sólidos para suelos y plantas, fertilizantes, productos químicos, líquidos, sólidos, en polvo, granulados, en gel, para cultivos agrícolas”, productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran el literal e) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos acusados. 16.2.

En este sentido, se analizará, en primer lugar, si la marca concedida es descriptiva, es decir, si consiste exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos. 16.3.

En segundo lugar, si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida y la marca nominativa FERTICROP que identifica productos de la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020170023100 16.4. En tercer lugar, si la parte demandante es titular de una familia de marcas y, en ese sentido, si la marca concedida contiene elementos que incluyen el rasgo distintivo común de las marcas respecto de las cuales es titular la parte demandante que permitan generar riesgo de confusión o de asociación entre ellas. 20.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos acusados expedidos por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 17. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena20, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200021 de la Comisión de la Comunidad Andina22. 20 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 21 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 22 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento 12 Núm. único de radicación: 11001032400020170023100 Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina23 18.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina24 y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 19. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 20.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 21.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare jurídico comunitario andino. Estas normas del derecho primario y secundario hacen parte del bloque de internacionalidad. 23 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 24 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020170023100 la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 22.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 23. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 24.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretaciones Prejudiciales 344-IP-202225, 195-IP-201826, 391-IP-202227, 208-IP-202028, 509-IP-201929, 496-IP-201930 y 203-IP-202031 25. La Sala procede a destacar los principales criterios relacionados con la interpretación del literal e) artículo 135 literal y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, normas invocadas como violadas por la parte demandante. 25 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 26 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 3817de 20 de noviembre de 2019 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 27 Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 28 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4211 de 14 de abril de 2021 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 29 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4100 de 21 de octubre de 2020 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 30 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4100 de 21 de octubre de 2020 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 31 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4211 de 4 de marzo de 2021 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 14 Núm. único de radicación: 11001032400020170023100 26.

Respecto del literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 200032: “[…] 3.2. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone "No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales he de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios" (lo subrayado es nuestro). 3.3.

Se entiende por expresión laudatoria aquella que alaba, enaltece, exalta, etc. las características de los productos o de los servicios que va a distinguir un signo. A manera didáctica, se hace referencia a que este tema se enlaza con la posibilidad de una publicidad excluyente, en el sentido de que el anunciante resalta su posición de preeminencia y preferencia en el mercado sin hacer ninguna referencia o comparación con otros competidores. 3.4.

La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas, incluidas las expresiones laudatorias referidas a los productos. Sin embargo, los signos compuestos por un vocablo descriptivo o por una expresión laudatoria, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.

A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo o laudatorio y, por lo tanto, su marca sería considerada débil. 3.5. Ahora bien, lo que es descriptivo o laudatorio en una clase determinada puede no serlo así en otra, los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serio en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con Intima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. […].”. 27.

Respecto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 200033: “[…] En segundo lugar, es menester señalar que ambas normas, ya han sido objeto de interpretación por parte del Tribunal, existiendo a la fecha un criterio jurídico interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y alcance, en los siguientes términos: 32 Interpretación Prejudicial 195-IP-2018 33 Interpretación Prejudicial 391-IP-2022 15 Núm. único de radicación: 11001032400020170023100 1 Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética conceptual o ideológica y grafica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1 Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y una marca previamente registrada son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. […] 1.6 Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. en ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. […] 3.

Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 3.1. Cuando en el proceso interno se alegue que existe conexión entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema. 3.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no es determinante para establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486. […] 3.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, la autoridad consultante, en el caso en concreto, deberá analizar el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo agente del mercado. […].”.

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 16 Núm. único de radicación: 11001032400020170023100 28. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Marco normativo relativo a los signos conformados por denominaciones descriptivas 29.

Visto el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, se prohíbe el registro como marcas de signos que consistan en designaciones o indicaciones descriptivas; es decir, signos que informen de manera exclusiva acerca de las características y propiedades de los productos o servicios que pretenden distinguir, tales como, calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, procedencia geográfica, etc.

Lo anterior, por cuanto si dichas características son comunes a los productos o servicios entonces el signo no será distintivo y por ende no será registrable. Análisis del caso concreto 30. De conformidad con los marcos normativos desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en el resultado del proceso, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 31.

En este sentido, el signo y las marcas objeto de estudio son como se muestran a continuación: Marca posteriormente registrada 17 Núm. único de radicación: 11001032400020170023100 Marcas previamente registradas 34 Cfr. Folio 24 35 Cfr. Folio 20 FERTIABONO 34 Titular: YARA COLOMBIA S.A. Certificado núm.: 571910 Clase 1: “fertilizantes potásicos, fertilizantes fosfato, fertilizantes nitrogenados, abonos potásicos, abonos fosfato, abonos nitrogenados, abonos y fertilizantes químicos, orgánicos e inorgánicos en polvo, granulados, en gel, líquidos sólidos para suelos y plantas, fertilizantes, productos químicos, líquidos, sólidos, en polvo, granulados, en gel, para cultivos agrícolas.”35 FERTICROP (Nominativa) Titular: PRECISAGRO S.A.S. Certificado núm.: 417370 Clase 1: “productos químicos destinados a la agricultura tales como fertilizantes minerales, orgánico, inorgánico, para aplicación en la tierra, edáficos, foliares, solubles, mezclas físicas, químicas, fertilizantes compuestos o sencillos, abonos para las tierras y los cultivos en general.” AGUACATE FERTICROP (Mixta) 18 Núm. único de radicación: 11001032400020170023100 Titular: PRECISAGRO S.A.S. Certificado núm.: 440778 Clase 1: “productos químicos destinados a la agricultura tales como fertilizantes minerales, orgánico, inorgánico, para aplicación en la tierra, edáficos, foliares, solubles, mezclas físicas, químicas, fertilizantes compuestos o sencillos, abonos para las tierras y los cultivos en general.”.

PASTO FERTICROP (Mixta) Titular: PRECISAGRO S.A.S. Certificado núm.: 439973 Clase 1: “productos químicos destinados a la agricultura tales como fertilizantes minerales, orgánico, inorgánico, para aplicación en la tierra, edáficos, foliares, solubles, mezclas físicas, químicas, fertilizantes compuestos o sencillos, abonos para las tierras y los cultivos en general.”.

ARROZ FERTICROP (Mixta) Titular: PRECISAGRO S.A.S. Certificado núm.: 440779 Clase 1: “productos químicos destinados a la agricultura tales como fertilizantes minerales, orgánico, inorgánico, para aplicación en la tierra, edáficos, foliares, solubles, mezclas físicas, químicas, fertilizantes compuestos o sencillos, abonos para las tierras y los cultivos en general.”. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020170023100 MAIZ FERTICROP (Mixta) Titular: PRECISAGRO S.A.S. Certificado núm.: 439974 Clase 1: “productos químicos destinados a la agricultura tales como fertilizantes minerales, orgánico, inorgánico, para aplicación en la tierra, edáficos, foliares, solubles, mezclas físicas, químicas, fertilizantes compuestos o sencillos, abonos para las tierras y los cultivos en general.”.

BANANO FERTICROP (Mixta) Titular: PRECISAGRO S.A.S. Certificado núm.: 440785 Clase 1: “productos químicos destinados a la agricultura tales como fertilizantes minerales, orgánico, inorgánico, para aplicación en la tierra, edáficos, foliares, solubles, mezclas físicas, químicas, fertilizantes compuestos o sencillos, abonos para las tierras y los cultivos en general.”.

CITRICOS FERTICROP (Mixta) Titular: PRECISAGRO S.A.S. Certificado núm.: 439975 Clase 1: “productos químicos destinados a la agricultura tales como fertilizantes minerales, orgánico, inorgánico, para aplicación en la tierra, edáficos, foliares, solubles, mezclas físicas, químicas, fertilizantes compuestos o sencillos, abonos para las tierras y los cultivos en general.”. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020170023100 PAPA FERTICROP (Mixta) Titular: PRECISAGRO S.A.S. Certificado núm.: 441320 Clase 1: “productos químicos destinados a la agricultura tales como fertilizantes minerales, orgánico, inorgánico, para aplicación en la tierra, edáficos, foliares, solubles, mezclas físicas, químicas, fertilizantes compuestos o sencillos, abonos para las tierras y los cultivos en general.”.

PALMA FERTICROP (Mixta) Titular: PRECISAGRO S.A.S. Certificado núm.: 439439 Clase 1: “productos químicos destinados a la agricultura tales como fertilizantes minerales, orgánico, inorgánico, para aplicación en la tierra, edáficos, foliares, solubles, mezclas físicas, químicas, fertilizantes compuestos o sencillos, abonos para las tierras y los cultivos en general”.

CAFÉ FERTICROP (Mixta) Titular: PRECISAGRO S.A.S. Certificado núm.: 439976 Clase 1: “productos químicos destinados a la agricultura tales como fertilizantes minerales, orgánico, inorgánico, para aplicación en la tierra, edáficos, foliares, solubles, mezclas físicas, químicas, fertilizantes compuestos o sencillos, abonos para las tierras y los cultivos en general.”. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020170023100 PLATANO FERTICROP (Mixta) Titular: PRECISAGRO S.A.S. Certificado núm.: 441321 Clase 1: “productos químicos destinados a la agricultura tales como fertilizantes minerales, orgánico, inorgánico, para aplicación en la tierra, edáficos, foliares, solubles, mezclas físicas, químicas, fertilizantes compuestos o sencillos, abonos para las tierras y los cultivos en general.”.

TABACO FERTICROP (Mixta) Titular: PRECISAGRO S.A.S. Certificado núm.: 439440 Clase 1: “productos químicos destinados a la agricultura tales como fertilizantes minerales, orgánico, inorgánico, para aplicación en la tierra, edáficos, foliares, solubles, mezclas físicas, químicas, fertilizantes compuestos o sencillos, abonos para las tierras y los cultivos en general.”.

FRIJOL FERTICROP (Mixta) Titular: PRECISAGRO S.A.S. Certificado núm.: 441322 Clase 1: “productos químicos destinados a la agricultura tales como fertilizantes minerales, orgánico, inorgánico, para aplicación en la tierra, edáficos, foliares, solubles, mezclas físicas, químicas, fertilizantes compuestos o sencillos, abonos para las tierras y los cultivos en general.”. 22 Núm. único de radicación: 11001032400020170023100 32.

En ese sentido, la Sala procederá a determinar si la marca concedida FERTIABONO que ampara productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal e) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 33. La Sala seguirá los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relación con el análisis de las causales de irregistrabilidad indicados en los marco normativos expuestos supra.

Del cargo de violación del literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 34. De conformidad con lo indicado en el acápite supra, la Sala considera que el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 prevé las causales de irregistrabilidad absolutas de un signo, con el fin de proteger el interés general en lo que se refiere a que todo signo cumpla con las funciones atribuidas a las marcas, velar por el orden público, la moral y las buenas costumbres y por un sistema de competencia transparente en el mercado36. 35.

Dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en el citado artículo, se encuentra la prevista en el literal e) ibidem, la cual se configura cuando el signo consiste en una indicación o designación descriptiva, que informe de manera exclusiva sobre las características y propiedades de los productos o servicios que pretenden distinguir.

Lo anterior, por cuanto si dichas características son comunes a los productos o servicios entonces el signo no será distintivo y por ende no será registrable. 36. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado sobre la irregistrabilidad de los signos exclusivamente descriptivos y ha considerado que los signos compuestos por uno o más vocablos que individualmente son descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.

Así lo consideró el Tribunal: 36 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de junio de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020130040800 23 Núm. único de radicación: 11001032400020170023100 “[…] Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas.

Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil […].37” (Destacado fuera del texto). 37.

En el mismo sentido, la Sala ha considerado, sobre la aplicación y el alcance de esta causal de irregistrabilidad, explicando que la descriptividad de un signo se predica de la relación directa entre éste y los productos o servicios que pretende identificar. Así, en sentencia de 4 de octubre de 2018, partiendo de la interpretación prejudicial proferida para ese caso, se consideró que: “[…] 2.2.

Los signos descriptivos o conformados por palabras descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Nóvoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. 2.3.

De igual manera, siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo o el conformado por palabras descriptivas no tienen poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende porque el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro de marca, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado. 2.4.

Se incluyen en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. 54.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también sostuvo que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es?” el producto o servicio que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada –por un consumidor promedio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá de establecer la naturaleza descriptiva de la denominación. Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para 37 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 456-IP-2018 de 26 de febrero de 2019 24 Núm. único de radicación: 11001032400020170023100 distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza […].38” (Destacado fuera del texto). 38. En este orden de ideas, la Sala considera que la descriptividad de un signo se predica en relación directa con los productos o servicios que este pretende identificar en el mercado.

En este sentido, resulta necesario analizar el signo solicitado para identificar productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza para así proceder a definir si resulta descriptiva en ella y, por lo tanto, incursa en la causal de irregistrabilidad del literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 39. En el caso concreto, la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza incluye de manera general “[…] Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; compuestos para la extinción de incendios y la prevención de incendios; preparaciones para templar y soldar metales; sustancias para curtir cueros y pieles de animales; adhesivos (pegamentos) para la industria; masillas y otras materias de relleno en pasta; compost, abonos, fertilizantes; preparaciones biológicas para la industria y la ciencia. […]”. 40.

Asimismo, la Sala advierte que la marca concedida ampara los siguientes productos: “[ ] fertilizantes potásicos, fertilizantes fosfato, fertilizantes nitrogenados, abonos potásicos, abonos fosfato, abonos nitrogenados, abonos y fertilizantes químicos, orgánicos e inorgánicos en polvo, granulados, en gel, líquidos sólidos para suelos y plantas, fertilizantes, productos químicos, líquidos, sólidos, en polvo, granulados, en gel, para cultivos agrícolas [ ]”. 41.

Sobre lo anterior, la Sala encuentra que el prefijo FERTI evoca la palabra FERTILIZANTE, la cual corresponde a los productos ofrecidos por la marca cuestionada, a saber, “fertilizantes”39, a saber “[…] adj. Que fertiliza. Sin.: abono, estiércol, mantillo, superfosfato, fimo, nitrato, humus, compost, guano […]”. Lo anterior, permite establecer que el término FERTI evoca FERTILIZANTES, por lo 38 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 4 de octubre de 2018; C.P.Nubia Margoth Peña Garzón; número único de radicación: 39 Consultado en https://dle.rae.es/fertilizante. 25 Núm. único de radicación: 11001032400020170023100 que no describe de manera clara y directa uno de los productos ofrecidos, sino que los evoca. 42.

Ahora bien, la Sala considera que la expresión ABONO es genérica, y no descriptiva, de productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza. Lo anterior, por cuanto la mencionada expresión ABONO corresponde a algunos de los productos incluidos en la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, responde a la pregunta de ¿Qué es? el o los productos que distingue en el mercado y coincide con el nombre con que generalmente se identifican uno de estos productos en el mercado, a saber, abonos. 43.

Adicionalmente, la Sala considera que el prefijo FERTI la expresión ABONO, eran de uso común40, al momento de la solicitud del registro de la marca, para la identificación de productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, hecho que se hace evidente consultada la página web de la entidad demandada: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE FERTIFORRAJE FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES Y SERVICIOS S.A. 246996 1 FERTITEC TQ BRANDS S. DE R. L. 274224 1 FERTIGRO COSMOCEL COSMOCEL S.A. 298961 1 FERTIPLANT GABRIEL JAIME JOSÉ BERNARDO 290257 1 FERTILEADER COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS ROULLIER 349581 1 MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE ABONOS NUTRIMON C.V. MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS S.A MONOMEROS S. A. 275407 1 ABONOS AGS ABONOS AGS SAS 310259 1 ABONO PAZ DEL RIO ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. 518029 1 ABONO VIVO ORGANICOS DE COLOMBIA LA CHAGRA LTDA 521427 1 40 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el 25 de marzo de 2025, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 12 de agosto de 2024). 26 Núm. único de radicación: 11001032400020170023100 CAMPOALEGRE ABONO ORGÁNICO.

INVERSIONES RESTREPO VALENCIA S EN C 439305 1 44. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que: i) la partícula FERTI es evocativa y de uso común para productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza; ii) la palabra ABONO es genérica y de uso común para productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza; iii) dichas expresiones, unidas como prefijo y sufijo, en su conjunto, a saber, FERTIABONO, se muestran como una expresión nueva y caprichos, por lo tiene distintividad intrínseca.

Ello, aunado al elemento gráfico que compone la marca, el cual aporta, en su conjunto, distintividad al diseño; iv) al encontrarse unidas las expresiones FERTI y ABONO, en su conjunto, resultan ser evocativas. 45. Adicionalmente, la Sala precisa que, al concederse la marca FERTIABONO, la cual, como se expuso supra, es distintiva intrínsecamente, no se está otorgando un monopolio sobre las expresiones FERTI y ABONO de manera separada, pues, son de uso común y, en consecuencia, débiles, sino que la exclusividad se predica sobre el conjunto único e indivisible FERTIABONO. 46.

Por lo anterior, la Sala considera que la marca FERTIABONO no está incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 47. De conformidad con lo indicado en el acápite supra, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios 27 Núm. único de radicación: 11001032400020170023100 respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 48.

Esta Sección41, siguiendo los criterios desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”42. 49.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”43. 50.

El Tribunal precisó, en relación con el riesgo de asociación, que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”44. 51. Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre una marca mixta y una marca nominativa y unas marcas mixtas, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de las marcas mixtas, para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto. 52.

En este sentido, la Sala considera que, observando las marcas mixtas, resulta claro que prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la 41 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019;

C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 42 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 43 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016 44 Ibidem. 28 Núm. único de radicación: 11001032400020170023100 impresión general que van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilicen en el mercado para identificar productos de que se trate.

Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 53. Con fundamento en lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación del signo y la marca objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, a saber: “[…] i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el marcado. ii)Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport- e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii)Se debe tener en cuenta que la sílaba tónica de los signos a comparar, pues sí ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 29 Núm. único de radicación: 11001032400020170023100 iv)Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v)Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”45.

(Destacado fuera del texto). 54. Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Para esto, se realizará el cotejo entre la marca mixta FERTIABONO y las marcas mixtas y nominativa FERTICROP, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra. 55.

Ahora bien, la Sala precisa que: i) la expresión FERTI, presente en la marca concedida y las marcas previas, es de uso común para la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza; y ii) la palabra ABONO, presente en la marca concedida, es y genérica respecto de los productos amparados, por lo que, en principio deberían excluirse de cotejo marcario.

Sin embargo, la Sala considera que: i) de excluirse, se reducirían las marcas al punto de hacer imposible el cotejo y las fraccionarían; y ii) comoquiera que la controversia radica en la registrabilidad de una marca que reproduce FERTI, la Sala no las excluirá del cotejo. 56. Asimismo, la Sala advierte que las marcas previamente registradas contienen las palabras: AGUACATE, PASTO, ARROZ, MAÍZ, BANANO, CÍTRICOS, PAPA, PALMA, CAFÉ, PLÁTANO, TABACO y FRIJOL, la cuales se considera que son descriptivas del uso de los productos identificados con estas pues los fertilizantes comercializados con cada una de ellas lo son para fertilizar dichas plantas.

Teniendo en cuenta lo anterior, y comoquiera que su exclusión no hace imposible el cotejo, se excluirán del examen de registrabilidad. 57. En consecuencia, el cotejo marcario se realizará entre las marcas FERTIABONO y FERTICROP. Análisis de los supuestos normativos 45 Cfr. Folios 137 y 138 30 Núm. único de radicación: 11001032400020170023100 Primer supuesto: Identidad o semejanza entre las marcas Comparación Ortográfica 58.

El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de las marcas registradas desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes. 59. La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: MARCA CONCEDIDA F E R T I A B O N O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS F E R T I C R O P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60.

Sobre este aspecto, al comparar los elementos nominativos en su conjunto, se encuentra que la marca concedida está compuesta por una palabra (FERTIABONO), cinco (5) consonantes (F-R-T-B-N) y cinco (5) vocales (E-I-A-O- O). En tanto, las marcas previamente registradas tienen una palabra (FERTICROP), seis (6) consonantes (F-R-T-C-R-P) y tres (3) vocales (E-I-O). 61.

Con base en lo anterior, se evidencia que, si bien las marcas cotejadas comparten la partícula FERTI, este uso común y, por lo tanto, inapropiable en exclusiva por un solo empresario. Es este sentido, resulta necesario analizar la marca en su conjunto y tener en cuenta los elementos adicionales que poseen una 31 Núm. único de radicación: 11001032400020170023100 función diferenciadora en este, toda vez que esto resulta ser determinante en la forma en cómo es percibido el signo distintivo en el mercado por el público consumidor. 62.

En este entendido, la Sala encuentra que, al comparar las marcas de manera sucesiva y sin descomponer los elementos que conforman su conjunto, se evidencia que, si bien existe similitud en su inicio, la marca registrada FERTIABONO contiene la palabra ABONO, lo que le otorga un nivel de distintividad suficiente y evita que se genere una impresión de semejanza desde el punto de vista ortográfico entre las expresiones. 63.

En efecto, las expresiones ABONO de la marca posteriormente registrada y CROP de las previamente registradas, permiten diferenciar las denominaciones, en la medida en que generan una estructura ortográfica disímil dentro de la cual hay un número de letras y de sílabas diferente, así como una secuencia vocálica y consonántica desigual que le otorgan a la marca registrada la suficiente distintividad intrínseca y extrínseca exigida por la normatividad andina.

Comparación Fonética 64. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo distintivo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: FERTIABONO-FERTICROP- FERTIABONO-FERTICROP FERTIABONO-FERTICROP- FERTIABONO-FERTICROP FERTIABONO-FERTICROP- FERTIABONO-FERTICROP 65.

En consecuencia, la Sala considera que, al pronunciarse de viva voz, desde el aspecto fonético, en la marca concedida, el elemento adicional ABONO, le otorga suficiente distintividad, unido, a que la partícula CROP que acompaña las marcas previamente registradas aumentan la diferencia entre las marcas cotejadas. 32 Núm. único de radicación: 11001032400020170023100 66.

Por lo expuesto anteriormente, la Sala advierte que, como se indicó en la comparación ortográfica, la marca concedida tiene elementos disímiles lo que permite que se diferencien fonéticamente de las marcas previas y que se generen una impresión distinta en el público consumidor. Comparación Ideológica 67. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”46, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales los signos distintivos tienen algún significado. 68.

La Sala advierte que la marca posteriormente registrada y las marcas previamente registradas contienen las expresiones FERTIABONO y FERTICROP, las cuales: i) en la marca concedida, si bien contienen las partículas, individualmente consideradas, un significado como se expuso supra; y ii) las marcas previas, adicional a FERTI, evocativa de FERTILIZANTE, contiene CROP, la cual, en inglés, significa “cultivo”47, sin que este sea conocido por el consumidor en Colombia; por lo que, en su conjunto, las expresiones son de fantasía y no puede realizarse el cotejo desde el punto ideológico. 69.

Aunado a lo expuesto, es razonable concluir que un consumidor medio, que se presume informado y razonablemente atento, al encontrarse frente a las marcas cotejadas, tendrá la capacidad para diferenciarlas e identificar que cada una tiene un origen empresarial distinto. 70. De esta forma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, observando las marcas en su conjunto y advirtiendo la existencia de partículas de uso común, sobre las cuales no puede fundarse una similitud, la Sala considera que entre la marca mixta FERTIABONO y las marcas nominativas y mixtas FERTICROP 46 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009 47 Consultado en https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/crop 33 Núm. único de radicación: 11001032400020170023100 no existe identidad ni semejanza de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, motivo por el cual no se cumple con el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 71.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que la marca concedida no resulta semejante a la marca previamente registrada comoquiera que es diferente desde el punto de vista ortográfico y fonético, lo que disminuye cualquier posibilidad de confusión para el consumidor promedio. Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos 72.

La Sala considera que, comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, considerando que no existen en una visión en conjunto semejanzas entre la marca mixta FERTIABONO y las marcas opositoras FERTICROP de las que pueda derivarse un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto de la causal en cuestión relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas cotejadas, habida cuenta que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. 73.

En suma, la Sala concluye, respecto del cotejo entre la marca mixta FERTIABONO y las marcas nominativas y mixtas FERTICROP, que no se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, por lo tanto, la marca mixta FERTIABONO no se encuentra incursa en ninguna causal que impida su registro.

Familia de marcas 74. La Sala advierte que la parte demandante argumentó en el escrito de la demanda, que las marcas previamente registradas hacen parte de una familia de marcas, en la que FERTICROP es el elemento distintivo común. 75. Al respecto, esta Sala advierte que, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que48 la familia de marcas es el conjunto de marcas que 48 Interpretación Prejudicial 413-IP-2019. 34 Núm. único de radicación: 11001032400020170023100 pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona, a saber: “[…] 3.5.

A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado.[…]”. 76.

Atendiendo a lo indicado supra, por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Sala considera que las marcas previamente registradas no contienen elementos que incluyen el rasgo distintivo común de las marcas respecto de las cuales es titular la parte demandante que permitan generar riesgo de confusión o de asociación entre ellas, máxime si en su conformación se encuentra la partícula FERTI que es de uso común para la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, como se explicó líneas atrás. Conclusión 77.

La Sala concluye que, en el caso sub examine, la marca mixta FERTIABONO no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera no es descriptiva respecto de los servicios que pretende amparar. 78. De igual manera, en el caso sub examine, la marca mixta FERTIABONO, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso para identificar productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que no se cumplen los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al no existir identidad o semejanza con las marcas nominativas y mixtas FERTICROP, cuyo titular es la parte demandante. 79.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que 35 Núm. único de radicación: 11001032400020170023100 ampara las resoluciones núms. 38847 de 20 de junio de 2016 y 5641 de 20 de febrero de 2017 y, en consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda.

Condena en costas 80. Visto el numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 36 Núm. único de radicación: 11001032400020170023100 Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.