11001032400020110044400 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00444-00 Referencia. Acción de nulidad relativa Actora: CARTIER INTERNATIONAL AG TESIS: LA MARCA “FIGURATIVA”, OTORGADA EN FAVOR DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, MEDIANTE EL ACTO ADMINISTRATIVO ACUSADO Y CUYA NULIDAD PRETENDE LA ACTORA A TRAVÉS DE LA DEMANDA DE LA REFERENCIA, POR CONSIDERAR QUE ERA SIMILARMENTE CONFUNDIBLE CON SU MARCA MIXTA “C”, SE ENCUENTRA CADUCADA.

POR TAL RAZÓN, RESULTA APLICABLE EL INCISO CUARTO, DEL ARTÍCULO 172, DE LA DECISIÓN 486. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad CARTIER INTERNATIONAL AG, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00444-00 Actora: CARTIER INTERNATIONAL AG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 23755 de 31 de julio de 2007, "Por la cual se decide una solicitud de registro de marca", expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 28 de julio de 2005 la sociedad CUEROS Y ARTÍCULOS DE MARROQUINERIA TIPO EXPORTACIÓN LTDA4 presentó solicitud de registro como marca del signo “FIGURATIVO”, que consiste en el “DISEÑO DE DOS C CONTRAPUESTAS”5, para distinguir productos comprendidos en la Clase 186 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.7 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto 2 En adelante Decisión 486. 3 En adelante SIC. 4 En adelante CAMELI LTDA. 5 En adelante marca “FIGURATIVA”. 6 El signo fue solicitado para identificar los siguientes productos: “[…] Cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales […]”. 7 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00444-00 Actora: CARTIER INTERNATIONAL AG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co riesgo de confundibilidad con la marca mixta “C”, previamente registrada a su favor en la misma Clase. 3º: Que mediante la Resolución núm. 23755 de 31 de julio de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos8 de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca “FIGURATIVA” para distinguir productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que contra la citada decisión interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo rechazados a través de la Resolución núm. 30603 de 24 de septiembre de 2007, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, frente a la cual interpuso recurso de queja, el cual fue resuelto de manera desfavorable mediante la Resolución núm. 6055 de 28 de febrero de 2008, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir la resolución acusada violó los artículos 136, literales a) y h), 137 y 172 de la Decisión 486, por cuanto pasó por alto 8 Hoy Dirección de Signos Distintivos. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00444-00 Actora: CARTIER INTERNATIONAL AG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que la marca figurativa cuestionada es similarmente confundible con su marca previamente registrada.

Indicó que cuenta con un derecho de prioridad respecto del diseño de dos letras contrapuestas en forma de “C”, toda vez que presentó la solicitud de registro del mismo ante la SIC el 29 de agosto de 1979, mientras que la marca cuestionada tuvo lugar el 28 de julio de 2005. Advirtió que de permitirse la coexistencia de las marcas enfrentadas acarrearía en el público consumidor un alto riesgo de confusión, pues la marca previamente registrada es reconocida en el mercado y ostenta un reconocido valor por ser el logo oficial de los productos “CARTIER”.

Adujo que la confusión entre las marcas enfrentadas bajo una impresión desprevenida o detallada es absoluta, pues aquellas son similares, por lo que es indudable que se genere confusión entre los consumidores, máxime si se tiene en cuenta que el elemento gráfico que constituye la marca cuestionada es igual a la de su propiedad. Arguyó que del análisis comparativo entre las marcas en disputa es posible observar que ambas consisten en dos letras “C” contrapuestas, con una misma y particular fuente; y que tal diseño es especialmente 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00444-00 Actora: CARTIER INTERNATIONAL AG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co reconocido en el mercado mundial por ser el distintivo principal de CARTIER.

Sostuvo que en el caso sub examine es notable el aprovechamiento indebido del prestigio de su marca, pues la similitud de las referidas marcas puede confundir al público y llevarlo a pensar que la sociedad CAMELI LTDA. también ofrece sus productos, desviando indebidamente su clientela y provocando que los consumidores dejen de reconocerla como un símbolo de calidad, trayectoria y exclusividad.

Sostuvo que lo pretendido por la citada sociedad es revestir de legalidad la explotación comercial de su marca en beneficio propio, desconociendo así los resultados del esfuerzo comercial que por años ha realizado para poder generar distintividad entre el público consumidor. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal.

Sostuvo que si bien las marcas enfrentadas comparten la letra “C” cada una tiene elementos adicionales que permiten una clara diferenciación entre sí, 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00444-00 Actora: CARTIER INTERNATIONAL AG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co con estructuras únicas y distintivas, sin que se configure riesgo de confusión o asociación en el mercado.

II.2. La sociedad CAMELI LTDA., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificada en debida forma9, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora señaló que el certificado de registró de la marca cuestionada, caducó, por lo que ya no existe derecho alguno para el tercero con interés directo en las resultas del proceso sobre la misma, y no existe en el caso sub examine nulidad alguna que decretar. IV.-2. La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

En efecto, sostuvo que si bien las marcas enfrentadas comparten la letra “C” cada una tiene elementos adicionales que permiten una clara 9 Según consta a folio 290 del expediente físico. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00444-00 Actora: CARTIER INTERNATIONAL AG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co diferenciación entre sí, con estructuras únicas y distintivas, sin que se configure riesgo de confusión o asociación en el mercado.

Manifestó que la letra, que ambas comparten, no puede tener un derecho exclusivo, pues esto recae sobre el diseño completo. IV.-3. El Agente del Ministerio Público solicitó despachar desfavorablemente las súplicas incoadas en la demanda, por cuanto, a su juicio, los cargos alegados no tienen vocación de prosperidad. IV.-4. En esta etapa procesal La sociedad CAMELI LTDA., tercero con interés directo en las resultas del proceso, guardó silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, profirió la Interpretación Prejudicial 397-IP-2022, en la que dio aplicación a la doctrina interpretativa del acto aclarado en los siguientes términos10: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente 10 Proceso 397-IP-2022. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00444-00 Actora: CARTIER INTERNATIONAL AG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020110044400, constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 261-IP-2002, 153-IP-2022, 267-IP- 2022 y 90-IP-2022, de conformidad a la parte considerativa de la presente providencia, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 de 13 de marzo de 2023; 5187 de 22 de mayo de 2023; 5256 de 31 de julio de 2023; y, 5247 de 13 de julio de 2023.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 23755 de 31 de julio de 2007, concedió el registro de la marca “FIGURATIVA”, a la sociedad CAMELI LTDA., para amparar los siguientes productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales […]”.

Al respecto, la demandante alegó que la confusión entre las marcas enfrentadas bajo una impresión desprevenida o detallada es absoluta, 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00444-00 Actora: CARTIER INTERNATIONAL AG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pues aquellas son similares, por lo que es indudable que se genere confusión entre los consumidores, máxime si se tiene en cuenta que el elemento gráfico que constituye la marca cuestionada es igual a la de su propiedad.

Arguyó que del análisis comparativo entre las marcas en disputa es posible observar que ambas consisten en dos letras “C” contrapuestas, con una misma y particular fuente; y que tal diseño es especialmente reconocido en el mercado mundial por ser el distintivo principal de CARTIER. Por su parte, la SIC sostuvo que si bien las marcas enfrentadas comparten la letra “C” cada una tiene elementos adicionales que permiten una clara diferenciación entre sí, con estructuras únicas y distintivas, sin que se configure riesgo de confusión o asociación en el mercado.

El Tribunal bajo el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era dable remitirse a los pronunciamientos comunitarios rendidos en los procesos núms. 261-IP-200211, 153-IP-202212, 267-IP-202213 y 90-IP-202214, en las 11 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 de 13 de marzo de 2023. 12 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5187 de 22 de mayo de 2023. 13 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5256 de 31 de julio de 2023. 14 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5247 de 13 de julio de 2023. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00444-00 Actora: CARTIER INTERNATIONAL AG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que se interpretaron los artículos 136, literales a) y h), 137 y 172 de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]”.

Así las cosas, el texto de las normas aludidas es la siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. […] Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. […] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00444-00 Actora: CARTIER INTERNATIONAL AG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. […]”. Precisado lo anterior, sería del caso entrar a efectuar el análisis de registrabilidad.

Sin embargo, consultado el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada15, se advierte que la marca “FIGURATIVA”, identificada con el certificado de registro núm. 351882, -otorgada en favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, la sociedad CAMELI LTDA-, mediante el acto administrativo acusado, cuya nulidad pretende la actora a través de la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible con su marca mixta “C”, previamente registrada-, se encuentra caducada.

En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 31 de julio de 2017, sin que haya sido renovado, conforme consta en el Sistema 15 www.sipi.sic.gov.co, consultado el 23 de noviembre de 2023 en la página de la SIC de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012 y en el Memorando de Entendimiento, suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00444-00 Actora: CARTIER INTERNATIONAL AG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada, por lo que estaría caducado a la luz del artículo 174 de la Decisión 486, el cual señala: “[…] Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]”.

Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, pierde vigencia. Sobre el particular, el Tribunal en Interpretación Prejudicial 79-IP- 2015, sostuvo lo siguiente: “[…]El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo.

El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar su renovación. Sin embargo, según el artículo 153 de la Decisión 486, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento.

Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00444-00 Actora: CARTIER INTERNATIONAL AG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo.

De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro de la marca sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento. Este Tribunal ha señalado que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionante.

La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquella habrá de limitarse a tales productos o servicios (artículo 153).11 La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática.

Independientemente de cuál haya sido la causa que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad, presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 174 citado.

Si aquella se produjo por falta de renovación y, el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia dispuesto en el artículo 153, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán oposiciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada”.

En cambio, si la caducidad se produjo pasado el periodo de gracia y/o en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona.

A este respecto y, precisando los efectos que en último término produce la caducidad del registro ha dicho el Tribunal: “El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro […]”. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00444-00 Actora: CARTIER INTERNATIONAL AG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca “FIGURATIVA”, por cuanto la misma caducó al no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. En virtud de lo anterior, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, mediante auto de 23 de noviembre de 2023, se les puso de presente lo siguiente: “[…] Llegada la oportunidad procesal de decidir en única instancia el presente proceso, se advierte que la marca “FIGURATIVA” identificada con el certificado de registro núm. 351882, -otorgada en favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, la sociedad CAMELI LTDA., con base en la cual la actora promovió la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible con la marca mixta “C” previamente registrada a su favor-, se encuentra caducada, a la luz del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que el mencionado registro estuvo vigente hasta el 31 de julio de 2017, sin que haya sido renovado, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI- de la entidad demandada.

Comoquiera que dicha información no obra en el expediente y que sin lugar a dudas incidirá en la resolución del asunto, la Sala dispone que, por Secretaría, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y Comercio16, el reporte correspondiente sobre el estado actual del registro marcario núm. 351882, a cuya página se puede acceder directamente, en virtud del Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020.

Efectuado lo anterior, se incorporará al expediente y, en consecuencia, se dará traslado a las partes, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto, si a bien lo tienen. […]”. 16 En adelante SIC 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00444-00 Actora: CARTIER INTERNATIONAL AG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La Sala destaca que aun cuando el traslado ordenado efectivamente se llevó a cabo, las partes y demás sujetos procesales guardaron silencio.

De lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación habilita al juez para dar aplicación a lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172, de la Decisión 486 de 2000, que prevé: “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]”.

(Resaltado fuera de texto) Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales al momento de resolver la demanda la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, impide al juez que conozca de la acción pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00444-00 Actora: CARTIER INTERNATIONAL AG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 200817, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05- IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.

Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”.

Además, el Tribunal, respecto del deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, ha señalado: “[…] -. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. 17 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de enero de 2008;

C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; núm. único de radicación 2002-00442-01. Reiterado en sentencia de 26 de junio de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2012-00295- 00. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00444-00 Actora: CARTIER INTERNATIONAL AG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar. -.Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 95-IP-2013. Decisión de 11 de septiembre de 2013. “Causales de irregistrabildad que hayan dejado de existir al momento de realizarse el examen de registrabilidad (…) «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.

Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales argumentadas para negar el registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso”. -.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 183-IP-2013. Decisión de 8 de octubre de 2013. ANÁLISIS DE CAUSALES QUE HUBIESEN DEJADO DE EXISTIR AL MOMENTO DE REALIZAR UN EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. Tomando en cuenta que la sociedad GAS JEANS S.A.S. (antes GAS EVOLUTION JEANS LTDA.) representada por el señor JAMAL MUSTAFA BASHIR, en su contestación a la demanda expresó que “(…) ya enterados de los registros de la marca comercial BLUE JEANS GAS (M) de la sociedad GROTTO S.P.A. en Bolivia y Perú, 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00444-00 Actora: CARTIER INTERNATIONAL AG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co iniciamos los correspondientes procesos de cancelación por el no uso de dicha marca en estos países los que concluyeron con la cancelación de los mismos y el otorgamiento de los registros a favor de nuestro cliente la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA. (…)”; el Tribunal estima adecuado hacer referencia dicho tema.

Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.

(Resaltado fuera de texto.) Como se observa, el Tribunal ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio de la actora, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, lo cual evitaría un desgaste jurisdiccional. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00444-00 Actora: CARTIER INTERNATIONAL AG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, es importante destacar que dicha disposición resulta aplicable a las acciones de nulidad relativa promovidas contra los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, pues la actora pretende la nulidad de la Resolución núm. 23755 de 31 de julio de 2007, mediante la cual se concedió el registro de la marca “FIGURATIVA”, a favor de la sociedad CAMELI LTDA, tercero con interés directo en las resultas del proceso.

En ese orden de ideas, las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca del tercero, de la cual busca su protección, ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada. Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 201918, en la que se indicó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: “[…] 8.

La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o por cualquier hecho similar […]”.

(Destacado fuera de texto). 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 2009-00622-00. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00444-00 Actora: CARTIER INTERNATIONAL AG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co También se advierte en la citada sentencia, que como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular, en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, resulta evidente que cuando estos derechos dejan de existir, de igual manera desaparece el interés de la actora en que se profiera una decisión que los proteja.

En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad de un registro marcario, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido a la jurisdicción, que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad, comoquiera que ya no existe en cabeza del demandante un derecho subjetivo que pueda ser afectado con los registros marcarios cuestionados y deba ser protegido, sin que ello implique el decaimiento del acto administrativo que otorgó la marca en cuestión. Además, cabe resaltar que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional pierden vigencia. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00444-00 Actora: CARTIER INTERNATIONAL AG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así pues, en el caso bajo examen, como ya se dijo, la marca “FIGURATIVA”, otorgada a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, se encuentra caducada, lo que impide a la Sala hacer pronunciamiento alguno frente a la nulidad de dicha marca en relación con la marca mixta previamente registrada “C” de la actora, habida cuenta que al momento de resolverse esta acción ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada en la demanda.

Frente a este asunto y en relación con la aplicación del inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que al momento de resolver la demanda haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de ésta, la Sección en sentencia de 21 de febrero de 201919, consideró lo siguiente: “[…] Así las cosas, cuando se promueve una demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa, es claro que existe un interés subjetivo del demandante que pretende sea protegido, el cual se encuentra representado en el derecho que ostenta sobre un registro marcario cuya integridad encuentra vulnerada ante la existencia de otro registro que considera es confundible con el suyo.

En esta acción en consecuencia el demandante se cree lesionado en un derecho amparado en una norma jurídica y solicita la nulidad del acto administrativo que estima vulnera sus derechos, en orden a que éstos le sean restablecidos. 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 2009-00622-00. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00444-00 Actora: CARTIER INTERNATIONAL AG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La Sala se referirá entonces a la norma contenida en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, a partir de esta comprensión sobre la naturaleza y finalidad de la acción de nulidad relativa. […] Esta norma impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que resuelva la demanda, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta.

Sobre esta regla, es pertinente hacer las siguientes anotaciones: (i) Es una regla especial, contenida en una norma supranacional, que constituye una excepción al principio general según el cual la legalidad de un acto administrativo se determina a la luz de las circunstancias de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento o existentes al momento de su expedición. Como excepción, es de interpretación restrictiva, y se aplica únicamente atendiendo a la naturaleza y finalidad sui generis de la acción de nulidad relativa.

(ii) Es aplicable en las acciones de nulidad relativa incoadas contra el acto administrativo que concede el registro de una marca, el cual no podrá ser anulado si se dan las circunstancias previstas en la norma. […] (iii) La causal de nulidad invocada deja de ser aplicable, en relación con las acciones de nulidad relativa, por ejemplo si la marca del tercero que invoca la protección de su derecho ha sido cancelada por no uso, o se ha procedido a su caducidad, o ha sido anulada, tal y como lo expuso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación judicial proferida para este asunto.

(iv) Las causales de nulidad invocadas en la demanda deben dejar de ser aplicables al momento de resolverse la acción, es decir, cuando se profiere la sentencia, y no cuando se decide la actuación administrativa. (v) Como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular, en consideración a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, es claro que cuando éstos derechos dejan de existir, igualmente desaparece el interés 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00444-00 Actora: CARTIER INTERNATIONAL AG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del demandante en que se profiera una decisión que los proteja.

En este orden, la existencia de cualquiera de las situaciones que implican que deje de ser aplicable una causal de nulidad relativa, como sería la cancelación por no uso de una marca, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido ante la jurisdicción, que la demanda incoada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar emitir un pronunciamiento de nulidad, como quiera que ya no existe en cabeza del demandante un derecho subjetivo que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y que deba ser protegido.

(vi) La configuración de alguna de las situaciones que hacen inaplicable la causal de nulidad (cancelación por no uso o nulidad de la marca, etc.) no implica que haya decaído el acto administrativo que confirió el registro de una marca por no estimarla confundible con una marca previa (luego cancelada o anulada), pues precisamente la decisión de concederse la marca objeto de demanda se adoptó al considerarse que los registros marcarios existentes no impedían su registro […] Esta circunstancia pone de relieve que no es posible declarar la nulidad del registro acusado, que se estimaba confundible con la marca atrás mencionada, como quiera que al momento de resolverse esta acción ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada en la demanda.

En efecto, al ser cancelada por no uso la marca concedida a la sociedad J. MARBES CARRILLO LTDA., es claro que no es titular del derecho subjetivo por cuya protección se acudió ante esta jurisdicción y, por ende, la demanda que fundamentaba en la existencia del mismo carece actualmente de sustento. […]” (Destacado fuera de texto). Así pues, en el caso concreto se configuró el supuesto de hecho establecido en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, en tanto que la causal de nulidad invocada dejó de aplicarse al haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad del registro de la marca “FIGURATIVA”, por lo cual la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista y, por ende, pondrá fin al proceso, conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00444-00 Actora: CARTIER INTERNATIONAL AG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cabe resaltar que en el caso bajo examen resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta transgresión de los derechos de la demandante desaparezca y, con ella, el motivo de la controversia judicial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00444-00 Actora: CARTIER INTERNATIONAL AG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 15 de diciembre de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.