1 Radicado: 11001-03-24-000-2012-00155-00 Demandante: UNION MEDICAL S.A. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: NULIDAD RELATIVA Radicación: 11001-03-24-000-2012-00155-00 Demandante: UNIÓN MEDICAL S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero Interesado: UNOMEDICAL A/S Tema: Aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión sobre la anulación de un registro, cuando al momento de resolver el litigio ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda interpuesta por la sociedad UNIÓN MEDICAL S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento de derecho establecida en el artículo 85 del CCA, la cual fue adecuada en el auto admisorio de la demanda a la acción de nulidad relativa de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en contra de las resoluciones números: i) 20647 de 26 de agosto de 2005, por la cual se concedió el registro de la marca mixta «UNOMEDICAL», ii) 1735 de 30 de enero de 2007, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición, confirmando y, iii) 10278 de 18 de abril de 2007, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación, también en el sentido de confirmar la resolución 20647 de 26 de agosto de 2005 recurrida, todas expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio1. 1 En adelante, SIC. 2 Radicado: 11001-03-24-000-2012-00155-00 Demandante: UNION MEDICAL S.A. I.- ANTECEDENTES 1.

La demanda La sociedad UNIÓN MEDICAL S.A., a través de apoderado, presentó demanda en la que formuló las siguientes: 1.1. Pretensiones “PRIMERA: Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución Nº 20647 de fecha 26 de agosto de 2005, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el expediente administrativo No. 04-044893.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución Nº 1735 de fecha 30 de enero de 2007, proferida por la Directora de Signos Distintivos, la cual confirmó la resolución Nº 20647 de 2005. TERCERA: Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución Nº 10278 de fecha 18 de abril de 2007, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la cual confirma la resolución Nº 20647 de 2005.

CUARTA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene la cancelación del certificado de registro Nº 336725, correspondiente a la marca UNOMEDICAL, vigente hasta el 26/08/2015 QUINTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A. QUINTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.” 1.2.

Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionaron los siguientes: 1.2.1. La sociedad UNOMEDICAL A/S, solicitó el 14 de mayo de 2004 ante la División de Signos Distintivos de la SIC, el registro de la marca mixta «UNOMEDICAL», para amparar productos de la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, correspondiéndole el número de expediente 04-044893. 1.2.2.

El extracto de la solicitud de registro de la marca fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 546 del 30 de noviembre de 2004, y estando dentro del término legal la sociedad UNIÓN MEDICAL S.A., presentó oposición al registro de la marca mixta «UNOMEDICAL», basándose en el registro de la marca mixta «U.M. UNION MEDICAL» de la clase 10 de la Calificación Internacional de Niza. 3 Radicado: 11001-03-24-000-2012-00155-00 Demandante: UNION MEDICAL S.A. 1.2.3.

La SIC expidió la resolución 20647 del 26 de agosto de 2005, suscrita por la Dirección de Signos Distintivos, mediante la cual declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca mixta «UNOMEDICAL», para distinguir productos de la Clase núm. 10 de la Clasificación Internacional de Niza 1.2.4. La sociedad UNIÓN MEDICAL S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la decisión contenida en dicha resolución. 1.2.5.

Mediante la resolución 1735 del 30 de enero de 2007, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión recurrida. Y posteriormente, mediante la resolución 10278 del 18 de abril de 2007, la SIC resolvió el recurso de apelación presentado resolviendo confirmar la decisión contenida en la resolución núm. 20647 del 26 de agosto de 2005. 1.3.

Normas violadas y concepto de la violación La parte actora manifestó que con el acto controvertido la entidad demandada vulneró las siguientes normas: artículo 134, literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Señaló que la Decisión ibidem fue vulnerada en atención a que era evidente que la marca acusada era semejante con la opositora puesto que: i) existe coincidencia en la sílaba tónica, la cual es la que retiene el consumidor promedio, ii) existe coincidencia en la ubicación de casi todas las vocales y, iii) existe coincidencia en la terminación de las palabras y, por ende, existe confusión para el consumidor con ocasión de las marcas confrontadas y en suma están en el mismo nomenclátor y para los mismos productos.

II. TRÁMITE DEL PROCESO 2.1. Mediante auto de noviembre 19 de 2012 el entonces Magistrado sustanciador admitió la demanda y ordenó la notificación y el traslado correspondiente a la entidad accionada para que contestara, propusiera excepciones y aportara y/o solicitara la práctica de las pruebas. Igualmente ordenó la notificación a la sociedad UNOMEDICAL A/S, y al Ministerio Público. 4 Radicado: 11001-03-24-000-2012-00155-00 Demandante: UNION MEDICAL S.A. 2.2.

De las contestaciones de la demanda 2.2.1. La SIC a través de apoderado contestó la demanda señalando que la marca mixta concedida tenía la sílaba UNO que junto con MEDICAL se convertían en dos fonemas que evidentemente alteraban la pronunciación de toda la marca y por ende era diferente a la marca opositora. 2.2.2. La sociedad UNOMEDICAL A/S, se pronunció dentro del presente proceso a través de apoderado señalando que no existía semejanza entre las marcas enfrentadas en atención a las gráficas de cada una de ellas, lo cual las hacia totalmente diferentes y que en suma las partículas UNO y MEDICAL de la marca acusada generaban una marca completamente distinta a la marca de la demandante.

III. PRUEBAS 3.1. Mediante auto del 11 de junio de 2014 el entonces magistrado sustanciador ordenó abrir el periodo probatorio y se pronunció sobre las pruebas solicitadas, así: 3.1.1. De la SIC Se decretaron como pruebas las documentales aportadas. 3.1.2. Del tercero con interés Solicitó tener como pruebas las obrantes en el expediente. 3.1.3.

De la parte demandante Se decretaron como pruebas las documentales aportadas. IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de noviembre 11 de 2016 se corrió traslado a las partes para que, en el término de diez días, presentaran sus alegatos de conclusión, y al Ministerio Público para que, si a bien lo tenía, presentara concepto. 4.1.

La SIC como entidad demandada mediante escrito del 6 de diciembre de 2016 presentó alegatos de conclusión en el cual reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. 5 Radicado: 11001-03-24-000-2012-00155-00 Demandante: UNION MEDICAL S.A. 4.1.2. La sociedad UNOMEDICAL A/S, como tercero con interés, mediante escrito diciembre 9 de 2016 presentó alegatos de conclusión en el cual reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. 4.1.3.

La sociedad ÚNION MEDICAL S.A., como demandante mediante escrito del 9 de diciembre de 2016 presentó alegatos de conclusión en el cual reiteró los argumentos expuestos en la demanda. 4.1.4 El Ministerio Público no emitió concepto. V. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 520-IP-2015.

VI ACTUACIÓN POSTERIOR Por auto de mayo 23 de 2023, el Magistrado sustanciador ordenó que, por Secretaría, se descargara el reporte del estado actual del certificado de registro marcario 208767, correspondiente a la marca mixta «U.M. UNION MEDICAL», cuyo titular es la sociedad UNIÓN MEDICAL S.A. A partir de ello, se advirtió que la referida marca se encuentra caducada desde el 30 de mayo de 2018, como consecuencia de la falta de renovación de esta.

De este reporte se corrió traslado a las partes entre el 08 y el 13 de junio de 2023, sin que ninguna de ellas hubiere hecho alguna manifestación de conformidad con la constancia secretarial2 de fecha 20 de junio de 2023. VII CONSIDERACIONES DE LA SALA 7.1. Competencia De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia3. 2 Anotaciones números 67 del expediente digital disponible en el aplicativo SAMAI. 3 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 6 Radicado: 11001-03-24-000-2012-00155-00 Demandante: UNION MEDICAL S.A. 7.2.

Aplicabilidad de las causales de nulidad invocadas y el supuesto del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. Ahora bien, aunque en este punto sería procedente efectuar el análisis de legalidad de los actos administrativos de concesión marcaria conforme a las causales de irregistrabilidad en las que supuestamente incurre la marca, para lo cual se realizaría el análisis de confundibilidad entre los signos en cuestión, lo cierto es que la marca mixta «U.M. UNION MEDICAL» identificada con el registro marcario núm. 208769, para distinguir productos comprendidos en la clase 10 Internacional de Niza, otorgada a favor de la sociedad UNIÓN MEDICAL S.A., la cual obra como demandante y cuya marca fue utilizada como opositora para la solicitud de la eventual nulidad de la marca acusada en este proceso, caducó por falta de renovación. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente desde el 29 de mayo de 1998 hasta el 29 de mayo de 2018 conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial SIPI4 de la entidad demandada, así: Acorde con lo anterior en el caso bajo estudio se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca mixta 4 Índice 63 del Sistema de Gestión Documental SAMAI 7 Radicado: 11001-03-24-000-2012-00155-00 Demandante: UNION MEDICAL S.A. «U.M. UNION MEDICAL», cuyo registro fue utilizado como argumento en la oposición y posteriormente para la solicitud de eventual nulidad de la marca acusada, la cual, como ya se explicó supra, caducó por no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. En ese orden la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, disposición que dispone lo siguiente: «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]» (destaca la Sala).

Ahora, bajo estos supuestos, y recordando que la acción ejercida en este caso es la de nulidad relativa, resulta aplicable al presente caso lo dicho por esta Sección en fallo5 de 18 de febrero de 2021, en el que se precisó que cuando la acción de nulidad marcaria que se estudia comporta un claro interés particular, por haber sido promovida frente al acto que ha concedido un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, cuando tales derechos pierden vigencia desaparece también el interés de la actora en que se profiera una decisión que los proteja6.

En años recientes, la Sección Primera ha emitido varias providencias de este tipo7, al encontrar, al momento de proferir su decisión, que la(s) causal(es) invocadas han devenido inaplicables, al producirse un cambio sobreviniente que afecta al registro cuya nulidad se pretendía o a aquel(los) con los que se compara, en vista de su eventual confusión. En particular, la Sección 5 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 18 de febrero de 2021, número único de radicación 2008- 00189-00 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés). 6 En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa ver auto de septiembre 28 de 2017, rad 11001032400020110025800 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés). 7 Ver, entre otras, las sentencias de 21 de febrero de 2019, Rad. 2009-00622-00, de 26 de mayo de 2022, Rad 2010-00416-01 (C.P. Oswaldo Giraldo López, y de 11 de febrero de 2021, Rad. 2002-00037-01 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés). 8 Radicado: 11001-03-24-000-2012-00155-00 Demandante: UNION MEDICAL S.A. uniformemente ha señalado que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando una de las marcas confrontadas ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada8.

De conformidad con la norma comunitaria transcrita, es claro que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del registro marcario.

Ahora bien, es así mismo evidente que el juez a cargo de un proceso de esta naturaleza tiene el deber de verificar la posible configuración del supuesto de hecho previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo, según lo ha precisado repetidamente el Tribunal Andino de Justicia9.

En esa línea, y como ya se dijo, en el caso bajo examen, se verificó que el registro de la marca mixta «U.M. UNION MEDICAL», cuyo titular es la sociedad UNIÓN MEDICAL S.A. y, cuya marca fue utilizada como opositora para la solicitud de la eventual nulidad de la marca acusada en este proceso se encuentra caducado por falta de renovación, circunstancia que fue puesta en conocimiento de las partes, sin que ninguna de ellas hubiere hecho manifestación alguna.

En ese orden de ideas, conforme a lo expuesto, se impone dar por terminado el presente proceso, al configurarse el supuesto previsto en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como quiera que al momento de resolverse esta acción han dejado de ser aplicables las causales de nulidad invocadas en el libelo de la demanda, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de 2021, número único de radicación 2012-00365-00 (C.P. Nubia Margoth Peña Garzón). 9 Cfr. en este sentido, entre otras, las interpretaciones judiciales de 25 de abril de 2013 (Proceso 50-IP-2013), 11 de septiembre de 2013 (Proceso 95-IP-2013) y 8 de octubre de 2013 (Proceso 183-IP-2013). 9 Radicado: 11001-03-24-000-2012-00155-00 Demandante: UNION MEDICAL S.A. FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la configuración del supuesto previsto en el inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, PONER FIN al presente proceso con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Con aclaración de voto CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.