CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00451-00 Referencia. Acción de nulidad relativa Actora: COLOREX COMERCIO E DESENVOLVIMIENTO DE PRODUCTOS LTDA. TESIS: ENTRE LA MARCA CUESTIONADA “DURALATEX” Y LA MARCA OPOSITORA “DURALEX” NO SE ADVIERTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURE UN RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O ASOCIACIÓN PARA EL PÚBLICO CONSUMIDOR, AL TENER TERMINACIONES DIFERENTES.

LA PARTÍCULA “DURA”, QUE HACE PARTE DE LAS MARCAS ENFRENTADAS, ES DE USO COMÚN PARA LOS PRODUCTOS DE LA CLASE 21 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, POR LO QUE RESULTA INAPROPIABLE DE MANERA EXCLUSIVA. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad COLOREX COMERCIO E DESENVOLVIMIENTO DE PRODUCTOS LTDA., mediante apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00451-00 Actora: COLOREX COMERCIO E DESENVOLVIMIENTO DE PRODUCTOS LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Andina2, tendiente a obtener la nulidad de de las resoluciones núms. 31119 de 7 de mayo de 2018, “Por la cual se concede un registro”, expedida por el director (E) de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3; y 12911 de 9 de mayo de 2019, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1°- Que el 28 de diciembre de 2017 la sociedad IMPOEXPORT JPG S.A.S. presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “DURALATEX”, para identificar productos comprendidos en la Clase 214 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. 2°- Que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en que 2 En adelante Decisión 486. 3 En adelante SIC. 4 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos: “[…] Guantes para uso doméstico […]”. 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00451-00 Actora: COLOREX COMERCIO E DESENVOLVIMIENTO DE PRODUCTOS LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co era similarmente confundible con la marca “DURALEX”, previamente registrada a su favor, en la misma Clase. 3º- Señaló que mediante la Resolución núm. 31119 de 2018, el director (E) de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo mixto “DURALATEX”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad IMPOEXPORT JPG S.A.S. 4º- Adujo que contra dicha decisión interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 12911 de 2019, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 134, 135, literal b), y 136, literal a), de la Decisión 486; y 61 de Constitución Política, por cuanto concedió el registro del signo mixto “DURALATEX”, obviando el derecho prioritario que tiene sobre la marca “DURALEX”. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00451-00 Actora: COLOREX COMERCIO E DESENVOLVIMIENTO DE PRODUCTOS LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó que los signos distintivos cotejados no solo comparten la partícula “DURA”, sino que, además, tienen en común la misma terminación, esto es, “TEX” y “LEX”.

Indicó que no es de recibo el argumento expuesto por la SIC en los actos administrativos acusados en el sentido de indicar que la palabra que comprende su marca es arbitraria, mientras que la que contiene la expresión objeto de controversia es evocativa, al estar acompañada de la frase “EL GUANTE QUE SI DURA”, debido a que el carácter de arbitrario o evocativo de una marca, se predica de las partículas a comparar, en este caso, “DURALATEX” y “DURALEX”, mas no de las frases en común que acompaña a una de éstas, máxime si se tiene en cuenta que las frases explicativas que asisten a una marca, eventualmente pueden ser parte de un registro marcario.

Adujo que el registro cuestionado “DURALATEX” está compuesto por siete letras que hacen parte de la marca opositora “DURALEX”, lo que denota que la reproduce en su totalidad, argumento suficiente para concluir que las mismas son confundibles en el mercado. Sostuvo que las marcas confrontadas tienen solamente una consonante diferente, la cual no tiene la capacidad de hacerlas diferentes; que la 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00451-00 Actora: COLOREX COMERCIO E DESENVOLVIMIENTO DE PRODUCTOS LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mayoría de las sílabas son prácticamente iguales, dado que están compuestas por letras idénticas en su parte inicial y final; y que al ser pronunciadas poseen una sílaba tónica coincidente, esto es, “TEX” y “LEX”, en las que recae la acentuación al momento de ser pronunciadas.

Aseguró que no es relevante el hecho de que la expresión censurada solamente pretenda amparar el producto “guantes para uso doméstico”, debido a que este es complementario de los que identifica la marca “DURALEX”, tales como, “los utensilios para uso doméstico”, situación que al ser observada por el público consumidor arribará a la conclusión de que se trata de un mismo titular o fabricante.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por carecer de apoyo jurídico y sustento legal. Para el efecto, manifestó que las marcas enfrentadas usan un prefijo común, esto es, “DURA” el cual es usado por varios agentes del mercado sin que ello cause confusión y/o asociación en el mercado.

Aseguró que entre las marcas enfrentadas “DURALATEX y “DURALEX” existen diferencias desde los puntos de vista ortográfico 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00451-00 Actora: COLOREX COMERCIO E DESENVOLVIMIENTO DE PRODUCTOS LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y fonético, toda vez que tienen diferente extensión, pues la marca cuestionada está conformada por nueve letras y la opositora por siete.

Mencionó que, contrario a lo afirmado por la actora en el escrito contentivo de la demanda, las marcas objeto de controversia sí presentan diferencias en sus terminaciones, comoquiera que la solicitada termina en “TEX” y la opositora en “LEX”, además de que el orden de las consonantes y vocales al pronunciarse hacen que suenen completamente diferente.

Adujo que las marcas cotejadas presentan diferencias conceptuales, toda vez que “DURALATEX” transmite en la mente del consumidor la idea indirecta de unos guantes de látex para uso doméstico que son duraderos. Insistió en que la partícula “DURA”, presente en las expresiones enfrentadas es de uso común para los productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, de manera que esa similitud no puede ser el argumento o criterio para determinar el riesgo de confusión, dado que su uso generalizado como indicativo de las cualidades de los productos a identificar imposibilita que se le adjudique una titularidad en exclusiva. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00451-00 Actora: COLOREX COMERCIO E DESENVOLVIMIENTO DE PRODUCTOS LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.-2.

La sociedad IMPOEXPORT JPG S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificado en debida forma6, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 9 de septiembre de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182A ibidem, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20217, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. 6 Folios 72 y 74 del cuaderno físico principal. 7 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00451-00 Actora: COLOREX COMERCIO E DESENVOLVIMIENTO DE PRODUCTOS LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación de la misma en determinar si las resoluciones núms. 31119 de 2018 y 12911 de 2019, mediante las cuales la SIC concedió el registro como marca del signo mixto “DURALATEX”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran o no lo previsto en los artículos 134, 135, literal b) y 136, literal a), de la Decisión 486.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y la contestación de la misma. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00451-00 Actora: COLOREX COMERCIO E DESENVOLVIMIENTO DE PRODUCTOS LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.1.- La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, además, aseguró que la marca cuestionada “DURALATEX” cumple con todos los requisitos para ser registrable, máxime si se tiene en cuenta que es una marca evocativa que usa la raíz de uso común “DURA” y la partícula “LATEX”, por lo que transmite la idea indirecta al consumidor de un guante de látex duradero.

IV.2.- En esta etapa procesal tanto la actora como el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, en los siguientes términos8: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020190045100, constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial. 8 Proceso 408-IP-2022. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00451-00 Actora: COLOREX COMERCIO E DESENVOLVIMIENTO DE PRODUCTOS LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350- IP- 2022 y 391-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 y 5147 del 13 de marzo de 2023; y 344-IP-2022, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5154 de 12 de abril de 2023.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 31119 de 2018 y 12911 de 2019, concedió el registro de la marca mixta solicitada, “DURALATEX” a la sociedad IMPOEXPORT JPG S.A.S., para distinguir “[…] Guantes para uso doméstico […]”, comprendidos en la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza.

A juicio de la actora, el registro cuestionado “DURALATEX” está compuesto por siete letras que hacen parte de la marca opositora “DURALEX”, lo que denota que la reproduce en su totalidad, argumento suficiente para concluir que las mismas son confundibles en el mercado. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00451-00 Actora: COLOREX COMERCIO E DESENVOLVIMIENTO DE PRODUCTOS LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que las marcas confrontadas tienen solamente una consonante diferente, la cual no tiene la capacidad de hacerlas diferentes; que la mayoría de las sílabas son prácticamente iguales, dado que están compuestas por letras idénticas en su parte inicial y final; y que al ser pronunciadas poseen una sílaba tónica coincidente, esto es, “TEX” y “LEX”, en las que recae la acentuación al momento de ser pronunciadas.

Por su parte, la SIC mencionó que entre las marcas enfrentadas “DURALATEX y “DURALEX” existen diferencias desde los puntos de vista ortográfico y fonético, toda vez que tienen diferente extensión, pues la marca cuestionada está conformada por nueve letras y la opositora por siete. Insistió en que la partícula “DURA”, presente en las expresiones enfrentadas, es de uso común para los productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, de manera que esa similitud no puede ser el argumento o criterio para determinar el riesgo de confusión, dado que su uso generalizado como indicativo de las cualidades de los productos a identificar, imposibilita que se le adjudique una titularidad en exclusiva. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00451-00 Actora: COLOREX COMERCIO E DESENVOLVIMIENTO DE PRODUCTOS LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 408-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 145-IP-20229, 261-IP-202210, 350-IP-202211 y 391-IP-202212, en las que se interpretaron los artículos 134, 145, literal b) y 136, literal a), de la Decisión 486.

Al respecto, la Sala precisa que aunque la actora invocó como vulnerados el artículo 134 ibidem, al exponer el concepto de violación del mismo adujo que la marca del tercero con interés directo en las resultas del proceso resulta similarmente confundible con la marca opositora, es decir, alegó falta de distintividad extrínseca, la cual está prevista en el artículo 136, ibidem13.

En efecto, la parte demandante argumentó que la expresión “DURALATEX” resulta similarmente confundible con la marca previamente registrada “DURALEX”, de la cual es titular. 9 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023. 10 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 de 13 de marzo de 2023. 11 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5303 de 7 de septiembre de 2023. 12 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023. 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00451-00 Actora: COLOREX COMERCIO E DESENVOLVIMIENTO DE PRODUCTOS LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo anterior, el estudio de los supuestos previstos en los artículos 134 y 135, literal b), ibidem, se excluye del problema jurídico a resolver14, comoquiera que en el presente asunto no se está debatiendo el concepto de marca ni la falta distintividad intrínseca.

Así las cosas, el texto de la norma aludida es la siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en los referidos pronunciamientos comunitarios, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00451-00 Actora: COLOREX COMERCIO E DESENVOLVIMIENTO DE PRODUCTOS LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: 15 MARCA MIXTA CUESTIONADA16 DURALEX MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA17 Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta “DURALATEX” como lo es la cuestionada, con una marca nominativa “DURALEX”, a nombre de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en la marca mixta, para lo cual se requiere 15 Se precisa que de conformidad con el formulario de solicitud de registro de la marca cuestionada, visible a folio 81 del cuaderno físico principal, la frase “EL GUANTE QUE SI DURA” es explicativa. 16 Folio 81 del cuaderno físico principal. 17 Folio 10 del cuaderno físico principal. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00451-00 Actora: COLOREX COMERCIO E DESENVOLVIMIENTO DE PRODUCTOS LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca mixta cuestionada, no así las gráficas que lo acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. Cabe precisar que los referidos pronunciamientos comunitarios enfatizan en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00451-00 Actora: COLOREX COMERCIO E DESENVOLVIMIENTO DE PRODUCTOS LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad, prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00451-00 Actora: COLOREX COMERCIO E DESENVOLVIMIENTO DE PRODUCTOS LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en los precitados pronunciamientos comunitarios: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. […]”.

Ahora, según la SIC, la partícula “DURA”, que conforma a las marcas enfrentadas, es de uso común para los productos comprendidos en la 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00451-00 Actora: COLOREX COMERCIO E DESENVOLVIMIENTO DE PRODUCTOS LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que resulta inapropiable de manera exclusiva.

Es del caso señalar que tal y como se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. Así, lo expresó: “[…] 4. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2.

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00451-00 Actora: COLOREX COMERCIO E DESENVOLVIMIENTO DE PRODUCTOS LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultará imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto). 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00451-00 Actora: COLOREX COMERCIO E DESENVOLVIMIENTO DE PRODUCTOS LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, por lo que un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. En el caso sub examine, la Sala comprobó que en la página web de la entidad demandada18, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, figuraban registradas para la citada Clase 21 las siguientes marcas, que contienen la expresión “DURA”: MARCA TITULAR DURAPLAST (MIXTA) LUPESA S.A. DURACHEF (MIXTA) CARLOS ALBERTO BLANCO CAMPOS DURAPLUS (MIXTA) GROUPE SEB ANDEAN S.A. DURASHIELD (NOMINATIVA) AMERICAN PAN COMPANY DURALON (NOMINATIVA) ETERNA S.A. 18 https://sipi.sic.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas el 2 de mayo de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00451-00 Actora: COLOREX COMERCIO E DESENVOLVIMIENTO DE PRODUCTOS LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Lo anterior pone de manifiesto que se trata de una expresión de uso común y débil, respecto de los productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza.

Al ser la expresión “DURA” una partícula de uso común, no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. Sobre el particular, es del caso traer a colación la Interpretación Prejudicial rendida en la sentencia de 11 de junio de 202019, en la que el Tribunal precisó: “[…] 5.7.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. […]” (Resaltado fuera de texto) 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2011-00061-00. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00451-00 Actora: COLOREX COMERCIO E DESENVOLVIMIENTO DE PRODUCTOS LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo tanto, la actora, como titular de una marca con elementos de uso común, esto es, “DURA”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula en marcas de terceros y fundar en esa circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre elementos de uso general20.

Al respecto, la Sala observa que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común “DURA”, que forma parte de las marcas enfrentadas, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que al estar constituidas por una sola palabra éstas no pueden fraccionarse21, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando las expresiones en su conjunto.

Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que las marcas en conflicto cuentan con terminaciones distintas, así 20 Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2010-00023-00), que ahora se prohíja. 21 Regla fijada por la Sala en sentencia de 23 de noviembre de 2023, en la que se precisó lo siguiente: “[…] Por todo lo anterior, la Sala considera que si bien es cierto que las partículas “CA” y “P” deberían ser excluidas del cotejo marcario, comoquiera que son elementos químicos que resultan ser descriptivos, al consistir en ingredientes de los productos que distingue la marca cuestionada, también lo es que al excluirlos dicha marca se reduciría de tal manera que resultaría imposible hacer una comparación, comoquiera que, por un lado, la marca cuestionada está formada por una sola palabra, que no puede ser fraccionada y, por el otro, está compuesta por otros elementos de uso común (“SILI” y “MAG”), como se pasará a explicar a continuación. […]” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2018-00107-00.

Posición que fue reiterada en sentencia de 15 de diciembre de 2023, en la que la Sala sostuvo: “[…] Al respecto, la Sala observa que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común “SILVER”, que forma parte del signo y marca enfrentados, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que dichas expresiones están formadas por una sola palabra, que no pueden ser fraccionadas, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando las marcas en su conjunto. […]” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2019-00406-00. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00451-00 Actora: COLOREX COMERCIO E DESENVOLVIMIENTO DE PRODUCTOS LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co como diferente extensión, secuencia vocálica, consonántica y vocálica, pues “DURALATEX” está compuesta por cuatro (4) sílabas (DU-RA- LA-TEX), nueve (9) letras, cinco (5) consonantes (D-R-L-T-X) y cuatro (4) vocales (U-A-A-E), mientras que “DURALEX” se conforma por tres (3) sílabas (DU-RA-LEX), siete (7) letras, cuatro (4) consonantes (D-R-L-X) y tres (3) vocales (U-A-E).

Cabe mencionar que la marca solicitada, al estar acompañada de otro vocablo al final, como lo es la partícula “LEX”, genera un signo completamente distintivo que lo hace registrable y permite concluir que no hay similitud ortográfica. En efecto, si bien es cierto que las expresiones enfrentadas comparten la partícula de uso común, como lo es “DURA”, la cual, como ya se dijo, puede ser utilizada por cualquier persona para formar sus marcas, también lo es que este vocablo en la marca cuestionada se encuentra combinado de una manera particular y diferente al de la marca previamente registrada, habida cuenta que “DURALATEX” está acompañada al final del vocablo “LATEX”, mientras que “DURALEX” de la partícula “LEX”.

También, cabe precisar, sobre el particular, que la marca cuestionada al estar combinada al final con otro vocablo como lo es la partícula 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00451-00 Actora: COLOREX COMERCIO E DESENVOLVIMIENTO DE PRODUCTOS LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “LATEX”, así como la previamente registrada de la terminación “LEX”, generan unas marcas completamente distintivas y diferentes.

En otras palabras, la expresión “LATEX”, refuerza las diferencias entre las marcas en disputa, dotando a la marca cuestionada de mayor distintividad, otorgándole “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”22, lo que incide en que no se genere riesgo de confusión o asociación. En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que las terminaciones “LEX” de la marca previamente registrada “DURALEX” y “LATEX” de la marca cuestionada “DURALATEX”, les imprimen una sonoridad distinta a los conjuntos resultantes.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: DURALEX - DURALATEX - DURALEX - DURALATEX - DURALEX - DURALATEX DURALEX - DURALATEX - DURALEX - DURALATEX - DURALEX - DURALATEX DURALEX - DURALATEX - DURALEX - DURALATEX - DURALEX - DURALATEX DURALEX - DURALATEX - DURALEX - DURALATEX - DURALEX - DURALATEX 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 11001032400020000653501. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00451-00 Actora: COLOREX COMERCIO E DESENVOLVIMIENTO DE PRODUCTOS LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De lo anterior, se advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan una terminación diferente hace que el impacto visual y fonético no sea similar, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de sufijos distintos le aportan una fuerza distintiva especial a las marcas enfrentadas, lo que las hace registrables, sin que haya lugar a que el consumidor pueda pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que la palabra “DURA”, presente en las expresiones confrontadas, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia23, significa: “[…] 1. f. p. us. duración. (…) Tiempo que dura algo o que transcurre entre el comienzo y el fin de un proceso […]”.

Y la partícula “LATEX”, presente en la marca cuestionada, se define24 como: “[…] 1. m. Jugo propio de muchos vegetales, que circula por los vasos laticíferos, tiene una composición muy compleja y de él se obtienen sustancias tan diversas como el caucho, la gutapercha, etc. El de ciertas plantas es venenoso, como el del manzanillo, el de otras 23 https://dle.rae.es/dura?m=form Consultado el 2 de mayo de 2024. 24 https://dle.rae.es/l%C3%A1tex Consultado el 2 de mayo de 2024. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00451-00 Actora: COLOREX COMERCIO E DESENVOLVIMIENTO DE PRODUCTOS LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co muy acre, como el de la higuera común, y el del árbol de la leche es dulce y utilizable como alimento. […]”.

Por su parte, la palabra “DURALEX”, que conforma la marca previamente registrada, significa25: “[…] De Duralex®, marca reg. 1. m. Vidrio especialmente resistente, muy utilizado en la fabricación de vajillas […]”. En todo caso, la Sala advierte que la marca cuestionada debe tenerse como de fantasía porque la unión de las partículas que la componen no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano, razón por la cual las marcas cotejadas no se pueden cotejar desde este aspecto.

Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca cuestionada, “DURALATEX” es lo suficientemente distintiva y diferente de la previamente registrada. De ahí que tampoco se evidencie vulneración alguna del artículo 61 de la Constitución Política. 25 https://dle.rae.es/duralex?m=form Consultado el 9 de mayo de 2024. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00451-00 Actora: COLOREX COMERCIO E DESENVOLVIMIENTO DE PRODUCTOS LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, esto es, la prevista en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas habida cuenta que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de “distintividad” necesaria y al no existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se transgredieron las normas invocadas como violadas; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “DURALATEX”, para amparar los productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que allí se adoptó. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00451-00 Actora: COLOREX COMERCIO E DESENVOLVIMIENTO DE PRODUCTOS LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00451-00 Actora: COLOREX COMERCIO E DESENVOLVIMIENTO DE PRODUCTOS LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 9 de mayo de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Aclara voto NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.