CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., siete (7) de marzo de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Núm. único de radicación: 11001032400020140049600 Demandante: Sanford Colombia S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Eberhard Faber de Colombia S.A.S. Temas: Causales de irregistrabilidad.

Marcas nominativas. Marca notoria. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide1, en única instancia, la demanda presentada por Sanford Colombia S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 34434 de 31 de mayo de 2012 y 15084 de 3 de marzo de 20142, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. 1 La Sala, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. Cfr. Folios 198 a 199 2 En la Audiencia Inicial se determinó que los actos acusados eran las resoluciones núms. 34434 de 31 de mayo de 2012 y 15084 de 3 de marzo de 2014.

Cfr. Folios 242 a 243. 2 Número único de radicación: 11001032400020140049600 I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Sanford Colombia S.A.3, en adelante la parte demandante, presentó demanda4 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho5, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 49470 de 27 de noviembre de 20086 y 34434 de 31 de mayo de 2012 “Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Directora de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 15084 de 3 de marzo de 2014 “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro de la marca nominativa MONGOL, para identificar los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante, Clasificación Internacional de Niza, a favor de la parte demandante.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones7: “[…] 1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 49470 del 27 de Noviembre de 2008, notificada por edicto del día 09 de Diciembre de 2008 y desfijada el día 22 de Diciembre de 2008, emitida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 04- 108.046, mediante la cual se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Industria Colombiana de Lápices S.A. en liquidación, y negó el registro de la marca MONGOL (Nominativa) en la clase 16 internacional a favor de Berol Corporation. 3 Actuando por intermedio de apoderada.

Cfr. Folio 2 4 Cfr. Folios 80 a 103 5 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 6 En la Audiencia Inicial se determinó que la Resolución núm. 49470 de 27 de noviembre de 2008 no es objeto de control judicial, y en ese sentido, para todos los efectos se tendrá como actos administrativos acusados las resoluciones núms. 34434 de 31 de mayo de 2012 y 15084 de 3 de marzo de 2014.

Cfr. Folio 242. 7 Cfr. Folios 80 y 81 3 Número único de radicación: 11001032400020140049600 2. Declarar la nulidad de la Resolución No. 34434 de fecha 31 de Mayo de 2012, notificada por listo único de notificaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio No. 110 de fecha 13 de Junio de 2012 notificado por Internet el día 20 de Junio de 2012, emitida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 04-108046, mediante la cual se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE LÁPICES S.A. EN LIQUIDACIÓN, y negó el registro como marca nominativa del signo MONGOL, solicitado por la sociedad BEROL CORPORATION para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

Declarar la nulidad de la Resolución No. 15084 de fecha 03 de Marzo de 2014, notificada por listo único de notificaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio No. 010 de fecha 11 de Marzo de 2014, y desfijada el 11 de Abril de 2014, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Intelectual de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 04-108046, mediante la cual se confirmó todo lo expuesto en la Resolución No. 34434. 4.Que como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho: • Se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, anotar la anulación de lo dispuesto en los actos demandados y específicamente que: − Se revoque la decisión contenida en la Resolución 49470 de fecha 27 de Noviembre de 2008. − Se revoque la decisión contenida en la Resolución 34434 de fecha 31 de Mayo de 2012. − Se revoque la decisión contenida en la Resolución 15084 de fecha 03 de Marzo de 2014. − Se conceda el registro de la marca MONGOL en favor de la sociedad Sanford Colombia S.A. […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Berol Corporation solicitó, el 27 de octubre de 2004, el registro como marca del signo nominativo MONGOL para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

La referida solicitud se publicó, el 29 de abril de 2005, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 551, la cual fue objeto de oposición por parte de Industria Colombiana de Lápices S.A. - en liquidación, con fundamento en su marca 4 Número único de radicación: 11001032400020140049600 nominativa MONGOL que identifica productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3.

El 9 de junio de 2008, Industrial Colombiana de Lápices S.A. en liquidación, presentó solicitud de transferencia de su marca MONGOL con certificado núm. 249339, a favor de Eberhard Faber de Colombia S.A. 4.4. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante de la Resolución núm. 49470 de 27 de noviembre de 2008, declaró fundada la oposición presentada por Industria Colombiana de Lápices S.A. - en liquidación, y, negó el registro como marca del signo denominativo MONGOL para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por Berol Corporation, por presentar identidad con la marca nominativa previamente registrada. 4.5.

Berol Corporation presentó, el 30 de diciembre de 2008, recurso de reposición y, en subsidio, de apelación en contra de la Resolución núm. 49470 de 27 de noviembre 4.6. La Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 34434 de 31 de mayo de 2012, resolvió el recurso de reposición en el sentido de: i) revocar la Resolución núm. 49470 de 27 de noviembre de 2008; ii) declarar infundada la oposición presentada por Industria Colombiana de Lápices S.A. - En Liquidación; y iii) negar el registro como marca del signo denominativo MONGOL para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por Berol Corporation. 4.7.

Berol Corporation presentó, el 27 de junio de 2012, recurso de apelación contra de la Resolución núm. 34434 de 31 de mayo de 2012. 4.8. Berol Corporation traspasó, el 18 de septiembre de 2012, la solicitud de registro como marca del signo nominativo MONGOL a la parte demandante. 4.9. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 15084 5 Número único de radicación: 11001032400020140049600 de 3 de marzo de 2014, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 34434 de 31 de mayo de 2012. 6 Número único de radicación: 11001032400020140049600 Normas violadas 5.

La parte demandante indicó la vulneración de los artículos 154, 155, 156, 166, 167, los literales a), c), f) y k) del artículo 228 y 235 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486 de 20008. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: Violación del artículo 228 de la Decisión 486 de 2000 6.1.

Manifestó que la notoriedad de la marca MONGOL de Eberhard Faber de Colombia S.A.S.9, en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se reconoció con base de pruebas inconducentes, impertinentes e inútiles para demostrarla. 6.2. Adujo que, dichas pruebas tampoco permitían demostrar los presupuestos previstos en el artículo 228 de la Decisión 486 de 2000 y, por ende, tampoco podría aplicarla para resolver el caso sub examine ni a otros trámites administrativos de los cuáles la parte demandada tuvo conocimiento. 6.3.

Indicó que la parte demandada violó el artículo 235 de la Decisión 486 de 2000 al reconocer la notoriedad de la marca MONGOL de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, toda vez que, a su juicio, la notoriedad no fue solicitada por el titular legítimo de la marca notoria; y no se demostró que la marca era notoria al momento de la presentación de la solicitud de registro presentado por la parte demandante, esto es, en el año 200410. 8 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” 9 La sociedad Industria Colombiana de Lápices S.A., cedió el registro de la marca nominativa MONGOL a la sociedad Eberhard Faber de Colombia S.A.S. (antes Eberhard Faber de Colombia EU), tercero con interés directo en el resultado del proceso, el 12 de junio de 2008.

Cfr. Folios 87, 91, 122, y 132 a 138. 10 Ibidem. 7 Número único de radicación: 11001032400020140049600 6.4. Indicó que no hay pruebas que acrediten que el tercero con interés directo en el resultado del proceso haya usado la marca cuya notoriedad se declaró, ni que la misma se venía usando antes de que la adquiriera dicho tercero. 6.5.

Señaló que muchas de las pruebas usadas por el tercero con interés directo en el resultado de proceso, corresponden a la marca nominativa MONGOL y su uso en el exterior por parte de compañías que no guardan ninguna relación con este tercero y que, por el contrario, sí hacen parte del mismo grupo empresarial al que pertenece la parte demandante, a saber, Grupo Newell Rubbermaid Inc. 6.6.

Por ende, afirma que no se acreditó el uso realizado por el tercero con interés directo en el resultado del proceso de la marca cuya notoriedad se declaró por la parte demandada y que sirve como sustento para los actos administrativos acusados, especialmente para la Resolución núm. 15084 de 3 de marzo de 2014. Contestación de la demanda Parte demandada 7.

La parte demandada11 contestó la demanda12 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1. Sostuvo que, en la expedición de los actos administrativos demandados, aplicó la normativa marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa de la parte demandante. 7.2. Señaló de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la determinación de la notoriedad corresponde a una decisión del funcionario administrativo, o, en su caso, del juzgador, quienes han de establecerla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido. 11 Actuando por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 172 12 Cfr. Folios 164 a 171 8 Número único de radicación: 11001032400020140049600 7.3. Mencionó frente a la marca opositora, que la actuación administrativa en que se declaró su notoriedad, se ajustó a lo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa del demandante. 7.4.

Adujo que, para determinar el riesgo de confusión de un signo frente a una marca notoria, es necesario establecer si se presenta identidad o semejanza entre los signos en disputa, como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y además, considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso13 contestó la demanda14 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 8.1. Mencionó que la parte demandada bajo una interpretación armónica de lo previsto en el artículo 228 de la Decisión 486 de 2000, resolvió declarar la notoriedad de la marca MONGOL de su propiedad, fundada en una serie de pruebas que le permitieron dilucidar su valor comercial, el nivel de conocimiento por parte del público consumidor y, el nivel de difusión y acreditación de los productos que identifica la marca en el mercado. 8.2.

Recordó que la marca nominativa MONGOL mantiene la condición de ser un signo notoriamente reconocido en el mercado de los lápices a nivel nacional. 8.3. Indicó que el sistema marcario comunitario se caracteriza por la aplicación del principio de territorialidad, lo que restringe la posibilidad de la parte demandante de hacer valer registros marcarios foráneos en la región andina 13 Actuando por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 157. 14 Cfr. Folios 120 a 156. 9 Número único de radicación: 11001032400020140049600 8.4. Agregó que Industria Colombiana de Lápices S.A. – en liquidación, celebró un contrato de cesión, el 7 de septiembre de 198815, el cual fue debidamente inscrito ante la parte demandada, con el fin de permitirle al tercero con interés directo en el resultado del proceso, hacer uso de la marca nominativa MONGOL en el territorio colombiano y aprovecharse del reconocimiento y posicionamiento que esta marca tenía con ocasión de su uso por parte de otros titulares. 8.5.

Precisó que, en el caso sub examine, desde el año 1999 a 2007, se configuró una situación de fuerza mayor que impidió al entonces titular Industria Colombiana de Lápices S.A. – en liquidación, hacer uso de la marca nominativa MONGOL comoquiera que se encontraba en liquidación obligatoria y, por ende, se encontraba cobijada por las excepciones al deber de uso previstas en el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000. 8.6.

Argumentó que las pruebas aportadas dan cuenta del uso realizado sobre la marca y el reconocimiento de la marca por el público desde el año 2002 y hasta el año 2012, periodo durante el cual, la parte demandante no era titular de ningún registro marcario sobre la marca nominativa MONGOL16. Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 7 de abril de 201517, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000. 10.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 55-IP-2016 de 4 de septiembre de 201718, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] La Sala consultante solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 154, 155, 156, 166, 167, 228 literales a), b), c), f) y k), y 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 15 Cfr. Folio 134. 16 Cfr. Folios 148 y 150. 17 Cfr. Folios 182 y 183. 18 Cfr. Folios 201 a 213. 10 Número único de radicación: 11001032400020140049600 No procede la interpretación de los Artículos 166, 167, 235 de la norma mencionada, toda vez que en el proceso interno no se discute la acción de cancelación. De la misma manera no es procedente la interpretación de los Artículos 154, 155 y 156 pues en el proceso interno no se discute sobre la acción por infracción por la utilización indebida de una marca.

Procede la interpretación de los Artículos 228 Literales a), b), c), f) y k) de la Decisión 486, por ser aplicables al caso concreto. De oficio se interpreta el Artículo 136 literal h) de la norma citada por tratarse el presente caso de una causal de irregistrabilidad relativa por el presunto riesgo de confusión. De la misma forma, se interpretarán los Artículos 224, 229 y 230, por cuando en la controversia se discute la supuesta notoriedad de un signo. […]” 11.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Audiencia Inicial y reanudación del proceso 12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 23 de octubre de 201919, convocó y fijó fecha y hora para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) en la audiencia inicial realizada el 30 de octubre de 201920, reanudó el proceso; declaró saneado el proceso y, en ese sentido consideró que la Resolución núm. 49470 de 27 de noviembre de 2008, “por la cual se decide una solicitud de registro marcario“, no es objeto de control judicial; resolvió sobre las excepciones previstas en el numeral 6.° del artículo 180 de la Ley 1437 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; y realizó el respectivo control de legalidad.

Prescindencia de las audiencias de pruebas y de alegaciones y juzgamiento 13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 12 de febrero de 202121, resolvió: i) prescindir de la audiencia de pruebas; ii) declarar saneado el proceso; iii) prescindir de la audiencia de alegaciones y juzgamiento; y iv) de conformidad con 19 20 Cfr. Folios 234 a 253. 21 Cfr. Folios 261 a 263. 11 Número único de radicación: 11001032400020140049600 el artículo 179 de la Ley 1437, correr traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que alegaran de conclusión, y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión Alegatos de conclusión 14.

Durante el término legal, la parte demandante22, la parte demandada23 y el tercero con interés directo en el resultado del proceso24 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y las contestaciones. 15. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 55-IP-2016 de 4 de septiembre de 2017; vii) el marco normativo de la protección del signo distintivo notoriamente conocido; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 17. Vistos el artículo 149 numeral 8.º25 de la Ley 1437, sobre competencia del Consejo de Estado en única instancia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 8026 de 12 22 Cfr. Índice 53 del aplicativo web “SAMAI”. 23 Cfr. Índice 55 del aplicativo web “SAMAI”. 24 Cfr. Índice 54 del aplicativo web “SAMAI”. 25 “[…] Artículo 149.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. 26 “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones.

Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: 12 Número único de radicación: 11001032400020140049600 de marzo de 201927, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 18.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 19. Los actos administrativos acusados son los siguientes: 19.1. La Resolución núm. 34434 de 31 de mayo de 201228, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución núm. 49470 de 27 de noviembre de 2008, en el sentido de: i) revocar la Resolución núm. 49470 de 27 de noviembre de 2008; ii) declarar infundada la oposición presentada por Industria Colombiana de Lápices – En Liquidación; y iii) negar el registro como marca del signo nominativo MONGOL, para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por Berol Corporation. 19.2.

La Resolución núm. 15084 de 3 de marzo de 201429, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación interpuesto en el sentido de confirmar la Resolución núm. 34434 de 31 de mayo de 2012. El problema jurídico 20. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de esta, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: […] 2-.

Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. […]”. 27 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 28 Cfr. 23 a 30. 29 Cfr. 37 a 49. 13 Número único de radicación: 11001032400020140049600 20.1. Si las resoluciones núms. 34434 de 31 de mayo de 2012 y 15084 de 3 de marzo de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo MONGOL, para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran los literales a), c), f) y k) del artículo 228 de la Decisión 486 de 2000. 20.2.

En ese sentido, se analizará: i) si los actos administrativos acusados se refieren al trámite de una cancelación por notoriedad de un registro marcario y, en caso afirmativo, se estudiará si se cumplieron los presupuestos previstos en. la norma comunitaria para dicha cancelación. ii) si la parte demandada, en los actos administrativos acusados, reconoció la notoriedad de la marca nominativa MONGOL, identificada con el registro marcario núm. 239.339, y, en caso afirmativo, se deberá determinar si las pruebas aportadas durante el procedimiento administrativo demostraban tal calidad y si éstas cumplieron los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad para demostrar la misma; y iii) sí, para la fecha en la cual se solicitó el registro como marca del signo nominativo MONGOL, para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es para el 27 de octubre de 2004; la marca nominativa MONGOL fundamento de la negación, del tercero con interés directo en el resultado del proceso, tenía la calidad de marca notoria. 20.3.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial núm. 55-IP-2016 de 4 de septiembre de 2017, en la cual interpretó los literales a), b), c), f) y k) del artículo 228 y, de oficio, interpretó el literal h) del artículo 136, y los artículos 224 y 229 ibidem. Asimismo, no interpretó los artículos 154, 155, 156,166,167 y 235 ibidem. 21.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala precisa que no se analizará la vulneración de los artículos 154, 155, 156, 166 y 235 de la Decisión 486 de 2000, 14 Número único de radicación: 11001032400020140049600 comoquiera que en el caso sub examine no se discuten los derechos conferidos por el registro de la marca, sino la cancelación de un registro marcario por notoriedad. 22.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 23. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena30, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 14 de septiembre de 200031 de la Comisión de la Comunidad Andina32. 30 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 31 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 32 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 15 Número único de radicación: 11001032400020140049600 Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina33 24.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina34. 25. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 26.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 27.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 33 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 34 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 16 Número único de radicación: 11001032400020140049600 28.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 29.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 30. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretación Prejudicial 55-IP-2016 de 4 de septiembre de 2017 31. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso35: “[…] 1. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba 1.1. Como en el proceso interno se argumentó por parte del tercero interesado que la marca MONGOL es notoriamente conocida, se abordará el tema propuesto. […] […] La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. […] 1.10.

En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. 1.11.

El estatus notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza 35 Cfr. Folios 201 a 213. 17 Número único de radicación: 11001032400020140049600 acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro (sic) otros.

En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular. 1.12.

En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca MONGOL (denominativa) previamente registrada bajo Certificado 249339 de 8 de marzo de 2002, cuyo titular actual es EBERHARD FABER DE COLOMBIA (antes INDUSTRIAL COLOMBIANA DE LÁPICES S.A. en liquidación) era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de ser presentada la solicitud del signo MONGOL (denominativo) cuyo solicitante es la sociedad SANFORD COLOMBIA S.A. (antes BEROL CORPORATION), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso. 2.

Prohibición del registro de signos notoriamente conocidos de terceros 2.1. Por su parte, el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 prohíbe el registro como marca de un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial. 2.2.

Asimismo, el Tribunal considera que “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad o fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca (…)”. […]” Marco normativo de la protección del signo distintivo notoriamente conocido 32.

Vistos el literal h) del artículo 136 y los artículos 224 a 230 de la Decisión 486 que conforman el conjunto normativo andino que regula la protección de los signos distintivos notoriamente conocidos. 33. Visto el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, se configura una causal de irregistrabilidad cuando la marca solicitada reproduce, imita, traduce, translitera o transcribe, total o parcialmente, un signo notoriamente conocido y puede causar confusión, asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 18 Número único de radicación: 11001032400020140049600 34.

Visto el artículo 224 de la Decisión 486, se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Estado Miembro por el sector pertinente. 35. Visto el artículo 228 de la Decisión 486, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, la Sala debe tomar en consideración factores tales como: i) su grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente; ii) la duración, amplitud y extensión geográfica de su uso; iii) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción; iv) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo; v) las cifras de ventas y de ingresos de su titular; vi) su grado de distintividad; vii) su valor contable como activo empresarial; viii) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo; ix) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento; x) los aspectos del comercio internacional; o, xi) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo. Análisis del caso concreto 36.

Vistas las normas indicadas en el acápite desarrollado supra del marco normativo de la protección al signo distintivo notoriamente protegido; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, y el tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 37.

En ese sentido, las marcas objeto de estudio son como se muestran a continuación: SIGNO SOLICITADO MARCA REGISTRADA MONGOL MONGOL Titular: Sanford Colombia S.A. Titular: Eberhard Faber de Colombia S.A.S. Reg. Núm. 249.339 Clase 16: “papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; Clase 16: “lápices de grafito” 19 Número único de radicación: 11001032400020140049600 productos de imprenta, artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas: pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta, cliches”. 38.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con la protección de signos distintivos notoriamente conocidos. 39. Precisado lo anterior y con el fin de resolver el primer problema jurídico planteado, la Sala advierte que los actos administrativos acusados fueron expedidos durante un trámite administrativo de solicitud de un registro marcario el cual fue iniciado por la parte demandante y frente al cual el tercero con interés directo en el resultado del proceso presentó oposición. 40.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que, en primer lugar, los actos administrativos acusados no fueron expedidos durante el trámite de una cancelación de un registro marcario por notoriedad y, en consecuencia, no procede el estudio sobre si se cumplieron los presupuestos previstos en la norma comunitaria para dicha cancelación. 41.

En segundo lugar, la Sala considera necesario precisar que los actos administrativos acusados tampoco tuvieron por objeto reconocer la notoriedad de la marca nominativa MONGOL, para identificar “lápices de grafito”, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 42. Como se indicó previamente, los actos administrativos acusados resuelven una solicitud de registro de marca presentado por la parte demandante, sin que el 20 Número único de radicación: 11001032400020140049600 tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitara el reconocimiento de la notoriedad de una marca a través de la oposición presentada a dicha solicitud. 43.

Por el contrario, en dicha oposición, el tercero con interés directo en el resultado del proceso argumentó que “[…] el signo solicitado para registro debe ser negado, toda vez que puede inducir al público a error de que existe alguna vinculación entre el mismo y mi representada, lo que subsume a la marca solicitada dentro de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 […]”36. 44.

Así las cosas, la mención sobre la notoriedad de la marca opositora, tiene lugar con ocasión de la expedición de la Resolución núm. 15084 de 3 de marzo de 2014, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, donde la parte demandada consideró que se debía confirmar la decisión de negar la solicitud de registro, pero con fundamento en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 45.

Lo anterior comoquiera que el signo nominativo MONGOL que se pretendía registrar por la parte demandante, era similarmente confundible con la marca notoriamente conocida MONGOL, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso. 46. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala concluye que, comoquiera que los actos administrativos acusados no reconocieron la notoriedad de la marca nominativa MONGOL, para identificar “lápices de grafito”, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, no procede analizar si, durante el trámite administrativo se aportaron pruebas pertinentes, conducentes y útiles para demostrar la notoriedad de dicha marca. 47.

Por último, le corresponde a la Sala determinar si, para la fecha en que se presentó la solicitud de registro objeto del caso sub examine, la marca nominativa MONGOL, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, 36 Cfr. Folio 17 del cuaderno de antecedentes administrativos. 21 Número único de radicación: 11001032400020140049600 y fundamento de la negación del registro como marca del signo nominativo MONGOL, solicitado por la parte demandante, tenía la calidad de marca notoria. 48.

Lo anterior comoquiera que, con fundamento en el reconocimiento de notoriedad de dicha marca, la parte demandada, por medio de la Resolución núm. 15084 de 3 de marzo de 2013, negó el registro como marca del signo nominativo MONGOL, para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la parte demandante. 49.

La Sala advierte que la Resolución núm. 34434 de 31 de mayo de 2012, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”, se fundó exclusivamente en la aplicación de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, esto es, cuando el signo cuyo registro se solicita sea idéntico o se asemeje a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero y no en la causal prevista en el literal h) del artículo indicado supra, que es aquella relacionada con la similitud entre el signo cuyo registro se solicita y una marca notoriamente conocida. 50.

Ahora bien, en relación con la Resolución núm. 15084 de 3 de marzo de 2014, esta Sala advierte que dicho acto administrativo resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la Resolución núm. 34434 de 31 de mayo de 2012, en el sentido de confirmarla, fundamentando su decisión en las siguientes consideraciones: “[…] 1.3.

Valoración La Delegatura encuentra que bajo el expediente No. 05-095702 la Dirección de (sic) reconoció la notoriedad del signo marcario MONGOL (nominativo) para el periodo comprendido entre septiembre de 2002 a septiembre de 2012, para identificar "lápices de grafito" propios de la clase 16 Internacional, mediante la Resolución No. 52995 del 30 de agosto de 2013 y confirmada por este Despacho mediante la Resolución No. 8004 del 14 de febrero de 2014, por lo que la notoriedad de la marca MONGOL se encuentra plenamente demostrada y abarca el periodo dentro del cual se presentó la presente solicitud marcaria. […] 2.

Caso concreto 22 Número único de radicación: 11001032400020140049600 2.1. Análisis comparativo de los signos En el presente caso, se observa que entre los signos existen similitudes en el campo fonético, ortográfico y conceptual, toda vez que el signo solicitado reproduce la marca notoria MONGOL, sin agregar otro elemento diferenciador, lo que genera que el consumidor podría fácilmente asociarlos a un mismo origen empresarial y al reconocimiento propio de la marca notoria, razón por la cual se deberá continuar el estudio para determinar la conexidad entre el signo solicitado y la marca notoria. 2.2.

Relación de productos o servicios En el presente caso los productos a identificar por el signo solicitado son "papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta, artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; cliches' productos de la clase 16 Internacional y los productos identificados por la marca notoria son "lápices de grafito”, comprendidos en la misma clase 16 Internacional.

Así las cosas, este Despacho reitera que la marca MONGOL es notoriamente conocida para distinguir productos consistentes en lápices de grafito, productos de la clase 16 Internacional. Ahora bien, se observa que el signo solicitado reivindica precisamente estos productos entre otros relacionados con la clase 16 Internacional por lo que la identidad de los productos es plena y teniendo en cuenta precisamente dicho grado de notoriedad encuentra este Despacho que el signo solicitado es susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con la sociedad titular de la marca notoria o con la marca notoria MONGOL.

En este sentido, este Despacho encuentra que el consumidor, al encontrar productos identificados con la marca MONGOL, podría asociarlos con la marca notoria MONGOL, dado su nivel de recordación, y podrá pensar que sus productos hacen parte del portafolio de productos a nombre de la sociedad titular. […] Según las consideraciones antes expuestas, existen evidentes semejanzas fonéticas, ortográficas y conceptuales entre los conjuntos confrontados derivadas de la reproducción total de la marca notoria.

Adicionalmente, los signos confrontados amparan productos relacionados, circunstancias que refuerzan la idea de que su coexistencia en el mercado acarrearía riesgo de asociación. En conclusión, este Despacho considera que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486. […] 23 Número único de radicación: 11001032400020140049600 Una vez revisada la base de datos, se observa que la sociedad solicitante presentó modificación con el cumplimiento de los requisitos legales, el día 18 de septiembre de 2012, en la cual traspasa la solicitud marcaria objeto de estudio, a la sociedad Sanford Colombia S.A., titular de la marca fundamento de la negación, sin embargo la citada marca fue objeto de acción de cancelación por parte de la sociedad Eberhard Faber de Colombia S.A.S., la cual prosperó en el sentido de declarar la notoriedad de la marca MONGOL, como se señaló previamente en el presente acto administrativo y la canceló totalmente por no uso mediante la Resolución No. 52995 del 30 de agosto de 2013 y confirmada por este Despacho mediante la Resolución No. 8004 de 14 de febrero de 2014 3.

Conclusión Según las consideraciones antes expuestas, y al encontrarse cancelada la marca fundamento de la negación, desaparecen los supuestos de hecho necesarios para realizar el estudio con relación al mencionado registro. Según las consideraciones antes expuestas, la marca solicitada no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina pero si lo está frente al literal h) de la misma norma, por lo que, teniendo en cuenta que la solicitud se encuentra actualmente negada no es necesario revocar el acto administrativo. […]” 51.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial consideró que: “[…] El estatus notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro (sic) otros. para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.

Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular […]”37. 52. Asimismo, ha indicado que: “[…] Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad o fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca […]”38. 37 Cfr. Folio 211. 38 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso IP- 17-IP-96. 24 Número único de radicación: 11001032400020140049600 53. Teniendo en cuenta lo anterior, esta Sala advierte que, de acuerdo con lo considerado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el acto administrativo que reconoce la notoriedad de una marca no es prueba de la referida notoriedad y que, en consecuencia, la notoriedad se debe analizar caso a caso. 54.

En ese sentido, la Sala advierte, de conformidad con los acápites citados supra de la Resolución núm. 15084 de 3 de marzo de 2014, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, que la parte demandada, en los actos administrados acusados, no analizó si se cumplía con los presupuestos previstos en la normativa comunitaria andina para determinar la notoriedad de la marca nominativa MONGOL de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso. 55.

Lo anterior comoquiera que dicha notoriedad se reconoció, mediante las resoluciones núms. 52995 de 30 de agosto de 201339 y 8004 de 14 de febrero de 201440, expedidas por la parte demandada, para el periodo comprendido entre septiembre de 2002 y septiembre de 2012 56. Al respecto, la Sala considera que la parte demandada incumplió la carga impuesta por la normatividad andina, teniendo en cuenta lo siguiente: 56.1.

La Superintendencia de Industria y Comercio reconoció la notoriedad de la marca nominativa MONGOL para identificar “lápices de grafito”, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, mediante la Resolución núm. 52995 de 30 de agosto de 2013, confirmada mediante la Resolución núm. 8004 de 14 de febrero de 2014, en el marco de una solicitud de cancelación de un registro marcario de la marca nominativa MONGOL que identifica productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular era la parte demandante. 56.2.

En el curso del trámite administrativo que resultó en la expedición de la Resolución núm. 52995 de 30 de agosto de 2013, se analizó la notoriedad de la marca nominativa MONGOL para identificar “lápices de grafito”, productos de la 39 Cfr. Folios 13 a 22 del cuaderno núm. 3 de anexos. 40 Cfr. Folios 23 a 38 del cuaderno núm. 3 de anexos 25 Número único de radicación: 11001032400020140049600 Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el proceso y, en particular, su riesgo de confundibilidad con la marca nominativa MONGOL, para identificar productos de la clase mencionada supra, cuyo titular era la parte demandante. 56.3.

La parte demandada concluyó, en dicha oportunidad, que el tercero con interés directo en el resultado del proceso demostró la notoriedad de su marca durante el periodo entre septiembre de 2002 y septiembre de 2012. 57. Teniendo en cuenta lo anterior, en el caso sub examine, se estudia la posibilidad de registrar como marca el signo nominativo MONGOL para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la parte demandante, y a la cual se opuso el tercero con interés directo en el resultado del proceso con fundamento en su marca nominativa MONGOL, la cual había sido reconocida como notoria para el periodo entre septiembre de 2002 y septiembre de 2012, en otra administración administrativa. 58.

En este aparte, la Sala advierte que, de acuerdo con lo considerado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el acto administrativo que reconoce la notoriedad de una marca no es prueba de la referida notoriedad y que, en consecuencia, la notoriedad se debe analizar caso a caso. 59. En virtud de lo anterior, la autoridad administrativa no podía análogamente aplicar las consideraciones de las resoluciones núms. 52995 de 30 de agosto de 2013 y 8004 de 14 de febrero de 2014 al caso sub examine, más allá de que estos actos administrativos hayan sido expedidos en el marco de un proceso de cancelación por notoriedad, pues como se mencionó anteriormente, no basta solo con expedir un acto administrativo donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. 60.

En el presente asunto, la parte demandada dentro de los actos administrativos demandados omitió efectuar un análisis de los medios de prueba para demostrar la 26 Número único de radicación: 11001032400020140049600 notoriedad de la marca MONGOL de propiedad del tercero con interés en el resultado del proceso, omisión que trajo como consecuencia que se negara el registro del signo solicitado. 61.

Asimismo, la Sala advierte que en el expediente administrativo no hay otras pruebas que permitan dar cuenta de la notoriedad de la marca MONGOL para la fecha de presentación de la solicitud de registro del signo negado. 62. En conclusión, la Sala considera que al no acreditarse la notoriedad de la marca nominativa MONGOL de propiedad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, se evidencia que la parte demandada, al negar el registro de la marca nominativa MONGOL de propiedad de la parte demandante, vulneró el artículo 228 de la Decisión 486 de 2000, al no haber realizado el estudio para determinar que la marca opositora era notoria al momento de la solicitud del registro del signo como marca. 63.

Así las cosas, al haber desvirtuado la presunción de legalidad de los actos acusados, la Sala declarará la nulidad de las resoluciones núms. 34434 de 31 de mayo de 2012 y 15084 de 3 de marzo de 2014 por medio de las cuales se negó el registro del signo nominativo MONGOL de propiedad de la parte demandante. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones núms. 34434 de 31 de mayo de 2012 y 15084 de 3 de marzo de 2014, por medio de la cual se negó el registro como marca del signo nominativo MONGOL para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 27 Número único de radicación: 11001032400020140049600 SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder el registro como marca del signo nominativo MONGOL para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejero de Estado Consejera de Estado Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.