CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023) Núm. único de radicación: 11001032400020090051000 Referencia: Acción de nulidad relativa Demandante: Allergan, Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Angelo Leonelo Portallupi Mena Temas: Aplicabilidad del inciso 4.° artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Reiteración jurisprudencial SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Allergan, Inc., contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 53316 de 18 de diciembre de 2008, 4448 de 30 de enero de 2009 y 12020 de 13 de marzo de 2009 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Allergan, Inc. 1, en adelante la parte demandante, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpreta 1 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folios 2 a 69 2 Núm. único de radicación: 11001032400020090051000 como de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina2, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 53316 de 18 de diciembre de 2008, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, y 4448 de 30 de enero de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la Resolución núm. 12020 de 13 de marzo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta NO TOX, que identifica productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el señor Angelo Leonelo Portaluppi Mena, tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones3: “[…] 1) Que se declare nula la Resolución número 53316 dictada por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el 18 de diciembre de 2008, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por mi representada y se concedió el registro de la marca NO TOX (Mixta) No. 375810, en la Clase 3 solicitada por ANGELO LEONELO PORTALLUPI MENA.

(2) Que se declare nula la Resolución número 4448 dictada por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el 30 de enero de 2009, por medio de la cual se confirmó la Resolución número 53316 el 18 de diciembre de 2008 (3) Que se declare nula la Resolución número 12020 dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el 13 de marzo de 2009, por medio de la cual se confirmó la Resolución 53316 del 18 de diciembre de 2008 y se declaró agotada la vía gubernativa.

(4) Que como consecuencia de todo lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho en beneficio de la sociedad ALLERGAN, INC., se ordene lo siguiente: 2 “Régimen común de propiedad industrial” 3 Cfr. folios 1607 a 1638 3 Núm. único de radicación: 11001032400020090051000 a) Que se declare fundado el Escrito de Oposición presentado el día 15 de noviembre de 2006 por la sociedad ALLERGAN, INC. b) Que se niegue la solicitud de registro de la marca NO TOX (mixta) No. 375810, en la Clase 3 Internacional, a nombre de ANGELO LEONELO PORTALLUPI MENA, por no cumplir con el requisito de distintividad, por ser similarmente confundible con la marca notoria BOTOX previamente registrada y de propiedad de ALLERGAN INC, para los mismos productos. c) Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia y Comercio cancelar del Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de marca NO TOX (mixta) No. 375810, en la Clase 3 Internacional, a favor de ANGELO LEONELO PORTALLUPI MENA. […]” (Resaltado en el original) Presupuestos fácticos 4.

La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó, el 3 de agosto de 2006, el registro como marca del signo mixto NO TOX para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó el 29 de septiembre de 2006, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 568, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento en sus marcas nominativas BOTOX y mixtas BOTOX y ALLERGAN BOTOX, que identifican productos de las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3.

La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 53316 de 18 de diciembre de 2008, declaró infundada la oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta NO TOX para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.

La parte demandante, el 21 de enero de 2009, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 53316 de 18 de diciembre de 2008. 4.5. La Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante de la Resolución núm. 4448 de 30 enero de 2009, resolvió el 4 Núm. único de radicación: 11001032400020090051000 recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 53316 de 18 de diciembre de 2008. 4.6.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 12020 de 13 de marzo de 2009, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 53316 de 18 de diciembre de 2008. Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 134, del literal b) del artículo 135 y de los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; y el artículo 6 bis del Convenio de París4.

Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: Violación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.1. Manifestó que la parte demandada, al momento realizar el estudio de registrabilidad de la marca acusada, no tuvo en cuenta que su marca nominativa BOTOX, que distingue productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, es notoria y, en ese sentido, no le aplicó la protección prevista en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 20005. 6.2.

Adujo que la marca acusada reproduce parcialmente su marca nominativa BOTOX que distingue productos de la Clases 3 de la Clasificación Internacional de Niza6. 4 Incorporado a la legislación colombiana mediante la Ley 178 de 28 de diciembre de 1994, declarada exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-002-96 del 18 de enero de 1996, Magistrado Ponente, Dr. José Gregorio Hernández Galindo “[…] Por medio de la cual se aprueba el "Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial", hecho en París el 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 2 de octubre de 1979 […]”. 5 Cfr. Folio 1670 6 Cfr. Folio 1610 5 Núm. único de radicación: 11001032400020090051000 6.3 Señaló que, entre los productos identificados por la marca acusada y los productos distinguidos por su marca nominativa BOTOX, existe conexión comoquiera que son comercializados en el mismo mercado y el consumidor puede pensar que provienen del mismo empresario por lo que existe riesgo de confusión directo e indirecto7.

Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.4 Manifestó que la marca acusada era similarmente confundible con su marca nominativa BOTOX que identifica productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto, a su juicio, tenían similitudes fonéticas y gráficas. 6.5 Reiteró que, entre los productos identificados por la marca acusada y los productos distinguidos por su marca nominativa BOTOX, están dirigidos al mismo consumidor y distinguen la misma clase de productos, por lo que existe riesgo de confusión directo e indirecto8.

Violación del literal b) del artículo 135 en concordancia con el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 6.6 Indicó que la marca acusada no cumple con el requisito de distintividad previsto en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 comoquiera que es similarmente confundible con su marca nominativa BOTOX que distingue productos de la Clases 3 de la Clasificación Internacional de Niza9.

Violación del artículo 6 bis del Convenio de Paris 6.7 Sostuvo que la parte demandada, al expedir los actos administrativos acusados, violó el artículo 6 bis del Convenio de Paris comoquiera que, a su juicio, su marca BOTOX es notoriamente conocida para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza y, asimismo, es similarmente confundible con la 7 Cfr. Folios 1684 y 1685 8 Cfr. Folio 1685 9 Cfr. Folio 1690 6 Núm. único de radicación: 11001032400020090051000 marca NO TOX, que identifica productos de la misma clase, por lo que no debió haber sido concedida al tercero con interés directo en las resultas del proceso10.

Contestaciones de la demanda La parte demandada 7. La parte demandada11 contestó la demanda12 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Sobre el cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 7.1 Indicó que la marca acusada tiene elementos propios nominativos, gráficos y fonéticos que la hacen suficientemente distintiva respecto de las marcas opositoras y de las demás marcas existentes en el mercado por lo que no existe un riesgo de confusión directo o indirecto13. 7.2 Manifestó que la marca acusada está compuesta por la partícula de uso común TOX, respecto de los productos que ampara, por lo que no es posible concluir que exista confusión directa ni indirecta con la marca de la parte demandante14. 7.3 Añadió que la marca acusada es evocativa de un producto natural y “[…] no tóxico […]”15, mientras que la marca BOTOX se asocia “[…] con un tratamiento de rejuvenecimiento […]”16, por lo que no existe un riesgo de confusión ideológico entre las mismas.

Sobre el cargo de violación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 10 Cfr. Folio 1688 11 Por intermedio de apoderada. 12 Cfr. Folios 1737 a 1744 13 Cfr. Folio 1741 /14 Cfr. Folio 1741 15 Ibidem 16 Ibidem 7 Núm. único de radicación: 11001032400020090051000 7.4 Manifestó que no violó el literal h) de artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 toda vez que no se cumplen con los supuestos facticos de dicha norma.

Lo anterior comoquiera que no existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca acusada y la marca de la parte demandante “[…] aun cuando uno de ellos pudiere eventualmente, tener el carácter de notoriamente conocido […]”17. Sobre el cargo de violación del artículo 6 bis del Convenio de Paris 7.5 Manifestó que “[…] la Convención de París, en su artículo 6 establece la independencia de la protección de una misma marca en diferentes países, al disponer en su inciso primero que ‘Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional’ […]”18. 7.6.

Teniendo en cuenta lo anterior, concluyó que concedió la marca acusada habiendo realizado debidamente el examen de registrabilidad sin encontrar que fuera similarmente confundible con las marcas de la parte demandante, por lo que no se encontraba inmersa en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Tercero con interés directo en las resultas del proceso 8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso, a través del curador ad litem, contestó la demanda, dando respuesta a los hechos y oponiéndose a las pretensiones de la demanda, sin embargo, no formuló argumentos de defensa ni propuso excepciones19. Solicitud de Interpretación Prejudicial 9.

El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 16 de marzo de 201820, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la Interpretación Prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 17 Ibidem 18 Cfr. Folio 1744 19 Cfr. Folio 1735 20 Cfr. Folio 1773 8 Núm. único de radicación: 11001032400020090051000 10.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 335-IP-2018 de 3 de junio de 201921, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 Literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la cual procede con excepción de los Artículos 134 y 135 b) de la Decisión anteriormente mencionada debido a que no es objeto de controversia el concepto de marca ni la distintividad intrínseca del signo. De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial de los artículos 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para tratar el tema de la conexión competitiva entre productos y la marca notoria […]”22 11.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Auto de pruebas y reanudación del proceso 12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 26 de febrero de 202023, resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas, y decretó la reanudación del proceso.

Alegatos de conclusión y otras actuaciones 13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 12 de febrero de 202124, corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el artículo 210 del Decreto 01 de 2 de enero de 198425. 14.

Durante el término legal, la parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda. La parte demandada, el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. 21 Cfr. Folios 1784 a 1803 22 Cfr. Folio 1785 a 1786 23Cfr. Folio 1805 a 1814 24 Cfr. Folio 1837 25 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.” 9 Núm. único de radicación: 11001032400020090051000 15.

El Despacho sustanciador, mediante auto de 6 de marzo de 202326, ordenó a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación descargar del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI- de la parte demandada, el reporte del estado actual del registro marcario núm. 375.810 de la marca mixta NO TOX, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso. 16.

La Secretaría de la Sección Primera de la Corporación, el día 21 de marzo de 202327, dio cumplimiento a lo ordenado supra, lo incorporó al expediente y corrió traslado a las partes e intervinientes por el término de tres (3) días, los cuales guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 17. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 335-IP-2018 de 3 de junio de 2019; vii) el marco normativo sobre la declaración de nulidad del registro de una marca; viii) el marco normativo sobre la caducidad del registro de una marca; ix) desarrollos jurisprudenciales; y x) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 18. Visto el artículo 128 numeral 7 del Código Contencioso Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201128, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201929, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 19.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. 26 Cfr. Índice núm. 88 aplicativo web “SAMAI”. 27 Cfr. Índice núm. 92 aplicativo web ”SAMAI” 28 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 29 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020090051000 Los actos administrativos acusados 20.

Los actos administrativos acusados30 son los siguientes: 20.1. Resolución núm. 53316 de 18 de diciembre de 200831, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió una solicitud de registro marcario, en el sentido de declarar infundada la oposición presentada por la parte demandante y conceder el registro de la marca mixta NO TOX, para identificar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 20.2.

Resolución núm. 4448 de enero de 200932, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 53316 de 18 de diciembre de 2008. 20.3. La Resolución núm. 12020 de 13 de marzo de 200933, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 53316 de 18 de diciembre de 2008.

El problema jurídico 21. Le corresponde a la Sala determinar: i) Si es procedente o no la aplicación del inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en relación con la configuración de la causal de caducidad del registro marcario núm. 375.810 de la marca mixta NO TOX que identifica productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso; y 30 Se procede a transcribir los apartes, más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar el cargo formulado. 31 Cfr. Folios 70 a 76 32 Cfr. Folios 77 a 80 33 Cfr. Folios 81 a 85 11 Núm. único de radicación: 11001032400020090051000 ii) En caso de no serlo, si las resoluciones núms. 53316 de 18 de diciembre de 2008, 4448 de 30 enero de 2009 y 12020 de 13 de marzo de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta NO TOX, para identificar: “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar;

(preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos”: productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran el artículo 134, el literal b) del artículo 135 y los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; y el artículo 6 bis del Convenio de París. iii) En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida mediante los actos administrativos acusados y la marca nominativa BOTOX; que identifica productos de la Clase 3 de la clasificación internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante; y si la marca BOTOX es notoriamente conocida. 21.1.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los literales a) y h) del artículo 136 y los artículos 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de 2000. No interpretó el artículo 134 y el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 22.

La Sala considera importante resaltar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización Internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena34, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional 34 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020090051000 Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200035 de la Comisión de la Comunidad Andina36.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina37 23. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial Internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina38. 24.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico 35 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;

Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 36 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 37 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 38 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020090051000 de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros39.

Interpretación Prejudicial 335-IP-2018 de 8 de julio de 2019 25. La Sala procede a resaltar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los literales a) y h) del artículo 136 y los artículos 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de 2000, exponiendo las reglas y criterios jurisprudenciales aplicables en el caso sub examine.

No interpretó el artículo 134 y el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 200040. Marco normativo sobre la declaración de nulidad del registro de una marca 26. Visto el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, sobre nulidad de los registros, que prevé que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Marco normativo sobre la caducidad del registro de una marca 27. Visto el artículo 174 de la Decisión 486, sobre la caducidad del registro, el registro de la marca caducará de pleno derecho, por un lado, si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la decisión; y, por el otro, por falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislación nacional del Estado miembro.

Desarrollos jurisprudenciales Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 28. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado sobre la caducidad de los registros marcarios producida por su falta de renovación, cuando 39 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35. 40 Cfr. Folios 1783 a 1803 14 Núm. único de radicación: 11001032400020090051000 su titular no ha presentado la solicitud dentro de los seis meses siguientes a la fecha de expiración del plazo de diez años contados a partir de la concesión de dicho registro marcario, o no ha pagado las tasas correspondientes, de conformidad con el artículo 153 de la Decisión 486 de 2000, que este es un modo de extinción del derecho de uso exclusivo y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática41.

Consejo de Estado 29. La Sección Primera de esta Corporación ha considerado que, en aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, está prohibido declarar la nulidad de un registro marcario por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, es decir, “[…] si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”42. 30.

En este mismo sentido, la Sección Primera de la Corporación, en reiterada jurisprudencia43, dando aplicación al inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, ha considerado que en la norma comunitaria andina prevé que, en aquellos supuestos en los cuales la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, al momento de resolver la demanda, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo que concede el derecho de registro44.

Análisis del caso concreto 31. De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales indicados supra, la Sala procederá a determinar si, en el caso sub examine, es procedente o no la aplicación del inciso 4.° del artículo 17/2 de la Decisión 486 de 41 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 79-IP- 2015 de 3 de junio de 2015. 42 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 24 de enero de 2008; C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 11001032400020020044201. 43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 3 de marzo de 2023, C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001032400020150015400 y sentencia de 26 de enero de 2023, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020110045500. 44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 11 de febrero de 2021, MP.

Roberto Augusto Serrato Valdés, núms. único de radicación 11001032400020090050300, 11001032400020090022700, 11001032400020100050500 y 11001032400020090050300. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020090051000 2000, en relación con la configuración de la causal de caducidad del registro marcario núm. 375.810 de la marca mixta NO TOX que identifica productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso. 32.

La Sala advierte que, atendiendo al acervo probatorio obrante en el expediente del proceso, como consta en el reporte del estado actual descargado del Sistema de Información para la Propiedad Industrial – SIPI- de la parte demandada, el registro marcario núm. 375.810 de la marca mixta NO TOX, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, se encuentra caducado por falta de renovación45. 33.

La Sala considera que, de conformidad con el inciso 1. ° del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, la caducidad del registro de una marca se configura de pleno derecho por su no renovación dentro del término legal y, en ese sentido, los derechos que tenía el tercero con interés directo en las resultas del proceso se extinguieron como consecuencia de la caducidad. 34.

Con fundamento en lo expuesto anteriormente y atendiendo a que la marca mixta NO TOX, con registro marcario núm. 375.810, que identifica productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza se encuentra caducada, esta Sala considera que, en el caso sub examine, las causales de nulidad invocadas en la demanda dejaron de ser aplicables y, en ese entendido, se cumplen los supuestos fácticos previstos en el inciso 4.° el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, por lo que la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista. 35.

En ese mismo sentido, la Sala considera igualmente que, al reunirse los supuestos fácticos previstos en la norma indicada supra, no es necesario realizar el examen sobre la presunta vulneración del artículo 134, el literal b) del artículo 135, y de los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; y el artículo 6 bis del Convenio de París, formulada en el acápite del problema jurídico de esta providencia. 36.

La Sala ha considerado mayoritariamente que la sentencia pone fin al proceso y, en consecuencia, así lo ha resuelto conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 45 Cfr. Índice núm. 92 aplicativo web ”SAMAI” 16 Núm. único de radicación: 11001032400020090051000 En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR que se configura la consecuencia jurídica prevista en el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente del proceso de la referencia, previas las anotaciones de ley. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SANCHEZ SANCHEZ Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado Aclara voto NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.