CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Acción de nulidad relativa Núm. único de radicación: 11001032400020090018800 Demandante: Héctor Humberto Cáceres Mora Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Claudia Patricia Gómez Duque Temas: Comparación entre marcas mixtas.

Marcas conformadas por letras. Reproducción total de marcas. Elementos de uso común y genérico. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Héctor Humberto Cáceres Mora contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 32174 de 28 de agosto de 2008, 36988 de 29 de septiembre de 2008 y 43377 de 30 de octubre de 2008.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Héctor Humberto Cáceres Mora1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho3, que se interpreta como acción de nulidad relativa4; para que se declare la nulidad de las resoluciones núms.32174 de 28 de agosto de 2008, “Por la cual se decide 1 Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 2 2 Cfr. Folios 347 a 368 3 Prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984 “[…] Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo […]” 4 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020090018800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co una solicitud de registro”, y 36988 de 29 de septiembre de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 43377 de 30 de octubre de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta JEANS & BLOUSES J&B, que identifica productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la señora Claudia Patricia Gómez Duque, en adelante tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones5: “[…] 2.1. Que se declare la nulidad de la resolución # 32174 del 28 de Agosto de 2.008 expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por el señor HECTOR HUMBERTO CACERES MORA y en consecuencia concedió el registro de la marca comercial JEANS & BLOUSES J&B (MIXTA) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la clasificación Internacional de Niza, a favor de la Señora CLAUDIA PATRICIA GOMEZ DUQUE. 2.2.

Que se declare la nulidad de la resolución # 36988 del 29 de Septiembre de 2.008 mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió confirmar en todas sus partes la decisión anterior y concedió el recurso de apelación. 2.3. Que se declare la nulidad de la resolución # 43377 del 30 de Octubre de 2.008, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó de manera definitiva la resolución inicial expedida por la División de Signos Distintivos, mediante la cual se concedía el registro de la marca y se declaraba infundada nuestra oposición. 2.4.

Igualmente y como consecuencia de la nulidad solicitada y a título de restablecimiento del derecho, solicito se declare fundada la demanda de oposición debidamente formulada y como consecuencia cancelar el registro de la marca comercial JEANS & BLOUSES J&B (M) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 solicitada por la Señora CLAUDIA PATRICIA GOMEZ DUQUE restableciendo de esta manera el Derecho que le asiste al Señor HECTOR HUMBERTO CACERES MORA al uso exclusivo de su marca comercial JB (MIXTA) para distinguir productos de la clase 25, según certificado de registro # 281047 vigente hasta el día 30 de Abril de 2.014 y por ende se permita realizar sus actividades comerciales sin que existan en el mercado marcas similares que induzcan a error al público consumidor, con el consabido detrimento de su patrimonio. 5 Cfr. Folios 21 y 22 3 Núm. único de radicación: 11001032400020090018800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.5.

Igualmente y a título de restablecimiento del derecho y como consecuencia de las nulidades se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, cancelar en los libros de registro de esta entidad, el certificado de registro # 365501 correspondiente a la marca comercial JEANS & BLOUSES J&B (M) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la clasificación Internacional […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones6: 4.1. El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó, el 27 de junio de 2007, ante la parte demandada, el registro como marca del signo mixto JEANS & BLOUSES J&B para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

La referida solicitud se publicó, el 31 de agosto de 2007, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 579, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento en su marca mixta JB, que identifica productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 32174 de 28 de agosto de 2008, declaró infundada la oposición y concedió el registro como marca del signo mixto JEANS & BLOUSES J&B, para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.

La parte demandante interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 32174 de 28 de agosto de 2008. 4.5. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 36988 de 29 de septiembre de 2008, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 32174 de 28 de agosto de 2008 y concedió el recurso de apelación. 4.6.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución núm. 43377 de 30 de octubre de 2008, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 32174 de 28 de agosto de 2008. 6 Cfr. Folios 22 a 24 4 Núm. único de radicación: 11001032400020090018800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Normas violadas 5.

La parte demandante indicó la vulneración del artículo 134, del literal b) del artículo 135 y los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Concepto de violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: Primer cargo: Violación del artículo 134 y del literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 6.1.

Afirmó que la marca comercial JEANS & BLOUSES J&B, para identificar productos de la Clase 25, carecía de distintividad intrínseca y extrínseca, comoquiera que reproducía totalmente una marca previamente registrada, razón por la cual, no podía ser registrada como marca7. Segundo cargo: Violación de los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.2.

Explicó que la expresión JEANS & BLOUSES no era susceptible de apropiación por parte de ningún particular, por ser de uso común, por lo cual, la comparación entre las marcas se debió limitar a las expresiones J&B y JB8, y, en esa medida, adujo que el signo mixto registrado como marca era idéntico a la marca previamente registrada, lo que podría implicar una inducción en error al público consumidor9, máxime cuando las letras JB formaban una denominación de fantasía respecto de los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza10. 6.3.

Precisó que las expresiones JEANS & BLOUSES eran genéricas y por lo tanto no debían ser tenidas en cuenta al realizar el cotejo11 y en ese sentido, se podía observar que las denominaciones en conflicto son pronunciadas en forma similar, 7 Cfr. Folio 26 8 Cfr. Folios 28 y 29 9 Ibidem 10 Cfr. Folio 32. 11 Cfr. Ibídem. 5 Núm. único de radicación: 11001032400020090018800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co siendo claro que el signo no resultaba suficientemente distintivo frente a la marca ya registrada, pudiendo generar riesgo de confusión12. 6.4.

La Sala precisa que la parte demandante, aunque invocó como violado el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, no expuso su concepto de violación. Contestación de la demanda La parte demandada 7. La parte demandada13 contestó la demanda14 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación de los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 7.1.

Afirmó que los signos apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, no presentaban similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor, por cuanto, el diseño del signo solicitado en registro era sustancialmente diferente al de la marca previamente registrada, toda vez que se componía de las letras J&B, escritas en una caligrafía particular, y acompañadas de las expresiones JEANS & BLOUSES, y de unas alas de mariposa mientras que, la marca previamente registrada se compone de las iniciales J y B escritas con un diseño particular que difiere sustancialmente del signo solicitado en registro15. 7.2.

Manifestó que las letras individualmente consideradas no eran apropiables, y en ese sentido resultaban aún más evidentes las diferencias gráficas entre los signos en conflicto16. Respecto de las diferencias ortográficas, indicó que estas consistian en que el signo solicitado no sólo está compuesto de letras J&B y las expresiones JEANS & BLOUSES, mientras que la marca registrada se componía exclusivamente de las letras JB.

Asimismo, indicó que había diferencias desde la perspectiva ideológicas, en tanto, las marcas evocaban una idea distinta17. 12 Cfr. Folio 33. 13 Mediante apoderada; Cfr. Folio 214 14 Cfr. Folios 197 a 213 15 Cfr. Folio 202 16 Cfr. Folio 206 17 Ibidem. 6 Núm. único de radicación: 11001032400020090018800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Respecto al cargo de violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 7.3.

Adujo que, como lo había explicado, la marca no causaba riesgo de confusión y en tal sentido era una marca distintiva18. Respecto al cargo de violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 7.4. Manifestó que la marca demandada contaba con la fuerza distintiva necesaria para permitir su diferenciación y recordación por parte de los consumidores19 Tercero con interés directo en las resultas del proceso 8.

El tercero con interés directo en las resultas del proceso20 contestó la demanda21 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 8.1. Indicó, respecto de las pretensiones, que se atenía a lo que se demostrara dentro del proceso22 y respecto de los hechos, que se abstenía de oponerse a los hechos de la demanda23. Solicitud de Interpretación Prejudicial 9.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 7 de marzo de 201824, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000. 10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 193-IP-2018 el 30 de abril de 201925, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] La Sala consultante solicita la interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 Literal b) 136 Literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretará únicamente el Artículo 136 Literal a) de la citada Decisión. 18 Cfr. Folio 211. 19 Cfr. Folio 212. 20 A través del curador ad litem 21 Cfr. Folios 195 y 196 22 Cfr. Folio 195. 23 Cfr. Ibídem. 24 Cfr. Folios 458 y 459 25 Cfr. Folios 292 a 301 7 Núm. único de radicación: 11001032400020090018800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co No se interpretarán los Artículos 134 y 135 Literal b) y 136 Literal b), ya que la controversia no radica en los requisitos de un signo para ser considerado como marca, la distintividad intrínseca de un signo, tampoco la prohibición de registro por existir un derecho anterior sobre un nombre comercial […]” 11.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Reanudación del proceso y auto de pruebas 12. El Despacho Sustanciador, una vez recibida la interpretación prejudicial, mediante auto de 20 de noviembre de 202026, por un lado, reanudó el proceso, y por el otro, resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas.

Alegatos de conclusión 13. El Despacho Sustanciador, de conformidad con el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, mediante auto de 23 de julio de 202127, corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que alegaran de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. 14.

Las partes demandante y demandada, el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 193-IP-2018 de 30 de abril de 2019; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación con una marca como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto. 26Cfr. Folios 303 a 308 27 Cfr. Índice 71 Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI 8 Núm. único de radicación: 11001032400020090018800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Competencia de la Sala 16.

Visto el artículo 128 numeral 7.ºdel Código Contencioso Administrativo28, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201129, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201930, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 17.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 18. Los actos administrativos acusados son los siguientes: 18.1. La Resolución núm. 32174 de 28 de agosto de 200831, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió la solicitud de registro marcario presentada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso. 18.2.

La Resolución núm. 36988 de 29 de septiembre de 200832, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 32174 de 28 de agosto de 2008. 18.3. La Resolución núm. 43377 de 30 de octubre de 200833, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 32174 de 28 de agosto de 2008. 28 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 29 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 30 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 31 Cfr. Folios 6 a 10 32 Cfr. Folios 11 a 14 33 Cfr. Folios 15 a 18 9 Núm. único de radicación: 11001032400020090018800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El problema jurídico 19.

Le corresponder a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones presentadas por la parte demandada y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso y en la Interpretación Prejudicial, determinar: 19.1. Si las resoluciones núms. 32174 de 28 de agosto de 2008, “Por la cual se decide una solicitud de registro”, y 36988 de 29 de septiembre de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 43377 de 30 de octubre de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación” expedida por el Superintendente Delegado para para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro como marca del signo mixto JEANS & BLOUSES J&B, al tercero con interés directo en las resultas del proceso para identificar “toda clase de prendas de vestir, calzado y sombrerería”, productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, vulneran o no el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina. 19.2.

En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida, JEANS & BLOUSES J&B, y la marca mixta JB que identifica productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante. 20. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; y excluyó de la interpretación el artículo 134, el literal b) del artículo 135 y el literal b) del artículo 136 ibidem. 21.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 22. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de 10 Núm. único de radicación: 11001032400020090018800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cartagena34, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200035 de la Comisión de la Comunidad Andina36.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina37 23. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina38 y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 34 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 35 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 36 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 37 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 38 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020090018800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 24.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 25.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 26.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 27.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 28. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 29.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020090018800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Interpretación Prejudicial 193-IP-2018 de 30 de abril de 2019 30.

La Sala procede a destacar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso39: “[…] La Sala consultante solicita la interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 Literal b) 136 Literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretará únicamente el Artículo 136 Literal a) de la citada Decisión. No se interpretarán los Artículos 134 y 135 Literal b) y 136 Literal b), ya que la controversia no radica en los requisitos de un signo para ser considerado como marca, la distintividad intrínseca de un signo, tampoco la prohibición de registro por existir un derecho anterior sobre un nombre comercial […]” […] En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado JEANS & BLOUSES (mixto) y le marca JE (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […].

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […] es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. […] Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado […]”. 39 Cfr. Folios 468 a 485 13 Núm. único de radicación: 11001032400020090018800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación con una marca como causal de irregistrabilidad 31.

Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 32.

De conformidad con los marcos normativos desarrollados jurisprudenciales supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en las resultas del proceso; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 33. En este sentido, las marcas mixtas, objeto de estudio, son como se muestran a continuación: Marca mixta de la parte demandante Marca mixta concedida mediante actos acusados 40 JEANS & BLOUSES J & B 41 Titular: Héctor Humberto Cáceres Mora Titular: Claudia Patricia Gómez Duque Certificado núm. 281047 Certificado núm. 365501 Clase 25 Vestidos, calzado y sombrerería Clase 25 Toda clase de prendas de vestir, calzado y sombrerería. 34.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la 40 Cfr. Folio 13. 41 Cfr. Folio 10. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020090018800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Comunidad Andina, en relación con el análisis del riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad.

De los cargos de violación de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal b) de la Decisión 486 de 2000 35. Atendiendo a que: i) en el escrito de demanda se expusieron como violados los artículos 134, 135 literal b) y 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de 2000; ii) que las violaciones de los artículos 134, y 135 b) ibidem, se sustentaron de forma exclusiva en la distintividad extrínseca de la marca y no en los requisitos para ser marca del artículo 134 ibidem ni en las causales de irregistrabilidad intrínsecas a que hace referencia el artículo 135 ibidem; iii) la parte demandante no desarrolló el concepto de violación respeto del literal b) del artículo 136 ibidem; y iv) que el Tribunal Andino solo consideró pertinente analizar el literal a) del artículo 136 ibidem. 36.

La Sala considera que, para el caso sub examine, no procede el análisis del presunto desconocimiento de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal b) de la Decisión 486 de 2000, comoquiera, que el cargo de violación se circunscribe a considerar si los signos confrontados son o no confundibles y si la marca concedida cuenta o no con características propias y diferentes que la hagan suficientemente distintiva para identificar productos en la Clase 25 de la Clasificación de Niza.

Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 37. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020090018800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 38.

Esta Sección42, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”43. 39. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”44 40.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”45. 41. En este sentido, para establecer la existencia de un riesgo de confusión o asociación, es necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos enfrentados, tanto entre sí, como en relación con los productos distinguidos por ellos, considerando, además, la situación de los consumidores. 42.

Considerando lo expuesto, la Sala procederá a determinar si la marca mixta JEANS & BLOUSES J&B, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario. 43.

Con el fin de realizar el cotejo entre las marcas, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: 42 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019;

C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000 43 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013 44 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016 45 Ibidem. 16 Núm. único de radicación: 11001032400020090018800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate […]”46. 44.

La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración: esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia de las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”47. 45.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la controversia radica en una presunta confusión entre unas marcas mixtas, es necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de cada signo. 46. En este sentido, la Sala considera que, observando las marcas mixtas en su conjunto, resulta claro que en cada uno prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilicen en el mercado para identificar el servicio de que se trate.

Además, en este caso, son las palabras 46 Cfr. Folio 75. 47 Cfr. Folio 74-75 17 Núm. único de radicación: 11001032400020090018800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 47.

Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación de las marcas mixtas, teniendo en cuenta las reglas establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y precisadas en la interpretación prejudicial proferida para el presente proceso para el cotejo entre signos mixtos, en los siguientes términos: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deportistas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: - Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”48. 48.

Adicionalmente, en el caso concreto, la parte demandante indicó que las expresiones JEANS y BLOUSES son expresiones de uso común que no pertenece a nadie en particular, para los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo anterior, la Sala tendrá en cuenta si los signos en 48 Cfr. Folios 81-82. 18 Núm. único de radicación: 11001032400020090018800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuestión contienen elementos descriptivos, o de uso común al momento de realizar el cotejo. 49.

Respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados. 50. En este orden de ideas, la Sala procede a verificar la presencia de elementos de uso común, para lo cual se acudió al Sistema de Información para la Propiedad Industrial49 de la parte demandada y se encontró que, a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, la partícula JEANS es de uso común para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que BLOUSES no lo es, como se muestra a continuación: Nombre Tipo Número de registro Titular NATAL JEANS WEAR Mixta 372057 Isabel Cristina Herrera Maya SPIRITUAL JEANS Mixta 387648 Juan Sebastián Hernández Parra JEANS SHOES Mixta 368294 Distrizapatos S.A.S COCOA JEANS Mixta 344130 Cocoa Jeans S.A.S. ZAFFARY JEANS ACTITUDE Mixta 371536 Miller Andrade LINEA K 60 JEANS Mixta 345904 Confecciones Sport Rojas Calderón S.A.S. BATTY JEANS Nominativa 345821 Vilma Sofia Ruiz Briceño 2 SEXY JEANS Nominativa 345642 Comercializadora Internacional Natiba C I Eu QUO REVOLUTION JEANS Mixta 342211 Edgardo Zea Moreno 51.

Aunado a lo expuesto, en relación con las expresiones genéricas, atendiendo a que la marca concedida mediante los actos administrativos acusados identifica “[…] Toda clase de prendas de vestir […]”, productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, la Sala considera que la expresión JEANS50 es una expresión genérica, comoquiera que puede responder la pregunta “¿qué es?”, debido a que se trata de una prenda de vestir. 49 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas relacionadas, el 21 de octubre de 2022, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y el memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 50 “Jean Del ingl. jeans.1. m. pantalón vaquero.

U. m. en pl. con el mismo significado que en sing.” https://dle.rae.es/jean consultada el 7 de julio de 2023. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020090018800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 52. Por todo lo anterior, la Sala concluye que, la expresión JEANS que hace parte de la marca concedida mediante los actos administrativos acusados es de uso común y, además, es genérica para identificar los productos de la misma clase, motivo por el cual, se excluirá del cotejo marcario.

Primer supuesto: Identidad o semejanza entre las marcas Comparación Ortográfica 53. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de la marca concedida y la marca registrada. 54.

La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: Se excluyó J B 1 2 & B L O U S E S J & B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 55. Se observa que las marcas tienen una estructura ortográfica y una longitud muy diferentes, mientras que la primera está conformada de 2 letras, la segunda son 9 letras (6 consonantes y 3 vocales); y, aunque compartes las letras JB dicha semejanza no resulta significativa, máxime, cuando en la marca sujeta a debate las mismas están separadas por el signo “&”. 56.

Así las cosas, teniendo en cuenta que, en el análisis comparativo entre las marcas cotejadas, se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, esta Sala considera que, no obstante, la semejanza antes señalada, las marcas presentan diferencias en la extensión, las vocales y las consonantes utilizadas, lo que permite diferenciarlas desde el punto de vista ortográfico. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020090018800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Comparación Fonética 57.

La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: JB –& BLOUSES J&B JB – & BLOUSES J&B JB – & BLOUSES J&B JB – & BLOUSES J&B JB –& BLOUSES J&B JB –& BLOUSES J&B JB –& BLOUSES J&B JB – & BLOUSES J&B 58.

La Sala considera que, a pesar de que las marcas comparten las letras JB, aspectos como la extensión del conjunto marcario, y la inclusión de la expresión & BLOUSES le otorgan matices diferenciadores en su dimensión fonética. 59. Lo cual se ve reforzado, en tanto, que, a diferencia de la marca previamente registrada, la marca demandada utilizó el signo &, que fonéticamente es equivalente a la letra “y”, para dividir las letras “J” y “B”, eliminando la similitud fonética respecto de la expresión JB.

Comparación Ideológica 60. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”51, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 61.

Atendiendo a que la marca de titularidad de la parte demandante está conformada por dos letras, que juntas no tiene un significado en el idioma castellano ni evocan algún concepto, la Sala la considera como una marca de fantasía, producto del ingenio e imaginación del titular. 51 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020090018800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 62.

En relación con la marca concedida mediante los actos administrativos acusados, atendiendo que su elemento nominativo es compuesto y que contiene una expresión genérica, la Sala considera que puede generar una idea en los consumidores sobre los productos que identifica la marca; sin embargo, teniendo en cuenta que también está conformada por una expresión en un idioma diferente al castellano, la cual no forma parte del conocimiento común, la marca en su conjunto no tiene un significado, por lo cual se considera como una marca de fantasía. 63.

Por lo anterior, la Sala considera que las marcas objeto de estudio, al ser marcas de fantasía, no pueden ser comparadas desde el punto de vista ideológico. 64. En suma, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer las marcas confrontadas, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten las mismas, comoquiera que el usuario recordará y relacionará las marcas por sus similitudes; la Sala considera que no se advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve al consumidor medio a confundir las marcas, porque la marca concedida es lo suficientemente distintiva y diferente de la marca previamente registrada. 65.

Corolario de todo lo expuesto y una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva; teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la existencia de elementos comunes y genéricos, así como de los elementos adicionales que las conforman: la Sala considera que el hecho de compartir las letras JB no genera una similitud entre las marcas, por lo que no se configura el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 66.

La Sala considera que, debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, es decir, que no existan similitudes o semejanzas entre las marcas confrontadas; es innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a la conexidad de los productos o servicios que identifica cada una de las marcas. 67.

Al respecto, la Sala en sentencia de 11 de junio de 2020, consideró: 22 Núm. único de radicación: 11001032400020090018800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Ahora, la Sala encuentra que debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a) de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas, debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. […] En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron los artículos 136, literales a) y 151 de la Decisión 486 y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “ULTRAGAS”, para distinguir productos de la Clase 41 Internacional, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan los actos administrativos acusados […]”52. 68.

En suma, la Sala concluye, respecto del cotejo entre las marcas JB y JEANS & BLOUSES J&B, que no se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, por lo tanto, la marca concedida mediante los actos administrativos acusados no se encuentra incursa en la citada causal de irregistrabilidad.

Conclusión 69. La Sala considera, que en el caso sub examine, la marca mixta JEANS & BLOUSES J&B, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, no se encuentra incursa en la causal prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que no presenta semejanzas de tipo ortográfico ni fonético con la marca mixta JB, cuyo titular es la parte demandante, y, en consecuencia, no se cumplen los supuestos fácticos para la configuración de la causal. 70.

En ese orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad del cargo formulado en la demanda, la Sala negará las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia. 52 Ibidem 23 Núm. único de radicación: 11001032400020090018800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente. dejando las correspondientes anotaciones de ley. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente Consejera de Estado Consejero de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.