11001032400020100045000 — Consejo de Estado

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: Acción de nulidad relativa Núm. único de radicación: 11001032400020100045000 Demandante: Corporación Club Puerto Peñalisa Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Constructora Fernando Mazuera S.A. Temas: Cotejo Marcario – Nombre Comercial – Falta de Distintividad.

Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Corporación Club Peñalisa contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 23287 de 30 de abril de 2010 y 27571 de 28 de mayo de 2010 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 2 Núm. único de radicación: 11001032400020100045000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1. Corporación Club Puerto Peñalisa1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa3, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 23287 de 30 de abril de 2010, “Por la cual se concede un registro”, y 27571 de 28 de mayo de 2010, “Por la cual se rechaza un recurso”, expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar la marca nominativa PUERTO PEÑALISA para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Constructora Fernando Mazuera S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones4: “[…]1. Respetuosamente solicito a los Honorables Consejeros se declare la NULIDAD de la Resolución No. 23287 del 30 de abril de 2010 expedida por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por medio de la cual se concedió el registro de la marca PUERTO PEÑALISA (NOMINATIVA) Certificado No. 399154 en la Clase 35 internacional, solicitada por la sociedad CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A. 2.

Que se declare la NULIDAD de la Resolución No. 27571 del 28 de mayo 2010, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición, rechazando los recursos interpuestos contra la resolución anterior. 3. Como consecuencia de la anterior declaración, solicito se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio CANCELAR la inscripción del certificado de registro N° 402635 asignado a la marca PUERTO PEÑALISA (NOMINATIVA), para identificar productos de la Clase treinta y cinco (35) internacional, en el Registro de la Propiedad Industrial a su cargo. 4.

Solicito se ordene la PUBLICACIÓN de esta sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. […]” 1 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 2 2 Cfr. Folios 304-320 3 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 “Régimen Común de Propiedad Industrial” 4 Cfr. Folio 305 3 Núm. único de radicación: 11001032400020100045000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Presupuestos fácticos 4.

La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones5: 4.1. El tercero con intéres directo en las resultas del proceso solicitó, el 9 de octubre de 2009, el registro como marca el signo nominativo PUERTO PEÑALISA, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

La referida solicitud se publicó, del 30 de noviembre de 2009, en la Gaceta de Propiedad industrial número 610, sin que se presentaran oposiciones. 4.3. La Directora de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 23287 de 30 de abril de 2010, concedió el registro como marca del signo nominativo PUERTO PEÑALISA para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.

Interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 23287 de 30 de abril de 2010. 4.5. La Directora de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 27571 del 28 de mayo 2010, rechazó el recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, teniendo en cuenta que la parte demandante no se constituyó como opositor dentro del término establecido para el efecto.

Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración de los literales b), d) y e) del artículo 136, y el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina en adelante Decisión 486 de 20006, y el artículo 29 de la Constitución Política. Concepto de violación 5 Cfr. Folios 285 a 286 6 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” 4 Núm. único de radicación: 11001032400020100045000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.

La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: Violación del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.1. Adujo que la marca nominativa PUERTO PEÑALISA reproduce integralmente el nombre comercial de su propiedad, por lo que, a su juicio, los actos administrativos acusados violan el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 6.2.

Sostuvo que el objeto social de la parte demandante es el de ejercer actividades de club social, también se estableció que esta desarrolla entre otras, actividades de construcción, reparación y servicios de instalación. Violación del literal d) del artículo 136 literal de la Decisión 486 de 2000 6.3. Señaló que la marca nominativa PUERTO PEÑALISA reproduce integralmente su razón social por lo que, a su juicio, se afecta su identidad y prestigio, encontrándose con ello incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 6.4.

Mencionó que es una persona jurídica sin ánimo de lucro, reconocida por la Gobernación de Cundinamarca en el año 1993, fecha anterior a la solicitud de registro de la marca objeto de la nulidad. 6.5. Indicó que el Club Puerto Peñalisa, ubicado en la vía Ricaurte – Girardot, es un condominio exclusivo conocido por la población Bogotana y Colombiana y que, en ese sentido, la marca nominativa PUERTO PEÑALISA, reproduce integralmente la identidad e individualidad del nombre del citado condominio.

Violación del literal e) del artículo 136 literal de la Decisión 486 de 2000 6.6. Afirmó que no ha autorizado ni consentido al tercero con intéres directo en las resultas del proceso para que solicite el registro de la marca PUERTO PEÑALISA, con 5 Núm. único de radicación: 11001032400020100045000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la imagen característica de su barco, por lo que se encuentra incursa en la cuasal de irregistrabilidad prevista en el literal e) del artículo 136 de la Decision 486 de 2000.

Mala fe 6.7. Indicó que, a su juicio, existió mala fe en la solicitud del registro, ello comoquiera que el tercero con interés directo en las resultas del proceso, al solicitar el registro de la marca concedida con los actos administrativos acusados, conocía la existencia y uso del nombre comercial de su titularidad. 6.8. Explicó que ese conocimiento previo de la titularidad de los signos distintivos alegados, se fundamenta en relaciones previas en proyectos de urbanización y construcción con una de las sociedades en liquidación, que formaba parte del grupo empresarial del tercero con intéres directo en las resultas del proceso Artículo 29 de la Constitución Política 6.9.

Señaló que la parte demandada, al rechazar los recursos interpuestos dentro de la actuación administrativa, violó el debido proceso. Ello, comoquiera que, a su juicio, el no haber presentado la oposición dentro del trámite del procedimiento administrativo no excluía su legítimo interés en el resultado de dicha actuación. 6.10. Expresó que tenía un interés para interponer los recursos dentro de la actuación administrativa.

Ello, con el fin que se revocara el acto administrativo acusado, sustentado en el interés que asiste a todos en materia marcaria y en la protección del consumidor. Contestación de la demanda Parte demandada 7. La parte demandada7 contestó la demanda8 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7 Mediante apoderada Cfr. Folio 341 8 Cfr. Folios 345 a 357 6 Núm. único de radicación: 11001032400020100045000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.1.

Señaló que los actos administrativos acusados se encuentran ajustados plenamente a derecho y fueron expedidos de conformidad con lo previsto en las normas legales vigentes en materia marcaria. 7.2. Indicó que la oposición presentada por la parte demandante, dentro de la actuación administrativa, fue extemporánea. Ello, toda vez que el plazo para su interposición vencía el 15 de enero de 2010 y, en ese sentido, al presentarla fuera de dicho término no fue parte del trámite del procedimiento administrativo. 7.3.

Mencionó que, en el caso sub examine, se debió acreditar el uso real y efectivo del nombre comercial Corporación Club Puerto Peñalisa con anterioridad a la solicitud de registro de la marca concedida. 7.4. Expresó que la marca concedida y el nombre comercial presentan similitudes en el aspecto visual y fonético, no siendo esto suficiente para generar confundibilidad en el mercado, unido a que no existe conexión competitiva entre estos. 7.5.

Adujo que no violó el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, teniendo en cuenta que no existe relación entre los vinculados en este proceso, es improcedente revisar la identidad de los signos y demostrar la titularidad de la marca en un país miembro o extranjero. 7.6. Adujo que no violó el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, ya que el nombre comercial de la parte demandante no se usa para identificar una institución muy conocida en el país y, por lo tanto, el público no lo puedo identificar, no es posible demostrar e identificar el nombre comercial de la persona jurídica dentro del sector pertinente. 7.7.

Adujo que no violó el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 comoquiera que el procedimiento administrado de registro de la marca concedida se ajustó a derecho. Asimismo, indicó que los argumentos presentados por la parte, demandante en su escrito de oposición, no se analizaron teniendo en cuenta que fueron presentados extemporáneamente. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020100045000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.8.

Afirmó que no violó el debido proceso y el derecho de defensa de la parte demandante, considerando que no tenía interés para intervenir dentro del trámite del procedimiento administrativo, por lo que se rechazaron sus recursos. Tercero con interés directo en las resultas del proceso 8. Constructora Fernando Mazuera S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de haber sido notificado en debida forma9, no hizo pronunciamiento dentro de esta etapa procesal10.

Auto de pruebas 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 30 de marzo de 201611, resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas. Interpretación Prejudicial 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 30 de marzo de 201612, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000. 11.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 290-IP-2016 de 7 de julio de 201713, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…]La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literales b), d) y e), y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la Interpretación solicitada, salvo la del literal d) del Artículo 136 de la Decisión 486, ya que la argumentación de la demanda no da cuenta de la violación de dicho artículo, y de los hechos no aparece la vinculación entre los implicados como para poder aplicar esa norma al caso particular. 9 Cfr. Folio 338. 10 Cfr. 359 a 360 11Cfr. Folios 365 a 366. 12 Cfr. Folios 367ª 368. 13 Cfr. Folios 394 a416 8 Núm. único de radicación: 11001032400020100045000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De oficio, por corresponder a los temas controvertidos en el presente caso, se interpretarán los artículos 150, 190, 191,192 y 193 de la misma normativa al referirse al nombre comercial y su protección. […]”14. 12.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Reanudación del proceso 13. El Despacho Sustanciador, una vez recibida la interpretación prejudicial, mediante auto de 30 de abril de 202115, reanudó el trámite procesal. Alegatos de conclusión 14. El Despacho Sustanciador, de conformidad con el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, mediante auto de 23 de julio de 202116, corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que alegaran de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. 15.

Durante el término legal la parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda. La parte demandada presentó de manera extemporánea su escrito.17. 16. El tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 17. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 290-IP-2016 de 7 de julio de 2017; vii) el marco normativo sobre la irregistrabilidad marcaria por riesgos de confusión o asociación con 14 Cfr. Folio 398. 15Visible en índice 30 del aplicativo SAMAI 16 Visible en índice 35 del aplicativo SAMAI 17 Visible en índice 44 del aplicativo SAMAI 9 Núm. único de radicación: 11001032400020100045000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co nombre comerciales; viii) el marco normativo sobre la irregistrabilidad marcaria por afectar la identidad o el prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro; ix) el marco normativo sobre el examen de registrabilidad que debe realizar la parte demandada; y x) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 18. Visto el artículo 128 numeral 7 del Código Contencioso Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201118, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201919, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 19.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 20. Los Actos Administrativos Acusados son los siguientes: 20.1. La Resolución núm. 23287 de 30 de abril de 201020 mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió la marca nominativa PUERTO PEÑALISA para identificar servicios de la Clase 35 de la clasificación internacional de Niza. 20.2.

La Resolución núm. 27571 de 28 de mayo de 201021 mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio rechazó los recursos interpuestos contra la Resolución núm. 23287 de 30 de abril de 2010. El problema jurídico 18 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 19 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 20 Cfr. Folios 17 a19. 21 Cfr. Folios 20 a 21. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020100045000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 21.

Le corresponde a la Sala, de acuerdo con la demanda, la contestación de la misma, y la Interpretación Prejudicial, determinar: 21.1. Si las resoluciones núm. 23287 de 30 de abril de 2010, “Por la cual se concede un registro”, y 27571 de 28 de mayo de 2010, “Por la cual se rechaza un recurso”, expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca nominativa PUERTO PEÑALISA para identificar, “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”, servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneró los literales b) y e) del artículo 136 y el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina; y el artículo 29 de la Constitución Política. 21.2.

En este sentido, se analizará inicialmente, si la parte demandante carecía de legitimo interés para oponerse a la solicitud del registro y solicitar la irregistrabilidad de la marca nominativa PEÑALISA en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 21.3. De no ser así, se estudiará: i) si el nombre comercial de la parte demandante era utilizado antes de la solicitud de registro de la marca controvertida; ii) si la marca concedida era susceptible de causar riesgo de confusión o asociación con el nombre comercial; y iii) si se afectó la identidad o el prestigio del nombre comercial de la parte demandante. 21.4.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial núm. 290-IP-2016 de 7 de julio de 2017, en la cual interpretó los literales b) y e) del artículo 136 y el artículo172 de la Decisión 486 de 2000; y, de oficio, los artículos 150, 190,191, 192 y 193 ibidem. Asimismo, se abstuvo de interpretar el literal d) del artículo 136 ibidem. 21.5.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 11 Núm. único de radicación: 11001032400020100045000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 22.

La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena22, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 14 de septiembre de 200023 de la Comisión de la Comunidad Andina24.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina25 22 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 23 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 24 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 25 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020100045000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 23.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.26 24. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 25.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 26.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 27.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 28.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, 26 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020100045000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 29.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]” Interpretación Prejudicial 290-IP-2016 de 7 de julio de 2017 30. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso27: “[…] 1.

La acción de nulidad en el marco de la Decisión 486. Causales. 1. En el proceso objeto de la presente Interpretación Prejudicial, se ha debatido sobre la anulación de la marca denominativa PUERTO PEÑALISA, y la legitimación para demandar tal nulidad, por lo que procede desarrollar el tema planteado. 1.2. De conformidad con lo anterior, el Tribunal considera necesario abordar el tema de la figura de la acción de nulidad conforme a lo previsto en el Artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que contempla las diferencias que existen entre nulidad absoluta y nulidad relativa. 1.3.

La nulidad absoluta está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo. 1.4. La nulidad relativa tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo especifico, se consagra la prescripción de la acción en 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. 1.5.

Tanto la nulidad absoluta como la relativa se pueden declarar de oficio por la autoridad nacional competente. Lo anterior impone una carga procesal especial para la entidad respectiva: realizar un proceso salvaguardando el derecho fundamental del debido proceso. 1.6. Tal como lo prevé el tercer párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, las acciones de nulidad absoluta o relativa antes descritas, no afectan las que pudieran corresponder por concepto de resarcimiento de daños y perjuicios conforme lo contemple la legislación nacional de cada País Miembro. […] 2.

Protección del nombre comercial 2.1. Como en el asunto sub examine se debate la validez del registro de la marca denominativa PUERTO PEÑALISA por ser posiblemente confundible con el nombre comercial mixto PUERTO PEÑALISA, el Tribunal considera apropiado 27 Cfr. Folios 383 a 407 14 Núm. único de radicación: 11001032400020100045000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co abordar el tema planteado con fundamento en lo establecido en reiterada jurisprudencia. […] 2.3.

El Artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto. Se desprenden las siguientes características: 2.3.1. El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. 2.3.2. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. 2.3.3.

El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. 2.3.4. El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social.

Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial 24. Los Artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. 2.5. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial se consagra bajo los siguientes parámetros: 2.5.1. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su primer uso.

Esto quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.

Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro de Marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral.

Lo anterior quiere decir que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la oficina de registro al realizar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tener en cuenta los nombres comerciales ya registrados y usados con anterioridad. 2.5.2. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, sustancial y constante.

Real quiere decir que se use materialmente en el mercado, es decir, que efectivamente identifique un comerciante determinado en el mercado. Sustancial, que su uso en el mercado mantenga los elementos esenciales. Y constante, que su uso sea permanente y continuo. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020100045000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La prueba del uso en las condiciones mencionadas tiene dos efectos: a) Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse al mismo si dicho signo puede causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. b) Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá impedir dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. El uso real, sustancial y constante podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta a distribuir productos o servicios con ese signo, importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

Como ya se advirtió, el uso de un nombre comercial debe ser constante, es decir, continuo o permanente desde su primer uso. Si el nombre comercial deja de usarse, su titular pierde el derecho en exclusiva, a no ser que demuestre una causal de justificación de conformidad con la normativa nacional interna Por lo tanto, el derecho sobre el nombre comercial no puede ser protegido desde su primer uso, si su presencia en el mercado ocurrió de manera intermitente y sin justificación. De existir vacios en relación con el uso del nombre comercial, el derecho sobre el mismo comenzarla a contarse desde el primer uso continuo; esto quiere decir que los usos anteriores e intermitentes no son protegidos.

Es muy importante aclarar que el uso del nombre comercial, de conformidad con lo manifestado, no se puede probar haciendo referencia a un periodo de tiempo cualquiera, ya que el uso debe ser continuo desde el primer día de actividad hasta el día en que se solicita su protección. […] 2.6. En conclusión, como el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, se deberá, al momento en que la marca denominativa PUERTO PEÑALISA fue solicitada para registro, determinar si el nombre comercial mixto PUERTO PEÑALISA era usado en el mercado de modo real, sustancial y constante. 3.

La irregistrabilidad de los signos por identidad o similitud con un nombre comercial 3.1. Como en el proceso interno se discute si la marca denominativa PUERTO PEÑALISA es confundible con el nombre comercial mixto PUERTO PEÑALISA, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el arriba citado literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforme a su reiterada jurisprudencia. […] 16 Núm. único de radicación: 11001032400020100045000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.6.

Por lo tanto, con el fin de resolver la controversia en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: - Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. - Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. - Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. - Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 3.7.

Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de este factor, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con los signos en conflicto, y haciendo la comparación con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas tiene adoptadas este Tribunal. 4.

Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos con parte denominativa compuesta 4.1. Como la controversia informa de la presunta confusión entre la marca denominativa PUERTO PEÑALISA y el nombre comercial mixto PUERTO PEÑALISA, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los signos denominativos pueden estar conformados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual, mientras que los mixtos se componen de este elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, Iconos, etc. […] 4.4.

De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo entre la marca denominativa compuesta PUERTO PEÑALISA y el nombre comercial mixto PUERTO PEÑALISA, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o asociación entre los mismos. 5. La conexión competitiva 5.1. Como el signo denominativo PUERTO PEÑALISA se solicitó para amparar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza ("Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina"), y 17 Núm. único de radicación: 11001032400020100045000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el nombre comercial del demandante representa actividades económicas propias de un club social, abarcando la construcción reparación y servicios de instalación, como por ejemplo en los proyectos de urbanización y construcción que se realizan en el club, se abordará el tema planteado siguiendo los antecedentes jurisprudenciales que ha adoptado el Tribunal. […] 5.5.

Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro 6. Irregistrabilidad por la afectación de la identidad o el prestigio de las personas jurídicas 6.1.

En el presente caso, CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA señaló que el registro del signo solicitado PUERTO PEÑALISA (denominativo) constituye una afectación a su identidad y prestigio como persona jurídica, incurriendo así en la causal contenida en el literal e) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. […] 6.12.

En el presente caso, en primer lugar, se deberá acreditar la existencia del nombre (denominación o razón social) de la persona jurídica y, en segundo lugar, se deberá determinar si de acceder a registro 7. La solicitud Realizada de mala fe 7.1. La demandante argumentó que el registro de la marca denominativa compuesta PUERTO PEÑALISA se solicitó de mala fe.

En este escenario, se abordará el tema propuesto conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal. […] 7.13. Se debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 486, de conformidad con lo indicado en la presente providencia y, en consecuencia, analizar la situación concreta a los efectos de determinar si en el contenido del segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, cabe la conducta realizada por el agente o si esta es susceptible de incluirse en otras acciones que constituyan el ejercicio también de una conducta realizada con mala fe. 8.

El examen de registrabilidad que realiza la oficina nacional competente. Examen de oficio, autónomo, motivado e integral 8.1. El Tribunal se referirá al tema en virtud a que en el proceso interno la Superintendencia de Industria y Comercio afirma que la resolución demandada es conforme a derecho por cuanto no se presentaron oposiciones dentro del plazo legal previsto para ello.

En este sentido, la referida entidad manifestó que no se presentaron oposiciones dentro del trámite de registro y por lo tanto, no hay interés para ser parte del proceso. 18 Núm. único de radicación: 11001032400020100045000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8.2.

El Artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el Artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones.

Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. 8.3. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el presente caso, la Superintendencia de Industria y Comercio realizó un análisis de registrabilidad de oficio.

Por lo anterior, se hace necesario tratar el tema del análisis de la autonomía de la oficina de registro de marcas. […] 8.5. Adicionalmente, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marca. Esto quiere decir que la Oficina Nacional Competente no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado.

Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. 8.6. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares. 8.7.

No se está afirmando que la Oficina Nacional Competente no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. […]” Marco normativo sobre la irregistrabilidad marcaria por riesgos de confusión o asociación con nombre comerciales 31.

Visto el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina, sobre la irregistrabilidad como marcas de signos que se asemejen a nombres comerciales, no podrá concederse el registro como marca de un signo cuando: i) sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido, y ii) su uso pudiera generar riesgo de confusión o de asociación. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020100045000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Marco normativo sobre la irregistrabilidad marcaria por afectar la identidad o el prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro 32.

Visto el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina, sobre la irregistrabilidad como marcas de signos que se asemejen a signos distintivos de un tercero, no podrá concederse el registro como marca de un signo cuando: i) afecte la identidad de personas naturales o jurídicas, con o sin ánimo de lucro, entendido como el uso de alguna señal de identidad particular de una persona diferente al solicitante; ii) salvo permiso del afectado o de sus herederos.

Marco normativo sobre el examen de registrabilidad que debe realizar la parte demandada 33. Visto el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, vencido el plazo para pronunciarse respecto de las oposiciones o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente, en este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio, procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso de que se hubiesen presentado oposiciones, se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. Análisis del caso concreto 34. De conformidad con los marcos normativos desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en las resultas del proceso, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 35.

En este sentido, la marca concedida y el nombre comercial de la parte demandante son como se muestran a continuación: MARCA PUERTO PEÑALISA28 (Nominativo) 28 Cfr. Folio 18. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020100045000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Clase 35: “PUBLICIDAD;

GESTIÓN DE NEGOCIOS COMERCIALES; ADMINISTRACIÓN COMERCIAL; TRABAJOS DE OFICINA.” NOMBRE COMERCIAL CORPORACION CLUB PUERTO PEÑALISA29 “ARTICULO 1: La Corporación es una persona jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, denominada "Corporación Club Puerto Peñalisa", domiciliada en el Municipio de Ricaurte, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, de duración indefinida, cuya actividad ordinaria es la de servir de centro de reunión social, cultural, deportiva recreacional no competitiva, así como la de conservación del medio ambiente y la promoción de los valores familiares, ajena a cualquier participación en ideología política o credo religioso, regida por estos estatutos, sus modificaciones posteriores, los reglamentos que en desarrollo de sus funciones adopte la administración; y en lo no previsto por su propio sistema normativo, por las normas contenidas en el título XXXVI del libro 1 del Código Civil. […]

ARTICULO 3: Para el desarrollo de su objeto, la Corporación Club Puerto Peñalisa podrá ejecutar y celebrar todos los actos y contratos de cualquier naturaleza con la sola limitación de la licitud de su causa y objeto, incluidos la prestación de servicios, administración de bienes muebles e inmuebles, especialmente respecto de los subconjuntos del complejo turístico Puerto Peñalisa.”.30 36.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis del marco normativo expuesto supra. 29 Cfr. Folio 33. 30 Cfr. Folio 34 21 Núm. único de radicación: 11001032400020100045000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 37.

La Sala, en sentencia de 22 de septiembre de 201631, al resolver un caso con identidad de partes e identidad fáctica al sub examine, consideró que: “[ ] La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución núm. 23284 de 30 de abril de 2010, concedió el registro de la marca “PUERTO PEÑALISA” (nominativa), en favor de la CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A., para distinguir los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza: “seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios”, y no dio trámite a la solicitud de irregistrabilidad de la marca solicitada, presentada por la CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA, por cuanto los documentos fueron presentados extemporáneamente.

Posteriormente, mediante la Resolución núm. 27758 de 28 de mayo de 2010, rechazó los recursos de reposición, y, en subsidio, de apelación, interpuestos con posterioridad por la mencionada Corporación, por cuanto carecía de interés legítimo para oponerse. Sobre el particular, la actora alegó que el signo registrado “PUERTO PEÑALISA” (nominativo) reproduce integralmente el nombre comercial “CLUB PUERTO PEÑALISA”, de su propiedad, el cual ha usado con anterioridad a la fecha en que se presentó la solicitud de registro de la marca cuestionada “PUERTO PEÑALISA”, razón por la cual existe un riesgo de confusión. En primer lugar, se observa que la Superintendencia de Industria y Comercio señaló, a través de los actos administrativos acusados, que la actora carecía de legítimo interés para oponerse, solicitar la irregistrabilidad de la marca “PUERTO PEÑALISA” y, por ende, para actuar dentro de la actuación administrativa.

Sin embargo, este argumento no es de recibo para la Sala, por cuanto, conforme lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Superintendencia demandada “no se podía escudar en que la oposición no fue oportunamente presentada, en virtud de su obligación de realizar de oficio el correspondiente examen de confundibilidad, así como de la necesidad de evitar un aprovechamiento indebido de signos notoriamente conocidos y un eventual riesgo de asociación, en aras de proteger al público consumidor.” (Las negrillas y subrayas fuera de texto.) Así mismo, debe tenerse en cuenta que dicho examen de confundibilidad o de registrabilidad es obligatorio y debe ser motivado. […] Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, señaladas por el Tribunal, procedía el registro de la marca “PUERTO PEÑALISA” para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. […] Como puede observarse, a juicio de la Sala, las pruebas antes reseñadas permiten concluir que desde el año 1997, la sociedad actora viene haciendo uso del nombre comercial “CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA” en forma personal y 31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de septiembre de 2016, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00053-00, M.P. María Elizabeth García González 22 Núm. único de radicación: 11001032400020100045000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co continua con anterioridad a la fecha de la solicitud de la marca cuestionada, teniendo en cuenta que la solicitud de registro de la marca “PUERTO PEÑALISA” fue presentada el 9 de octubre de 2009 y que para que un nombre comercial pueda ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada debe haber sido usado con anterioridad a dicha solicitud. […] La Sala estima que, en el presente caso, es indudable que entre los signos en conflicto existe identidad ortográfica, fonética, y conceptual, teniendo en cuenta que la marca cuestionada reproduce los vocablos “PUERTO” y “PEÑALISA” del nombre comercial “CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA”, además de que las palabras “CORPORACIÓN” y “CLUB” son palabras genéricas, que se deben excluir del cotejo. […] De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala observa que la marca “PUERTO PEÑALISA”, cuyo registro se concedió, no podía ser objeto de registro, dado que afectó la identidad de la CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA, al reproducir o coincidir en los vocablos “PUERTO” y “PEÑALISA” del nombre comercial de dicha Corporación, sin contar con su autorización o consentimiento, además de no ser lo suficientemente distintiva y, por ende, generar riesgo de confusión. Por consiguiente, le asistió razón a la actora, cuando señaló que se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal e), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. […] Aunado a lo anterior, debe la Sala poner de presente que la sociedad CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A. a tenía conocimiento previo de que la CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA era la titular del nombre que registró como marca, lo cual se infiere del hecho de que antes de constituirse la mencionada Corporación, la sociedad PEÑALISA DE ENTRE RÍOS S.A. (hoy En Liquidación), era la encargada de promover el proyecto (ventas) de la actora32, y tenía como miembro de su Junta Directiva al señor LORENZO KLING MAZUERA33, quien es representante legal de la Junta Directiva de la citada sociedad CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A. A este respecto, vale la pena precisar que, al momento de la constitución de la Corporación demandante, la sociedad PEÑALISA DE ENTRE RIOS S.A. realizó varios aportes a aquella, entre ellos, la propiedad intelectual, consistente en nombre, emblema, membretes, etc., de conformidad con la Certificación, expedida el 23 de abril de 1997, por la Subsecretaria Jurídica de la Secretaría General del Departamento de Cundinamarca.

En virtud de lo anterior, considera la Sala que no tuvo razón la Superintendencia demandada al otorgar el registro de la marca “PUERTO PEÑALISA” (nominativa) de la sociedad CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A., dado que se configuraron las causales de irregistrabilidad, señaladas en los literales artículo 136, 32 Ello, conforme consta en el convenio suscrito entre dichas partes el 15 de diciembre de 1997. 33 Según se observa en el certificado de existencia y representación, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, de 10 de febrero de 2010, 23 Núm. único de radicación: 11001032400020100045000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co literal b), y e), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, lo que impone declarar la nulidad de las Resoluciones demandadas, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. [ ]”. 38.

Precisado lo anterior, la Sala procederá a realizar a continuación el estudio de los cargos de nulidad formulados en la demanda. Del cargo relacionado con la carencia de interés para oponerse a la solicitud del registro 39. Le corresponde a la Sala determinar si la parte demandante, dentro del trámite del procedimiento administrativo, contaba o no con legitimidad de para presentar los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra el acto administrativo acusado que concedió el registro de la marca PUERTO PEÑALISA. 40.

Al respecto, la parte demandada en la Resolución Núm. 23287 de 30 de abril de 2010, mediante la cual se concedió el registro de la marca nominativa PUERTO PEÑALISA, consideró que: “[…] La sociedad Corporación Club Puerto Peñalisa, presentó a esta oficina Complemento de Información en la que procede a formular la solicitud de irregistrabilidad contra la marca de la referencia, para lo cual aportó documentos que sstentan esa posición a fin de negar dicho registro.

Esta Oficina no dará trámite a la solicitud de irregistrabilidad de la marca solicitada por cuanto los documentos presentados el día 15 de febrero de 2010 no fueron radicados oportunamente (el término para presentar oposiciones a la Gaceta 610 venció el 15 de enero de 2010), esto de acuerdo al artículo 149 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

De conformidad con lo anterior, se puede afirmar que en el caso en estudio el signo solicitado a registro no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. […]” 41. Ahora bien, la parte demandada en la Resolución núm. 27571 de 28 de mayo de 2010, mediante la cual se rechazaron los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación presentados por la parte demandante contra el acto administrativo citado supra, consideró que: “[…]La Corporación Club Puerto Peñalisa, presentó a este despacho Complemento de Información en la que formulaba advertencia de irregistrabilidad contra el signo solicitado PUERTO PEÑALISA; no obstante lo anterior y tal como se estableció en la resolución recurrida no es procedente dar 24 Núm. único de radicación: 11001032400020100045000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co trámite a la misma, por cuanto los documentos presentados el día 15 de febrero de 2010 no fueron radicados oportunamente y con el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 149 de la Decisión 486 de 2000, pues el termino para presentar oposiciones a la Gaceta 610 venció el 15 de enero de 2010.

Así las cosas y de acuerdo a lo expuesto anteriormente la oficina nacional competente no considero el escrito aportado de irregistrabilidad al verificarse que la Corporación Club Puerto Peñalisa no se constituyó como opositor dentro del término procesal establecido para tal efecto; La anterior circunstancia obliga a que el funcionario competente rechace los recursos de reposición y en subsidio de apelación interpuestos con posterioridad ya que como se dijo en líneas anteriores la CORPORACION CLUB PUERTO PENALISA carece de legitimo interés para oponerse. […]” (resaltado fuera de texto). 42.

Por lo anteriormente expuesto, la Sala advierte que la parte demandada, en los actos administrados acusados, consideró que la parte demandante carecía de legitimo interés para oponerse al registro de la marca PUERTO PEÑALISA, dentro del trámite del procedimiento administrativo. 43. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial allegada al presente proceso, al referirse al examen de registrabilidad que debe efectuar la oficina nacional competente, consideró que: “[…] 8.2.

Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. […].”. 44. Asimismo, el mismo Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 353-IP-2015, dentro un proceso que tenía identidad fáctica e identidad de partes al caso sub examine, consideró: “[…] 88.

El Tribunal advierte que la Oficina Nacional Competente no se podía escudar en que la oposición no fue oportunamente presentada, en virtud de su obligación de realizar de oficio el correspondiente examen de confundibilidad, así como de la necesidad de evitar un aprovechamiento indebido de signos notoriamente conocidos y un eventual riesgo de asociación, en aras de proteger al público consumidor. […].” (Resaltado fuera de texto). 45.

Sobre este asunto, como lo manifestó el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación prejudicial allegada al proceso, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad de forma obligatoria. Asimismo, 25 Núm. único de radicación: 11001032400020100045000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co debe realizar el examen de resgistrabilidad aun cuando no se presenten oposiciones o estas no sean tenidas en cuenta. 46.

Por lo anteriormente expuesto, la Sala considera que el examen de registrabilidad realizado por la parte demandada puede efectuarse a partir de la oposición presentada por un tercero o de oficio. 47. En este sentido, la Sala considera que la parte demandada se encontraba en la obligación de realizar un examen de registrabilidad integral y de fondo para determinar si el signo solicitado a registro como marca no estaba incurso en una causal de irregistrabilidad.

Para ello, debe analizar las marcas que fueron objeto de la oposición dentro de la actuación administrativa, así como aquellas marcas previamente registradas o nombres comerciales que presentaran similitudes, así sus titulares no hayan hecho parte del procedimiento administrativo. 48. En ese sentido, esta Sala prohíja las consideraciones expuestas por esta Sección en la Sentencia del 22 de septiembre de 201634, proceso en el cual tenía identidad fáctica e identidad de partes al caso sub examine.

Del cargo de violación del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 49. Corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con lo previsto en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la parte demandante, titular del nombre comercial CORPORACION CLUB PUERTO PEÑALISA, ha hecho uso continuo e ininterrumpido este, y si ese uso es anterior a la fecha en que se solicitó el registro de la marca concedida mediante los actos administrativos acusados. 50.

La Sala procede a apreciar y a valorar en su conjunto todas las pruebas decretadas y aportadas, durante el procedimiento administrativo, de conformidad con las reglas de la sana crítica y aplicando las de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, con el objeto de determinar si la parte demandante demostró el uso continuo e ininterrumpido del nombre comercial. 34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, sentencia de 22 de septiembre de 2016 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, expediente identificado con el número único de radicación 11001-03-24- 000-2010-00453-00. 26 Núm. único de radicación: 11001032400020100045000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Acervo probatorio 51.

La Sala advierte que, dentro del expediente administrativo núm. 09-112552, la parte demandante aportó las siguientes pruebas documentales relacionadas35 así: 1. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Girardot36, en el cual consta que dicha sociedad fue constituida el 9 de abril de 1997 e inscrita el 30 de abril de 1997, bajo el número 00000165 del Libro I de personas jurídicas sin ánimo de lucro. 2.

Certificación del Revisor Fiscal de la Corporación Club Puerto Peñalisa de fecha 20 de febrero de 201037, en el que certifica que ha utilizado el nombre de “PUERTO PEÑALISA” desde el reconocimiento de su personería jurídica. 3. Copia de las facturas comerciales Nos. 1371, 1372 y 13 73 de fecha 4 de agosto de 200938, expedidas por Confecciones MyB Ltda. a nombre de Corporación Club Puerto Peñalisa. 4.

Aviso de prensa del Periódico El Tiempo de fecha 10 de marzo de 200739, donde se convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria para el día 18 de marzo de 2007. 5. Aviso de prensa de fecha 18 de abril de 201140, donde se convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria para el día 28 de abril de 2001. 6. Copia de la factura de venta, expedida por la parte demandante el 2 de abril de 200541, a nombre del señor Luis Pereira Liévano. 7.

Copia de la factura de venta, expedida por la parte demandante el 22 de febrero de 200242, a nombre del señor Víctor Duarte Medellín. 8. Copia de la factura de venta, expedida por la parte demandante el 1 de febrero de 200543, a nombre del señor Jamal Mustafa Bashir. 9. Copia de la factura de venta, expedida por la parte demandante el 31 de enero de 200644, a nombre de la señora Alba Luz Trujillo. 10.

Copia de la factura de venta, expedida por la parte demandante el 1 de marzo de 200745, a nombre del señor Ernesto Sayer Martínez 35 Cfr. Anexos Expediente Administrativo núm.13-049215 Folio 20, Expediente Administrativo núm. 13- 049226 folio 13, Expediente Administrativo núm.13-049217 Folio 20 y Expediente Administrativo núm. 13-049221 Folio 20. 36 Cfr. Folios 23 a 25 37 Cfr. Folio 130 38 Cfr. Folios 133 a 135 39 Cfr. Folio 136 40 Cfr. Folio 137 41 Cfr. Folio 147 42 Cfr. Folio 154 43 Cfr. Folio 156 44 Cfr. Folio 158 45 Cfr. Folio 159 27 Núm. único de radicación: 11001032400020100045000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11.Copia de la factura de venta, expedida por la parte demandante el 1 de septiembre de 200846, a nombre del señor Mauricio Nieto Warnken. 12.

Copia de la factura de venta, expedida por la parte demandante el 1 de enero de 200947, a nombre del señor Juan Carlos Ortiz Uribe. 13. Copia de las Declaraciones del Impuesto sobre las Ventas, expedidas por la DIAN, correspondientes a los años 1995, 1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 200848. 14 Copia de la Declaración de Industria y Comercio y de Avisos expedidas por la Tesorería Municipal de Ricaurte correspondiente al primer y segundo semestre de 2001, primer semestre de 2003, primer semestre de 2004, primer semestre de 2005, segundo semestre de 2006, primer y segundo semestre de 2008 y primer semestre de 2009. 15.

Copia de la Declaración Mensual de Retención en la Fuente, correspondiente a los meses de enero y julio de 1996, enero de 2001, enero de 2002, enero de 2003, noviembre de 2004, marzo y diciembre de 2005, junio y diciembre de 2006, diciembre de 2007, enero y diciembre de 2008 y julio y agosto de 200949. 16 Copia de la Declaración de Retención del Impuesto de Industria y Comercio - RETEICA expedido por la Tesorería Municipal de Ricaurte, correspondiente al mes de marzo de 2000, enero de 2001, agosto de 2001, enero de 2002, agosto de 2002, enero de 2003, agosto de 2003, enero de 2004, agosto de 2004, enero de 2005, octubre de 2005, julio de 2006, septiembre de 200650 52.

Respecto de la prioridad en el uso de un nombre comercial, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial consideró que: “[…] El uso real, sustancial y constante podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. […]”51. 53.

En este sentido, la Sala considera que la parte demandante, mediante las pruebas documentales relacionadas, y que allegó a la actuación administrativa en las que se opuso al registro de la marca registrada, demostró el uso real y efectivo del nombre comercial mixto CORPORACION CLUB PUERTO PEÑALISA durante el periodo de 1995 a 2009. 54.

Sobre el particular, la Sala considera que el uso del nombre comercial CORPORACION CLUB PUERTO PEÑALISA, por la parte demandante, es previo a la solicitud de registro de la marca del tercero con interés en las resultas del proceso, la 46 Cfr. Folio 160 47 Cfr. Folio 147 48 Cfr. Folios 177 a 200. 49 Cfr. 213 a 236 50 Cfr. Folios 252 a 266. 51 Cfr. Folio 401 28 Núm. único de radicación: 11001032400020100045000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cual tiene fecha 9 de octubre de 2009, lo que le permitía oponerse a dicha solicitud de registro. 55.

Así las cosas, la Sala considera que la parte demandante, titular del nombre comercial mixto CORPORACION CLUB PUERTO PEÑALISA demostró su uso en forma adecuada, motivo por el cual el cargo correspondiente a la vulneración del literal b) del artículo de la Decisión 486 de 2000 puede ser estudiado. Desarrollo del estudio del cargo propuesto 56.

Teniendo en cuenta lo anterior y con fundamento en el marco normativo expuesto supra, relativo al literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, se configura una causal de irregistrabilidad cuando la marca solicitada sea idéntica o se asemeje a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, pero, siempre que su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación. 57.

La Sala advierte que la parte demandante indicó que tiene derecho al uso exclusivo al nombre comercial mixto CORPORACION CLUB PUERTO PEÑALISA, en virtud a este fue reconocido con anterioridad a la época en que se concedió el registro de la marca solicitada y que, por tanto, ninguna otra persona puede usar o registrar un nombre, una enseña o marca similar. 58.

La Sala considera que, de conformidad con lo previsto en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la protección del nombre comercial opera frente a la solicitud de registro de marcas que sean idénticas o se le asemejen, y por la posibilidad de inducir al público consumidor a error; por ello, en el caso sub examine, deberá compararse la marca concedida con el nombre comercial del cual es titular la parte demandante. 59.

En este sentido, para establecer la existencia de un riesgo de confusión o asociación, es necesario determinar si existe identidad o semejanza entre la marca registrada y el nombre comercial entre sí, considerando, además, la situación de los usuarios. 29 Núm. único de radicación: 11001032400020100045000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 60.

Considerando lo expuesto, la Sala procederá a determinar si la marca nominativa PUERTO PEÑALISA, se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario. Análisis del supuesto normativo: Identidad o semejanza entre la marca y un nombre comercial 61.

De conformidad con los criterios previstos para analizar la identidad o grado de semejanza entre signos distintivos, es necesario tener en cuenta la naturaleza de los mismos. Al respecto, la Sala advierte que el nombre comercial CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA es mixto, así como la marca PUERTO PEÑALISA es nominativa, por lo que se aplicarán los criterios de comparación de este tipo de signos distintivos. 62.

Atendiendo a que, en el caso sub examine, la comparación deberá realizarse entre un nombre comercial mixto, la Sala considera que, en aplicación de los criterios para comparar este tipo de signos distintivos, y, en ese sentido, se debe determinar cuál es el elemento predominante en el nombre comercial mixto. 63. En ese sentido la Interpretación Prejudicial allegada al presente proceso, se indicó que52: “4.4.

Asimismo, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos, los cuales consisten en la incorporación de un 52 Cfr. Folios 299 y 300 30 Núm. único de radicación: 11001032400020100045000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co barco, no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 66.

Por lo anterior, la Sala procederá a la comparación entre el nombre comercial y la marca objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas en la Interpretación Prejudicial que resulten aplicables al cotejo de los signos mixtos donde predomina el elemento nominativo, y las aplicables a las marcas nominativas, a saber: “[…] Por lo tanto, con el fin de resolver la controversia en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. […]”53. 67. De igual forma, la Sala precisa que se debe tener en cuenta que, la marca cuyo titular es el tercero con interés directo las resultas del proceso, y el nombre comercial de titularidad de la parte demandante, están compuestos por dos palabras, por lo que es necesario observar las reglas de comparación de los signos distintivos mixtos que cuentan con un elemento denominativo compuesto. 68.

Esta Sección, tratándose de marcas compuestas, en sentencia de 22 de mayo de 201454, precisó: “[…] Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente: 53 Cfr. Folio 404 31 Núm. único de radicación: 11001032400020100045000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso N.º 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005) […]”.

(Resaltado fuera de texto). 69. La Sala considera que, para realizar un adecuado cotejo, es necesario analizar la distintividad de los elementos que componen cada uno de los signos distintivos objeto de comparación antes de proceder al cotejo55, para lo cual se debe realizar un “[…] análisis integral de los signos para determinar la relevancia de sus componentes en el conjunto y, sobre todo, su incidencia en su distintividad […]”56. 70.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de los signos en conflicto […]”57. 71. En razón a lo anterior, la Sala procederá a analizar si las marcas y el nombre comercial en cuestión contienen elementos descriptivos, genéricos o de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente, realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 72.

En primera medida, las expresiones de uso común son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar los productos o servicios que pretenden distinguirse. 55 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 23 56 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 321-IP-2015 57 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 268-IP- 2016 32 Núm. único de radicación: 11001032400020100045000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 73.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen. Además, en caso de conflicto marcario, los mencionados elementos deben ser excluidos del cotejo.

En efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado: “[…] Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles. […]”58. 74. En segunda medida, las expresiones genéricas se entienden como aquellas que se refieren exclusivamente al género del objeto o servicio que identifica.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta “¿qué es?” en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica59. Así, “[…] desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuanto por sí mismo pueda servir para identificarlo. […]”60. 75.

Y, en tercera medida, las expresiones descriptivas informan de manera exclusiva acerca de las características y propiedades de los productos o servicios, tales como: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. El Tribunal de Justicia ha precisado que se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio de que se trata, y si se contesta haciendo uso justamente de la denominación, ésta será considerada descriptiva. 58 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 59 Ver interpretaciones prejudiciales Proceso 110-IP-2015 de 25 de septiembre de 2015 y Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020 60 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 22 33 Núm. único de radicación: 11001032400020100045000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 76.

Como se expuso supra, las expresiones o partículas que sean genéricas, descriptivas o de uso común deben ser excluidas del cotejo marcario. 77. En este sentido, la Sala considera que las palabras COPORACIÓN y CLUB, que conforma el nombre comercial de titularidad de la parte demandante se consideran expresiones genéricas. 78. Por lo anterior, se excluirán las expresiones COPORACION y CLUB del correspondiente cotejo, toda vez que son expresiones descriptivas y genéricas, por lo que no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe o no confusión entre los signos enfrentados. 79.

Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que el análisis de confundibilidad debe hacerse entre la marca PUERTO PEÑALISA y el nombre comercial PUERTO PEÑALISA. 80. Precisado lo anterior, procede la Sala a realizar el cotejo marcario siguiendo los criterios expuestos previamente. Comparación Ortográfica 81. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las palabras y letras de la marca concedida y las del nombre comercial, desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, la Sala procede a realizar el cotejo.

MARCA NOMINATIVA CONCEDIDA P U E R T O P E Ñ A L I S A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 114 34 Núm. único de radicación: 11001032400020100045000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co NOMBRE COMERCIAL P U E R T O P E Ñ A L I S A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 114 82.

Conforme lo anterior encontramos que la marca en conflicto y el nombre comercial son idénticos, comoquiera que ortográficamente es una reproducción exacta. 83. Partiendo del anterior análisis, la Sala considera que existe una similitud ortográfica entre la marca registrada y el nombre comercial, considerando la identidad que existe.

Comparación fonética 84. Ahora bien, partiendo de que la similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos, el cotejo de la marca concedida y el nombre comercial y en forma sucesiva, es como sigue: PUERTO PEÑALISA - PUERTO PEÑALISA - PUERTO PEÑALISA - PUERTO PEÑALISA PUERTO PEÑALISA - PUERTO PEÑALISA - PUERTO PEÑALISA - PUERTO PEÑALISA PUERTO PEÑALISA - PUERTO PEÑALISA - PUERTO PEÑALISA - PUERTO PEÑALISA PUERTO PEÑALISA - PUERTO PEÑALISA - PUERTO PEÑALISA - PUERTO PEÑALISA La Sala advierte que entre la marca concedida PUERTO PEÑALISA y el nombre comercial PUERTO PEÑALISA existe semejanza fonética, pues coinciden en que son una reproducción exacta.

Comparación Ideológica 85. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando se evoca una idea o concepto semejante o idéntico, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales la marca y el nombre comercial tienen algún significado. 35 Núm. único de radicación: 11001032400020100045000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 86.

Ahora bien, la Sala resalta que la marca concedida, está compuesta por la palabra PUERTO que según consta en el Diccionario de la Real Academia Española, “[…]Lugar en la costa o en las orillas de un río que por sus características, natural es o artificiales, sirve para que las embarcaciones realicen operaciones de carga y descarga, embarque y desembarco, etc. […]”61. 87.

De otro lado, la palabra PEÑALISA no tiene un significado en el castellano, por lo que, se considera como una palabra de fantasía62 y, en consecuencia, no procede el cotejo ideológico. 88. Corolario de lo expuesto, la Sala considera que entre la marca concedida y el nombre comercial existe similitud ortográfica y fonética por lo que son semejantes. 89.

En este orden, la Sala reitera que en los casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de un nombre comercial, para que esta sea registrable, debe tener una partícula que sea lo suficientemente distintiva y diferente, a tal grado que le otorgue un matiz diferenciador y contundente, que la dote, por sí misma, de la suficiente carga semántica, y de una eficacia particularizadora que conduzca a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor. 90.

De otro lado, en el presente caso, comoquiera que el cotejo se efectuó entre un nombre comercial y una marca nominativa y, en consecuencia, se considera que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, incurrió en la violación del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, no resulta procedente el análisis respecto de conexión competitiva. 91.

En el caso sub examine, la Sala considera que la marca registrada no contiene elementos que la diferencien del nombre comercial, por lo que, se concluye que dicha marca genera riesgo de confusión o asociación con el nombre comercial PUERTO PEÑALISA. En ese sentido, la Sala concluye que los actos administrativos acusados violan el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 61Diccionario de la Real Lengua Española; información obtenida de la página electrónica oficial de dicha institución https://dle.rae.es/argos Consultado el 5 de febrero de 2024. 62Diccionario de la Real Lengua Española; información obtenida de la página electrónica oficial de dicha institución https://dle.rae.es/argos Consultado el 5 de febrero de 2024. 36 Núm. único de radicación: 11001032400020100045000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Del cargo de violación del literal e) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 92.

La Sala advierte que la parte demandante afirmó que no autorizó ni consintió que el tercero con intéres directo en las resultas del proceso solicitara el registro de la marca nominativa PUERTO PEÑALISA, por lo que, a su juicio, la parte demandada, al conceder el registro, violó los supuestos previstos en el literal e) del artículo 136 de la Decision 486 de 2000. 93.

Sobre este aspecto, en la interpretación prejudicial allegada al presente proceso, se indicó: “[…] 6.2. El literal e) del Artículo 136 de la Decisión 486 señala lo siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, titulo, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos". 6.3.

De lo anterior se desprenden dos supuestos: a) La prohibición de registrar como marca signos que consistan, entre otros, en el nombre (denominación o razón social) de una persona jurídica distinta del solicitante, en la medida que la identidad o prestigio de dicha persona sea afectado, salvo que los representantes legales de la persona jurídica titular del nombre otorguen la autorización para su registro. b) La prohibición de registrar como marca signos que consistan, entre otros, en el nombre (denominación o razón social) de una persona jurídica identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, en la medida en que haya afectación de la identidad o prestigio de la persona, salvo que los representantes legales de la persona jurídica titular del nombre otorguen la autorización para su registro. […] 6.10.

La afectación a la identidad o prestigio de la persona jurídica debe entenderse como la posibilidad de generar riesgo de confusión o asociación que lesione el honor, la intimidad o la imagen. Lo anterior comprende el prestigio, entendido como 37 Núm. único de radicación: 11001032400020100045000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la "pública estima de alguien o de algo, fruto de su mérito", constituyendo un criterio objetivo. 6.11.

En consecuencia, el "prestigio" de una determinada persona jurídica se refiere a la percepción favorable o positiva ("pública estima") de esta por parte del público consumidor pertinente, la cual, a su vez, es resultado del mérito propio de la correspondiente persona jurídica. Por lo tanto, el "prestigio" supone una valoración positiva, por parte del público consumidor, de la actividad desarrollada por la persona jurídica. […]” 94.

De acuerdo a lo anterior, la Sala considera que la marca nominativa PUERTO PEÑALISA no podía ser objeto de registro, en tanto que de conformidad con lo previsto en el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, se afectó la identidad de la parte demandante al reproducir las expresiones PUERTO y PEÑALISA que hacen parte de su nombre comercial, al no contar con la autorización y consentimiento para utilizarlo. 95.

Ahora bien, esta Sección, en sentencia de 22 de septiembre de 2016, consideró, en relación al conocimiento previo que tenía el tercero con interés directo en las resultas del proceso sobre la titularidad del nombre comercial de la parte demandante, lo cual trae como consecuencia que se configure la causal prevista en el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, que: “Aunado a lo anterior, debe la Sala poner de presente que la sociedad CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A. a tenía conocimiento previo de que la CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA era la titular del nombre que registró como marca, lo cual se infiere del hecho de que antes de constituirse la mencionada Corporación, la sociedad PEÑALISA DE ENTRE RÍOS S.A. (hoy En Liquidación), era la encargada de promover el proyecto (ventas) de la actora63, y tenía como miembro de su Junta Directiva al señor LORENZO KLING MAZUERA64, quien es representante legal de la Junta Directiva de la citada sociedad CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A. A este respecto, vale la pena precisar que, al momento de la constitución de la Corporación demandante, la sociedad PEÑALISA DE ENTRE RIOS S.A. realizó varios aportes a aquella, entre ellos, la propiedad intelectual, consistente en nombre, emblema, membretes, etc., de conformidad con la Certificación, expedida el 23 de abril de 1997, por la Subsecretaria Jurídica de la Secretaría General del Departamento de Cundinamarca.” 96.

Por último, ante la prosperidad del cargo de nulidad de los actos administrativos por violación de los literales b) y e) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cuya 63 Ello, conforme consta en el convenio suscrito entre dichas partes el 15 de diciembre de 1997. 64 Según se observa en el certificado de existencia y representación, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, de 10 de febrero de 2010, 38 Núm. único de radicación: 11001032400020100045000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consecuencia es la cancelación de la marca concedida, la Sala no se pronunciará respecto de los demás cargos.

Conclusión 97. La Sala considera, que en el caso sub examine, la marca nominativa PUERTO PEÑALISA cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en los literales literal b) y e) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que presenta semejanzas de tipo ortográfico y fonético con el nombre comercial mixto CORPORACION CLUB PUERTO PEÑALISA, cuyo titular es la parte demandante y, en ese sentido, se afecta la identidad de la parte demandante. 98.

En este orden de ideas, ante la vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, la Sala declarará la nulidad de los actos administrativos acusados. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR nulas las resoluciones núms. 23287 de 30 de abril de 2010, “Por la cual se concede un registro”, y 27571 de 28 de mayo de 2010, “Por la cual se rechaza un recurso”, expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que cancele el registro de la marca nominativa PUERTO PEÑALISA, con certificado núm. 402635 para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que publique la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. 39 Núm. único de radicación: 11001032400020100045000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente Aclara voto NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.