CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00048-00 Referencia. Acción de nulidad relativa Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. TESIS: NO EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURA RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN ENTRE LA MARCA CUESTIONADA “TNI KING COFFEE” Y LAS MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS “EL REY”, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE RAÍCES Y TERMINACIONES DISTINTAS QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL.

LA PARTÍCULA “KING” ES DE USO COMÚN PARA PRODUCTOS DE LA CLASE 30 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, POR LO QUE RESULTA INAPROPIABLE DE MANERA EXCLUSIVA. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., mediante apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00048-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 58420 de 18 de septiembre de 2017, “Por la cual se decide una solicitud de registro”, expedida por el director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3; y 6939 de 17 de abril de 2019, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1°- Que el 16 de febrero de 2017 la señora LE HOANG DIEP THAO presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “TNI KING COFFEE”, para identificar productos comprendidos en la Clase 304 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. 2°- Que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el 2 En adelante Decisión 486. 3 En adelante SIC. 4 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos: “[…] Café; café instantáneo; esencias de café; extractos de café; mezclas y sucedáneos de café. […]”. 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00048-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co alto riesgo de confundibilidad que presentaba con su marca previamente registrada y notoria “EL REY”, que distingue productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 3º- Señaló que mediante la Resolución núm. 58420 de 2017, el director de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta “TNI KING COFFEE”, para identificar productos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la señora LE HOANG DIEP THAO. 4º- Que contra la citada decisión interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la SIC a través de la Resolución núm. 6939 de 2019.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literales a) y h), de la Decisión 486, por indebida aplicación, habida cuenta que la marca cuestionada “TNI KING COFFEE” presenta semejanzas de tipo gramático, fonético e ideológico con su familia de marcas previamente registradas “EL REY”. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00048-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que si bien es cierto que la marca solicitada se encuentra escrita en inglés, también lo es que al traducirlo al español evoca el mismo concepto que su marca previamente registrada, dado que ambos hacen referencia a ideas relacionadas con las palabras “REY”, “REALEZA” y “MONARQUÍA”.

Manifestó que dadas las semejanzas ideológicas presentes entre los signos distintivos objeto de controversia, un consumidor podría atribuirle, erróneamente, un origen empresarial común a las marcas “TNI KING COFFEE” y “EL REY”. Sostuvo que la expresión “KING” es la dominante en el conjunto marcario cuestionado, máxime si se tiene en cuenta que la palabra “COFFEE” es genérica respecto de los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Indicó que entre los productos que distinguen las marcas enfrentadas existe conexidad competitiva, pues ambas amparan los mismos productos de la citada Clase 30, en particular, café. Adujo que la SIC no realizó un adecuado y detallado análisis de los posibles riesgos de dilución y de uso parasitario que pudiera afectar su 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00048-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marca notoriamente reconocida “EL REY”, toda vez que el signo distintivo solicitado presenta una evidente semejanza conceptual, que lo hace irregistrable.

Arguyó que la titular de la marca cuestionada “TNI KING COFFEE” pretende aprovecharse de la ventaja industrial que tienen sus signos distintivos previamente registrados, dado su posicionamiento en el mercado colombiano e internacional. Concluyó que la coexistencia de las marcas enfrentadas vulnera sus derechos adquiridos y la dilución de la fuerza distintiva de la marca notoriamente reconocida “EL REY”, por lo que de permitirse el uso de la expresión “TNI KING COFFEE”, se le estaría causando un detrimento patrimonial, toda vez que se generaría riesgo de asociación en el público consumidor, por cuanto podría suponer que tienen el mismo origen empresarial, dado que poseen los mismos canales de comercialización, existe relación, vinculación y uso conjunto o complementario entre los productos que amparan cada uno de ellos. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00048-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1.

La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por carecer de apoyo jurídico y sustento legal. Para el efecto, manifestó que la marca “TNI KING COFFEE” es susceptible de ser registrada, ya que cumple con todos los requisitos de distintividad intrínseca y extrínseca. Aseguró que las marcas enfrentadas son distinguibles, pueden coexistir en el mercado y no generan riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, máxime si se tiene en cuenta que cada una está formada por elementos nominativos y gráficos diferentes, los cuales permiten su distinción. Mencionó que la expresión “KING” es de uso común para productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es inapropiable de manera exclusiva y puede ser utilizada por cualquier persona para formar sus marcas, como ocurre en el caso bajo examen.

Alegó que el registro de la marca cuestionada no conllevaría la pérdida de la fuerza distintiva o del valor publicitario de la marca “EL 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00048-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co REY”, en la medida en que las marcas enfrentadas presentan diferencias ortográficas y fonéticas que permiten su individualización. II.-2.

La señora LE HOANG DIEP THAO, tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificada en debida forma6, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 14 de enero de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 20207, adicionado hoy en día por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20218, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales. 6 Índice 29 del expediente digital. 7 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.” 8 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00048-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1.- La actora insistió en acceder a las pretensiones de la demanda, para lo cual señaló que la marca mixta “TNI KING COFFEE” posee evidentes similitudes de tipo conceptual con la marca notoriamente conocida “EL REY”, las cuales son capaces de generar riesgo de confusión y/o asociación en el mercado; y que dicha circunstancia fue desconocida por la SIC, puesto que, a su juicio, no realizó la comparación de las marcas siguiendo las reglas de cotejo establecidas por el Tribunal.

Aseguró que de haber seguido dichos criterios, en el presente caso, la entidad demandada hubiese determinado que el registro de la marca 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00048-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mixta “TNI KING COFFE” genera un riesgo de dilución respecto de la capacidad distintiva de la marca notoria “EL REY”, por la reproducción que aquella hace de este dentro de su conjunto, de forma dominante y sin distintividad.

IV.2.- La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, además, mencionó que al comparar "TNI KING COFFEE" y “EL REY” se destacan diferencias ortográficas y fonéticas notables que permiten al consumidor distinguirlas. IV.3.- En esta etapa procesal tanto el tercero con interés directo en las resultas del proceso como el Agente del Ministerio Público guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, en los siguientes términos9: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de 9 Proceso 183-IP-2022. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00048-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020200004800 constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 261-IP-2022 y 153-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023 y 5187 del 22 de mayo de 2023.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 58420 de 18 de septiembre de 2017 y 6939 de 17 de abril de 2019, concedió el registro de la marca mixta solicitada, “TNI KING COFFEE” a la señora LE HOANG DIEP THAO, para distinguir los siguientes productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Café; café instantáneo; esencias de café; extractos de café; mezclas y sucedáneos de café. […]”.

A juicio de la actora, la coexistencia de las marcas enfrentadas vulnera sus derechos adquiridos y la dilución de la fuerza distintiva de la marca 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00048-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co notoriamente reconocida “EL REY”, por lo que de permitirse el uso de la expresión “TNI KING COFFEE” se le estaría causando un detrimento patrimonial, toda vez que se generaría riesgo de asociación en el público consumidor, por cuanto podría suponer que tienen el mismo origen empresarial, dado que poseen los mismos canales de comercialización, existe relación, vinculación y uso conjunto o complementario entre los productos que amparan cada uno de ellos.

Adujo que si bien es cierto que la marca solicitada se encuentra escrita en inglés, también lo es que al traducirlo al español evoca el mismo concepto que su marca previamente registrada dado que ambos hacen referencia a ideas relacionadas con las palabras “REY”, “REALEZA” y “MONARQUÍA”. Por su parte, la SIC aseguró que las marcas enfrentadas son distinguibles, pueden coexistir en el mercado y no generan riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, máxime si se tiene en cuenta que cada una está formada por elementos nominativos y gráficos diferentes, los cuales permiten su distinción. Mencionó que la expresión “KING” es de uso común para productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00048-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por lo que es inapropiable de manera exclusiva y puede ser utilizada por cualquier persona para formar sus marcas, como ocurre en el caso bajo examen.

El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 183-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 261-IP-202210 y 153-IP-202211 y en las que se interpretó el artículo 136, literales a) y h), de la Decisión 486.

Así las cosas, el texto de la norma aludida es la siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de 10 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 del 13 de marzo de 2023. 11 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5187 del 22 de mayo de 2023. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00048-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en los referidos pronunciamientos comunitarios, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00048-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARCA MIXTA CUESTIONADA12 MARCAS MIXTAS PREVIAMENTE REGISTRADAS13 Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta “TNI KING COFFEE”, como lo es la cuestionada, con unas marcas mixtas “EL REY”, a nombre de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en las marcas mixtas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 12 Folio 43 del cuaderno físico principal. 13 Folio 43 del cuaderno físico principal. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00048-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas mixtas enfrentadas, no así las gráficas tales como las formas de corona, arabescos y personaje de la realeza, que las acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue.

Cabe precisar que los referidos pronunciamientos comunitarios enfatizan en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00048-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad, prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00048-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en los precitados pronunciamientos comunitarios: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. […]”.

Ahora, según la SIC la partícula “KING”, que hace parte de la marca cuestionada, es de uso común para amparar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es inapropiable de manera exclusiva. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00048-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, la actora señaló que la palabra “COFFEE”, presente en la marca cuestionada, es genérica respecto de dichos productos y, por lo tanto, debe ser excluida del cotejo.

Es del caso señalar que tal y como se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. Así, lo expresó: “[…] 4. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2.

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00048-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00048-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. De conformidad con la regla jurisprudencial citada, corresponde entonces evaluar si las expresiones objeto de controversia “KING”, y “COFFEE” que hacen parte de la marca cuestionada son, respectivamente, de uso común en productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y genérica para los citados productos.

Ahora bien, una vez verificada en la página web de la entidad demandada14, en el caso sub examine se encontró que en la página 14 www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 22 de agosto de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00048-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co web de la entidad demandada15 figuraban las siguientes marcas, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, registradas en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, que contenían la expresión “KING”: MARCA TITULAR REG.

NÚM. ROYAL KING (mixta) HERBA NATURAL PRODUCTS, INC. 485557 KING CONO (mixta) INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA GALLETA S.A. INDUGA S.A. 459185 KING DE POLLO (nominativa) BURGER KING COMPANY LLC 365012 KING LOUIE (nominativa) DISNEY ENTERPRISES, INC. 462725 VITA-KING (nominativa) PHARMA LASER LTDA 480374 KINGBONO (mixta) INVERSISA S.A.S. 679334 Lo anterior pone de manifiesto que se trata de una expresión de uso común y débil, respecto de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

En ese sentido, al ser la partícula “KING” de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, que los vocablos usuales pueden ser utilizados por cualquier persona 15 www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 22 de mayo de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00048-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co para conformar sus marcas, siempre y cuando la misma contenga palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Sobre el particular, el Tribunal ha precisado lo siguiente16: “[…] 3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]”. (Resaltado fuera de texto) En ese orden de ideas, se advierte que la palabra “KING” debe ser excluida del cotejo marcario.

Ahora, la actora también alegó que la palabra “COFFEE” es genérica respecto de los productos que amparan la marca cuestionada “TNI KING COFFEE”. Sobre el particular, esta Sección en sentencia de 22 de julio de 201017, definió el concepto de signo genérico, de la siguiente manera: 16 Interpretación Prejudicial 318-IP-2019. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 2005-00378-00. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00048-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] signo genérico18, entendido como aquel que se refiere exclusivamente al género de los productos o servicios que pretende distinguir […]”.

Para fijar la genericidad de los signos, el Tribunal como esta Corporación, han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata. En el caso sub examine, los productos que distinguen las marcas previamente registradas son de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente, Café; café instantáneo; esencias de café; extractos de café; mezclas y sucedáneos de café. Ahora, se observa que la palabra “COFFEE”, que hace parte de la marca cuestionada “TNI KING COFFEE” se encuentra en idioma extranjero y en relación con este tipo de palabras, la Sala en sentencia de 15 de febrero de 202419, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: […] Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de mayo de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 2003-00456. 19 Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado, Sección Primera, expediente identificado con el número único de radicación 2016-00126-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00048-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso 16-IP-98, ya citado). Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”.

(Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012) […]”. (Destacado de la Sala). Por su parte el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 91-IP-2021, en relación con las marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, precisó lo siguiente: “[…] 4.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 4.3.

Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 4.4.

Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00048-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local.

Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano. […]”.(Destacado de la Sala).

Así las cosas, la Sala observa que, además de que el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se haya hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, también puede ocurrir que: i) la palabra en idioma extranjero sirva de raíz equivalente en la lengua española; o ii) dichas palabras sean de uso común en relación con el producto que se pretende proteger.

Al respecto, la Sala advierte que la palabra “COFFEE” si bien es cierto que se encuentra escrita en inglés, sirve de raíz equivalente20 a su traducción en castellano “CAFÉ”, máxime si se tiene en cuenta que fonéticamente se escuchan casi de manera idéntica, razón por la cual, en este caso, debe tratarse como si fuese una expresión local. 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de octubre de 2023, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2014-00418-00. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00048-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Es por ello que la Sala observa que la partícula “COFFEE” sí se refiere de manera directa a un producto que protege la marca cuestionada en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, café. Por todo lo anterior, la Sala considera que la partícula “COFFEE” debe ser excluida del cotejo marcario, comoquiera que es un término que resulta ser genérico para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Cabe señalar que al ser una palabra genérica es inapropiable bajo un derecho exclusivo, de tal forma que el titular de una marca que incluya una expresión de estas características (“COFFEE”) no podrá evitar que otros empresarios puedan utilizarla en la conformación de sus marcas.21 Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, “TNI” y “EL REY”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas. 21 Ibidem. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00048-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que la marca cuestionada “TNI” y las marcas opositoras “EL REY”, cuentan con diferente extensión, raíz y terminaciones, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, pues la marca solicitada, “TNI”, se conforma por una (1) palabra, una (1) sílaba (TNI), tres (3) letras, dos (2) consonantes (T-N) y una (1) vocal (I), mientras que las marcas previamente registradas “EL REY” están compuestas por dos (2) palabras, dos (2) sílabas (EL-REY), cinco (5) letras, tres (3) consonantes (L-R-Y) y dos (2) vocales (E-E).

Al respecto, cabe señalar que la marca controvertida, a diferencia de las opositoras, está compuesta en su inicio por la letra “T” y en su final por la expresión “NI” que al combinarse genera una marca completamente distintiva (“TNI”), que hace registrable a la expresión solicitada y permite concluir que no hay similitud ortográfica. En otras palabras, el inicio “T” y la terminación “NI” de la marca cuestionada, refuerza las diferencias entre las expresiones en disputa y permiten al consumidor vincularlas con un origen empresarial determinado, dotándolas de mayor distintividad y otorgándoles “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00048-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”22.

En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que la expresión “TNI”, presente en la marca cuestionada, le imprimen una sonoridad distinta al conjunto resultante, más aún cuando la entonación de sus consonantes en cada marca es clara. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: TNI – EL REY – TNI – EL REY – TNI – EL REY – TNI – EL REY TNI – EL REY – TNI – EL REY – TNI – EL REY – TNI – EL REY TNI – EL REY – TNI – EL REY – TNI – EL REY – TNI – EL REY TNI – EL REY – TNI – EL REY – TNI – EL REY – TNI – EL REY De lo anterior, se advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan inicios y terminaciones diferentes, hacen que el impacto visual y fonético no sea similar, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de raíces y sufijos distintos 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020000653501. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00048-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co le aportan una fuerza distintiva especial al signo cuestionado, lo que las hace registrable, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.23 En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala considera que la palabra “TNI”, presente en la marca cuestionada, debe tenerse como de fantasía ya que no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano. Por su parte, las palabras “EL” y “REY”, que conforman las marcas previamente registradas, significan, respectivamente: “[…] 1. art. deter. m. y f. Antepuesto a un sustantivo o a un sintagma nominal forma una expresión definida de referente consabido.

Espérenme en el restaurante. La familia se llevaba bastante bien. […]”24 y “[…] 1. m. y f. Monarca soberano de un reino. […]”25. Sin embargo, comoquiera que la palabra “TNI”, presente en la marca cuestionada, como ya se dijo, no tiene un significado conocido en el 23 Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2012-00275-00.

Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E), número único de radicación 2014-00121-00. Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 2011-00061-00. 24 Consultado el 22 de agosto de 2024, https://dle.rae.es/el?m=form 25 Consultado el 22 de agosto de 2024, https://dle.rae.es/rey?m=form 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00048-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co idioma castellano, la Sala considera que no es posible realizar dicha comparación, desde el punto de vista conceptual, en la medida que el signo solicitado contiene una expresión de fantasía. Por todo lo anterior, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca cuestionada, “TNI”, es lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas opositoras.

Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. Ahora, cabe señalar que la actora también adujo que las marcas previamente registradas pertenecen a una familia de marcas que contienen la expresión “EL REY”. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00048-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre el particular, el Tribunal precisó que la familia de marcas debe ser entendida como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial, de la siguiente manera: “[…] 3.2.

Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 3.3. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.

El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dada que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. 3.4.

El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona. ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común […]”.

(Resaltado fuera de texto). 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00048-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al revisar la expresión “EL REY”, en el sistema SIPI de la SIC, la Sala encontró que dicha partícula está presente en una gran cantidad de marcas registradas a nombre del mismo titular, esto es, la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., que funge en el presente proceso como actora.

Lo anterior, se observa de manera clara en la siguiente tabla26: Expediente núm. Marca Vigencia 02093370 TRICOMPLETO EL REY (LO DEMAS IRA COMO EXPLICATIVO) 13 jun. 2033 02093371 TRICOMPLETO EL REY (LO DEMAS IRA COMO EXPLICATIVO) 13 jun. 2033 02093372 TRICOMPLETO EL REY (LO DEMAS IRA COMO EXPLICATIVO) 01 jul. 2033 97059995 EL REY LE DA VIDA A SUS COMIDAS 10 ago. 2033 00009820 CON EL REY Y MUCHO AMOR 26 jun. 2033 9212936930 SALSINA EL REY 30 jun. 2031 9216063630 EL REY 26 jun. 2033 9216686230 CONDIMENTOS EL REY TAN PUROS COMO LA NATURALEZA 10 jul. 2034 9216960430 EL REY 10 ago. 2033 92172646C EL REY 12 ene. 2032 03016790 EL REY 06 ago. 2027 26 Las resoluciones que concedieron las marcas que se citan a continuación fueron expedidas por la SIC y consultadas en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00048-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Expediente núm. Marca Vigencia 9222997830 EL REY 15 sept. 2034 01023453 EL REY - Las demás expresiones se entenderán como explicativas. - 16 nov. 2031 01026646 EL REY 13 dic. 2031 97059993 EL REY 22 nov. 2031 05076422 CHOCOLATE EL REY 27 feb. 2029 06065380 EL REY 18 ene. 2027 06073552 SALSA DE AJO EL REY 23 feb. 2027 06073555 SALSA DE SOYA EL REY 23 feb. 2027 06073557 SALSA NEGRA EL REY 23 feb. 2027 06073559 SALSA DE AJI EL REY 23 feb. 2027 06073561 SALSA INGLESA EL REY 23 feb. 2027 14101818 GUISO LISTO EL REY 31 oct. 2034 SD2016/0041927 EL REY 19 abr. 2027 SD2017/0009974 PREPARALO CON EL REY Y MUCHO AMOR 26 jun. 2033 SD2017/0103524 "EL REY" 10 ene. 2029 SD2017/0104771 "EL REY, SABE DE COLOR, SABE DE SABOR" 26 jun. 2033 SD2017/0104830 "EL REY" 14 jun. 2028 SD2018/0081386 EL REY 22 oct. 2029 SD2019/0010936 CHOCOLATE EL REY 28 sept. 2029 SD2019/0014553 GUISO LISTO EL REY 05 oct. 2029 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00048-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Expediente núm. Marca Vigencia SD2019/0065321 SALSA DE AJO EL REY 01 abr. 2030 SD2019/0065323 SALSA DE AJO EL REY 03 abr. 2030 SD2019/0102087 GUISO CASERO EL REY 17 jun. 2030 SD2019/0102090 EL REY SABOR CASERO 17 jun. 2030 SD2019/0102098 EL REY COMO HECHO EN CASA 19 jun. 2030 SD2019/0102101 EL REY NATURALMENTE DELICIOSO 03 jul. 2030 SD2019/0109680 DE LAS HUERTAS DE EL REY 02 jul. 2030 SD2019/0109687 DE LOS CAMPOS DE EL REY 02 jul. 2030 SD2020/0027542 EL REY 09 sept. 2030 SD2020/0060443 EL REY 20 ene. 2031 SD2021/0037949 EL REY PARAISO VERDE 05 oct. 2031 SD2021/0040546 EL REY PASIÓN FRUTAL 31 dic. 2031 SD2021/0040549 EL REY FRUTAL SILVESTRE 30 nov. 2031 Como se puede advertir, la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. cuenta con varios registros de marcas que comparten la expresión “EL REY”, conformando lo que la doctrina ha convenido en denominar una “familia marcaria”, conceptualizada o entendida como el conjunto de diversas marcas que presentan un elemento distintivo común a partir del cual el público puede establecer asociaciones entre las marcas individuales. 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00048-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sin perjuicio de lo anterior la Sala considera que si bien la combinación de las expresiones “EL REY” hacen parte de una familia de marcas, también lo es que como se determinó anteriormente entre las marcas en conflicto no existe identidad o similitud que pueda generar riesgo de confusión. Finalmente, en relación al argumento de la actora referente a que sus marcas “EL REY”, previamente registradas, son notoriamente conocidas, la Sala estima que ello es irrelevante porque el análisis efectuado anteriormente permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento injusto de su prestigio, o dilución de su capacidad distintiva, como tampoco que la marca solicitada “TNI KING COFFEE” pudiese causarle perjuicio, comoquiera que priman las diferencias estructurales entre las marcas cotejadas, conforme lo señaló esta Sección27, cuando razonó así: “[…] Para la Sala, es irrelevante que la marca “BELMONT” sea una marca notoriamente conocida, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que 27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000- 2004-00376.

Criterio reiterado en las sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de marzo de 2017, C.P. María Elizabeth García González. número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00481-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00183-00. 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00048-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el signo “DU MONT” pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva, ya que priman las diferencias estructurales de una y otra marca sobre la pobre similitud observada en las mismas.

Además, porque para que la notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, que se reitera, no se presenta en esta oportunidad [ ]”.

Por consiguiente, la Sala considera que no son de recibo los argumentos de la demandante en relación con la notoriedad de sus marcas y se abstendrá de analizar las pruebas allegadas y los argumentos esgrimidos por ella al respecto. En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de “distintividad” necesaria y al no existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas como transgredidas; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “TNI KING COFFEE”, para amparar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que allí se adoptó. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00048-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por último, se le reconocerá personería a la doctora LEYDY NOHELIA CUBIDES VARGAS como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y documentos anexos visibles en el índice 87 del expediente digital.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00048-00 Actora: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

CUARTO: TENER a la doctora LEYDY NOHELIA CUBIDES VARGAS como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y documentos anexos visibles en el índice 87 del expediente digital.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 29 de agosto de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Aclara voto NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.