11001032400020090059800 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D. C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Número único de radicación: 110010324000 2009 00598 00 Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Philippe Roger Georges Pasquier Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Markline S.A. Temas: Cancelación por falta de uso de un registro marcario.

Uso real y efectivo de la marca. Reiteración jurisprudencial. Se niegan las pretensiones de la demanda porque la parte demandante no desvirtuó la presunción de legalidad del mismo. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por el señor Philippe Roger Georges Pasquier contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 35973 de 17 de julio de 2009.

ANTECEDENTES La demanda 1. El señor Philippe Roger Georges Pasquier 1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho3 para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 35973 de 17 de julio de 2009 “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 1 Actuando por medio de apoderado. 2 Cfr. Folios 82 a 118. 3 Prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”.

En adelante CCA. 2 Núm. único de radicación: 110010324000 2009 00598 00 2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa MATIS que identifica productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Markline S.A., en adelante el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones: “[…] 1.1. Declarar la nulidad de la resolución 35973 del 17 de julio de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial dentro del expediente administrativo No. 92-360539, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la accionada y se revocó la decisión contenida en la Resolución 23109 del 30 de julio de 2007. 1.2.

Mantener incólume las resoluciones 23109 de 30 de julio de 2007, y 19738 de junio 17 de 2008, mediante las cuales se resolvió favorablemente la solicitud de cancelar por no uso, el registro de la marca MATIS para distinguir productos de la clase 03 Internacional, con certificado de registro 259325 a nombre de MARKLINE S.A. [ ]”. 4.

A título de restablecimiento del derecho solicitó: “[…] 1.3. Sostener la cancelación por no uso del registro de la marca MATIS, contenido en certificado No. 259325 de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS en cabeza de la tercera interesada. 1.4. Confirmar que la prioridad o derecho preferente de solicitar el registro de la marca es del señor PHILIPPE ROGER GEORGES PASQUIER. 1.5.

Ordenar la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. [ ]”. Presupuestos fácticos expuestos por la parte demandante 5. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 5.1. La parte demandante mediante escrito presentado ante la parte demandada solicitó la cancelación del registro por no uso de la marca nominativa MATIS que distingue productos de la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. 5.2.

La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 23109 de 30 de julio de 2007, ordenó la cancelación por no uso de la marca 3 Núm. único de radicación: 110010324000 2009 00598 00 nominativa MATIS con registro núm. 259325 para identificar productos de la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. 5.3.

El tercero con interés directo en las resultas del proceso interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 23109 de 30 de julio de 2007. 5.4. La Jefe de la División Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm.19738 de 17 de junio de 2008, resolvió el recurso de reposición interpuesto en el sentido de confirmar la decisión contenida en la Resolución núm. 23109 de 30 de julio de 2007, y concedió el recurso de apelación. 5.5.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 35973 de 17 de julio de 2009 resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la Resolución núm. 23109 de 30 de julio de 2007 y negar la cancelación por no uso de la marca nominativa con registro núm. 259325 para identificar productos de la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Normas violadas en concepto de la parte demandante y concepto de la violación 6. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas y expuso el concepto de la violación así: 6.1. Estimó como vulnerados los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000; 1, 2, 6, 13, 29, 61, 121, 123, 124, 236, 237 y 238 de la Constitución Política de Colombia; 3, 50, 51, 63, 84 y 85 del Código Contencioso Administrativo; y 10 y 20 del Código de Comercio. 6.2.

Si bien la parte demandante menciono como vulnerados los artículos 1, 2, 6, 13, 61, 121, 123, 124, 236, 237 y 238 de la Constitución Política de Colombia; 3, 50, 51, 63, 84 y 85 del Código Contencioso Administrativo; y 10 y 20 del Código de Comercio, en el escrito de la demanda no desarrollo el concepto de su violación. 4 Núm. único de radicación: 110010324000 2009 00598 00 Violación de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000 por error de hecho en la apreciación de las pruebas. 6.3.

Aseguró que la parte demandada, con la expedición del acto acusado violó el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que la sociedad MARKLINE S.A. no probó en la forma prevenida en la ley que estuviese usando la marca nominativa “MATIS” de manera habitual en el mercado ni que se estuviese lucrando por su uso, por tanto, la parte demandada estaba obligada a cancelar el registro marcario en cuestión. 6.4.

Expuso que con la expedición de acto se desconoció el artículo 166 de la Decisión 486 de 2000, teniendo en cuenta que en la actuación administrativa no se presentó prueba idónea que la marca MATIS se estuviese usando en el mercado colombiano. 6.5. Agregó que se violó el artículo 167 de la Decisión 486 de 2000, pues no se aportaron pruebas idóneas para demostrar el uso de la marca MATIS, como facturas comerciales o documentos contables, tan solo imaginando un vínculo con la sociedad FEDCO S.A. 6.6.

Señaló que no se probó que los productos vendidos por FEDCO S.A., sean los que tienen la marca MATIS, pues se refieren genéricamente a los mismos, o sea a la vente de cremas entre otros. 6.7. Adujo que no se demostró la relación comercial entre la sociedad FEDCO S.A. y MARKLINE S.A., ni que los productos MATIS que puedan ser ofrecidos y vendidos por la primera, sean proveídos por esta última. 6.8.

Indicó que la sociedad MARKLINE S.A., no cumplió con las cantidades necesarias de venta real de productos MATIS y no es plena prueba la cuestionada publicidad que arguye la parte demandada como prueba de uso, Violación del debido proceso (artículo 29 de la Constitución Política) 6.9. Argumentó que se vulneró el debido proceso al no permitir la controversia, pues la parte demandada solo valoró y analizó únicamente los argumentos de una de las partes. 5 Núm. único de radicación: 110010324000 2009 00598 00 Contestaciones de la demanda Parte demandada 7.

La parte demandada guardó silencio en esta oportunidad procesal. Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso guardó silencio en esta oportunidad procesal. Interpretación prejudicial 9. Este Despacho, mediante auto de 29 de septiembre de 2025, resolvió: i) dar aplicación a la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado respecto de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000, adoptando los criterios jurídicos de las interpretaciones prejudiciales núms. 426-IP-2022, 483-IP-2019, 315-IP-2019, y 321- IP-2017.

Alegatos de Conclusión 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 1 de agosto de 2025, corrió traslado para alegar de conclusión y dio aviso al Ministerio Público para presentar su concepto dentro del traslado para alegar, si a bien lo tenía. 11. La parte demandante guardó silencio en esta oportunidad procesal. 12. La parte demandada guardó silencio en esta oportunidad procesal. 13.

El tercero con interés directo en las resultas del proceso guardó silencio en esta oportunidad procesal. Concepto del Ministerio Público 14. El Ministerio Público, emitió concepto y expresó que, a su juicio, los cargos no posees vocación de prosperidad, lo que obliga a que las súplicas de la demanda deban ser desechadas desfavorablemente. 6 Núm. único de radicación: 110010324000 2009 00598 00 II.

CONSIDERACIONES DE LA SALA 15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) el acto administrativo acusado; iii) el problema jurídico; iv) las Interpretaciones Prejudiciales a tener en cuenta y v) el análisis del caso concreto. Competencia de la Sala 16. De acuerdo con el numeral 7 del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo sobre la competencia del Consejo de Estado en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 del 18 de enero de 20114 sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 del 12 de marzo de 20195 expedido por la Sala Plena de esta Corporación sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 17..

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso. El acto acusado 18. El acto acusado es el siguiente: 18.1. La Resolución núm. 35973 de 17 de julio de 2009 que resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la Resolución núm. 23109 de 30 de julio de 2007.

El problema jurídico 19. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de esta, y las interpretaciones prejudiciales a tener en cuenta, determinar: 19.1. 21. Si la Resolución núm. 35973 de 17 de julio de 2009, expedidas por la parte demandada, vulneran los artículos 165, 166, y 167 de la Decisión 486 de 2000; 4 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 5 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

Modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 de 2024. 7 Núm. único de radicación: 110010324000 2009 00598 00 1, 2, 6, 13, 29, 61, 121, 123, 124, 236, 237 y 238 de la Constitución Política de Colombia; 3, 50, 51, 63, 84 y 85 del Código Contencioso Administrativo; y 10 y 20 del Código de Comercio y en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar su nulidad.

De ser afirmativa la respuesta, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a conceder el restablecimiento del derecho solicitado. 19.2. La Sala precisa que la parte demandante no desarrolló en el escrito de la demanda el concepto de violación de los artículos, 2, 6, 13, 61, 121, 123, 124, 236, 237 y 238 de la Constitución Política de Colombia; 3, 50, 51, 63, 84 y 85 del Código Contencioso Administrativo; y 10 y 20 del Código de Comercio, razón por la cual se excluirán del problema jurídico. 19.3.

En este sentido, se analizará, si el tercero con interés directo en el resultado del proceso demostró el uso real y efectivo de la marca referida supra para identificar los productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, durante el periodo de tiempo relevante comprendido entre el 15 de febrero de 2004 y el 15 de febrero de 2007.

Interpretaciones Prejudiciales 426-IP-20226, 483-IP-20197, 315-IP-20198 y 321- IP-20179. 20. La Sala procede a destacar los principales apartes de las Interpretaciones Prejudiciales mencionadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso: 6 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5155 de 12 de abril de 2023. 7 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 3953 de 7 de mayo de 2020. 8 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 3974 de 15 de mayo de 2020. 9 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 3311 de 8 de junio de 2018. 8 Núm. único de radicación: 110010324000 2009 00598 00 21.

Respecto de los artículos 16510, 16611 y 16712 de la Decisión 486 de 200013: “[…] Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento [1.1] La cancelación del registro por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en un obstáculo innecesario para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente. [1.2] Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca.

El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado identificados con esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. […] [1.4] El primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir, en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho, en otros términos, basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso. 10 Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. 11 Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. 12 Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros». 13 Interpretación Prejudicial 426-IP-2022 9 Núm. único de radicación: 110010324000 2009 00598 00 [1.5] Por otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca se deberá tener en consideración lo siguiente: [a)] Legitimación para iniciar el trámite.

De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, no puede ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente. Cualquier persona interesada en registrar y utilizar un signo idéntico o semejante al no utilizado tiene legitimidad y puede iniciar el trámite de cancelación del registro de una marca.

La solicitud de cancelación puede presentarse también como medio de defensa en el marco de un procedimiento de oposición respecto de una solicitud de registro presentada con anterioridad. [b)] Oportunidad para iniciar el trámite. El segundo párrafo del referido artículo 165 establece que el trámite de la acción de cancelación por no uso de la marca únicamente puede iniciarse después de tres años contados a partir de quedar en firme y debidamente notificada la resolución que agota la vía administrativa en el trámite de concesión de registro de una marca.

Siendo ello así, incluso si la notificación antes referida se efectuase fuera del plazo legal contemplado en el procedimiento interno, el cómputo para interponer la acción de cancelación se inicia a partir de dicha notificación. [c)] Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de una marca es necesario que esta no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. […] [3] Carga de la prueba en la cancelación de un registro por falta de uso de la marca [3.1] De conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba del uso en el trámite de cancelación corresponde al titular de la marca objeto de la referida cancelación y no al solicitante; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento de que se cancele dicha marca. [3.2] El mencionado artículo 167 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca.

Publicidad de productos identificados con la marca MATIS en la revista FUCSIA. Publicados en las ediciones 60, 66, 67 y 82 en los años 2005, 2006 y 2007. 14 Antecedentes administrativos. Resolución núm. 23109 de 30 de julio de 2007 10 Núm. único de radicación: 110010324000 2009 00598 00 22.2. Impresión en la revista DINERS en la que se encuentra publicidad de dos productos identificados con la marca MATIS.

Publicados en las Ediciones 435 de junio de 2006 y 443 de febrero de 2007. 22.3. Publicidad de productos identificados con la marca MATIS en la revista ALO. Publicados en los años 2006 y 2007. 22.4. Publicidad de productos identificados con la marca MATIS en la revista INFASHION. Publicados en los años 2006 y 2007. 22.5. Publicidad de los productos MATIS en la revista ESTILO.

Publicados en los años 2006 y 2007. 22.6. Publicidad de los productos MATIS en la revista CARAS. Publicada en el año 2007. 22.7. Publicidad de los productos MATIS en la revista GENTE CARIBE. Publicada en el año 2006. 22.8. Publicidad de los productos MATIS en el Periódico EL TIEMPO. Publicada en el año 2007. 22.9. Publicidad de los productos MATIS en la revista VANIDADES.

Publicada en el año 2007. 22.10. Impresión en la revista JET SET en la que se muestra dos productos identificados con la marca MATIS. Publicada en los años 2005 y 2006 22.11. Impresiones de publicidad bajo el título BEAUTY NEWS, donde promociona sus diferentes productos para el cuidado de la piel y la belleza en general, en donde se menciona algunos productos identificados con la marca MATIS.

Publicados en los años 2006 y 2007. 22.12. Certificación expedida por el señor Felipe Balseiro Julio, Revisor Fiscal de la sociedad Fedco S.A. el 18 de septiembre de 2007, en la cual acredita los puntos de venta en el país, en los cuales se venden los productos identificados con la marca MATIS y certifica que la Compañía Fedco S.A. ha efectuado ventas de productos identificados con la marca MATIS, entre enero 1º de 2004 y febrero de 2007, por un 11 Núm. único de radicación: 110010324000 2009 00598 00 valor de $ 2.321.132.144 millones de pesos: i) de 1 enero a 31 de diciembre de 2004 $ 631.980.090.oo; ii) de 1 de enero a 31 de diciembre 2005 $607.326.409; iii) 1 de enero a 21 de diciembre de 2006 $902.644.917; y iv) 1 de enero a 28 de febrero de 2007 $ 179.180.728.

Análisis del caso concreto 23. De conformidad con el marco normativo desarrollado supra y atendiendo a los argumentos de la parte demandante, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. MARCA NOMINATIVA REGISTRADA MATIS Titular: MARKLINE Reg. Núm. 259325 Clase 3: “productos de belleza y cosméticos, perfumería.” 24.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el uso real y efectivo de una marca y la cancelación de su registro por no uso. De la presunta vulneración de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000 25.

La Sala ha considerado, en reiterada jurisprudencia15, que de conformidad con lo previsto en los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000, la procedencia de la cancelación por no uso de una marca se dará cuando se cumplan los siguientes tres requisitos: i) que quien solicita la cancelación cuente con la legitimidad para iniciar dicho trámite, esto es, que demuestre tener un legítimo interés en la cancelación; ii) que se adelante dentro de la oportunidad para ello, esto es, cuando hayan pasado al menos tres años desde la concesión del registro marcario cuya cancelación se pretende; y iii) la falta de uso de la marca, esto es, no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 6 de noviembre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00028-00. 12 Núm. único de radicación: 110010324000 2009 00598 00 autorizada para ello en al menos uno de los Estados miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación 26.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso, señaló que los requisitos para que opere la cancelación por no uso, de conformidad con lo previsto en los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de 2000, son: “[…] [1.5] Por otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca se deberá tener en consideración lo siguiente: [a)] Legitimación para iniciar el trámite.

Al, respecto, la Sala considera que, en el caso sub examine, se dan por cumplidos los dos primeros supuestos. El primero, porque el trámite se inició a solicitud de la parte demandante y, el segundo, en cuanto la marca objeto de cancelación se registró el 27 de diciembre de 2002 y, en tal sentido, a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, es decir, el 15 de febrero de 2007, ya habían pasado más de tres años contados a partir del inicio de la vigencia de registro marcario cuya cancelación se pretende. 28.

En este sentido, la Sala procederá a estudiar si, dentro del periodo relevante, esto es, entre el 15 de febrero de 2004 y el 15 de febrero de 2007, la marca 13 Núm. único de radicación: 110010324000 2009 00598 00 nominativa MATIS que identifica productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, fue usada de manera real y efectiva por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, o por un tercero autorizado por esta, en al menos uno de los Estados miembros de la Comunidad Andina, manteniendo los elementos esenciales de la misma.

Análisis de los supuestos para la cancelación por no uso del registro marcario Uso real y efectivo de la marca 29. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial, señaló los parámetros que se deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido usada o no de manera efectiva: “[…] [3] Carga de la prueba en la cancelación de un registro por falta de uso de la marca [3.1] De conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba del uso en el trámite de cancelación corresponde al titular de la marca objeto de la referida cancelación y no al solicitante; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento de que se cancele dicha marca. [3.2] El mencionado artículo 167 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca.

En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. “[…]” 30. En este sentido, para probar el uso real y efectivo de la marca, el titular deberá demostrar que los productos que identifica la marca fueron puestos en el comercio, o se encuentran disponibles en el mercado, en la cantidad y el modo que normalmente corresponde a la comercialización de dicho producto, teniendo en cuenta su naturaleza y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. 31.

Verificado el expediente del proceso de la referencia, la Sala advierte que el tercero con interés directo en el resultado del proceso aportó como prueba del uso de la marca: 31.1. Certificaciones de publicidad de la marca MATIS en varias publicaciones impresas y exhibiciones de los productos en almacenes. 14 Núm. único de radicación: 110010324000 2009 00598 00 31.2.

Certificación expedida por el señor Felipe Balseiro Julio, Revisor Fiscal de la sociedad Fedco S.A., en la cual acredita los puntos de venta en el país, en los cuales se venden los productos identificados con la marca MATIS y certifica que la Compañía Fedco S.A. ha efectuado ventas de productos identificados con la marca MATIS, entre 1 enero de 2004 y febrero de 2007, por un valor de $ 2.321.132.144 millones de pesos. 32.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que: 33. Respecto de las certificaciones de publicidad, si bien constituyen un elemento importante para demostrar el uso real y efectivo de una marca, no determinan si los productos que ampara esta se encuentran en el mercado. 34. Ahora el artículo 167 de la Decisión 486 de 2000, determina que el uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros. 35.

A la actuación administrativa se allegó una certificación del revisor fiscal de la sociedad FEDCO, en el cual se certifica la venta de productos de la marca MATIS en el periodo entre 1 enero de 2004 y febrero de 2007 por un valor de $ 2.321.132.144 millones de pesos. 36. Sobre el particular, el revisor fiscal en las sociedades comerciales tiene como funciones principales las de control y vigilancia, velando porque se cumplan las normas sobre la adecuada gestión administrativa y el correcto estado de los registros financieros. 37.

Particularmente en los aspectos contables y financieros, el revisor fiscal examina y evalúa la contabilidad, los comprobantes, los libros y la correspondencia para asegurar su regularidad y veracidad. 38. Así mismo, las certificaciones de los revisores fiscales son documentos oficiales que validan información contable, financiera o de procesos de una sociedad 39.

En el presente caso, el revisor fiscal de la sociedad FEDCO certificó que esta distribuyó productos cosméticos de la marca nominativa MATIS en periodo comprendido de 2004 a 2007, en el cual estos se vendieron en una suma de $2.321.132.144. 15 Núm. único de radicación: 110010324000 2009 00598 00 40. En este aparte es preciso indicar, que el uso de una marca puede ser probado por su titular o por un tercero licenciatario o autorizado para ello, por lo que la certificación del revisor fiscal de la sociedad FEDCO S.A. allegada por el tercero con interés en las resultas del proceso, resulta válida para acreditar el uso de la marca nominativa MATIS. 41.

Al respecto, este Sala en sentencia de 21 de septiembre de 202316, precisó en cuanto al uso por el licenciatario o el autorizado para ello lo siguiente: “[…] la Sala debe precisar que sí es procedente demostrar el uso de una marca a través de actos ejecutados por un licenciatario o por otra persona autorizada, conforme lo ha señalado esta Sección en anteriores ocasiones y de acuerdo con lo precisado por el Tribunal, en la Interpretación prejudicial rendida en el presente proceso, en la que expuso lo siguiente: 2.7.

La marca usada por el licenciatario o el autorizado para ello. Cabe señalar que el artículo 165 bajo análisis hace referencia al licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la marca. Al respecto, el primero, el licenciatario, es aquel que hace uso de la marca teniendo como sustento un contrato de licencia; en tanto que el segundo, otra persona autorizada, es aquella que hace uso de la marca sobre la base de otra forma de vinculación que no supone un contrato de licencia de la marca.

Ambos supuestos consisten en lo siguiente: a) Licencia de uso de la marca. La licencia de la marca se encuentra regulada en el Capítulo IV del Título VI de la Decisión 486. El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario.

Cabe señalar que el licenciante conserva la titularidad sobre la marca. […] b) La simple autorización para la utilización de la marca en el mercado. Cosa distinta ocurre con la simple autorización para la utilización de la marca, pues en este supuesto no se debe anexar la prueba del registro del contrato en la oficina de registro de marcas, sino una prueba que indique la relación o el vínculo económico con el titular de la marca.

No es una licencia porque el titular no cede las facultades del uso exclusivo de la marca, sino que simplemente autoriza de manera estricta su utilización, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre la misma. Tal es el caso de los contratos de distribución. […]” (Destacado fuera de texto). De lo anterior, se extrae que existen dos supuestos para acreditar el uso a través de terceras personas, esto es, mediante licenciatarios o personas autorizadas por el titular de la marca.

Respecto del primero, la Sala evidencia la obligatoriedad de inscribir el contrato de licencia de uso ante la Oficina Nacional competente para efectos de que sea oponibles a terceros y, del segundo, se advierte que únicamente debe probarse la relación o el vínculo económico entre la persona autorizada y el titular de la marca […]” 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, sentencia de 21 de septiembre de 2023 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, expediente identificado con el número único de radicación 11001-03- 24-000-2014-00158-00 16 Núm. único de radicación: 110010324000 2009 00598 00 42.

Como se observa en la jurisprudencia citada, la distinción entre el licenciatario y la persona autorizada radica en la naturaleza del vínculo que los une con el titular de la marca. Mientras el primero requiere de un contrato formal de licencia, que debe inscribirse ante la oficina nacional competente para que produzca efectos frente a terceros, la segunda, esto es, la de la persona autorizada, no exige la existencia ni el registro de un contrato, bastando con que se acredite la relación económica o comercial que evidencia la autorización del titular para usar la marca. 43.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que la expresión “otra persona autorizada” del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 comprende supuestos como los contratos de distribución o franquicia, en los que el titular no se desprende del uso exclusivo de la marca, sino que permite su utilización controlada por parte de un tercero con su consentimiento. 44.

Por lo anterior, la Sala concluye que no es necesario que FEDCO S.A. haya celebrado ni registrado un contrato formal de licencia de uso con la sociedad titular de la marca MATIS, sino que resulta suficiente la acreditación del vínculo comercial existente entre ambas, el cual se materializa en la distribución y comercialización de los productos cosméticos que portan la marca en el mercado. 45.

La Sala destaca que la certificación expedida por el revisor fiscal de FEDCO S.A., que da cuenta de la venta de dichos productos en el período comprendido entre los años 2004 y 2007, constituye un medio idóneo para demostrar el uso real y efectivo de la marca en los términos de los artículos 165 y 167 de la Decisión 486 de 2000, conforme al precedente citado, dado que resulta suficiente la certificación expedida por el revisor fiscal de la sociedad distribuidora, cuando en ella se acredita la comercialización efectiva de los productos identificados con la marca, pues dicha certificación demuestra la existencia de la relación económica entre el titular y la persona autorizada. 46.

Ello se explica en razón a que, como se precisó con antelación, el revisor fiscal, conforme a los artículos 207 y 208 del Código de Comercio, tiene entre sus funciones la de verificar la razonabilidad de los estados financieros, las operaciones de la sociedad y la observancia de las normas legales y contractuales aplicables a la entidad.

En tal condición, su certificación da fe no solo de los montos de ventas, sino también de la realidad de las operaciones comerciales que las originan, lo cual incluye la existencia del contrato de distribución o del vínculo comercial que permite el uso de la marca en el mercado. 17 Núm. único de radicación: 110010324000 2009 00598 00 47.

Por consiguiente, no es necesario exigir, de manera estricta, que se aporte de manera directa del contrato de distribución, puesto que la declaración del revisor fiscal acredita que los productos de la marca MATIS fueron efectivamente distribuidos y vendidos dentro del periodo relevante. De esta manera, la prueba cumple con lo atinente a la prueba de uso real y efectivo prevista en los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000 y en la jurisprudencia de esta Sección. 48.

Así se encuentra acreditado el uso efectivo de la marca para la identificación de productos, comoquiera que el carácter de “productos de belleza y cosméticos, perfumería”, por parte del tercero con interés directo en el resultado del proceso, no requiere que, para acreditar el uso, se haga la comercialización directa de sus productos, razón por la cual, se considera que el uso de la marca se puede verificar mediante la puesta a disposición de los productos a comercializadores, como FEDCO S.A., quienes harían la comercialización al usuario final. 49.

Así las cosas, esta Sala considera que, en el caso bajo estudio, el tercero con interés directo en el resultado del proceso, demostró el uso de la marca de forma real y efectiva, comoquiera que puso a disposición del mercado colombiano el producto identificado con la marca MATIS registrada en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza en la forma en que fue concedida, razón por la cual, la parte demandada no vulneró lo previsto en los artículos 165, 166 y 167, de la Decisión 486 de 2000.

Del cargo de violación del artículo 29 de la Constitución Política 50. La parte demandante manifestó que se le vulnero el debido proceso, al no permitir la controversia, pues la parte demandada solo valoró y analizó únicamente los argumentos de una de las partes. 51. Al respecto, la Sala observa que el acto acusado está debidamente motivado por las consideraciones contenidas en el análisis efectuado supra y, por lo tanto, no le han desconocido ningún precepto constitucional a la demandante.

Así mismo, la SIC valoró integralmente los argumentos tanto de la parte demandante, como los de la parte demandada. Conclusiones de la Sala 18 Núm. único de radicación: 110010324000 2009 00598 00 52. La Sala considera que la parte demandada, con la expedición del acto acusado, no vulneró los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000.

Ello, por cuanto el tercero con interés directo en el resultado del proceso demostró el uso real y efectivo en el mercado andino de la marca nominativa MATIS para identificar productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, dentro del periodo relevante comprendido entre el 15 de febrero de 2004 y el 15 de febrero de 2007 por lo que la negación de la cancelación del registro mencionado resulta ajustada a derecho.

Al igual, durante la actuación administrativa no hubo vulneración al debido proceso de la parte demandante. 53. En ese orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara la Resolución núm. 35973 de 17 de julio de 2009. Condena en costas 54.

De conformidad con el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, atendiendo la conducta asumida por las partes, la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no se condenará en costas a la parte demandante. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN. 19 Núm. único de radicación: 110010324000 2009 00598 00 CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones de rigor.

CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidenta Consejera de Estado PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejero de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.