1 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00241 00 Demandante: TECNODIESEL LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: NULIDAD RELATIVA Radicación: 11001 03 24 000 2011 00241 00 Demandante: TECNODIESEL LIMITADA Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero con interés: GUILLERMO GARCÍA SIMIJACA Tesis: No es nula la resolución que concedió el registro de la marca “TECNODIESEL” (mixta) para distinguir servicios en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto la parte demandante no demostró el uso real, continuo y efectivo del nombre comercial “TECNODIESEL”.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA_________________________ La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Tecnodiesel Limitada en ejercicio de la acción de nulidad de que trata el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, entendida por el Despacho como de nulidad relativa1 establecida en el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, con miras a obtener la nulidad de los siguientes actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio2: i) Resolución número 24515 de 16 de julio de 2008 “Por la cual se decide una solicitud de registro”, por la cual se concedió el registro de la marca 1 De acuerdo con el auto admisorio de 2 de diciembre de 2011, que obra a folios 56 a 57 del expediente físico. 2 En adelante SIC. 2 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00241 00 Demandante: TECNODIESEL LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (mixta) “TECNODIESEL” para identificar servicios en la clase 373 de la Clasificación Internacional de Niza. ii) Resolución número 45884 del 9 de septiembre de 2009 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación” en el sentido de confirmar la decisión contenida en la resolución número 24515 de 16 de julio de 2008.

I.

ANTECEDENTES I.1. LA DEMANDA La sociedad Tecnodiesel Limitada, a través de apoderado, presentó demanda en la que formuló las siguientes4: I.1.1. Pretensiones “2.1. Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 24515 del 16 de julio de 2008, mediante la cual la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la demanda de Oposición de la sociedad TECNODIESEL LTDA y por lo tanto concedió el registro de la marca "TECNODIESEL" (mixta) clase 37, al señor GUILLERMO GARCIA SIMIJACA de Dosquebradas (Risaralda) Colombia, marca que se tramitó por expediente No. 05 026.144. 2.2 Que se declare la nulidad de la resolución No. 45884 del 9 de septiembre de 2009, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 24515 del 16 de julio de 2008, proferida por la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.3 Que como consecuencia de las declaraciones anteriores se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declarar fundada la demanda de oposición de la sociedad TECNODIESEL LTDA de Pereira (Risaralda) Colombia, y por lo tanto negar el registro de la marca "TECNODIESEL" (mixta) clase 37 al señor GUILLERMO GARCIA SIMIJACA, cancelando el certificado de registro No. 388.221.” 3 Descripción de productos y/o servicios: SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTORES DIESEL, REPUESTOS PARA MOTORES DIESEL, SERVICIOS DE REPARACIÓN DE BOMBAS, INYECTORES Y TURBOS DIESEL. 4 Demanda visible en el índice 86 del expediente digital de la referencia en SAMAI. 3 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00241 00 Demandante: TECNODIESEL LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.1.2.

Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionaron los siguientes: I.1.2.1. El 22 de marzo de 2005 el señor Guillermo García Simijaca solicitó el registro como marca del signo "TECNODIESEL" (mixto) para identificar servicios5 en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que fue radicada con el número 05026144 y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 556 del 30 de agosto de 2005.

I.1.2.2. La sociedad Tecnodiesel Limitada presentó oposición en contra de la solicitud de registro mencionada, con fundamento en su nombre comercial "TECNODIESEL”. I.1.2.3. Mediante resolución número 24515 del 16 de julio de 2008 la SIC declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Tecnodiesel Limitada y concedió el registro como marca del signo "TECNODIESEL" (mixto) para identificar servicios en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.1.2.4. A través de la resolución número 45884 del 9 de septiembre de 2009 se resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar lo dispuesto en la resolución número 24515 del 16 de julio de 2008. I.1.3. Normas violadas y concepto de la violación La parte actora estimó que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal b) de la Decisión 486 de 2000, así como del artículo 61 de la Constitución Política. 5 La marca cuestionada ampara los siguientes servicios en la clase 37: "servicio de reparación y mantenimiento de motores diesel, repuestos para motores diesel, servicios de reparación de bombas, inyectores y tubos diesel”. 4 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00241 00 Demandante: TECNODIESEL LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que la marca cuestionada no posee distintividad extrínseca debido a su identidad con el nombre comercial “TECNODIESEL” y su relación en cuanto a los servicios que pretenden distinguir.

A su juicio, ello genera un evidente riesgo de confusión para el consumidor, pues aquellos pueden considerar que los signos poseen el mismo origen empresarial. Afirmó que en la actuación administrativa no se valoraron las pruebas aportadas, de acuerdo con la ley y en debida forma, pese a que estas demostraban claramente el primer uso del nombre comercial "TECNODIESEL" y con sustento en ellas debió negarse la solicitud de registro de la marca cuestionada.

Explicó que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Informó que la sociedad actora se constituyó por escritura pública número 493 de 10 de marzo de 1979 con el nombre de Equipos Técnicos Limitada Equitec C.Q.R., siendo objeto de varios cambios en su razón social, hasta finalmente, por escritura pública número 2086 de 24 de mayo de 2002 cambiar a Tecnodiesel Limitada; sin embargo, para el 30 de abril de 1997, esto es, con anterioridad al cambio definitivo en su razón social, se inscribió la apertura de una sucursal denominada Tecnodiesel Limitada – Sucursal Cali.

Afirmó que, por su parte, el titular de la marca cuestionada tuvo a su cargo un establecimiento de comercio denominado Laboratorio de Inyección Tecnodiesel desde el 29 de octubre de 1997. Sin embargo, ello ocurrió pasados 6 meses desde la apertura de la sucursal denominada Tecnodiesel Limitada – Sucursal Cali, con lo cual se demuestra que el 5 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00241 00 Demandante: TECNODIESEL LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co primer uso del nombre comercial “TECNODIESEL” fue realizado por parte de la aquí demandante.

Igualmente adujo, por una parte, que las facturas aportadas ante la SIC demostraban el primer uso del nombre comercial “TECNODIESEL” por parte de la demandante cuando aún no se identificaban formalmente con esa misma expresión en su razón social, pero la usaban dentro de su facturación por lo que era reconocido en el mercado como “TECNODIESEL”.

Las facturas aportadas se emitieron en el periodo comprendido entre julio y agosto de 1997, por lo tanto, sostuvo que el uso se dio con anterioridad a la inscripción que hizo el señor Guillermo García Simijaca del nombre comercial "TECNODIESEL" el 29 de octubre de 1997. En consecuencia, afirmó que la actora ostentaba mejor derecho sobre la expresión. Agregó que, con anterioridad a la fecha en la cual el señor García Simijaca constituyó su establecimiento de comercio con el nombre “TECNODIESEL”, la actora realizó una serie de programas de mantenimiento a diferentes entidades entre enero y noviembre de 1997, y, pese a que relacionó los documentos que acreditan los sucesos, estos no fueron correctamente valorados por la SIC.

En el mismo sentido, advirtió que aportó al trámite marcario varias certificaciones que dan cuenta del primer uso del nombre comercial “TECNODIESEL” por parte de la actora. Sin embargo, insistió que la demandada dio una valoración a las pruebas no acorde con la ley y que a partir de dicho yerro se otorgó el registro de la marca “TECNODIESEL” (mixta) en la clase 37 al señor García Simijaca, desconociendo así el mejor derecho que ostenta la actora sobre su nombre comercial “TECNODIESEL”.

Frente a la alegada violación del artículo 61 de la Constitución Política, señaló que al conceder el registro de la marca "TECNODIESEL" (mixta) 6 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00241 00 Demandante: TECNODIESEL LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en la clase 37, la SIC no tuvo en cuenta que la misma es confundible con su nombre comercial “TECNODIESEL”, y por ende está obligando a la actora a que su nombre comercial coexista con una marca confundible con aquel, lo que hace que sean desconocidos sus derechos de exclusividad sobre su nombre comercial.

I.2. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA I.2.1. El señor Guillermo García Simijaca, a través de curador ad-litem, contestó la demanda en los siguientes términos6: Sostuvo que de las pruebas aportadas por la actora no se demuestra el uso efectivo del nombre comercial “TECNODIESEL”, pues su alcance “[…] se limita a acreditar el estado de la compañía desde el punto de vista societario y su representación legal y al rango de acción […]”7.

Adicionalmente, señaló que del estudio desarrollado por la demandada no se encontró que el signo solicitado se encontrara incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000, razón por la que era procedente la concesión de su registro como marca “[…] debiendo aclarar que solo amparará los servicios de reparación y mantenimiento de motores diésel, servicios de reparación de bombas, inyectores y turbos diésel, debido a que los repuestos para motores diésel, no se comprenden en la clase 37 de la certificación internacional Niza […]”8.

I.2.2. La SIC, a través de apoderado judicial, contestó la demanda9 en los siguientes términos: 6 Folios 104 a 106 del expediente físico de la referencia. 7 Folio 105 del expediente físico de la referencia. 8 Ibidem 9 Folios 108 a 120 del expediente físico de la referencia. 7 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00241 00 Demandante: TECNODIESEL LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Afirmó que los actos administrativos se expidieron como resultado del examen juicioso, completo y detallado del signo y en ellos se explicaron los motivos que daban lugar a la concesión del registro marcario solicitado.

En ese sentido, manifestó que la actora no explicó con suficiencia las razones por las cuales consideró que los actos demandados infringen las normas comunitarias invocadas. De otra parte, adujo que las pruebas aportadas por la actora en sede administrativa se refieren “[…] a la existencia de la sociedad opositora que tiene como razón social, atributo de su personalidad jurídica, el nombre TECNODIESEL LTDA, y de sus relaciones contractuales con otras sociedades en desarrollo de su objeto social […]”.

Por lo tanto, afirmó que dichas pruebas no pueden tenerse como suficientes para demostrar el uso previo, público y continuo del nombre comercial “TECNODIESEL”10. En ese orden, señaló que “[…] la mayoría de los documentos aportados se refieren al año 1997, sin que se mencionen periodos de tiempo posteriores al mismo fin de acreditar uso continuo del nombre comercial, por lo cual no es procedente la oposición con base en este hecho a un registro marcario solicitado en el año 2005”11.

Adicionalmente, manifestó que, si bien la opositora presentó 32 facturas de venta con el objeto de acreditar el uso continuo del nombre comercial “TECNODIESEL”, 1 de ellas correspondía al año 1996, otras 16 eran del año 1997 y las 15 restantes fueron expedidas durante el 2002 y 2004, de manera que no se encontraba probada la continuidad del uso del nombre comercial.

Respecto de los programas de mantenimiento a los que se refirió la actora, sostuvo que aquellos no permiten inferir el uso público en el mercado del nombre comercial alegado, y que tal consideración debe 10 Folio 116 del expediente físico de la referencia 11 Folios 116 y 117 del expediente físico de la referencia 8 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00241 00 Demandante: TECNODIESEL LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tenerse también de la relación de utilidades anuales de la sociedad demandante, pues estas últimas no están necesariamente vinculadas al nombre comercial alegado como fundamento de la oposición. Entonces, concluyó que, al no encontrarse probado el uso real, continuo y efectivo del nombre comercial, no había lugar a descender a la confrontación del signo solicitado con el opositor y, en definitiva, que el signo solicitado no se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad del artículo 136, literal b) de la Decisión 486.

I.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Mediante auto de 8 de noviembre de 2017, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión12. I.3.1. La demandante reiteró los argumentos planteados en la demanda13. I.3.2. La SIC reiteró los argumentos planteados en la contestación de la demanda14.

I.3.3. El señor Guillermo García Simijaca y el Ministerio Público guardaron silencio. I.4. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 05-IP-201615, en los siguientes términos: 12 Folio 178 del expediente físico de la referencia. 13 Folios 179 a 203 del expediente físico de la referencia. 14 Folios 204 a 207 del expediente físico de la referencia. 15 Folios 160 a 173 del expediente físico de la referencia. 9 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00241 00 Demandante: TECNODIESEL LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “1.

El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b), 136 literal b) y 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada, excepto la del Articulo 134 y 135 literal b) ya que en el objeto de la controversia no se discute el concepto de marca, ni se trata un tema de distintividad. 2.

De oficio se interpretarán los artículos 192 y 193 de la Decisión 486, al tratarse de un tema de nombre comercial.” En dicha interpretación, el Tribunal emitió su concepto en torno a los siguientes temas: i) Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o grafica e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta, y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos; ii) el nombre comercial y su prueba de uso; iii) momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial; iv) protección en relación con signos distintivos idénticos y similares; y v) comparación entre signos denominativos y mixtos.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA II.1. LOS ACTOS ACUSADOS Se solicita en este proceso la nulidad de la resolución núm. 24515 de 16 de julio de 200816 mediante la cual se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Tecnodiesel Limitada y se concedió el registro de la marca “TECNODIESEL” (mixta) para identificar servicios en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor Guillermo García Simijaca.

Igualmente, se pretende la nulidad de la resolución 45884 de 9 de septiembre de 2009 que confirmó la anterior decisión al resolver el recurso de apelación formulado en su contra. 16 “Por la cual se decide una solicitud de registro”, visible en los folios Folios 39 a 45 del expediente físico. 10 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00241 00 Demandante: TECNODIESEL LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.2.

NORMATIVA APLICABLE De conformidad con la demanda, las contestaciones y la Interpretación Prejudicial 05-IP-2016 emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma aplicable al presente caso es el artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de 2000, cuyo texto es del siguiente tenor: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: […] b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación […]”.

Igualmente, el Tribunal interpretó de oficio los artículos 191, 192 y 193 ibidem, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente.

El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191”. Finalmente, el Tribunal prescindió de la interpretación de los artículos 134 y 135 literal b) de esa misma Decisión, por considerar que el objeto de la controversia no radica en el concepto de marca ni se trata de un tema de distintividad marcaria, consideración que esta Sala comparte como quiera 11 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00241 00 Demandante: TECNODIESEL LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que los argumentos esbozados por la parte actora consisten, primordialmente, en que la marca concedida es similarmente confundible con su nombre comercial “TECNODIESEL”.

En consecuencia, el estudio se concentrará en dilucidar si existió la alegada vulneración del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. II.3. PROBLEMA JURÍDICO De conformidad con la demanda y sus contestaciones, la Sala deberá resolver los siguientes cuestionamientos: La Sala deberá determinar, en primer lugar, si la actora acreditó el uso, real, efectivo y continuo del nombre comercial “TECNODIESEL” con anterioridad a la solicitud de registro de como marca del signo “TECNODIESEL” (mixto), presentada por el señor Guillermo García Simijaca para identificar servicios en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

De ser cierto lo anterior, la Sala procederá a esclarecer si respecto de la marca “TECNODIESEL” (mixta), concedida mediante los actos demandados, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. En particular, deberá determinarse si entre la marca acusada y el nombre comercial “TECNODIESEL” que invoca la demandante, existe semejanza que, dadas las circunstancias, sea susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación. Resuelto lo anterior, la Sala deberá establecer si son nulos, por violación de normas superiores, los actos administrativos que concedieron el registro como marca del signo “TECNODIESEL” (mixto), para distinguir servicios en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 12 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00241 00 Demandante: TECNODIESEL LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.4.

ANÁLISIS DEL ASUNTO II.4.1. Sobre vulneración del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 La causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 se configura cuando el signo cuestionado es idéntico o se asemeja a un nombre comercial protegido, o de ser el caso, a un rótulo o enseña y siempre que su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación. En concordancia con la anterior disposición, los artículos 190 a 193 ibidem regulan lo relativo el derecho de exclusividad que se otorga sobre el nombre comercial y su protección. Así, el artículo 190 de la Decisión 486 de 2000 explica que se entiende por nombre comercial al signo que identifica una actividad económica, una empresa, o un establecimiento mercantil.

Igualmente, el artículo 191 indica que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. El artículo 192 señala que el titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero el uso en el comercio de un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

Finalmente, el artículo 193 dice que el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente y que, en todo caso, el registro o depósito tendrá carácter declarativo. En la interpretación prejudicial emitida para el presente asunto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina resaltó las siguientes características de la figura del nombre comercial: i) que su objetivo es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado; ii) que el nombre 13 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00241 00 Demandante: TECNODIESEL LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comercial resulta diferente de la enseña comercial (a través de la cual se identifican los establecimientos de comercio), e independiente de la razón social de la persona jurídica; y que dicho signo iii) puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única.

En relación con la protección del nombre comercial, el Tribunal precisó que “[…] a) el derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b) De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante […] c) quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o asociación”17 (Destacado fuera del texto).

Frente a los presupuestos que se deben tener en cuenta para acreditar el primer uso real, efectivo y constante de un nombre comercial, la jurisprudencia andina ha explicado lo siguiente: “[…] 4.10. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada Pais Miembro.

Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 4.11.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación 17 Folio 168 del expediente físico de la referencia 14 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00241 00 Demandante: TECNODIESEL LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables: […]”18.

II.4.2. El caso concreto II.4.2.1. Para efectos de determinar si la marca concedida incurre en la causal de irregistrabilidad invocada por la actora, en primer lugar, la Sala deberá establecer si se acreditó el uso, real, efectivo y continuo del nombre comercial “TECNODIESEL” con anterioridad a la solicitud de registro de la marca cuestionada.

De ser cierto lo anterior, deberá establecerse si existe identidad o semejanza entre los signos en conflicto que puedan generar error en el público consumidor. De cumplirse con este requisito, deberá evaluarse si existe conexión competitiva entre los servicios que los signos distinguen o pretenden distinguir. Para el efecto, con base en el material probatorio obrante en el expediente administrativo y las pruebas aportadas en la presente instancia judicial, la Sala deberá determinar la fecha del primer uso real, efectivo y constante del nombre comercial “TECNODIESEL” y con base en ello si aquel resulta susceptible de la protección establecida en la normatividad comunitaria.

Al respecto se tiene que la parte actora aportó al expediente las siguientes pruebas el fin de acreditar el uso del nombre comercial “TECNODIESEL” por parte de la actora, así: A) En la actuación administrativa la parte demandante allegó los siguientes documentos19: A.1.- 32 facturas de venta expedidas por Tecnodiesel LTDA, así: 1 del año 1996; 16 del año 1997; 4 del año 2002; 11 del año 2004. 18 226-IP-2020 19 Folios 75 a 113 del anexo número 1. 15 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00241 00 Demandante: TECNODIESEL LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A.2.- 29 certificaciones que dan cuenta de los programas de mantenimiento de equipos industriales prestados por Tecnodiesel LTDA. a distintas empresas y sociedades, desde el año 1996 hasta el año 2005, fecha en que se expidieron algunas certificaciones.

A.3.- Certificado de existencia y representación legal de la sociedad Tecnodiesel LTDA. A este respecto, valga recordar que la SIC emitió el siguiente pronunciamiento sobre el material probatorio aportado en sede administrativa: “1. Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad TECNODIESEL LTDA: Valoración: Dicho documento, si bien se constituye en una prueba de la existencia de la sociedad opositora, un indicio de las actividades que esta realiza y un indicio de la fecha en que esta empezó a ejercer su actividad comercial, no es una prueba contundente del uso del nombre comercial alegado.

Lo anterior, por cuanto el nombre comercial puede constituirse por la denominación social, la razón social u otra designación inscrita en el registro de personas naturales o jurídicas, siendo independientes unos de los otros. En este sentido, debe hacerse énfasis en que la razón o denominación social corresponde a un atributo de la personalidad, necesario para la conformación de una sociedad, mientras que el nombre comercial es un signo distintivo y como tal debe ser entendido como un bien que hace parte del patrimonio de un empresario. […]. […] 3.

Cuentas de cobro, facturas o comprobantes de pago en que figura "EQUIPOS TÉCNICOS", "EQUIPOS TECNICOS LTDA C.Q.R. TECNODIESEL", 'EQUIPOS TECNICOS TECNODIESEL", EQUIPOS TECNICOS LTDA. CQR"EQUIPOS TÉCNICOS LTDA. TECNODIESEL", "TECNODIESEL" "ECUOPOS TÉCNICOS LTDA. C.Q.R.". Valoración: Si bien estos documentos se presentan como un indicio del uso del nombre comercial alegado, los mismo son del año 1997, no estando debidamente acreditada la continuidad del uso de dicho nombre comercial en el tiempo. 5.

Documentos titulados "PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EQUIPOS INDUSTRIALES" con el encabezado EQUIPOS TECNICOS LTDA C.Q.R. TECNODIESEL. 16 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00241 00 Demandante: TECNODIESEL LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Valoración: Al igual que los documentos que valorados en el punto tercero se aclara que si bien estos documentos se presentan como un indicio del uso del nombre comercial alegado, los mismos son del año 1997, no estando debidamente acreditada la continuidad del uso de dicho nombre comercial en el tiempo. 8.

Facturas expedidas en mayo de 1997 por "VÍNCULOS GRÁFICOS E.U." en las que el comprador es "EQUITEC LTDA." y "EQUIPOS TECNICOS TECNODIESEL" Valoración numerales […]: Dicha misiva y las respectivas cotizaciones y facturas prueban la existencia de relaciones comerciales entre la sociedad opositora y la empresa VINCULOS GRAFICOS EU, pero no se refieren al uso del nombre comercial continuamente, toda vez que las mismas son del año 1997.”20 (destacados de la Sala).

B) Por otra parte, mediante auto de 15 de diciembre de 201421, el despacho sustanciador decretó como prueba los testimonios de los señores Oscar Restrepo Herrera y Germán Genaro Contreras Castillo, en atención a la solicitud formulada por la parte actora. La Sala trae a consideración los apartes relevantes para el asunto de las declaraciones rendidas el 12 de mayo de 201522.

B.1.- Declaración de Oscar Restrepo Herrera: “Estoy en este Despacho atendiendo una citación recibida el viernes 8 de mayo de 2015, en la cual me indican que voy a ser interrogado sobre el proceso número tal, al día siguiente sábado, investigo en nuestra empresa, a que corresponde ese número, y me informan que es la demanda que tenemos contra la Superintendencia de Industria y Comercio, que nos niega el uso del nombre TECNODIESEL, de allí, buscando en los archivos en el tiempo, extraje documentos que hacen historia, en marzo de 1979, yo fundé en Pereira una sociedad que se llamó Equipos Técnicos CQR LTDA, con sigla EQUITEC CQR, yo dirigí esa empresa como socio, hasta 1983, cuando me trasladé a Cali, para arrancar dos empresas cuyo giro de los negocios era el mismo de la empresa de Pereira, fundé una empresa de carácter comercial, compra y venta de plantas eléctricas y motores diésel, que se llamaba DICUMVALLE LTDA y simultáneamente cree otra empresa, cuyo objeto comercial era soporte de posventa a los productos comercializados por DICUMVALLE, y el nombre fue TECNODIESEL DEL VALLE LTDA, ahí fue cuando usamos el nombre de TECNODIESEL por primera vez, yo en mi calidad de socio, de las empresas de Cali y de la empresa de Pereira, en 1988 liquidé formalmente a TECNODIESEL DEL VALLE LTDA, y creé una nueva 20 Visible en la página 4 de la resolución 45884. 21 Folios 135 y 136 del expediente digital de la referencia en SAMAI. 22 Anexo número 3. 17 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00241 00 Demandante: TECNODIESEL LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co compañía, a la cual le di el nombre de TECNODIESEL LTDA cuyo objeto social es soportar en posventa todos los productos de marca CUMMINS y CPG, vendidos por DICUMVALLE y por muchas otras empresas comerciales de la región que comercializan equipos varios, así como tractores agrícolas y camiones, movidos por motores de la marca CUMMINS, el 31 de octubre de 1996, tanto DICUMVALLE LTDA, como TECNODIESEL LTDA, suspendieron el giro de sus negocios, y estos negocios pasaron a nuestra sociedad EQUIPOS TECNICOS CQR con sede en Pereira, pero como en el territorio de Valle, Cauca, Nariño y Putumayo, la empresa con nombre EQUIPOS TECNICOS CQR, no era conocida, como si lo era TECNODIESEL LTDA, y yo, como accionista en todas las que he mencionado, le cedí sin costo comercial, a EQUIPOS TECNICOS CQR, nuestro nombre TECNODIESEL LTDA, en carta fechada el 5 de diciembre de 1996, yo cometí un error de no haber registrado la marca comercial, este error lo corregimos con una solicitud a la Superintendencia de Industria y Comercio, el día 16 de diciembre de 1996, para registrar la propiedad intelectual del nombre TECNODIESEL LTDA, solicitud que fue respondida positivamente bajo la Resolución 002051 expediente N° 96-06-5850-00-00 del 30 de enero de 1997, a partir de los primeros días de 1997, toda la papelería, facturas, documentos, empezó a salir con los dos rótulos EQUIPOS TECNICOS CQR LTDA y TECNODIESEL LTDA, por la estrategia siguiente: iniciamos con el rotulo EQUIPOS TECNICOS CQR LTDA más grande y el de TECNODIESEL LTDA más chico, y en el transcurso de los cinco años siguientes, el tamaño de EQUIPOS TECNICOS disminuyó y el tamaño de TECNODIESEL creció, a partir del año 2002, toda nuestra papelería quedó bajo el rotulo TECNODIESEL LTDA. […] me consta que TECNODIESEL LTDA, ha operado comercialmente en forma continua, comercializando los productos de la marca CUMMINS y atendiéndolos bajo posventa, lo que bajo el nombre de TECNODIESEL LTDA, es operación continua, desde primeros días de 1997 hasta hoy.

Como yo ya estaba enterado a que venía a este Despacho, traje copias de documentos aleatoriamente tomados de los archivos, que los puedo dejar a ustedes, estos son: el documento más importante para mí, es la copia de la carta en la cual yo cedi el nombre de TECNODIESEL LTDA a EQUIPOS TÉCNICOS CQR, copia de la solicitud de registro a la Superintendencia de Industria y Comercio, copia de la Resolución por la cual nos concedieron la petición, facturas, actas, etc Es imposible traer copias de todos los documentos, porque producimos alrededor de 6.000 facturas por año.” (destacados de la Sala).

B.2. Declaración de Germán Genaro Contreras Castillo: “Yo soy asesor técnico, instructor bajo la modalidad de prestación de servicios en TECNODIESEL S.A.S. aquí en la ciudad de Cali, desde hace ocho años, bajo la modalidad de contratista desde hace 8 años, y con la empresa como tal, yo estoy vinculado desde el 20 de julio de 1989 […] Conozco que el 31 de octubre de 1996, la empresa que tenía Oscar Restrepo paró operaciones y los territorios fueron cubiertos por una compañía de Pereira Equipos Técnicos LTDA CQR, que tenía la representación de CUMMINS INC para los departamentos del eje cafetero, como el mercado más grande del negocio estaba en el Valle del Cauca, 18 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00241 00 Demandante: TECNODIESEL LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TECNODIESEL estaba bien posicionado y tenía prestigio, se resolvió que la empresa a través del tiempo dejaría de llamarse, Equipos Técnicos LTDA CQR, que para el Valle del Cauca no significaba nada y empezaría a utilizarse más el nombre TECNODIESEL, también sé que en ese entonces, Oscar Restrepo fundador de la compañía Equipos Técnicos LTDA CQR en Pereira y dueño de la firma TECNODIESEL, seguía siendo socio de la empresa Equipos Técnicos LTDA CQR. […] PREGUNTADO: Manifieste al Despacho si en la actualidad ese nombre TECNODIESEL se sigue utilizando en el mercado y precise para que tipo de actividades específicamente.

CONTESTADO: TECNODIESEL S.A.S. es una compañía en plena vigencia, sigue siendo representante de la firma norteamericana CUMMINS INC, se venden motores diésel, plantas eléctricas de esa marca y prestamos todo el servicio de mantenimiento en garantía y posventa, sigue siendo distribuidor único de CUMMINS para la zona, compuesta por Caldas, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Nariño, Cauca y Putumayo.

PREGUNTADO: Sírvase informar al Despacho si la marca TECNODIESEL, ha ejercido sus actividades en forma pública y continúa desde la fecha nos refirió anteriormente. CONTESTÓ: Desde que conozco que TECNODIESEL inicio operaciones en la década de los ochentas ha operado continuamente hasta el día de hoy PREGUNTADO: Sírvase indicar al Despacho si aparte del establecimiento que usted se refiere tiene conocimiento de otros establecimientos que se distingan con la misma enseña o nombre comercial para actividades iguales o relacionadas.

CONTESTADO: Hasta el día de hoy no conozco otra compañía que tenga el mismo nombre y se dedique a la misma actividad que la nuestra. Es todo. […]” (destacado de la Sala). II.4.2.2. Pues bien, lo primero que destaca la Sala es que la mayoría de las pruebas decretadas y practicadas dan cuenta del uso de la expresión “TECNODIESEL” como la razón social de la empresa actora así como el nombre de los establecimientos comerciales que funcionaba a su cargo, a saber, Tecnodiesel Limitada, mayormente en los años 1997 y 1998, lo cual fue acreditado a través de las facturas expedidas con anterioridad a la fecha en que se radicó la solicitud de la marca mixta cuestionada.

En este punto, valga la pena recordar lo dicho por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial emitida para el presente asunto en relación con las características del nombre comercial como signo distintivo y su diferencia con el atributo de las personas jurídicas como lo son la razón social y la enseña comercial, veamos: “- Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.

El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento 19 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00241 00 Demandante: TECNODIESEL LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co se da en el título XI de la Decisión 486.

En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión ( ). - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. - El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. - El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social.”23 En ese orden, ha de tenerse en cuenta que la antigüedad de la razón social no conlleva necesariamente la demostración del uso real, efectivo y continuo del nombre comercial, que a la postre es lo que tiene relevancia en el debate suscitado por las partes.

Además de ello, resulta importante resaltar que el certificado de existencia y representación legal de una persona jurídica simplemente da cuenta de su existencia y hace público el nombre de la persona que ejerce su representación legal, más no constituye en sí mismo la prueba de que aquella desarrolle las actividades económicas relacionadas con su objeto social, ni mucho menos que lo haga mediante determinado nombre comercial, de manera real, efectiva y continua.

Adicionalmente, se advierte que las facturas presentadas corresponden a diferentes meses de los años 1996, 1997, 2002, y hasta el 2004, por lo que, en principio, podría considerarse que existió constancia entre el año 1996 y 2004. Sin embargo, en lo que respecta a los años 2005, en que se solicitó el registro de la marca cuestionada, y el año 2009 en el cual quedó en firme la concesión del registro como marca del signo “TECNODIESEL”, la actora no acreditó efectivamente el uso continuo del nombre comercial que invocó como suyo. 23 Folio 167 del expediente físico de la referencia 20 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00241 00 Demandante: TECNODIESEL LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En relación con la exigencia de la prueba de la continuidad en el uso del nombre comercial, la Sala recuerda el criterio que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina abordó en la Interpretación Prejudicial 226-IP- 2020 de 4 de marzo de 2021, en el siguiente sentido: “[…] 4.12.

Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo.” Ahora bien, frente a las certificaciones expedidas en los años 2002 y julio de 2005, se tiene que con ellas la actora pretendía demostrar que la sociedad Tecnodiesel Limitada había prestado a diferentes empresas algunos servicios desde el año 1997.

No obstante, en dichas certificaciones no se relacionan facturas que acrediten la prestación efectiva de algún servicio, por lo tanto de dichos documentos la Sala no puede establecer con certeza la continuidad respecto del periodo descrito en dichas certificaciones, así como tampoco si las actividades allí relacionadas fueron realizados bajo el nombre comercial que pretende se le proteja.

Por lo tanto, estos documentos no resultan suficientes para acreditar el uso real y continuo del nombre comercial “TECNODIESEL”, puesto que, de acuerdo con la jurisprudencia andina, los documentos aptos para acreditar el uso del nombre comercial pueden ser: “facturas comerciales, documentos contables, o las certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial”24, que permitan establecer de manera clara los tiempos en los cuales se realizó el uso del nombre comercial.

En consecuencia, la Sala encuentra que dichas certificaciones no resultan suficientes para acreditar el uso efectivamente continuo del nombre comercial respecto del año 2005, en el cual se solicitó el registro de la 24Criterio aplicado en la Interpretación Prejudicial emitida para el caso de la referencia. 21 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00241 00 Demandante: TECNODIESEL LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marca cuestionada, y el año 2009 en el que quedó en firme la concesión del registro como marca del signo mixto “TECNODIESEL”.

Adicionalmente, en una lectura integral de las pruebas aportadas, la Sala advierte que no se demostró el uso del nombre comercial en los años 1998, 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007 y 2008, periodo considerablemente largo en el que, según lo que se puede concluir a partir de lo allegado como prueba, la parte actora no usó de manera continua, real y efectiva el nombre comercial “TECNODIESEL”.

Por otra parte, aun cuando en sus declaraciones los señores Oscar Restrepo Herrera y Germán Genaro Contreras Castillo afirmaron que la sociedad Tecnodiesel Limitada se encuentra vigente desde 1997 y hasta la fecha en que rindieron testimonio, a saber, el 12 de mayo de 2015, lo cierto es que de sus aseveraciones únicamente resulta claro el hecho de que la sociedad actora existió en el periodo señalado, sin que ello pueda acreditar al mismo tiempo el uso real, continuo y efectivo del nombre comercial “TECNODIESEL” por parte de dicha sociedad, el cual corresponde al debate que en este proceso se suscita.

Adicionalmente, es importante recordar que la jurisprudencia andina ha sostenido que “[…] el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial […]”25 entre otros documentos que permitan poner en real evidencia el uso del nombre comercial constituido a través de actos como el comercio, la venta, el ofrecimiento en venta, la distribución de productos o servicio con el signo, el empleo del signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales. 25 05-IP-2016. 22 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00241 00 Demandante: TECNODIESEL LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese orden el uso continuo del nombre comercial “TECNODIESEL” no aparece acreditado en el proceso y, por contera, no se advierte que la actora haya desplegado ningún esfuerzo probatorio en ese sentido, limitándose a invocar la preexistencia de ese nombre comercial con anterioridad a la fecha de solicitud de la marca mixta cuestionada, es decir, a probar el primer uso.

Sin embargo, es claro que la jurisprudencia andina ha determinado que la prueba del uso no solo deberá tratarse de la anterioridad del nombre comercial respecto del signo distintivo con el cual se confronta, esto es, el primer derecho, sino también la concurrencia de elementos adicionales como la realidad, la efectividad y la continuidad del uso para obtener su protección. En relación con el punto, es pertinente traer a colación el siguiente aparte de la Interpretación Prejudicial emitida para este proceso: “[…] la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. […] b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.

El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: "El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores ( ) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia ( ) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro." (Proceso 45-1P-98.

Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000). 23 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00241 00 Demandante: TECNODIESEL LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.”26 (Destacados de la Sala).

Por todo lo dicho, la Sala encuentra que aunque la demandante presentó oposición a la solicitud de registro como marca del signo cuestionado y de formuló recurso de apelación en contra de la resolución mediante la cual se desestimó su oposición y se concedió el registro solicitado, cuestionando el hecho de que la administración no había considerado los medios de prueba aportados, lo cierto es que la autoridad demandada sí analizó en debida forma los elementos probatorios recolectados en sede administrativa.

Sin embargo, dichas pruebas acreditan el uso del nombre comercial únicamente durante los años 1996, 1997, 2002 y 2004, omitiendo acreditar el uso continuo, efectivo y real durante los años 1998, 1999, 2000 y 2001, ni particularmente en los años 2005 a 2008 (en los cuales se solicitó el registro de la marca cuestionada, y quedó en firme la decisión que lo concedió, respectivamente).

Dicha constatación lleva a la Sala a concluir que la sociedad demandante no cumplió con la carga de demostrar en sede administrativa ni en sede judicial el uso continuo del nombre comercial que invocó como suyo. La anterior conclusión se encuentra acorde con lo expresado por esta Sala en sentencia de 15 de octubre de 2009, en la cual se explicó que quien alegue derechos sobre un nombre comercial tiene la carga de probar su uso real, continuo y efectivo.

En dicha providencia se señaló lo siguiente: “En el asunto objeto de examen, Sucampo S.A. aportó como pruebas una serie de facturas y de comunicaciones sostenidas con otras empresas relacionadas con el sector de producción, comercialización y distribución de bienes y servicios agropecuarios; no obstante, llama la atención de la Sala que esa documentación corresponde únicamente a los años 1999 y 2000, quedando demostrado que el nombre comercial Sucampo fue usado con anterioridad a la solicitud de registro de la 26 Folio 168 del expediente físico de la referencia 24 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00241 00 Demandante: TECNODIESEL LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marca, más no que dicho uso fuese continuo y se hubiese mantenido para la fecha en que se solicitó el registro, esto es el 14 de junio de 2002.

Sobre este respecto, la Sala pone de presente que aunque en más de una ocasión ha protegido el nombre comercial por encima de una marca registrada, puesto que aquel representa no solo la identificación de un bien o servicio producido por una empresa sino una actividad empresarial en su totalidad, esa protección responde al uso real, efectivo y continuo del nombre comercial”.27 (destacados de la Sala).

Finalmente, la Sala trae a consideración el hecho consistente en que la parte actora realizó el depósito del nombre comercial “TECNODIESEL” el cual fue aceptado mediante resolución número 002051 de 30 de enero de 1997 en favor del señor Eduardo Castrillón Trujillo, quien fuere el representante legal de la sociedad Tecnodiesel Limitada para esa época.

Al respecto, valga señalar que tal como lo ha sostenido la jurisprudencia andina de manera reiterada, “[…] el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia […]”28, por lo cual, es claro que “[…] El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo […]”29.

Ello es así en tanto que el sistema de protección del nombre comercial es declarativo de derecho, a diferencia de los que sucede en el escenario marcario que se trata de un sistema atributivo en el que el derecho surge esencialmente del registro. Así, en el primer escenario el derecho resulta exclusivamente del primer uso del signo distintivo, pero para que tal derecho subsista debe ser real, efectivo, y constante.

En ese sentido, la falta de demostración por parte del demandante del uso constante, real y efectivo del nombre comercial de la expresión “TECNODIESEL” invocado como suyo por la sociedad actora, le impide alegar un derecho exclusivo de ese nombre comercial con el fin de que sea objeto de protección. Por ende, la oposición presentada en contra del 27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 15 de octubre de 2009; radicado 11001-03-24-000-2003-00509-01.

MP. María Claudia Rojas Lasso. 28 226-IP-2020. 29 05-IP-2016. 25 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00241 00 Demandante: TECNODIESEL LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registro de la marca mixta cuestionada, así como los cargos formulados en la demanda de la referencia, no tienen la vocación de prosperidad.

En consecuencia, en el caso en estudio no se advierte cumplido el primer presupuesto de que trata el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en tanto que no se acreditó que existiera nombre comercial susceptible de protección en favor de la actora. En ese orden, la Sala se releva del estudio del segundo supuesto de la norma en comento, a saber, lo relativo a la identidad o semejanza entre los signos confrontados.

II.4.2.3. Por último, es importante señalar que la Sala no encuentra vulnerado el artículo 61 de la Constitución Política30, en atención a que, de la revisión de las pruebas obrantes dentro del presente proceso, se puede advertir que la SIC dentro del trámite administrativo dio cumplimiento a las normas constitucionales y comunitarias establecidas para la protección de los derechos a la propiedad industrial.

Por lo tanto, el cargo planteado por el demandante tampoco está llamado a prosperar. III. Conclusión. La Sala concluye que los actos acusados no vulneraron el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 del 2000 en tanto que la sociedad Tecnodiesel Limitada no acreditó el uso real, efectivo y continuo del nombre comercial “TECNODIESEL” que invocó como suyo.

Del mismo modo, no se advierte violación de lo dispuesto en el artículo 61 de la Constitución Política. En consecuencia, al no haber sido desvirtuada la presunción de legalidad que ampara a las Resoluciones demandadas, se negarán las pretensiones de la demanda. 30 “ARTICULO 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley.” 26 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00241 00 Demandante: TECNODIESEL LIMITADA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Con aclaración de voto CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.