11001032400020150021400 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00214-00 Referencia. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION.

TESIS: EL SIGNO TRIDIMENSIONAL SOLICITADO DE BARRA DE CARAMELO, ES LA FORMA USUAL O COMÚN EN EL MERCADO PARA LOS PRODUCTOS DE LA CLASE 30 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL, EN TANTO NO SE APARTA SIGNIFICATIVAMENTE DE LO QUE ACOSTUMBRA UN CONSUMIDOR MEDIO A TENER HABITUALMENTE CON RESPECTO A BARRAS DE CARAMELO EN EL MERCADO. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento, previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 20111, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1 En adelante CPACA. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00214-00 Actora: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1ª.

Son nulas las resoluciones núms. 0039270 de 27 de junio de 2012, "Por medio de la cual se niega un registro marcario", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 00082219 de 26 de diciembre de 2014, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro como marca del signo tridimensional solicitado para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 8 de septiembre de 2011 presentó solicitud de registro como marca del signo tridimensional de BARRA DE CARAMELO, para identificar productos comprendidos en la Clase 302 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2 El signo fue solicitado para identificar los siguientes productos: “[…] café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles-, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00214-00 Actora: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad COLOMBINA S.A. formuló oposición, con fundamento en que el signo solicitado se encontraba incurso en las causales de irregistrabilidad previstas en los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486. 3°: Que mediante la Resolución núm. 0039270 de 2012, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición presentada y, en consecuencia, denegó el registro solicitado, por cuanto el signo TRIDIMENSIONAL de BARRA DE CARAMELO carecía de fuerza distintiva y era la forma usual para identificar en el mercado los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria mediante la Resolución núm. 00082219 de 2014, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 135, literales b) y c), de la Decisión 486, pues carecen de adecuada 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00214-00 Actora: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co motivación sustancial por interpretación errónea y aplicación indebida de normas.

Sostuvo que la SIC argumentó el signo TRIDIMENSIONAL solicitado de BARRA DE CARAMELO es una forma común de confites que se usa en el mercado, pero no indicó respecto cuál mercado en particular; que, además, se limitó a realizar una búsqueda en internet de imágenes de productos al azar; y que lo anterior significa, a su juicio, que las resoluciones acusadas carecen de sustento para aplicar la causal de irregistrabilidad, contenida en el literal c) del citado artículo 135, ibidem.

Que la entidad demandada no se percató de los elementos distintivos, únicos y diferenciadores que tiene el signo TRIDIMENSIONAL de BARRA DE CARAMELO respecto de las demás formas de caramelos masticables existentes en el mercado; y que no hay ningún otro caramelo masticable que comparta las características visuales y estructurales que componen la marca solicitada.

Agregó que el signo cuestionado es una manifestación visual y colorida, que impacta a su principal consumidor, es decir, los niños; que ningún caramelo masticable del mercado, presenta dicho diseño, forma o combinación de colores, elementos estos que al ser combinados y 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00214-00 Actora: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co vinculados generan una forma inusual y distintiva apta para identificar productos comprendidos en la Clase 30 Internacional.

Insistió en que el signo TRIDIMENSIONAL de BARRA DE CARAMELO no es una forma usual, ya que tiene rasgos característicos que involucró y, además de ello, no se encuentran presentes en el comercio, esto es, una forma cilíndrica alargada y lisa, con una combinación de colores y disposición en forma lineal sobre el cuerpo del producto. Adujo que el mercado que debe ser relevante a la hora de estudiar la distintividad de un producto es el comercio de dulces blandos colombianos, puesto que el ámbito territorial donde se pretende comercializar dicho producto es Colombia, por lo que solo debió tomarse en cuenta las formas o presentaciones existentes en el mercado nacional.

Sostuvo que el reconocimiento de notoriedad de la marca “BARRILETE” debe ser considerado para el análisis de registrabilidad de la marca TRIDIMENSIONAL solicitada, puesto que el consumidor asocia dicho signo “BARRILETE” tanto a su empaque como a la forma 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00214-00 Actora: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del producto, de lo cual colige que si la marca es conocida y distintiva también lo es su forma y, en consecuencia, su origen empresarial.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Para el efecto, señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Expresó que el signo tridimensional solicitado consiste en la forma tridimensional de una un caramelo blando usual en el mercado colombiano, la cual puede ser apropiable por cualquier empresario y no en exclusiva de uno solo. Manifestó que un signo tridimensional es registrable si es una forma inusual y novedosa, es decir, que se diferencie de las demás, situación que no se presenta en el caso bajo examen.

Anotó que el signo solicitado no puede ser asociado de manera directa a un origen empresarial determinado, lo cual lo hace susceptible de ser 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00214-00 Actora: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co confundido con cualquier otro producto del mismo tipo, de manera que no puede ser monopolizado de manera exclusiva, puesto que estaría excluyendo a los demás competidores en ese mercado.

Adujo que, a su juicio, resulta indudable que este tipo de forma usual de BARRA DE CARAMELO es utilizado por la mayoría de los comercializadores y productores de los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y, en general, de los caramelos blandos. Insistió en que la forma solicitada, esto es, una barra alargada, tubular o cilíndrica, no posee elementos adicionales que le impriman la distintividad requerida para ser registrada como marca, por lo que no puede apropiarse exclusivamente del signo tridimensional solicitado, pues se le estaría privando a los demás competidores de una forma usada normalmente para presentar esos productos.

II.1. La sociedad COLOMBINA S.A. pese a haber sido notificada en debida forma4, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN 4 Mediante auto admisorio de 9 de junio de 2015, visible a folios 78 a 81 del cuaderno físico núm.1 y en concordancia con la constancia de entrega elaborada por la Secretaría de la Sección Primera, obrante a folio 82, ibidem. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00214-00 Actora: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20115, el 20 de febrero de 2017 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la sociedad BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION, en su calidad de actora del proceso, así como la SIC, en su condición de entidad demandada.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: 5 En adelante CPACA. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00214-00 Actora: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 0039270 de 27 de junio de 2012 y 00082219 de 26 de diciembre de 2014, mediante las cuales la SIC declaró fundada la oposición presentada por COLOMBINA S.A. y le denegó a la actora el registro de la TRIDIMENSIONAL de diseño de BARRA DE CARAMELO, para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo dispuesto en el artículo 135, literales b) y c), de la Decisión 486.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes. Se señaló que una vez finalizada la audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00214-00 Actora: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora insistió en que se accedan a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, indicó que la SIC no realizó un correcto examen de registrabilidad al momento de denegar el registro como marca del signo tridimensional cuestionado, puesto que sí cuenta con elementos adicionales que le otorgan una fuerza distintiva respecto de los demás caramelos blandos en el mercado.

IV.2. La SIC reiteró los argumentos expuestos en el escrito de contestación de la demanda. Al respecto, manifestó que el signo TRIDIMENSIONAL solicitado es irregistrable como marca teniendo en cuenta que es una forma usual y ordinaria para las barras de caramelo, la cual es usada reiteradamente por los empresarios que comercializan ese tipo de productos. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00214-00 Actora: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicó que otorgarle a la actora un derecho de exclusividad, respecto de una forma usual para productos a base de caramelo, sería otorgarle un monopolio injustificado.

IV.3. En esta etapa procesal, tanto la sociedad COLOMBINA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, como el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó6: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. 3.1. En el proceso se determinó que no corresponde conceder el registro como marca del signo TRIDIMENSIONAL toda vez que el mismo carecería de distintividad; por tanto, es pertinente analizar el artículo 135 de la Decisión 486, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal b), cuyo tenor es el siguiente: […] 1.2.

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica 6 Proceso 280-IP-2017. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00214-00 Actora: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicios, sin causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. […] 1.4.

La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. […] 2. Formas usuales o necesarias de los productos, envases o envolturas en la conformación de marcas tridimensionales […] 2.2.

Las formas usuales o de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos o envases de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada. […] 2.4.

Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios. 2.5.

La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. […] Definición […] 3.3. En efecto, el artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. 3.4.

De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países miembros. c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada. […] Prueba de la notoriedad. 3.8.

La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 3.9. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00214-00 Actora: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”. […] 3.12.

En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá analizar la relevancia de la notoriedad de la marca BARRILETE relacionada con el signo TRIDIMENSIONAL solicitado, cuyo titular es Borgynet International Holdings Corporation en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo tridimensional, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia […]”. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00214-00 Actora: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos acusados, esto es, mediante las resoluciones núms. 0039270 de 2012 y 00082219 de 2014, denegó el registro del signo tridimensional de diseño de BARRA DE CARAMELO, a la sociedad BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION, para distinguir “[…] Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo […]”, esto es, productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que dicho signo consiste en la forma usual de los caramelos que identifica y que carece de distintividad.

A juicio de la demandante la entidad demandada no se percató de los elementos distintivos, únicos y diferenciadores que tiene el signo TRIDIMENSIONAL de BARRA DE CARAMELO, respecto de las demás formas de caramelos masticables existentes en el mercado; y que no hay ningún otro caramelo masticable que comparta las características visuales y estructurales que componen la marca solicitada. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00214-00 Actora: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Agregó que el signo cuestionado es una manifestación visual y colorida, que impacta a su principal consumidor, es decir, los niños; que ningún caramelo masticable del mercado presenta dicho diseño, forma o combinación de colores, elementos estos que al ser combinados y vinculados generan una forma inusual y distintiva apta para identificar productos comprendidos en la Clase 30 Internacional.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 135 literales b), y c), 224, 225, 226, 227, 228, 229 y 2307 de la Decisión 486, “[…] por ser pertinentes […]”. El texto de las normas aludidas, es el siguiente: Decisión 486.

“[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; 7 Los artículos del 224 al 230 fueron interpretados de oficio por el Tribunal. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00214-00 Actora: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro. Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.

Artículo 227.- Será de aplicación al presente Título lo establecido en el literal h) del artículo 136, así como lo dispuesto en el artículo 155, literales e) y f). Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00214-00 Actora: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.

Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00214-00 Actora: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores. […].” Ahora, el Tribunal ha reiterado que un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

El requisito de la susceptibilidad de representación gráfica se refiere a la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido por fórmulas o soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Por su parte, el requisito de distintividad es definido como la capacidad o aptitud que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

De acuerdo con la citada interpretación prejudicial, la distintividad es considerada como la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00214-00 Actora: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co origen empresarial e, incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor.

Ahora, el Tribunal en la Interpretación Prejudicial rendida en el caso sub examine señaló que un signo tridimensional es aquel que ocupa las tres dimensiones del espacio y se trata de un cuerpo provisto de volumen, en el cual se ubican los envases, envoltorios y relieves. En efecto, en tratándose de signos tridimensionales, esta Sección en la sentencia proferida el 22 de enero de 20158, precisó lo siguiente: “[…] El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la referida Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso, al precisar el alcance de las normas comunitarias en estudio, se refirió al concepto de signos tridimensionales.

Sobre el particular, dijo: “En virtud a que el signo solicitado a registro constituye un signo tridimensional, el Tribunal interpretará el tema. Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves.

Sobre esta clase de signos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de enero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000- 2008-00342- 00. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00214-00 Actora: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co denominativas, figurativas y mixtas (…).” (Proceso 33- IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N° 1224, de 2 de agosto de 2005).

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina hace referencia expresa al cuerpo tridimensional, tanto en la regulación de marcas como en la referente al diseño industrial. En el artículo 138 cuando establece: “La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: […] b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”. […]”.

En el literal f) del artículo 134 cuando señala que “La forma de los productos, sus envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca. Por otro lado, las marcas tridimensionales tienen una gran importancia en el mercado, ya que generan gran recordación en el público consumidor y, en consecuencia, permite al consumidor diferenciar claramente los productos que desea adquirir.

Además, la marca tridimensional tiene por objeto influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto […].”9 9 ibídem 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00214-00 Actora: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, conviene destacar que la citada sentencia también se pronunció sobre la irregistrabilidad de signos que constituyen la forma usual de los productos10 y, al efecto, razonó así: “[…] De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que la forma tridimensional de un producto pueda constituir un signo distintivo, la misma debe presentar características que la diferencien suficientemente de la usual o necesaria, de modo que el consumidor medio pueda en su totalidad distinguir el signo tridimensional de otros productos similares que se comercializan en el mercado, lo perciba como indicador del origen del producto, y no como la simple representación de éste.

Es de resaltar, además, “que la forma tridimensional no deja de ser usual solamente por el hecho de presentar diferencias secundarias con respecto a otras formas que se encuentran en el mercado. Para determinar si la forma tridimensional solicitada como marca, constituye una forma usual, deberá compararse la impresión en conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos. […]” (Destacado fuera de texto).

Sobre dicho asunto, la Sala en sentencia de 31 de enero de 201911, que ahora se prohíja, señaló, con fundamento en la Interpretación Prejudicial rendida en ese proceso, lo siguiente: “[…] La irregistrabilidad de signos por consistir exclusivamente en formas usuales de los productos o sus envases o envolturas […] 10 En el mismo sentido se pronunció la Sala en sentencia de 15 de septiembre de 2011 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Claudia Rojas Lasso, número único de radicación 11001-03-24-000-2004-00022-01). 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001032400020110024000. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00214-00 Actora: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; […]” 3.3.

La norma transcrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios. Advierte el Tribunal que, en relación con estas últimas, aunque la norma no consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los productos. 3.4.

Existen otro tipo de formas de productos que la normativa andina ha clasificado en: a) Las formas impuestas por la naturaleza: son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto. Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios. V.g. el diseño de gafas. b) Las formas impuestas por la función del producto: son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto.

Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto, y de esta manera identificar su forma funcional. V.g. un sacacorchos. 3.6. Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando.

Sin 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00214-00 Actora: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios. 3.7.

El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos, sus envases o envoltorios, y/o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común o necesario para determinados productos, puede no serlo para otros. […] 3.9. Considerando lo señalado, es posible concluir lo siguiente: (i) Si la forma solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios y además cuenta con elementos adicionales que no logran dotar de distintividad a dicha forma, esta se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

(ii) Si la forma solicitada a registro consiste exclusivamente en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, dicha forma se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal c) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. (ii) Si la forma solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, pero cuenta con elementos adicionales que permitirán que el público consumidor les asigne un origen empresarial determinado, corresponderá acceder a su registro; sin embargo, el titular de la forma tridimensional no podrá impedir que terceros utilicen la misma. […]” (Destacado fuera de texto).

También se advierte que para que un signo tridimensional sea susceptible de registro, según lo indicado por la Sala en la sentencia de 28 de julio de 202212, además de presentar tres dimensiones, es 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de julio de 2022, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. Único de radicación 2010-00242-00. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00214-00 Actora: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co decir, altura, anchura y profundidad, debe cumplir con los siguientes requisitos:.- No debe corresponder a una forma usual de los productos que identifica, esto es, a aquellas formas que son propias de la configuración externa que tiene un producto determinado..- No debe consistir en la forma usual del envase que contiene los productos a identificar, es decir, que el recipiente o envoltura que contiene el producto no sea común y ordinario..- No debe consistir en una forma ordinaria impuesta por la naturaleza de la función del producto o servicio a identificar.

En ese sentido, el signo objeto de la solicitud de registro13 se representa así: 13 Folio 16 del cuaderno físico núm. 1. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00214-00 Actora: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Como se aprecia de la reproducción exacta de la figura que se presentó en el escrito de solicitud ante la autoridad administrativa y de la explicación de la misma, la Sala encuentra que el diseño solicitado se compone de un caramelo en barra masticable, que tiene una forma tubular o cilíndrica de colores amarillo y rojo.

Al respecto, la Sala observa que se trata de la forma usual con la cual los empresarios suelen presentar los caramelos blandos en el mercado, la cual resulta ser en barra con formas cilíndricas o tubulares. En efecto, la Sala considera que al analizar el signo en su conjunto se puede corroborar que la marca tridimensional corresponde a la forma usual utilizada para caramelos en barra, pues no cuenta con elementos adicionales, novedosos o inusuales en relación con dicho producto.

Ciertamente, del plenario, especialmente de la actuación administrativa y contrario a lo señalado por la demandante, se demostró lo usual y 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00214-00 Actora: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co común del caramelo en barra dentro del mercado relevante colación14, tal y como se aprecia de las imágenes que se traen a colación15: En efecto, si bien es cierto que conforme a la gráfica adjuntada por la demandante del signo tridimensional, cuyo registro se solicita, el mismo corresponde a un caramelo blando en barra que tiene una forma cilíndrica, también lo es que estas características son secundarias y no adicionan una creación que se considere sugestiva, arbitraria o 14 Dicho criterio fue fijado por la Sala en un asunto similar en sentencia de 28 de julio de 2022.

En efecto, en esa oportunidad, se dijo: “[…]En efecto, se tiene que se trata de la forma usual con la cual los empresarios suelen presentar los chocolates en el mercado, en lo atinente al envase usado, el cual resulta ser transparente con extremos sellados y ajustados. Cabe advertir que el empaque del chocolate tiene un color que tampoco puede ser un elemento distintivo, teniendo en cuenta que el color dorado es usado tradicionalmente para este tipo de productos. 48.

Del plenario, especialmente de la actuación administrativa, contrario a lo señalado por el demandante, se demostró lo usual y característico del envoltorio dentro del mercado relevante, tal y como se aprecia de las imágenes que se traen a colación: […]” (Destacado fuera de texto). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2010-00242-00. 15 Imágenes traídas por la SIC en los actos acusados visibles a folios 9 y 14 del cuaderno físico núm. 1. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00214-00 Actora: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co caprichosa del producto y que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, de modo que el consumidor promedio pueda en su totalidad distinguirla de otros productos similares dentro del mercado, como los que aparecen en las imágenes anteriormente puestas de presente.

En otras palabras, la forma tridimensional de dicho caramelo es una forma usual o común en el mercado para la confitería comprendida en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, que no se aparta significativamente de lo que acostumbra un consumidor medio a tener habitualmente con respecto a esos productos en el mercado. Por lo tanto, utilizar la forma de una barra cilíndrica o tubular para presentar el producto, sin que existan elementos adicionales, genera que la forma tridimensional cuestionada sea usual de dicha clase de productos y, como consecuencia, el mismo podría derivar de cualquier productor de confitería, lo cual hace evidente la falta de requisito de distintividad.

En consecuencia, la Sala considera que en el caso sub lite las características que conforman al signo objeto de la presente controversia no le otorgan suficiente distintividad (ni intrínseca, ni 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00214-00 Actora: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co extrínseca)16, puesto que se trata de la simple representación de un caramelo en barra, con forma tubular o cilíndrica carente de distintividad.

Ahora, en cuanto al argumento de la actora alusivo a que la distintividad del signo cuestionado también está dada por la combinación de colores amarillo y rojo, la Sala observa que éstos per se no logran dotar a la forma reivindicada de la distintividad necesaria para ser registrado como una marca tridimensional. En efecto, la Sala resalta que lo que la actora pretende proteger es la forma que se le da al producto, la cual debe ser especial y distinta, mas no los diseños y colores que en ella se incorpore, en tanto que si la forma es común o usual, de nada sirve los elementos que la acompañan17. 16 En la sentencia de 12 de abril de 2012 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000- 2008- 00191-00), la Sección Primera señaló: “[…] El Tribunal de Justicia Andino, refiriéndose a los requisitos para el registro de las marcas, ha dicho: “…se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b).

La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado” (folio 145) […]”. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de julio de 2022, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2010-00242-00. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00214-00 Actora: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En tal sentido, no se puede, so pretexto de proteger los elementos secundarios del signo tridimensional, permitir que un empresario se apropie de una forma usual (barra cilíndrica o tubular) en sus tres dimensiones (altura, anchura y profundidad), dado que ello afectaría el mercado y la comercialización de un género de productos como es el caso de los caramelos blandos.

Finalmente, la actora señaló que el reconocimiento de notoriedad de la marca “BARRILETE” debe ser considerado para el análisis de registrabilidad de la marca TRIDIMENSIONAL solicitada. En ese sentido y en relación con las marcas notorias y su protección, es del caso traer a colación la sentencia proferida el 22 de mayo de 201418, en la que se precisó, con fundamento en la interpretación prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: “[…] Con relación a la notoriedad de las marcas y su prueba, el mismo Tribunal de Justicia precisó: “El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.

El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020080005300. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00214-00 Actora: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

(Las negrillas y subrayas fuera de texto) En consecuencia, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba […].” 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00214-00 Actora: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En consecuencia, como lo indicó el Tribunal en la transcripción que antecede, “[…] la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba […]”, ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso [..]”.

En este punto, la Sala precisa que la actora aduce que la expresión “BARRILETE” es notoria, para lo cual aportó algunos documentos tendientes a demostrar tal situación; sin embargo, el signo que se encuentra bajo estudio es el TRIDIMENSIONAL de diseño de un CARAMELO EN BARRA, es decir, un signo independiente, respecto del cual no se alega la notoriedad.

Y, además, para la Sala resulta evidente que la declaratoria de notoriedad de una marca en los términos de la normativa comunitaria andina, procede en los siguientes escenarios: i) Cuando se solicita como fundamento de una oposición al registro de un signo solicitado que reproduzca o imite la marca notoria registrada; ii) Para prevenir el uso en el mercado de un signo; o 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00214-00 Actora: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co iii) Como fundamento de una acción de cancelación. Lo anterior quiere decir que la notoriedad no fue prevista para estudiarse y determinarse al momento de solicitar el registro de un signo, es decir, que en dicho procedimiento no resulta procedente estudiar la notoriedad de una marca, máxime cuando se trata de signos diferentes, como en el caso sub examine, en el cual se pretende, por un lado, el registro del signo TRIDIMENSIONAL y, por el otro, la declaratoria de notoriedad de la expresión “BARRILETE”.19 Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el literal a) del artículo 229 ibidem, que prohíbe la negación de notoriedad de un signo que no esté registrado o en trámite de registro; sin embargo, se insiste, que en el caso bajo estudio la demandante pretende la declaratoria de notoriedad de una expresión diferente al signo para el que solicita su reconocimiento.

Corolario de lo expuesto, la Sala considera que no resulta procedente estudiar la calidad de notoriedad de la expresión “BARRILETE” en el caso bajo estudio. 19 Criterio señalado por la Sala en sentencia de 31 de julio de 2018 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2009-00433-00.

Reiterado en sentencia de 14 de julio de 2022, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2011-00419-00. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00214-00 Actora: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo tanto, para la Sala, en el presente caso se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 135, literales b) y c), de la Decisión 486, por lo que el signo analizado no puede constituirse como marca.

En este orden de ideas, la Sala considera que los actos acusados no violaron las normas invocadas por la demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00214-00 Actora: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 31 de marzo de 2023. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente (E) Ausente con permiso NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.