CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. TESIS: SE DECLARA LA NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS.
EN EL CASO SUB EXAMINE NO ERA POSIBLE POR PARTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DAR APLICACIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 7º DE LA CONVENCIÓN DE WASHINGTON, POR CUANTO NO SE CUMPLIÓ CON EL REQUISITO RELATIVO A PROBAR QUE EL SOLICITANTE DEL REGISTRO CONOCÍA LA MARCA DE QUIEN ACTÚA COMO OPOSITOR, ESTO ES, DE LA MARCA “PROSPERITY”.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad JAFER LIMITED, hoy JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª.
Son nulas las resoluciones núms. 43701 de 27 de julio de 2012, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Superintendencia de Industria y Comercio1; y 00056366 de 26 de septiembre de 2013, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.
Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo mixto “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS”. 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 11 de abril de 2011 solicitó el registro como marca del signo mixto “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS”, para distinguir productos de la Clase 162 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 1 En adelante SIC. 2 El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes productos: “[…] Revistas, impresos, publicaciones, encartes y catálogos; material impreso para promocionar y publicitar artículos de moda y belleza personal así como para promocionar la venta de productos cosméticos de maquillaje de perfumería de artículos de tocador. de artículos de cuero e imitaciones de cuero. de joyería y de bisutería: papel. cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; fotografías; artículos de papelería; material de enseñanza e instrucción con excepción de aparatos: bolsas. sacos y hojas de materias plásticas para embalaje. […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad WORLD INSTITUTE OF SCIENTOLOGY ENTERPRISES4 presentó oposición contra el registro solicitado, con fundamento en que era similarmente confundible con la marca “PROSPERITY”, previamente registrada a su favor en la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza en Colombia y en Estados Unidos. 3º: Manifestó que previamente a radicar el escrito del registro en mención, había solicitado la cancelación por no uso el registro de la marca “PROSPERITY”, con certificado núm. 148.250, por lo que solicitó a la SIC suspender el trámite de concesión como marca del signo “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS”; y que a través de la Resolución núm. 00078474 de 29 de noviembre de 2011, la Directora de Signos Distintivos de la SIC, canceló parcialmente, por no uso, el registro de la marca opositora, restringiendo su cobertura a “revistas”. 4º: Que mediante la Resolución núm. 43701 de 27 julio de 2012, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró fundanda la oposición formulada y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo mixto “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS”, para 4 En adelante WISE. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 5º: Que contra el citado acto administrativo interpuso recurso de de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria mediante la Resolución núm. 00056366 de 26 de septiembre de 2013, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 6º: Señaló que con anterioridad a expedirse este último acto, dentro del referido trámite de cancelación el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC expidió la Resolución núm. 00054574 de 16 de septiembre de 2013, en la que revocó la decisión inicial y, en su lugar, canceló en su totalidad por no uso el registro de la marca opositora, situación que, a su juicio, no fue tenida en cuenta al expedirse la Resolución núm. 00056366 de 26 de septiembre de 2013, dentro del trámite de registro del signo solicitado.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 7º y 9º de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Comercial de Washington5, 165 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20006, de la Comisión de la Comunidad Andina, 248 y 250 del Código de Procedimiento Civil y 29 de la Constitución Política, por cuanto, a su juicio, a pesar de tener conocimiento de que el registro de la marca “PROSPERITY” de la sociedad WISE había sido cancelada por no uso, decidió protegerla bajo el argumento de que estaba registrada en Estados Unidos, país en el cual se le dio un uso privado entre los mismos asociados y miembros de una organización cerrada, mas no en un sentido marcario y poniéndolo a disposición del público consumidor.
Que lo anterior hace inoperante su derecho de poder registrar como marca la expresión “PROSPERITY” y así poder participar en el mercado colombiano para dinamizar la oferta de bienes y servicios y generar empleo. Resaltó que solicitó y obtuvo la cancelación total del registro de la marca opositora, con el fin de poder remover el obstáculo que impedía el registro como marca del signo mixto “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS, en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 5 En adelante Convención de Washington. 6 En adelante Decisión 486. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Reiteró que no es razonable que una vez removido el registro marcario por no cumplir una función económica, la SIC le haya negado el registro solicitado con base en una marca idéntica a la cancelada por no uso, solo que, registrada en Estados Unidos, en el que tampoco es usada en el comercio sino en un ámbito puramente interno y privado y, por ende, no existente en la mente de los consumidores.
Aseguró que los actos administrativos acusados, al haber dado protección a una marca no usada en el comercio, quebrantó la normativa citada. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el fundamento legal de los actos administrativos acusados se ajustaba plenamente a derecho y según lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.
Alegó que dentro del trámite administrativo se logró constatar que: i) la sociedad opositora, al momento de proferirse los actos acusados, era títular de la marca “PROSPERITY” en los Estados Unidos, para distinguir productos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Niza; ii) que el signo cuestionado la reproducía integralmente y contaba con la misma denominación “PROSPERITY”; iii) que se acreditó la utilización de dicha expresión en el referido país, a través del certificado de registro y declaraciones de ejecutivos que daban cuenta del uso de la misma; y iv) la certeza respecto del conocimiento previo que tenía la actora sobre la existencia de dicha marca y su uso en el mercado, para identificar los mismos productos que ella pretendía amparar con el signo objeto de controversia.
Aseguró que el anterior escenario encuadra en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 7º de la Convención de Washington, que establece un sistema especial y excepcional de protección marcaria, que extiende sus efectos a las marcas que son protegidas en cada uno de los estados contratantes. II.-2. La sociedad WISE, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.
Sostuvo que la oposición que presentó en su momento en Colombia cumplió con todos los requisitos establecidos en el artículo 7º de la Convención de Washington, máxime si se tiene en cuenta que el registro solicitado afecta sus intereses. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aseguró que el signo cuestionado reproduce la marca previamente registrada; y que, además, utiliza el mismo elemento predominante, esto es, “PROSPERITY”, sin que las partículas adicionales le atribuyan la distintividad necesaria para evitar riesgo de confusión y/o asociación en el mercado, máxime si se tiene en cuenta que identifican los mismos productos.
III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20117, el 20 de octubre de 2014, se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron las sociedades JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U., en su calidad de actora, y WISE, como tercero con interés directo en las resultas del proceso, así como la SIC, en su condición de entidad demandada y el Agente del Ministerio Público.
En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho 7 En adelante CPACA. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.
Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 43701 de 27 de julio de 2012 y 00056366 de 26 de septiembre de 2013, mediante las cuales la SIC declaró fundanda la oposición presentada por la sociedad WORLD INSTITUTE OF SCIENTOLOGY ENTERPRISES, tercero con interes directo en las resultas del proceso y denegó el registro de la marca mixta “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS”, para distinguir productos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la actora, vulneran lo previsto en los artículos 7º, por indebida aplicación, y 9º de la Convención de Washington; 165 de la Decisión 486; 248 y 250 del Código de Procedimiento Civil; y 29 de la Constitución Política.
Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso.
Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.
Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, reiteró que la SIC erró en el análisis efectuado al denegar el registro del signo solicitado teniendo en cuenta un registro marcario que ya había sido cancelado por no uso. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.-2.
La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. En efecto, señaló que los actos administrativos cuestionados están ajustados a derecho y a las disposiciones legales vigentes aplicables que rigen la materia. Aseguró que el signo cuestionado reproduce en su totalidad la marca previamente registrada en Estados Unidos, la cual está compuesta por una sola y única expresión de 10 letras “PROSPERITY”, la cual en su conjunto es la misma palabra inicial de la expresión solicitada.
Sostuvo que la sociedad opositora durante el trámite administrativo logró acreditar la utilización y comercialización de la marca previamente en los Estados Unidos desde 1980, es decir, con anterioridad a la solicitud de registro del signo cuestionado y vigente para la fecha de radicación. IV.-3. La sociedad WISE, tercero con interés directo en las resultas del proceso, pidió que se desestimen las pretensiones de la demanda; y que las actuaciones de la SIC fueron acertadas y se ajustan a derecho.
IV.-4. En esta etapa procesal, el Agente del Ministerio Público guardó silencio. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó8: “[…] 1.
Cancelación de un registro de marca por falta de uso 1.2. La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente. […] 1.6. De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se deberá tener en consideración lo siguiente: a) Legitimación para iniciar el trámite […] b) Oportunidad para iniciar el trámite […] c) Falta de uso de la marca […] 2.
El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio […] 2.3. Al respecto, el artículo 166 de la Decisión 486 plantea los supuestos bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a continuación se detalla: a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en párrafo anterior. 8 Proceso 621-IP-2018. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. […] 2.7.
Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado—que ofreció a los consumidores—los bienes o servicios (en adelante, producto) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. 2.8.
Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados. 2.9.
Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca. 2.10.
Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores. 2.11.
En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoría prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.12.
En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. 2.13.
Así, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional. Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas tradicionales de los países de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión. […] 2.15.
Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho período usó la marca en los términos explicados anteriormente. 2.16.
Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde de acuerdo a la naturaleza del producto, debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de la marca no se circunscribe solo a acreditar su comercialización en el mercado a gran escala, en el caso de productos masivos, sino que cualquiera que sea el producto o servicio del que se trate, también se deben ponderar la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios vinculada conjuntamente con otros factores que acrediten la diligencia del titular en mantener su marca como un activo de valor dinámico, en la cual ha invertido en publicidad externa dirigida al público consumidor, a través de promociones, correos electrónicos, Facebook, anuncios en páginas web, folletería, periódicos, entre otros. […] 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.
Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso […] 3.2. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca. 3.3.
El artículo 167 de la Decisión 486 consagra un listado enunciativo y no taxativo de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de la marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable […]”.
VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 43701 de 27 de julio de 2012 y 00056366 de 26 de septiembre de 2013, denegó el registro como marca del signo mixto “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS” a la actora, para amparar productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que resultaba similarmente confundible con la marca nominativa previamente registrada en Estados Unidos “PROSPERITY”, que ampara productos en la misma Clase; y que entre los productos que distinguían, existe conexidad competitiva. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A juicio de la demandante, la SIC pasó por alto que en Colombia el registro la marca “PROSPERITY”, de propiedad de la sociedad opositora había sido cancelado por no uso; y que, además, decidió protegerlo bajo el argumento de que estaba registrada en Estados Unidos, país en el cual se le dio un uso privado entre los mismos asociados y miembros de una organización cerrada, mas no en un sentido marcario y poniéndolo a disposición del público consumidor.
Resaltó que solicitó y obtuvo la cancelación del registro de la marca opositora con el fin de poder remover el obstáculo artificial que impedía el registro como marca del signo mixto “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS, en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 165, 166 y 1679 de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […] y […] en tanto, se vinculan al uso de marca y la carga de la prueba, temas relacionados a la materia controvertida en el proceso interno […]”.
Así las cosas, el texto de las normas aludidas es la siguiente: 9 Estos dos últimos artículos fueron interpretados de oficio por el Tribunal. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Decisión 486.
“[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.
No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.
El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros […]”. Al respecto, la Sala precisa que aunque la actora invocó como vulnerados los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486, estos dos últimos interpretados por el Tribunal, al exponer los conceptos de violación en la demanda, también trajo a colación la vulneración de los artículos 7º y 9º de la Convención Washington, por cuanto, a su juicio, la SIC denegó el registro solicitado con fundamento en un registro marcario existente en otro País, a pesar de que el mismo ya había sido cancelado por no uso en Colombia.
Dicha normativa establece lo siguiente: “[…] Artículo 7. Todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes conforme a su legislación interna, que tenga conocimiento de que alguna persona o entidad usa o pretende registrar o depositar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancías a que se apliquen, tendrá el derecho de oponerse al uso, registro o depósito, de la misma, empleando los medios, procedimientos y recursos legales establecidos en el país en que se use o pretenda registrar o depositar dicha marca, probando que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados Contratantes, de la marca en que se funde la oposición y que ésta se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de las misma clase, y, en consecuencia, podrá reclamar para si el derecho de usar preferente y exclusivamente o la prioridad para registrar o depositar su marca 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en el país en que se trate siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna y en esta convención. […] Artículo 9.- Cuando la denegación del registro o depósito de una marca se base en un registro previo hecho de acuerdo con esta Convención, el propietario de la marca de que se trate tendrá el derecho de pedir y de obtener la cancelación de la marca previamente registrada o depositada, probando, de acuerdo con los procedimientos legales del país en que se trata de obtener el registro o depósito de su marca, que el registrante de la marca que desea cancelar la ha abandonado.
El término para declarar abandonada una marca por falta de uso será el que determine la ley nacional, y en su defecto, será de dos años y un día a contar desde la fecha del registro o depósito si la marca no ha sido nunca empleada, o de un año y un día si el abandono o falta de empleo tuvo lugar después de haber sido usada […]”. Es del caso señalar que conforme se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 381-IP-2016, corresponde al juez consultante analizar de manera prevalente la normativa de la Comunidad Andina sobre las demás normas internacionales en materia marcaria, de la siguiente manera: “[…] 31.
El Tribunal en abundante jurisprudencia ha consolidado como principio fundamental del Derecho Comunitario Andino el de la “Primacía del Derecho Comunitario Andino”, basándose en los principios de “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”. 32 haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional.
En este marco ha establecido que, en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, también prevalece el Derecho Comunitario Andino. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 33.
Un punto fundamental al analizar el principio de Primacía del Derecho Comunitario Andino, como se dijo anteriormente, es el principio de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”, que no es otra cosa que el desarrollo del principio de supremacía y que consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, es decir, unido a que dicho sistema jurídico se presenta como un todo coherente y dotado de unidad, contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, sin resultar de ningún otro ordenamiento jurídico. […] 35.
Por lo anterior, corresponde al Juez Consultante atender a los criterios que se esbozan en la presente Interpretación Prejudicial, tomando en consideración la prevalencia del Derecho Comunitario Andino sobre las demás normas internacionales […]”10 (Destacado fuera de texto). Asimismo, en la Interpretación Prejudicial 30-IP-2014 se resaltó que uno de los principios para dar aplicación al Derecho Comunitario Andino es el de la autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino. Dicho principio señala que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento jurídico de los países miembros, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad y, por lo tanto, no deriva ni se encuentra subordinada su aplicación “al ordenamiento interno, de origen internacional» de los Países Miembros”.
En ese sentido, explicó el Tribunal de Justicia que “[…] los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, 10 Destacado fuera de texto. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales […]”.
Lo anterior, quiere decir que el Tribunal determinó que el juez consultante al momento de resolver debe atender sus criterios, dándole prevalencia al Derecho Comunitario Andino sobre las demás normas internacionales. En este orden de ideas, el estudio de la demanda de la referencia se hará teniendo en cuenta la normatividad de la Comunidad Andina, para luego abordar, si es del caso, los cargos relacionados con la Convención de Washington, como se indicó en párrafos anteriores.
Así pues, la Sala inicialmente se pronunciará frente a la presunta transgresión de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486, por cuanto, a juicio de la actora, la SIC pasó por alto, al momento de expedir el último acto administrativo acusado, que la marca tenida en cuenta en el trámite administrativo para denegar el registro solicitado ya había sido cancelada por no uso, por lo que era dable acceder a su registro. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Descendiendo al caso concreto, se resalta que mediante la Resolución núm. 00056366 de 26 de septiembre de 2013, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC confirmó la decisión inicial que denegó el registro como marca del signo mixto “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS”, para amparar productos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar lo siguiente: “[…] 1.
Desaparición de la causal de irregistrabilidad por cancelación del registro en que se fundamenta. La resolución recurrida y como consecuencia de la oposición presentada, declaró esta fundada por encontrar que el signo solicitado reproducía la marca previamente registrada PROSPERITY, certificado de registro núm. 148250. Respecto de esta marca la sociedad solicitante, inició el trámite correspondiente con miras a obtener su cancelación, la que fue resuelta en última instancia mediante decisión contenida en la Resolución núm. 54574 de 16 de septiembre de 2013, mediante la cual se dispuso su cancelación total.
No obstante lo anterior y como se expuso con anterioridad, la oposición presentada dentro del presente trámite involucre también los efectos que se derivan de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 7º de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington en materia de marcas, causal que debe ser analizada con independencia de los efectos que la acción de cancelación haya tenido sobre el certificado de registro en que se fundamentó la oposición y consecuente negación. […] Caso en estudio Con miras a la realización de registrabilidad correspondiente, es necesario entonces referir los supuestos contemplados por el artículo 7 de la Convención de Washington, con base en los cuales se evaluará la posibilidad de otorgar protección al nacional (o 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co extranjero residente) de uno de los países miembros, propietario de una marca registrada en un país contratante, cuando pretenda oponerse al registro de una marca idéntica o similar a la suya en otro país contratante, y según las normas de este último.
Si alguno de dichos requisitos no es cumplido no es viable dar aplicación a la citada: […] La marca registrada en los Estados Unidos de América es de naturaleza simple y está igualmente conformada por la expresión PROSPERITY escrita en un tipo característico de letra. […] En virtud de los fundamentos expuestos y en vista de que se reúnen todos los requisitos contemplados en el artículo 7º de la Convención de Washington, resulta claro para la Delegatura que el registro de la marca solicitada, además de afectar el derecho previamente protegido sobre el signo de la sociedad opositora, generaría un riesgo de confusión o asociación para el consumidor promedio por cuanto no se podría realizar una diferenciación sobre el origen empresarial de los servicios ofrecidos en el mercado […]” (Destacado fuera de texto).
De lo anterior, se observa que al resolverse el recurso de apelación, la autoridad demandada sí tuvo en cuenta en sus antecedentes que una de las marcas opositoras “PROSPERITY”, con certificado de registro núm. 148.250, ya había sido cancelada por no uso; sin embargo, debía abordar el otro cargo formulado en la oposición presentada por la sociedad WISE, toda vez que éste también había servido como fundamento para denegar el registro del signo solicitado en primera instancia, el cual hacía alusión a la similitud y confundibilidad con la marca “PROSPERITY”, previamente registrada en Estados Unidos, en 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la misma sociedad opositora.
Así las cosas, para la Sala es evidente que en el caso sub examine no es dable realizar estudio alguno frente a la presunta transgresión de la normativa de la Comunidad Andina traída a colación, por cuanto la SIC no desconoció o pasó por alto el trámite de cancelación de una de las marcas opositoras. Por el contrario, al resolver el recurso de apelación, ante dicho fenómeno, la excluyó, pues no era dable realizar frente a ella comparación alguna y solamente lo efectuó, con base en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 7º de la Convención de Washington, respecto a la marca “PROSPERITY”, previamente registrada en Estados Unidos.
En el contexto ya señalado, la Sala destaca que se encuentra en discusión una marca registrada en un País diferente a los miembros de la Comunidad Andina. Cabe resaltar que, como se precisó en párrafos anteriores, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido reiterativo en señalar que en caso de presentarse contradicciones entre la aplicación del derecho comunitario andino y las normas internacionales, prevalecerá el primero. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aunado a lo anterior, y de conformidad con el principio de territorialidad, los derechos de propiedad industrial que otorgan los estados miembros se limitan al país en que se concedió el respectivo registro.
En ese sentido y teniendo en cuenta que el presente litigio versa sobre un registro de marca realizado en uno de los Estados de la Comunidad Andina, para el Tribunal la normatividad que debe aplicarse es la de la mencionada comunidad, sin que ello para nada riña con la posibilidad de dar aplicación a la Convención de Washington. Sobre el particular, debe observarse que la jurisprudencia11 de la Sala ha sido clara en establecer que la misma Convención de Washington señala los parámetros o criterios para su aplicación y para hacer valer los derechos que de ella se derivan.
Precisamente, en un asunto similar al que ahora es objeto de estudio, dichas consideraciones fueron abordadas por la Sala de Sección en sentencia de 18 de noviembre de 202212, en la que se señaló que en 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de agosto de 2022, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2008-00212-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 12 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo, Sección Primera, núm. único de radicación 2011-00418-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co aquellos eventos en los que no prosperaran los cargos frente a la normatividad de la Comunidad Andina, lo procedente era abordar, si era del caso, aquellos relacionados con la Convención de Washington.
En efecto, en esa oportunidad la Sala sostuvo: “[…]49.Frente a lo anterior, la Sala hará el análisis de los cargos frente a la normatividad de la Comunidad Andina, para luego abordar, si es del caso, los cargos relacionados con la Convención de Washington, en atención a la aplicación del derecho comunitario andino, tal y como se explicó en numerales precedentes. 51.
Cabe resaltar que tal y como se precisó en numerales anteriores, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido reiterativo en señalar que, en caso de presentarse contradicciones entre la aplicación del derecho comunitario andino y las normas internacionales, prevalecerá el primero. En este sentido, la Sala analizará en primer lugar la aplicación de aquellas y, subsidiariamente, si es del caso las de carácter extracomunitario. 52.
Aunado a lo anterior, y de conformidad con el principio de territorialidad, los derechos de propiedad industrial que otorgan los Estados miembros se limitan al país en que se concedió el respectivo registro. Así pues, teniendo en cuenta que el litigio versa sobre un registro hecho en uno de los Estados de la Comunidad Andina, para el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la normatividad que debe aplicarse es la de la mencionada comunidad.
Lo anterior, para nada riñe con la posibilidad de dar aplicación a la Convención de Washington. 53. Sobre el particular, cabe destacar que la jurisprudencia33 de la Sala ha sido clara en establecer que la misma Convención de Washington contempla los parámetros o criterios para su aplicación y para hacer valer los derechos que de ella se derivan. […]”.
(Destacado fuera de texto) 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, la Sala considera que si bien es cierto que, como se dijo en líneas anteriores, la norma aplicable y prevalente en los procesos de Propiedad Industrial es la norma Comunitaria Andina, también lo es que con la finalidad de resolver los argumentos expuestos por la actora en su escrito de la demanda, se procederá a examinar y estudiar la Convención de Washington.
En ese orden de ideas, frente a la aplicación de la Convención de Washington en Colombia, de conformidad con su artículo 3º, “[…] toda marca debidamente registrada o legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes, será admitida a registro o depósito y protegida legalmente en los demás Estados Contratantes, previo al cumplimiento de los requisitos formales establecidos en la ley nacional de dichos Estados […]”.
(Destacado fuera de texto original) Así las cosas, cuando algún interesado en una marca desea hacer valer su derecho en Colombia, derivado de un registro o depósito previo de ese signo en alguno de los estados contratantes de la Convención de Washington, deberá realizar el proceso de registro de su marca ante la SIC. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En esa medida, es necesario precisar que el precitado artículo 3º no le concede un derecho automático de uso exclusivo de la marca en Colombia, en tanto que para ostentar tal prerrogativa se requiere realizar su acreditación ante la SIC, según lo disponen las normas internas.
Por su parte, y en plena consonancia con el referido artículo 3º, el artículo 7º ibídem establece los lineamientos y asuntos que deberán acreditarse para que el titular de una marca protegida en uno de los estados contratantes pueda reclamar para sí el derecho de usar una marca preferente y exclusivamente o la prioridad para registrar o depositar su marca en dicho país. En tal normativa se condiciona el uso preferente y exclusivo de la marca en otro país miembro, “[…] siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna y en esta convención […]”13.
En esa medida, si el titular de una marca protegida en alguno de los estados contratantes conforme a la legislación interna de ese país quiere hacer valer su derecho en otro Estado contratante de la Convención de Washington, debe registrar la marca ante la autoridad nacional competente o ejercer el derecho de 13 Destacado fuera de texto. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co oposición, además de cumplir los siguientes requisitos, emanados del citado artículo 7º: i) Que el opositor tenga la marca registrada en uno de los estados contratantes; ii) Que el signo cuyo registro como marca se solicita sea similarmente confundible con la marca del opositor; iii) Que se pruebe que el solicitante del registro como marca del signo conocía la existencia y el uso de la marca del opositor; y iv) Que se use para los mismos productos.
A continuación, la Sala pasará a examinar el cumplimiento de los requisitos anteriormente descritos..- Primer requisito. Haber presentado oposición y tener la marca registrada en uno de los estados contratantes. En el caso concreto, la sociedad WISE, tercero con interés directo en las resultas del proceso, presentó oposición14 al registro como 14 Folios 21 a 75 del Anexo núm. 1. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marca del signo cuestionado, por cuanto era similarmente confundible con su marca nominativa “PROSPERITY”, previamente registrada y vigente en Estados Unidos en la Clase 16, con el certificado de registro núm. 1.853.61015 de 13 de septiembre de 1994, la cual tiene su domicilio en los Ángeles, California, por lo que se cumple el primer requisito antes transcrito..- Segundo requisito.
Que el signo solicitado sea similarmente confundible con la marca opositora. Al respecto, se tiene que el signo cuestionado y la marca previamente registrada se componen de la siguiente manera: SIGNO MIXTO CUESTIONADO16 PROSPERITY MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA17 15 Folio 514 del cuaderno núm. 3. 16 Folio 11 del cuaderno principal. 17 Folio 18 del cuaderno principal. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, como en el presente caso se va a cotejar un signo mixto “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS”, como lo es el solicitado por la actora, con un signo nominativo, "PROSPERITY", previamente registrado por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en el mixto, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.
La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo mixto, no así las gráficas que lo acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo el mismo son solicitados a un expendedor por su denominación y no por la descripción de aquel.
En ese sentido, es menester precisar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas mixtas: 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…]” i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.
Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.
Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.
Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias del signo y marca previamente registrada en controversia, respecto a 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre estos.
Respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS” y la marca previamente registrada, “PROSPERITY”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “PROSPERITY”, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión; y que la única diferencia radica en la inclusión de las partículas “PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS” en el signo cuestionado, las cuales no gozan de la suficiente distintividad y no contribuyen a diferenciarlo de la marca previamente registrada, “PROSPERITY”.
Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado está compuesto por siete palabras “PROSPERITY”, “PROSPERIDAD”, “PARA”, “TI”, “Y”, “LOS” y “TUYOS”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo de la marca previamente registrada, esto es, en “PROSPERITY”, lo que lleva a que el signo solicitado “PROSPERITY 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS”, no sea suficientemente distintivo y diferente a la previamente registrada.
Además, debe tenerse en cuenta que en las marcas compuestas la primera palabra es la que tiene mayor poder de recordación en la mente del consumidor18, por lo que la expresión “PROSPERITY” del signo cuestionado, “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS”, es la que el consumidor va a recordar con mayor preponderancia. Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “PROSPERITY”, siendo este el elemento principal del signo cuestionado “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS”; y aunque el signo solicitado tiene otras expresiones (“PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS”), la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es “PROSPERITY”.
En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: 18 Criterio señalado por la Sala en sentencias de 24 de septiembre y 22 de octubre de 2020, expedientes identificados con los números únicos de radicación 2012-00215-00 y 2011-00027-00, CP. Nubia Margoth Peña Garzón. 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co PROSPERITY – PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS PROSPERITY - PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS PROSPERITY – PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS PROSPERITY - PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS PROSPERITY – PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que la expresión “PROSPERITY” que hace parte tanto del signo cuestionado como de la marca previamente registrada, proviene del idioma inglés, que traduce prosperidad19, significado que no es del conocimiento común o de uso generalizado, vale decir, no es fácilmente identificable por el consumidor promedio colombiano, por lo que los signos confrontados se consideran como signos de fantasía20.
Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, por ser de fantasía el signo y la marca en controversia, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto. 19https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/prosperity, consultado el 26 de junio de 2023. 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de marzo de 2023, expediente identificado con el número único de radicación 2016-00043-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión. Atendiendo al análisis realizado, la Sala considera que se cumple con el segundo requisito para dar aplicación a la oposición que hace referencia el precitado artículo 7º de la Convención de Washington..- Tercer requisito.
Que se pruebe que el solicitante del registro como marca del signo conocía la existencia y el uso de la marca opositora. En el caso sub examine, comoquiera que se requiere acreditar el conocimiento que tenía el solicitante del registro marcario de la marca de la cual es titular la sociedad opositora, se tendrá en cuenta las pruebas allegadas por el tercero con interés directo en las resultas del proceso.
Revisado el expediente administrativo21, se encuentran las siguientes pruebas: 21 Anexos núm. 1 al 10. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Testimonio rendido por la señora MARIANNE LOCKE, en su calidad de Ejecutiva de Cuentas Suplente de WISE, mediante el cual afirma que es una organización de membresía mundial y uno de los beneficios que le proporciona a cada uno de los miembros con los pagos es el envío de copias de la revista “PROSPERITY”.
Asimismo, arguyó que tiene acceso a los documentos contables de WISE, en el que reposan los valores aproximados correspondientes a los ingresos percibidos en Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, generados de las ventas de productos y servicios promocionados en la publicación “PROSPERITY”, las cuales ascendieron a un valor US$21.332.58 dólares para el año 2008; y también se refirió a los valores aproximados correspondientes a gastos de inversión en publicidad y promoción en América Latina, Centroamérica y Sur América para los productos identificados con la marca “PROSPERITY”. - 394 muestras representativas de facturas de ventas de servicios y productos contenidos en la publicación “PROSPERITY”. - 126 facturas y/o recibos de desembolsos representativos, que evidencian los pagos hechos en conexión con los gastos e inversión de la revista “PROSPERITY”. 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Copia de la lista de envío por correo utilizada para la distribución de la revista en inglés y documentos que evidencian su renovación. - Copia del certificado de registro de los Estados Unidos de América de la marca “PROSPERITY” en Clase 16 y documentos que evidencian la renovación de dicha marca. - Declaración rendida por la señora AIDA ÁLVAREZ en calidad de representante de WISE para Latinoamérica, Centroamérica y Suramérica, mediante la cual afirmó que conoce las circunstancias de comercialización y distribución constante e ininterrumpida de los productos identificados con la marca “PROSPERITY”.
Además, señaló que la marca “PROSPERITY” ha sido utilizada en los años 2008, 2009, 2010 y lo que lleva del 2011 de manera constante e ininterrumpida para identificar una revista, publicada en inglés y traducida al español en algunas ocasiones; y que la forma de comercialización de la revista “PROSPERITY” durante dichos años ha sido a través de envíos directos por correo de los miembros de WISE. 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Ejemplares de la revista “PROSPERITY”. - Testimonio del señor MARIO FIIDOR, en calidad de responsable comercial de la empresa HOUSEMARK S.L., domicilida en Madrid, que indica que es una empresa dedicada a la impresión y distribución de revistas, brouchers, folletos y otras piezas promocionales; y que en el mes de agosto de 2010, fue contratada por WISE para realizar la impresión y distribución de la edición núm. 73 de la revista identificada con la marca “PROSPERITY”, la cual fue impresa en español, italiano, alemán, húngaro y frances, y distribuida en diferentes paises. - Listado de destinatarios en los paises de la Comunidad Andina a los cuales es enviada la revista “PROSPERITY” en español, entre los cuales no se encuentra la actora. - Copia de la guía de la empresa COURIER TNT mediante el cual la empresa HOUSEMARK S.L. envió a Colombia los ejemplares impresos de la revista “PROSPERITY”, junto con la copia de la factura por los costos de dicho envío. - Testimonio de 19 personas en Colombia, miembros de la comunidad WISE que indican que múltiples personas has tenido 40 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co acceso a la publicación “PROSPERITY” durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011. - Listado de las membresias WISE que han sido adquiridas por distintas personas en los países de Suramerica durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011. - Impresiones de la página web de WISE www.wise.org, en las cuales observa información relacionada con la marca “PROSPERITY”. - Copia del libro “Afiliación a WISE -Guía”. - Doce ejemplares de la revista “PROSPERITY” en versiones de español e inglés. Atendiendo la documentación relacionada no se evidencian elementos suficientes para establecer la existencia del conocimiento previo de la marca fundamento de la oposición por parte de la actora en Colombia, pues estas lo que pretenden acreditar es el uso de la misma en el territorio colombiano, mas no acreditar que la actora tenía conocimiento de su presencia en el comercio, máxime si se tiene en cuenta que, como quedó visto, en uno de los testimonios allegados al trámite administrativo, la marca opositora “PROSPERITY” identifica una revista que circula entre personas a nivel internacional que deben 41 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co poseer una membresía para acceder a esta, es decir, que no es una publicación comercial; por el contrario, va dirigida a miembros de una comunidad específica y selecta.
En efecto, ninguna de las pruebas allegadas por el tercero con interés directo en las resultas del proceso demuestra que la sociedad JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U tenía conocimiento de que aquella hubiera registrado la marca “PROSPERITY” en alguno de los estados contratantes, pues se insiste, tanto los listados de las membresías así como los ejemplares de las revistas y las facturas de ventas de dicha revista, únicamente dan cuenta de que la sociedad WISE estaba haciendo uso de la marca en Colombia y otros países miembros de la Comunidad Andina.
Lo anterior, también fue expresado por la actora en sede administrativa22, pues de ello da cuenta el escrito contentivo que 22 Folios 76 a 88 del cuaderno contentivo del trámite administrativo. La actora expresamente señaló: “[…] b. Mi poderdante No conocía de la existencia y uso de la marca opositora en alguno de los países miembros de la convención. En este punto, rogamos a su Despacho advertir que mi poderdante No conocía con anterioridad a la fecha en que solicitó el registro de la marca de la referencia, la existencia del signo opositor.
De hecho, ninguno de los documentos aportados por el Opositor permite siquiera suponer que para mi representada hubiera sido posible tener acceso a la forma en que supuestamente el opositor ha usado la expresión PROSPERITY. Lo anterior, pues de los documentos y pruebas aportadas por el opositor se desprende claramente que este No ha usado la expresión PROSPERITY como marca para identificar “en el comercio” productos de la Clase 16, sino que, tal como lo ha manifestado de forma clara en su escrito de oposición, la expresión PROSPERITY identifica una especie de publicación que circula, no en el mercado, sino única y exclusivamente entre los miembros WISE, a manera de una especie de boletín informativo de carácter interno que nunca es comercializado u ofrecido a terceros en el comercio. 42 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co presentó frente a la oposición hecha por la sociedad WISE23, en el cual expuso que era imposible tener conocimiento alguno de tal concesión, por cuanto la marca “PROSPERITY” identificaba una revista que era distribuida únicamente para los miembros de la comunidad WISE, adscritos mediante membresías y que, por ello, no superaba la esfera de lo privado, pues sólo aquellos tenían acceso a esa revista como un boletín interno y no como una publicación comercial, que se encontrara a disposición de cualquier persona.
Por lo anterior, contrario a lo afirmado por la SIC en los actos administrativos acusados, no se puede presumir que la actora conocía de dicha marca previo a solicitar el registro del signo cuestionado en Colombia, por los avances tecnológicos en materia de comunicación, internet y medios publicitarios mundiales, en los que podría haber adelantado su búsqueda, pues el artículo 7º de la Convención de Washington, exige que se pruebe tal conocimiento.
Aunado a ello, se resalta que el trámite de cancelación por no uso del registro de la marca “PROSPERITY” en Colombia se presentó de De hecho la publicación en comento es distribuida generalmente a través de listas específicas de correo en las cuales únicamente se incluyen a las personas que hayan obtenido la membresía de WISE. De la lectura de todos los testimonios citados por el opositor en su escrito, se desprende claramente que la publicación o boletín informativo que WISE identifica con la expresión PROSPERITY, nunca ha sido ofrecida a a terceros, ni puesta a disposición de los consumidores en el comercio […]”. 23 En la oposición, la sociedad WISE alegó el registro previo de la marca “PROSPERITY” en los Estados Unidos de América. 43 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co manera concomitante a la solicitud de registro del signo “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y PARA TODOS”24, lo que demuestra el conocimiento previo de la actora frente a tal expresión en Colombia, mas no que ésta estuviese registrada en los Estados Unidos de América, que es precisamente el requisito que pide el artículo 7º de la Convención de Washington25, en el que expresamente exige el conocimiento de la existencia y uso del registro en cualquiera de los estados contratantes, escenario del cual no obra prueba alguna dentro del plenario que acredite lo contrario, carga que recae en la sociedad WISE, que en el caso bajo examen no se cumplió. Diferente escenario sería que el tercero con interés directo en las resultas del proceso hubiese allegado alguna prueba que demostrara que la actora había tenido o tratado de entablar algún tipo de comunicación con ella, ya sea para acceder a una membresía o bien para establecer algún tipo de relación comercial, lo cual probaría su 24 La solicitud de registro por no uso del registro de la marca “PROSPERITY” se presentó el 1o. de abril de 2011, según dan cuenta las resoluciones núms. 00078474 de 29 de diciembre de 2011 y 00054574 de 16 de septiembre de 2013, visibles a folios 39 a 61 del cuaderno núm. 1, y la solicitud de registro como marca del signo “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y PARA TODOS” se presentó el 11 de ese mes y año. 25 En efecto, dicha norma dispone lo siguiente: “[…]Todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes conforme a su legislación interna, que tenga conocimiento de que alguna persona o entidad usa o pretende registrar o depositar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancías a que se apliquen, tendrá el derecho de oponerse al uso, registro o depósito, de la misma, empleando los medios, procedimientos y recursos legales establecidos en el país en que se use o pretenda registrar o depositar dicha marca, probando que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados Contratantes, de la marca en que se funde la oposición […]” (Resaltado fuera del texto original). 44 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conocimiento respecto de la marca del cual era titular WISE en los Estados Unidos de América26.
Así las cosas, la Sala considera que no se cumple con el requisito relativo a probar que el solicitante del registro conocía la marca de quien actuó como opositora en el trámite administrativo. Por tal razón, no era posible dar aplicación a lo establecido en el artículo 7º de la Convención de Washington. Comoquiera que no se cumple el tercer supuesto para dar aplicación al referido artículo 7º, es decir, el requisito relativo a probar que el solicitante del registro conocía la marca de quien actúa como opositor, resulta innecesario entrar a analizar el cuarto supuesto, esto es, el uso para los mismos productos. 26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de mayo de 2019, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00448-000, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, en dicha oportunidad de las pruebas aportadas al expediente, la Sala arribó a la conclusión que el allí tercero con interés directo en las resultas del proceso sí conocía previo a solicitar el registro como marca del signo cuestionado en Colombia del mismo registro marcario en países como Japón, Australia y Brasil, al encontrar lo siguiente: “[…] En el caso de autos la Sala encontró unos correos electrónicos13, los cuales no fueron controvertidos por el tercero interviniente, en donde consta que el señor Giovanny García Ríos en los años 2009 y 2010 compró productos de la sociedad Munich S.L. vía electrónica.
Así mismo, se tiene demostrado que dicho señor confirmó la recepción de los mismos. […] Lo anterior determina de manera clara, que el señor Giovanny García Ríos, antes de solicitar el registro de la marca MUNICH, tenía conocimiento de los productos elaborados por la sociedad MUNICH S.L., sus características y manifestó el interés de fabricarlos en Colombia.
Las anteriores actuaciones (compra, recepción de productos y propuesta de fabricación y comercialización) constituyen indicios razonables que permiten establecer que el señor Giovanny García Ríos, al registrar la marca MUNICH, se aprovechó del prestigio y reputación de las marcas de la sociedad MUNICH S.L, pues tenía conocimiento claro de las características de sus productos […]”.
(Resaltado fuera del texto original). 45 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese orden de ideas, la Sala concluye que el signo solicitado “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS” no se encuentra incurso en causal alguna de irregistrabilidad.
Lo anterior, impone a la Sala declarar la nulidad de los actos acusados y, en su lugar, se ordenará a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO conceder el registro como marca del signo mixto “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS”, solicitado para amparar productos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Cabe señalar que ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado anteriormente, la Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados en la demanda, criterio adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 201627, en la que se precisó lo siguiente: "[ ] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 20 del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la infracción de las normas que consagran la obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando con la decisión resulten desconocidos sus derechos [.]" (Destacado fuera de texto). 27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. Único de radicación 2009-00457-00. 46 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 43701 de 27 de julio de 2012 y 00056366 de 26 de septiembre de 2013, expedidas por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO conceder el registro como marca del signo mixto “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS”, solicitado para amparar productos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la actora y publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN. 47 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CUARTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 13 de julio de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.