CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D. C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Número único de radicación: 11001032400020100015600 Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Avidesa Mac Pollo S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros con interés: Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltda. y McDonald’s International Property Company Ltd.

Temas: Inexistencia de derechos de exclusividad sobre expresiones de uso común. Reiteración jurisprudencial. Se niegan las pretensiones de la demandada y se confirman los actos cuestionados porque la parte demandante no desvirtuó la presunción de legalidad de los mismos. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Avidesa Mac Pollo S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 15720 de 31 de marzo de 2009, 25397 de 22 de mayo de 2009, 33486 de 30 de junio de 2009, 51541 de 6 de octubre de 2009, 15630 de 31 de marzo de 2009, 25400 de 22 de mayo de 2009, 33367 de 30 de junio de 2009, 51544 de 6 de octubre de 2009, 15628 de 31 de marzo de 2009, 25396 de 22 de mayo de 2009, 33390 de 30 de junio de 2009, 51543 de 6 de octubre de 2009, 21350 de 30 de abril de 2009, 29447 de 16 de junio de 2009, 33093 de 30 de junio de 2009 y 51545 de 6 de octubre de 2009.

I.

ANTECEDENTES La demanda 2 Núm. único de radicación: 1001032400020100015600 1. La sociedad Avidesa Mac Pollo S.A., en adelante la parte demandante, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho1, para que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 15720 de 31 de marzo de 2009, 25397 de 22 de mayo de 2009, 33486 de 30 de junio de 2009, 51541 de 6 de octubre de 2009, 15630 de 31 de marzo de 2009, 25400 de 22 de mayo de 2009, 33367 de 30 de junio de 2009, 51544 de 6 de octubre de 2009, 15628 de 31 de marzo de 2009, 25396 de 22 de mayo de 2009, 33390 de 30 de junio de 2009, 51543 de 6 de octubre de 2009, 21350 de 30 de abril de 2009, 29447 de 16 de junio de 2009, 33093 de 30 de junio de 2009 y 51545 de 6 de octubre de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada reconocer “su derecho real de dominio” y exclusividad sobre las partículas “MAC/MC”, derecho que manifiesta le fue negado en los actos administrativos a través de los cuales le fueron concedidas las marcas mixtas “MAC POLLO” para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 31, 35 y 43 y la marca nominativa “MAC POLLO” para distinguir servicios comprendidos en la clase 35.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones: “[…] RESPECTO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 06048196 TRAMITADO ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 15720 del 31 de marzo de 2009, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió el registro de la marca MAC POLLO (MIXTA), para distinguir productos comprendidos en la Clase 31 Internacional.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 25397 del 22 de mayo de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la 1 Prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo – CCA. 3 Núm. único de radicación: 1001032400020100015600 Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución N° 15720 del 31 de marzo de 2009, en sede de Reposición. TERCERA: Que se declare la nulidad de la Resolución N 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución N° 15720 del 31 de marzo de 2009, también en sede de Reposición. CUARTA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 51541 del 6 de octubre de 2009, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución N° 15720 del 31 de marzo de 2009, en sede de Apelación. QUINTA: Que como consecuencia de lo anterior y a título de Restablecimiento del Derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder de forma plena el registro de la marca MAC POLLO (MIXTA), para distinguir productos comprendidos en la Clase 31 Internacional, en el sentido de reconocer el Derecho Real de Dominio que le asiste a la sociedad AVIDESA MAC POLLO S.A sobre el sufijo "MAC/MC", sin que sea posible excluirlo de los derechos de exclusiva otorgados por el registro de la marca. • RESPECTO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 07117673 TRAMITADO ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

SEXTA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 15630 del 31 de marzo de 2009, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió el registro de la marca MAC POLLO (MIXTA), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 Internacional. SÉPTIMA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 25400 del 22 de mayo de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución N° 15630 del 31 de marzo de 2009, en sede de Reposición. OCTAVA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 33367 del 30 de junio de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución N° 15630 del 31 de marzo de 2009, también en sede de Reposición. NOVENA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 51544 del 6 de octubre de 2009, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución 15630 del 31 de marzo de 2009, en sede de Apelación. DÉCIMA: Que como consecuencia de lo anterior y a título de Restablecimiento del Derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder de forma plena el registro de la marca MAC POLLO (MIXTA), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 Internacional, en el sentido de reconocer el Derecho Real de 4 Núm. único de radicación: 1001032400020100015600 Dominio que le asiste a la sociedad AVIDESA MAC POLLO S.A sobre el sufijo "MAC/MC", sin que sea posible excluirlo de los derechos de exclusiva otorgados por el registro de la marca. • RESPECTO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 07117672 TRAMITADO ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

DÉCIMA PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 15628 del 31 de marzo de 2009, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió el registro de la marca MAC POLLO (MIXTA), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 43 Internacional. DÉCIMA SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 25396 del 22 de mayo de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución N° 15628 del 31 de marzo de 2009, en sede de Reposición. DÉCIMA TERCERA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 33390 del 30 de junio de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución N° 15628 del 31 de marzo de 2009, también en sede de Reposición. DÉCIMA CUARTA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 51543 del 6 de octubre de 2009, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución 15628 del 31 de marzo de 2009, en sede de Apelación. DÉCIMA QUINTA: Que como consecuencia de lo anterior y a título de Restablecimiento del Derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder de forma plena el registro de la marca MAC POLLO (MIXTA), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 43 Internacional, en el sentido de reconocer el Derecho Real de Dominio que le asiste a la sociedad AVIDESA MAC POLLO S.A sobre el sufijo "MAC/MC", sin que sea posible excluirlo de los derechos de exclusiva otorgados por el registro de la marca. • RESPECTO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 07117662 TRAMITADO ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

DÉCIMA SEXTA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 21350 del 30 de abril de 2009, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió el registro de la marca MAC POLLO (NOMINATIVA), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 Internacional.

DÉCIMA SÉPTIMA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 29447 del 16 de junio de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución N° 21350 del 30 de abril de 2009, en sede de Reposición. 5 Núm. único de radicación: 1001032400020100015600 DÉCIMA OCTAVA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 33093 del 30 de junio de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución N° 21350 del 30 de abril de 2009, también en sede de Reposición. DÉCIMA NOVENA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 51545 del 6 de octubre de 2009, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución 21350 del 30 de abril de 2009, en sede de Apelación. VIGÉSIMA: Que como consecuencia de lo anterior y a título de Restablecimiento del Derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder de forma plena el registro de la marca MAC POLLO (NOMINATIVA), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 Internacional, en el sentido de reconocer el Derecho Real de Dominio cine le asiste a la sociedad AVIDESA MAC POLLO S.A sobre el sufijo "MAC/MC", sin que sea posible excluirlo de los derechos de exclusiva otorgados por el registro de la marca.

VIGÉSIMA PRIMERA: Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio. VIGÉSIMA SEGUNDA: Que se condene en costas a la parte demandada […]”. Presupuestos fácticos expuestos por la parte demandante. 4. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1.

Que el 9 de septiembre de 1976 solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro y titulo marcario de la expresión “MC POLLO SU POLLO RICO” (mixta), mismos que fueron concedidos a través de la Resolución núm. 8411 de 30 de octubre de 1984 para la clase 29 del Decreto 755 de 1972. 4.2. Que con ocasión de la demanda presentada en ejercicio de la acción de nulidad contra la anterior resolución, en primera medida, esta Corporación declaró la nulidad de la Resolución núm. 8411 de 30 de octubre de 1984 y, en segunda medida, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió nuevamente el registro de la marca “MC POLLO SU POLLO RICO” (mixta), a través de la Resolución núm. 6613 6 Núm. único de radicación: 1001032400020100015600 de 28 de febrero de 2002 para amparar productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3.

Que en virtud de la concesión de la marca mixta “MC POLLO SU POLLO RICO” a través de la resolución núm. 6613 de 28 de febrero de 2002, adquirió, de forma irrestricta, el derecho patrimonial de dominio y exclusividad sobre las partículas “MAC/MC”, por cuanto en el acto administrativo que concedió la marca no se hizo referencia a ningún tipo de excepción, salvedad o reserva atinente al dominio sobre las partículas en mención. Expediente Administrativo núm. 06048196 4.4.

Que solicitó, el 19 de mayo de 2006, el registro como marca del signo mixto "MAC POLLO", para distinguir productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.5. Que la referida solicitud se publicó el 30 de junio de 2006 en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 565, y fue objeto de oposición por las sociedades Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltda. y McDonald's International Property Company Ltd., en adelante los terceros con interés directo en las resultas del proceso. 4.6.

Que la directora de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 15720 de 31 de marzo de 2009, declaró infundadas las oposiciones y concedió el registro de la marca mixta "MAC POLLO" para distinguir productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.7. Que la parte demandante y los terceros con interés directo en las resultas del proceso interpusieron recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 15720 de 31 de marzo de 2009. 4.8.

Que la jefe de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resoluciones núms. 25397 de 22 de mayo de 2009 y 33486 de 30 de junio de 2009, confirmó la decisión contenida en la Resolución núm. 15720 de 31 de marzo de 2009 y concedió 7 Núm. único de radicación: 1001032400020100015600 los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y los terceros con interés directo en las resultas del proceso. 4.9.

Que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 51541 de 6 de octubre de 2009, resolvió los recursos de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 15720 de 31 de marzo de 2009. Expediente Administrativo núm. 07117673 4.10. Que solicitó, el 7 de noviembre de 2007, el registro como marca del signo mixto "MAC POLLO" para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.11.

Que la referida solicitud se publicó, el 31 de diciembre de 2007 en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 584, y fue objeto de oposición por las sociedades Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltda. y McDonald's International Property Company Ltd. 4.12. Que la directora de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 15630 de 31 de marzo de 2009, declaró infundadas las oposiciones y concedió el registro de la marca mixta "MAC POLLO" para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.13.

Que la parte demandante y los terceros con interés directo en las resultas del proceso interpusieron recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 15630 de 31 de marzo de 2009. 4.14. Que la jefe de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resoluciones núms. 25400 de 22 de mayo de 2009 y 33367 de 30 de junio de 2009, confirmó la decisión contenida en la Resolución núm. 15630 de 31 de marzo de 2009 y concedió los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y los terceros con interés directo en las resultas del proceso. 4.15.

Que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 51544 de 6 de octubre de 2009, resolvió los recursos de 8 Núm. único de radicación: 1001032400020100015600 apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 15630 de 31 de marzo de 2009. Expediente Administrativo núm. 07117672 4.16.

Que solicitó, el 7 de noviembre de 2007, el registro como marca del signo mixto "MAC POLLO" para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.17. Que la referida solicitud se publicó, el 31 de diciembre de 2007 en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 584, la cual fue objeto de oposición por las sociedades Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltda. y McDonald's International Property Company Ltd., en adelante los terceros con interés directo en las resultas del proceso. 4.18.

Que la directora de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 15628 de 31 de marzo de 2009, declaró infundadas las oposiciones y concedió el registro de la marca mixta "MAC POLLO" para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.19. Que la parte demandante y los terceros con interés directo en las resultas del proceso interpusieron recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 15628 de 31 de marzo de 2009. 4.20.

Que la jefe de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resoluciones núms. 25396 de 22 de mayo de 2009 y 33390 de 30 de junio de 2009, confirmó la decisión contenida en la Resolución núm. 15628 de 31 de marzo de 2009 y concedió los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y los terceros con interés directo en las resultas del proceso. 4.21.

Que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 51543 de 6 de octubre de 2009, resolvió los recursos de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 15628 de 31 de marzo de 2009. 9 Núm. único de radicación: 1001032400020100015600 Expediente Administrativo núm. 07117662 4.22.

Que solicitó, el 7 de noviembre de 2007, el registro como marca del signo nominativo "MAC POLLO" para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.23. Que la referida solicitud se publicó, el 31 de diciembre de 2012 en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 584, la cual fue objeto de oposición por las sociedades Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltda. y McDonald's International Property Company Ltd. 4.24.

Que la directora de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 21350 de 30 de abril de 2009, declaró infundadas las oposiciones y concedió el registro de la marca nominativa "MAC POLLO" para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.25. Que la parte demandante y los terceros con interés directo en las resultas del proceso interpusieron recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 21350 de 30 de abril de 2009. 4.26.

Que la jefe de la División de Signos Distintivos, por medio de las resoluciones núms. 29447 de 16 de junio de 2009 y 33093 de 30 de junio de 2009, confirmó la decisión contenida en la Resolución núm. 21350 de 30 de abril de 2009 y concedió los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y los terceros con interés directo en las resultas del proceso. 4.27.

Que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 51545 de 6 de octubre de 2009, resolvió los recursos de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 21350 de 30 de abril de 2009. Normas violadas en concepto de la parte demandante y concepto de la violación 10 Núm. único de radicación: 1001032400020100015600 5.

La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas y expuso el concepto de la violación así: 5.1. Mencionó que con la expedición de los actos administrativos acusados se vulneraron los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000 y el artículo 61 de la Constitución Política de Colombia. 5.2. Indicó que la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció su derecho de propiedad industrial adquirido con la marca “MC POLLO SU POLLO RICO” de la cual es titular, al negar la titularidad exclusiva de las partículas “MAC/MC” en las resoluciones que concedieron el registro de “MAC POLLO”. 5.3.

Señaló que al conceder el registro de “MAC POLLO SU POLLO RICO” la parte demandada no advirtió limitación sobre la partícula “MAC/MC” y, con los actos acusados, incurrió en exceso funcional que equivale a negar su derecho industrial. 5.4. Expuso que la parte demandada violó los principios de seguridad jurídica y la confianza legítima al afectar la certeza que tiene sobre la expresión “MAC/MC”, reconocida en el certificado de la marca “MC POLLO SU POLLO RICO”. 5.5.

Adujo que la parte demandada lo despojó del sufijo “MAC/MC” al considerarlo inapropiable y de uso común, con lo cual le arrebató un derecho exclusivo legítimo, irrevocable y protegido. 5.6. Afirmó que la parte demandada erró en los actos acusados al desestimar sus oposiciones por tratar “MC/MAC” como uso común, debiendo reconocerle prioridad por haber solicitado primero la marca “MC POLLO SU POLLO RICO”. 5.7.

Indicó que la partícula “MAC/MC” es esencial y distintiva de sus marcas, y al declararse de uso común, la Superintendencia de Industria y Comercio las dejó débiles y reducidas a “POLLO”, término sobre el que nadie puede reclamar exclusividad. 11 Núm. único de radicación: 1001032400020100015600 5.8. Sostuvo que las marcas mixtas y nominativa “MAC POLLO” gozan de distintividad por cuanto pertenecen a su familia de marcas.

Asimismo, afirmó que en la actuación administrativa acreditó el posicionamiento y notoriedad dentro del mercado colombiano de las marcas pertenecientes a su familia de marcas, así como su reconocimiento por el uso de la expresión característica “MAC/MC”. 5.9. Concluyó que la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció la Constitución y la Decisión Andina 486 de 2000 y aplicó sus normas indebidamente, lo que torna viciados los actos acusados y lesiona derechos fundamentales.

Contestaciones de la demanda Parte demandada 6. La parte demandada contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas así: 6.1. Indicó que reitera lo considerado en la actuación administrativa en el sentido de no conceder la exclusividad a empresario alguno de la expresión “MAC/MC” en los conjuntos marcarios en los que esté acompañada por otra expresión. 6.2.

Expuso que, en otras oportunidades, la División de Signos Distintivos ha reiterado que la partícula “MAC/MC” constituye en un prefijo gaélico que hace referencia al concepto de “hijo de”. En consecuencia, estima que el uso exclusivo de la fracción “MAC/MC”, como parte integrante de marcas de productos y servicios, no puede ser exclusivo por parte de un único empresario.

Tercero con interés directo en las resultas del proceso - Sociedad Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltda. 7. El tercero con interés directo en las resultas del proceso, en su escrito de intervención, contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 12 Núm. único de radicación: 1001032400020100015600 7.1.

Precisó que debía reconocérsele como creadora y titular de la marca “MAC” en la industria alimenticia y como dueña exclusiva del nombre comercial “MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA – PRODUCTOS MAC”, con derecho al uso exclusivo del signo en Colombia. 7.2. Refirió que, en virtud de su titularidad y derecho preferente sobre “MAC”, la Superintendencia de Industria y Comercio debió acoger sus oposiciones y negar el registro de “MAC POLLO”, por lo que vulneró sus derechos al debido proceso y a la propiedad industrial. 7.3.

Manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio motivó ilegalmente sus decisiones al desconocer el uso continuo y protegido de “MAC” desde 1979 y conceder indebidamente “MAC POLLO”, pese a haber negado en otro caso el registro de “MC FRIES” por sus mejores derechos. 7.4. Estimó que la parte demandada desconoció la jurisprudencia andina sobre confusión directa, afectando el derecho adquirido por el uso de su nombre comercial y marca durante 30 años, generando dilución y confusión al consumidor. 7.5.

Sostuvo que el término “MAC”, presente en la marca de Avidesa Mac Pollo S.A., es inapropiable por terceros, pues corresponde a su marca registrada, nombre comercial e imagen corporativa. 7.6. Destacó que no pueden coexistir marcas ortográfica, fonética y conceptualmente iguales para productos de la misma naturaleza, aunque se acompañen de términos genéricos como “POLLO”. 7.7.

Advirtió que es titular de una familia de marcas con la partícula “MAC”, y que la Superintendencia de Industria y Comercio ignoró la protección legal, jurisprudencial y doctrinal que ampara este derecho en las clases 29, 30 y 31. 7.8. Expuso que la parte demandada, al conceder las marcas mixtas y nominativa “MAC POLLO”, viola la normativa sobre la propiedad intelectual y genera confusión, por cuanto son fonética, ortográfica y conceptualmente iguales a su marca 13 Núm. único de radicación: 1001032400020100015600 registrada “MAC”; en consecuencia, estima que no es posible el registro de las mismas por cuanto no cumplen la función de distinguir los productos y servicios que amparan.

Tercero con interés directo en las resultas del proceso - McDonald’s International Property Company Ltd. 8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso, en su escrito de intervención, contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 8.1. Señaló que la supuesta violación del artículo 61 Constitución Política carece de sustento, pues Avidesa Mac Pollo S.A. no es titular de “MAC/MC”, derecho exclusivo que pertenece a McDonald’s International Property Company Ltd., con registros en clases 29, 30, 32 y 42. 8.2.

Sostuvo que la actora no podía alegar seguridad jurídica o confianza legítima sin ser titular de la partícula “MAC/MC”, pues esa protección deriva únicamente de un registro formal que ostenta McDonald’s. 8.3. Afirmó que al reconocer que la partícula “MAC” es el elemento esencial de sus marcas, la demandante admite que sus signos incurren en causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de 2000. 8.4.

Estimó que no existe familia ni notoriedad marcaria en favor de Avidesa Mac Pollo S.A., ya que solo aporta pruebas del uso de “MAC POLLO”, lo cual infringe derechos de McDonald’s. 8.5. Refirió que la primera marca con la partícula “MC/MAC” en Colombia es “McDonald’s” (1974), con múltiples registros posteriores que consolidan su prioridad sobre el elemento MC y su equivalente fonético MAC. 8.6.

Manifestó que no es válido considerar “MAC/MC” como partícula común y carente de distintividad por usarse en apellidos anglosajones, pues en Colombia no tiene tal significado para el consumidor medio 14 Núm. único de radicación: 1001032400020100015600 8.7. Precisó que la distintividad de marcas caprichosas radica en su uso comercial, como ocurre con MC en alimentos y comidas rápidas, por lo que la tesis de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre su inapropiabilidad es errónea. 8.8.

Enunció que la Superintendencia de Industria y Comercio omitió analizar: i) el derecho prioritario de McDonald’s sobre “MC” desde 1974; ii) el uso de la partícula acompañada de términos evocativos en sus marcas (McNUGGETS, McPOLLO, etc.); y iii) el reconocimiento del elemento “MC” como indicador de su familia marcaria. Solicitud de Interpretación Prejudicial 9.

El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 30 de junio de 2016, solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias que la actora alegó como vulneradas, esto es, los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000. 9.1. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 481-IP-2016 de 17 de noviembre de 2017, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Se realizará la Interpretación Prejudicial. del Artículo 135 literal g) ya que esta disposición regula la irregistrabilidad de los signos de uso común alegado en el proceso interno; de los Artículos 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que son disposiciones que regulan la protección de la marca notoriamente conocida […]”. 9.2.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. Alegatos de conclusión 15 Núm. único de radicación: 1001032400020100015600 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 20 de febrero de 2025, ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía. 10.1.

La parte demandante reiteró los argumentos señalados en la demanda. 10.2. La parte demandada reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda. 10.3. La sociedad McDonald’s International Property Company Ltd., tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteró los argumentos señalados en su escrito de intervención. 10.4.

La sociedad Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltda., tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteró los argumentos señalados en su escrito de intervención. Intervención del Ministerio Publico 11. El Agente del Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 12. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) el acto administrativo acusado; iii) el problema jurídico; iv) la Interpretación Prejudicial 481-IP-2016 de 17 de noviembre de 2017; y v) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 13. De conformidad con el artículo 128 numeral 7º del Código Contencioso Administrativo2 sobre la competencia del Consejo de Estado en única instancia, 2 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 16 Núm. único de radicación: 1001032400020100015600 aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20113 sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20194, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 14.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso sub examine. Los actos administrativos acusados 15. Los actos administrativos acusados son los siguientes: 15.1. La Resolución núm. 15720 de 31 de marzo de 2009, mediante la cual la jefe de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca mixta “MAC POLLO” para distinguir productos comprendidos en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 15.1.1.

La Resolución núm. 25397 de 22 de mayo de 2009, mediante la cual la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición, en la que confirmó la Resolución núm. 15720 de 31 de marzo de 2009. 15.1.2. La Resolución núm. 33486 de 30 de junio de 2009, mediante la cual la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición, en la que confirmó la Resolución núm. 15720 de 31 de marzo de 2009. 15.1.3.

La Resolución núm. 51541 de 6 de octubre de 2009, mediante la cual el superintendente delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de 3 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 4 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 17 Núm. único de radicación: 1001032400020100015600 Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación, en la que confirmó la Resolución núm. 15720 de 31 de marzo de 2009. 15.2.

La Resolución núm. 15628 de 31 de marzo de 2009, mediante la cual la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca mixta “MAC POLLO” para distinguir productos comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 15.2.1. La Resolución núm. 25396 de 22 de mayo de 2009, mediante la cual la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición, en la que confirmó la Resolución núm. 15628 de 31 de marzo de 2009. 15.2.2.

La Resolución núm. 33390 de 30 de junio de 2009, mediante la cual la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición, en la que confirmó la Resolución núm. 15628 de 31 de marzo de 2009. 15.2.3. La Resolución núm. 51543 de 6 de octubre de 2009, mediante la cual el superintendente delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación, en la que confirmó la Resolución núm. 15628 de 31 de marzo de 2009. 15.3.

La Resolución núm. 15630 de 31 de marzo de 2009, mediante la cual la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca mixta “MAC POLLO” para distinguir productos comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 15.3.1. La Resolución núm. 25400 de 22 de mayo de 2009, mediante la cual la jefe de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición, en la que confirmó la Resolución núm. 15630 de 31 de marzo de 2009. 18 Núm. único de radicación: 1001032400020100015600 15.3.2.

La Resolución núm. 33367 de 30 de junio de 2009, mediante la cual la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición, en la que confirmó la Resolución núm. 15630 de 31 de marzo de 2009. 15.3.3. La Resolución núm. 51544 de 6 de octubre de 2009, mediante la cual el superintendente delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación, en la que confirmó la Resolución núm. 15630 de 31 de marzo de 2009. 15.4.

La Resolución núm. 21350 de 30 de abril de 2009, mediante la cual la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca nominativa “MAC POLLO” para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 15.4.1. La Resolución núm. 29447 de 16 de junio de 2009, mediante la cual la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición, en la que confirmó la Resolución núm. 21350 de 30 de abril de 2009. 15.4.2.

La Resolución núm. 33093 de 30 de junio de 2009, mediante la cual la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición, en la que confirmó la Resolución núm. 21350 de 30 de abril de 2009. 15.4.3. La Resolución núm. 51545 de 6 de octubre de 2009, mediante la cual el superintendente delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación, en la que confirmó la Resolución núm. 21350 de 30 de abril de 2009.

El problema jurídico 16. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de esta, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 19 Núm. único de radicación: 1001032400020100015600 16.1. Si las Resoluciones núms. 15720 de 31 de marzo de 2009, 25397 de 22 de mayo de 2009, 33486 de 30 de junio de 2009, 51541 de 6 de octubre de 2009, 15630 de 31 de marzo de 2009, 25400 de 22 de mayo de 2009, 33367 de 30 de junio de 2009, 51544 de 6 de octubre de 2009, 15628 de 31 de marzo de 2009, 25396 de 22 de mayo de 2009, 33390 de 30 de junio de 2009, 51543 de 6 de octubre de 2009, 21350 de 30 de abril de 2009, 29447 de 16 de junio de 2009, 33093 de 30 de junio de 2009 y 51545 de 6 de octubre de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de las marcas mixtas “MAC POLLO” para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 31, 35 y 43 y de la marca nominativa “MAC POLLO” para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran el artículo 135 literal g) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y el artículo 61 de la Constitución Política y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado. 16.2.

Por lo anterior, en primer lugar la Sala analizará si la sociedad demandante tiene o no un derecho exclusivo respecto de la expresión “MAC” en las clases 31, 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza, para lo cual resulta necesario determinar si la expresión “MAC/MC” que acompaña las marcas mixtas y nominativa, objeto de la demanda, es de uso exclusivo o, por el contrario, es de uso común y por ende es débil. 16.3.

En segundo lugar, si la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir los actos acusados: i) desconoció que las marcas MAC POLLO concedidas pertenecen a una familia de marcas y; ii) si desconoció la notoriedad de la marca MAC POLLO para identificar productos y servicios de las clases 31, 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 16.4.

La Sala encuentra que, aunque es cierto que el demandante indicó como normas violadas los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, también lo es que, para el caso que nos ocupa, no procede el análisis del presunto desconocimiento de dichos artículos, por cuanto no es materia de controversia el 20 Núm. único de radicación: 1001032400020100015600 concepto de marca, ni sus requisitos; así como tampoco la irregistrabilidad de un signo por confusión con una marca previamente registrada.

Lo anterior por cuanto las marcas objeto de la controversia fueron solicitadas por la demandante en la actuación administrativa, y sus registros fueron concedidos por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Interpretación Prejudicial 481-IP-2016 de 17 de noviembre de 2017 17. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de la Justicia de la Comunidad Andina para este caso: “[…] 1.

Palabras de uso común en la conformación de marcas. [ ] 1.3 En el marco del Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate. 1.4.

En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de las indicaciones comunes o usuales que lo integren. [ ] 1.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente para designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 1.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 21 Núm. único de radicación: 1001032400020100015600 [ ] 1.10.

En tal sentido, se debe determinar silos signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. [ ] 2.

La marca notoriamente conocida. Su protección y prueba [ ] 2.5. De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente 10; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores. [ ] Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se deberán tomar en cuenta los factores establecidos en el Artículo 228 de la Decisión 486. En relación con los diferentes riesgos en el mercado 2.6. Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente: 2.6.1.

En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 2.6.2. En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 2.6.3.

En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 22 Núm. único de radicación: 1001032400020100015600 2.6.4.

En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampare un signo notoriamente conocido.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genere el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. 2.7. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilídad contenida en el literal h) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad [ ] 2.11. El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.

Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular. 2.12. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si las marcas MC o MAC cuyo titular es MC DONALD´S, eran notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo MAC POLLO (mixto), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. 3.

Familia de marcas 3.1. De acuerdo a lo alegado por el demandante y el tercero interesado, estos serian titulares de una familia de marcas que presenta como elemento preponderante y común el término MAC/MC, por lo que se desarrollara dicho terna. 3.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre si y las relaciona con un mismo origen empresarial. [ ] 23 Núm. único de radicación: 1001032400020100015600 3.4.

El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común. 3.5.

A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado […]”.

Análisis del caso concreto 18. Conforme las normas indicadas en los acápites desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, y de los terceros con interés directo en las resultas del proceso, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados. 19. Inicialmente, la Sala pone de presente que si bien es cierto que la sociedad Manufacturas Alimenticias Colombianas Limitada, tercero con interés directo en las resultas del proceso, además de pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda señaló que las marcas concedidas son igualmente confundibles con su marca “MAC”, también lo es que esta Sala considera improcedente hacer un pronunciamiento sobre el particular, por las siguientes razones: i) la proposición jurídica de la sociedad actora se circunscribe exclusivamente a que se declaren nulos los actos acusados parcialmente en lo que respecta a incluir el reconocimiento de la exclusiva titularidad de la expresión “MC/MAC”; ii) realizar dicho análisis de confundibilidad vulneraría el debido proceso, el derecho de defensa y el derecho de contradicción de los demás sujetos procesales que no tuvieron la oportunidad de pronunciarse sobre tal aspecto; iii) si el tercero consideraba que la decisión de la 24 Núm. único de radicación: 1001032400020100015600 parte demandada relativa a declararle infundadas sus oposiciones quebranta sus derechos, debió ejercer los recursos que el ordenamiento jurídico le habilita. 20.

Ahora bien, es preciso indicar que las marcas objeto de la presente actuación, son las siguientes: MARCAS CONCEDIDAS MAC POLLO (mixta) Titular: Avidesa Mac Pollo S.A. Certificado núm. 389922 Clase 31: “productos agrícolas, hortícola, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta”.

MAC POLLO (mixta) Titular: Avidesa Mac Pollo S.A. Certificado núm. 389920 Clase 43: “servicios de restauración (alimentación), servicios prestados por establecimientos destinados a satisfacer necesidades individuales, como son procurar alimentos o 25 Núm. único de radicación: 1001032400020100015600 bebidas para el consumo. los establecimientos podrán ser restaurantes, autoservicios, cafeterías, comidas rápidas y bares”.

MAC POLLO (mixta) Titular: Avidesa Mac Pollo S.A. Certificado núm. 389921 Clase 35: “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”. MAC POLLO (nominativa) Titular: Avidesa Mac Pollo S.A. Certificado núm. 395184 Clase 35: “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”. 21.

La parte demandante señaló que los actos administrativos acusados son nulos parcialmente al abstenerse de reconocerle la exclusiva titularidad de la expresión “MAC/MC” que ostenta por ser titular de la marca “MAC POLLO SU POLLO RICO”. 22. De otro lado, la entidad demandada manifestó que la partícula “MAC/MC” no puede ser de propiedad exclusiva de un empresario, por cuanto la misma constituye en un prefijo gaélico que hace referencia al concepto de “hijo de”. 23.

Dicho lo anterior y teniendo en cuenta lo señalado tanto por el Tribunal de Justicia como por los terceros con interés en las resultas del proceso, es necesario 26 Núm. único de radicación: 1001032400020100015600 indicar que la controversia versa en determinar si la sociedad demandante tiene o no de un derecho exclusivo respecto de la expresión “MAC/MC” en las Clases 31, 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza, para lo cual resulta necesario determinar si esta expresión que acompaña las marcas mixtas y nominativas objeto de la demanda es de uso exclusivo o por el contrario es de uso común y por ende es débil. 24.

Tanto el demandante como los terceros interesados argumentan la titularidad de la expresión “MAC/MC” con base en productos y servicios registrados por esas sociedades en las clases 31, 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 25. Sobre lo anterior, es Importante mencionar que los productos y servicios que se encuentran amparados en las clases 31, 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza tienen una conexión competitiva, pues estos son, entre otros, alimentos, servicios de restauración (alimentación) y gestión de negocios comerciales, por lo que coinciden en su finalidad. 26.

Ahora bien, el demandante y los terceros con interés argumentan la titularidad de la expresión “MAC/MC” con base en marcas registradas por esas sociedades en las clases 31, 35 y 43 del nomenclátor internacional. 27. Sobre el particular, con el fin de establecer la titularidad mencionada se revisó el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada5, en el cual, en efecto, se encontraron varias marcas que contenían dicha expresión y se encontraban vigentes para la fecha de la expedición del acto acusado: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE MAC MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LIMITADA PRODUCTOS MAC 102300 31 Mc McCORMICK MCCORMICK [&] COMPANY, INCORPORATED 83060.1 31 5www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio que concedieron los registros de las marcas referidas, el 28 de agosto de 2025, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la Superintendencia de Industria y Comercio el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 27 Núm. único de radicación: 1001032400020100015600 MC CORMICK MCCORMICK [&] COMPANY, INCORPORATED 83060.2 31 MAC MASCOTAS ACTIVAS LABORATORIOS PROVET S.A.S. 264044 35 The Mac Zone MULTIPLE ZONES INTERNATIONAL, INC. 191349 35 MIC MAC ARPO LTDA 4327 35 MC MCDONALD´S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD 342330 43 Mc CAIN MAXIALIMENTOS RODRIGUEZ MEDINA & CIA. S.C.A. 6772 43 28.

De conformidad con lo expuesto, se encuentra que la expresión "MAC/MC" que hace parte de las marcas registradas es de uso común y débil para los productos y servicios de las clases 31, 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto es comúnmente usada por los agentes del mercado para identificar servicios y productos de las clases mencionadas. 29.

Al ser una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario; lo que se traduce en que, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. 30. Ello significa que el titular de las marcas mixtas y nominativas “MC POLLO” en las clases 31, 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza, no podrá impedir que terceros usen la expresión “MAC/MC” respecto de todos aquellos productos para los cuales se ha indicado el carácter de uso común de la mencionada partícula. 31.

Así las cosas, la sociedad Avidesa Mac Pollo S.A., como titular de marcas nominativas y mixtas con un elemento de uso común, esto es, la partícula “MAC/MC”, no puede impedir la inclusión de la misma en signos distintivos de terceros y, mucho menos, fundar oposición alguna con un presunto derecho de exclusividad que no ostenta; consideraciones estas que sirven también para rechazar los argumentos de la sociedad Manufacturas Alimenticias Colombianas 28 Núm. único de radicación: 1001032400020100015600 Ltda. relativos a que goza de un derecho de exclusividad respecto del término “MAC/MC” que hace parte de sus registros marcarios. 32.

En igual sentido, tampoco son de recibo los argumentos de la sociedad McDonald’s International Property Company Ltd., relativos a la prioridad de esta sobre la partícula “MC” desde el año 1974, el uso de la partícula con términos evocativos en marcas como McNUGGETS y Mac POLLO, y el reconocimiento de “MC” como indicador de una familia de marcas de McDonald’s. 33.

Cabe señalar que de conformidad con el artículo 154 de la Decisión 486, “[…] El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente […]”, de manera que, a juicio de la Sala, lo que pretendía la actora al momento de solicitar el registro de las marcas mixtas y nominativa “MAC POLLO”, era obtener exclusividad respecto de todas y cada una de las partículas que conformaban dichos signos. 34.

Sin embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio, al momento de expedir las Resoluciones núms. 15720 de 31 de marzo de 2009, 15630 de 31 de marzo de 2009, 15628 de 31 de marzo de 2009 y 21350 de 30 de abril de 2009, delimitó el alcance del derecho al conceder las marcas mixtas y nominativa “MAC POLLO”, pues indicó que no se otorgaban derechos de exclusividad respecto de la partícula “MAC” o “MC”, aisladamente considerada, porque, como ya se dijo, las mismas resultaban de uso común. 35.

En lo relacionado con el uso exclusivo de la partícula “MAC/MC”, la Sala en sentencia de 14 de julio de 20226, al resolver un caso con identidad de partes e identidad fáctica al sub examine, la cual se prohíja en este caso, consideró: “[…] De conformidad con la regla jurisprudencial citada, corresponde entonces evaluar si la expresión objeto de controversia “MAC”, que hace parte del signo solicitado, “POLLO COMÚN MAC POLLO”, es de uso común en productos o servicios de otra Clase que tenga conexidad competitiva con la Clase 29, para la cual fue solicitado inicialmente el signo. En ese sentido, la Sala observa que los productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza presentan conexidad competitiva con 6 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 14 de julio de 2022, radicado: 2011-00419-00.

Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. 29 Núm. único de radicación: 1001032400020100015600 aquellos de la Clase 30, puesto que ambos pertenecen al mismo género (productos alimenticios), tienen una misma finalidad (alimentar), son complementarios y suelen expenderse en los mismos establecimientos, porque generalmente se venden en supermercados, tiendas o almacenes de grandes superficies.

Así las cosas, en el caso sub examine se encontró que en la página web de la entidad demandada figuraban las siguientes marcas, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, registradas para productos alimenticios en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, que contenían la expresión “MAC”: SIGNO TITULAR MAC & CHEESE (nominativo) KNORR-NAEHRMITTEL AKTIENGESELLSCHAF MACKLAY (nominativo) BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION BIG MAC (nominativo) MCDONALD’S CORPORATION MAC CHEESE (mixta) SURCARIBE LTDA MAC (mixta) MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LIMITADA PRODUCTOS MAC MACAO (mixto) ELISA ARIAS BARRAGAN MACUCAS (nominativo) BAGLEY ARGENTINA S.A. GUISAMAC (nominativa) MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LIMITADA PRODUCTOS MAC Lo anterior pone de manifiesto que se trata de una expresión de uso común y débil respecto de los productos de las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Al ser una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. Ello quiere decir que el titular de la marca mixta “POLLO COMÚN MAC POLLO”, en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, no podrá impedir que terceros usen la expresión “MAC” respecto de todos aquellos productos para los cuales se ha indicado el carácter de uso común de la mencionada partícula.

Sobre el particular, el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 318-IP-2019, precisó: “[…] 3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados 30 Núm. único de radicación: 1001032400020100015600 exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. […]” (resaltado fuera de texto) Por lo tanto, la actora como titular de un signo con un elemento de uso común, esto es, “MAC”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula o palabra, en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de derechos de exclusividad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general, consideraciones estas que sirven también para responder el argumento expuesto por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, referente a que goza de un derecho de exclusividad respecto del término “MAC”, por cuanto, como quedó visto en líneas anteriores, es una palabra de uso común que puede ser utilizada por cualquier persona para conformar sus marcas. […]”. 36.

En lo relacionado con el hecho consistente en que las marcas mixtas y nominativas registradas pertenecen a una familia de marcas, la cual es reconocida por el uso de la expresión “MAC/MC”, la Sala considera que dicho argumento carece de sustento, pues como se ha manifestado a lo largo de la presente sentencia, dicha expresión es de uso común y es utilizada por muchos empresarios dedicados al comercio de alimentos en las clases 31, 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 37.

Sobre este aspecto, en la sentencia ya mencionada7, la Sala precisó lo siguiente: “[…] De acuerdo con lo anterior, la Sala estima que lo signos traídos a colación por la actora no pertenecen a una familia marcaria, habida cuenta que la partícula “MAC”, que forma parte de la marca cuestionada, como ya se dijo, es una expresión que es comúnmente utilizada en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, en la medida en que existen muchas otras personas que han registrado sus marcas en la misma Clase utilizando la citada partícula, por lo que dicho vocablo no lograría identificar de manera exclusiva los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza que comercializa el titular del conjunto marcario […]”. 7 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 14 de julio de 2022, radicado: 2011-00419-00.

Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. 31 Núm. único de radicación: 1001032400020100015600 38. Aunado a lo anterior, en cuanto a la alegada notoriedad de las marcas mixtas y nominativa “MAC POLLO” y su reconocimiento por el uso de la expresión característica “MAC/MC”, la Sala trae a colación el pronunciamiento adoptado por esta Sección en la sentencia ya mencionada8 y reiterado en sentencia de 20 de octubre de 20229, en lo siguiente: “[…] para la Sala resulta evidente que la declaratoria de notoriedad de una marca en los términos de la normativa comunitaria andina, procede en los siguientes escenarios: i).

Cuando se solicita como fundamento de una oposición al registro de un signo solicitado que reproduzca o imite la marca notoria registrada; ii) Para prevenir el uso en el mercado de un signo; o iii) Como fundamento de una acción de cancelación. Ello, quiere decir que la notoriedad no fue prevista para estudiarse y determinarse al momento de solicitar el registro de un signo, es decir, que en dicho procedimiento no resulta procedente estudiar la notoriedad de una marca […]”. 39.

Lo anterior para destacar que, en el caso sub examine, los actos demandados corresponden a los actos a través de los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio realizó el estudio para conceder el registro de las marcas mixtas y nominativa “MAC POLLO”, procedimiento en el cual no es procedente determinar ni estudiar la notoriedad de una marca. 40.

La parte demandante expuso que la Superintendencia de Industria y Comercio violó los principios de seguridad jurídica y la confianza legítima al afectar la certeza que tiene sobre la expresión “MAC/MC”, reconocida con el certificado de la marca “MC POLLO SU POLLO RICO”. 41. De la lectura de los actos administrativos acusados, se observa que no puede ser de recibo el argumento planteado por la parte demandante sobre la presunta vulneración de los principios de seguridad jurídica y la confianza legítima, teniendo en cuenta que la parte demandada no actuó de manera caprichosa, efectuando un estricto estudio al conceder los registros marcarios, y aplicando las normas pertinentes para el caso, lo que determinó que no procedía otorgar derechos de 8 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 14 de julio de 2022, radicado: 2011-00419-00.

Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. 9 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 20 de octubre de 2022, radicado: 2010-00065-00. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. 32 Núm. único de radicación: 1001032400020100015600 exclusividad respecto de la expresión “MC/MAC” que hace parte de las marcas cuestionadas y estableciendo que esta era de uso común. 42.

Por lo anterior, la Sala considera que no existe una conducta precedente de la parte demandada que haya generado expectativas fundadas sobre el uso de la partícula “MAC/MC” y que estas resulten contradictorias con los actos administrativos demandados. 43. Finalmente, la Sala advierte que la parte demandada fundamentó con suficiencia, en los actos acusados, las razones por las cuales estimó que no procede otorgar derechos de exclusividad respecto de la expresión “MC/MAC” que hace parte de las marcas cuestionadas, llegando a la conclusión que dicho vocablo era de uso común. Por lo anterior la Sala considera que la parte demandada no desconoció lo previsto en el artículo 61 de la Constitución Política, por cuanto sí se atendió el deber del Estado de proteger la Propiedad Intelectual.

Conclusión 44. Por lo expuesto, la Sala considera que con la expedición de los actos administrativos demandados no se violaron los artículos 135, literal g) de la Decisión 486 de 2000 y 61 de la Constitución Política, y asimismo, no se desconocieron los principios de la seguridad jurídica y la confianza legítima, pues la expresión “MAC/MC” es de uso común, inapropiable y, por ende, puede ser utilizada por cualquier empresario en las clases 31, 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

Condena en costas 45. Finalmente, tras analizar la conducta asumida por las partes de acuerdo con lo indicado en el artículo 171 del CCA, en concordancia con los artículos 361 y 365 del CGP10, la Sala concluye que no se configuran los presupuestos normativos allí previstos, por lo que no se condenará en costas a la parte demandante. 10 Aplicables al asunto caso por la remisión del artículo 267 del CCA. 33 Núm. único de radicación: 1001032400020100015600 En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

CUARTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidenta Consejera de Estado PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejero de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.