11001032400020200050100 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00501-00 Referencia. Acción de nulidad relativa Actora: CODENSA S.A. E.S.P. TESIS: ENTRE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE AMPARA LA MARCA MIXTA CUESTIONADA, “CODESA”, Y LOS SERVICIOS QUE IDENTIFICA LA MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA DE LA ACTORA, “CODENSA”, NO EXISTE RELACIÓN O CONEXIÓN COMPETITIVA, QUE PUEDA GENERAR RIESGO DE CONFUSIÓN EN EL PÚBLICO CONSUMIDOR.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad CODENSA S.A. E.S.P., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa1, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20002, de la Comisión de la Comunidad Andina3, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 51442 de 27 de agosto de 2020, "Por la cual se resuelve un 1 Mediante auto admisorio de 16 de diciembre de 2020. 2 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 3 En adelante Decisión 486. 2 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2020 00501 00 Actora: CODENSA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co recurso de apelación", emitida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio4.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 8 de agosto de 2019, la sociedad CODESA S.A. presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “CODESA”, para identificar productos y servicios comprendidos, respectivamente, en las clases 9ª y 425 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas6. 4 En adelante SIC. 5 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos y servicios: “[…] Clase 9: Plataforma web de telecomunicaciones y de seguridad.

Software, paquetes de software, plataformas de software, productos de software ordenadores para comunicación y telecomunicación, servidores de comunicación y telecomunicación, software de comunicación y telecomunicación, equipos de comunicación y telecomunicación de datos, servidores de comunicación y telecomunicación [equipo informático], software de comunicación en redes inalámbricas, aparatos e instrumentos de comunicación y telecomunicación, software que permiten la comunicación con usuarios de ordenadores de bolsillo, software que permiten la comunicación con usuarios de ordenadores de mano, software de comunicación destinado a conectar redes informáticas mundiales, software de comunicación destinado a conectar usuarios de redes informáticas, hardware y software de acceso remoto seguro a redes informáticas y de comunicación y telecomunicación, software de telecomunicación […]”.

“[…] Clase 42: Auditoria, alquiler y diseño de software, actualización de software para sistemas de comunicación y telecomunicación, consultoría en software para sistemas de comunicación y telecomunicación, desarrollo de software para sistemas de comunicación y telecomunicación, investigación en el ámbito de la tecnología de las comunicaciones y telecomunicación, mantenimiento de software para sistemas de comunicación y telecomunicación, servicios de ingeniería en el sector de la tecnología de las comunicaciones y telecomunicación, diseño y desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación, mantenimiento y actualización de software para sistemas de comunicación, programación informática de procesamiento de datos y sistemas de comunicación y telecomunicación, suministro en línea de software de comunicación no descargable, consultoría en diseño y desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, facilitación de acceso a motores de búsqueda para obtener datos mediante redes de comunicación, puesta a disposición de motores de búsqueda para obtener datos mediante redes […]”. 6 En adelante Clasificación Internacional de Niza 3 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2020 00501 00 Actora: CODENSA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°- Que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con la marca mixta previamente registrada a su favor “CODENSA”, para identificar servicios en las clases 35, 36, 37, 39 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 3º- Señaló que mediante la Resolución núm. 6473 de 21 de febrero de 2020 la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición interpuesta y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo mixto "CODESA", para distinguir productos y servicios en las clases 9ª y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad CODESA S.A. 4º- Adujo que contra la primera decisión de la citada resolución la sociedad CODESA S.A., interpuso recurso de apelación, siendo resuelto por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la SIC que, a través de la Resolución núm. 51442 de 27 agosto de 2020, revocó la decisión inicial y, en su lugar, concedió el registro de la marca mixta "CODESA", para distinguir productos en las clases 9ª y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de dicha sociedad. 4 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2020 00501 00 Actora: CODENSA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por falsa motivación, por cuanto, a su juicio, la marca cuestionada, “CODESA”, para distinguir productos y servicios de las clases 9ª y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, no cumple con los supuestos fácticos necesarios para su registrabilidad como marca distintiva.

Adujo que la entidad demandada realizó en forma inadecuada el cotejo marcario entre las marcas en disputa, puesto que no aplicó correctamente las reglas establecidas en la materia por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que señalan que los signos deben: i) estudiarse en su conjunto; ii) analizarse de forma sucesiva, ya que el consumidor no analiza al mismo tiempo todas las marcas, sino que lo hace de forma individual; y iii) el examinador debe situarse en el lugar del consumidor para establecer si la supuesta similitud existe.

Indicó que al realizar el cotejo marcario entre las marcas enfrentadas desde el punto de vista ortográfico, a su juicio, es evidente que existen semejanzas relevantes puesto que la supresión de la letra “N” en la marca cuestionada, “CODESA”, no es suficiente para diferenciarla de la 5 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2020 00501 00 Actora: CODENSA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co su marca “CODENSA”, máxime si se tiene en cuenta que existe una reproducción casi total.

Adujo que en el ámbito fonético también existen similitudes relevantes, habida cuenta que comparten la misma sílaba tónica, presentan la misma sílaba inicial y final y tienen una pronunciación y sonoridad muy parecida. Manifestó que entre los productos y servicios que distinguen las marcas enfrentadas existe conexidad competitiva, toda vez que son sustitutos, complementarios y existe una alta probabilidad de que el consumidor asuma que dichos elementos provienen de un mismo origen empresarial.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por carecer de apoyo jurídico y sustento legal. Para el efecto, manifestó que aunque las marcas enfrentadas coincidan en la prestación de servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, los mismos pertenecen a mercados relevantemente diferentes, pues la descripción de la marca cuestionada se enfoca en el mercado del desarrollo de software y las 6 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2020 00501 00 Actora: CODENSA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co telecomunicaciones, mientras que la marca opositora frente a la industria de la electricidad, es decir, servicios, diseños e instalación. Sostuvo que hay discrepancia entre la Clase 9ª de la marca solicitada y las clases 35, 36, 37 y 39 de la marca opositora, puesto que cada uno se enfoca en mercados que no se relacionan y su finalidad es diferente, puesto que la primera se encausa en la venta de productos de software destinados a las telecomunicaciones y la segunda en el mercado relativo a la electricidad.

II.-2. La sociedad CODESA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Adujo que la comparación hecha por el demandante del aspecto fonético y ortográfico de las marcas enfrentadas, a su juicio, es desacertado, ya que no tuvo en cuenta el factor gráfico y la impresión en conjunto que generan las marcas en el consumidor y más si se tiene en cuenta que no existe conexidad competitiva en sus prestaciones mercantiles.

Señaló que los servicios que identifica la marca “CODENSA” están referidos a la prestación del servicio de energía eléctrica y servicios financieros, mientras que los que ampara su marca están relacionados 7 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2020 00501 00 Actora: CODENSA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co con los servicios de software, servidores y equipos de comunicación y telecomunicaciones.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 24 de junio de 2021, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 20207, adicionado hoy en día por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20218, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los 7 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.” 8 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 8 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2020 00501 00 Actora: CODENSA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1.- La actora insistió en que se acceda a las súplicas incoadas. Para el efecto, reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, señaló que lo expuesto en la interpretación prejudicial rendida en el presente proceso y los hechos que se probaron en el transcurso del mismo, tienen la suficiente idoneidad para desvirtuar la presunción de legalidad de que goza el acto administrativo acusado.

Indicó que es una compañía ampliamente reconocida por ser innovadora en los productos y servicios que le brinda a sus consumidores, por lo cual un usuario podría creer, erradamente, que los que ampara la marca cuestionada hace parte de una iniciativa suya que busca por mejorar los servicios para el público consumidor y que ella es una derivación de su marca principal que es “CODENSA”. 9 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2020 00501 00 Actora: CODENSA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.2.- La sociedad CODESA S.A., solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

Para el efecto, señaló que los productos y servicios que amparan las marcas enfrentadas no pertenecen al mismo género. Ello, por cuanto el suministrar redes de acceso al servicio de luz, no corresponde para nada a las actividades que hay que ejecutar en la prestación de servicios de diseño e instalación de software, servidores y programas.

Indicó que las actividades de suministro de energía implican una infraestructura física, transporte y logística, que los servicios que identifica la marca cuestionada jamás requerirían, pues para desarrollar sus actividades no se necesita infraestructura física en lo absoluto. Asimismo, sostuvo que la luz es un servicio básico y de primera necesidad que difícilmente se podría catalogar de la misma manera que el servicio de alquiler, desarrollo, consultoría, investigación relacionada con software e instrumentos informáticos.

IV.3.- El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 22- 229 solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Al respecto, manifestó que las marcas enfrentadas cuentan con suficiente distintividad para ser diferenciadas en el mercado, máxime si se tiene en cuenta que amparan productos y servicios totalmente diferentes, 10 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2020 00501 00 Actora: CODENSA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sin relación alguna, por lo que el público consumidor no podría incurrir en error de asociarlos con un mismo origen empresarial.

IV.4.- La parte demandada guardó silencio en esta etapa procesal. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina9, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó10: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz 9 En adelante el Tribunal 10 Proceso 185-IP-2021. 11 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2020 00501 00 Actora: CODENSA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas. a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en las semejanzas es las que puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante, colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: 12 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2020 00501 00 Actora: CODENSA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos mixtos […] 2.4. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. 13 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2020 00501 00 Actora: CODENSA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.

Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 2.5.

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado. […] 3. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] 3.4.

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. […] b) La complementariedad de los productos o servicios […] 14 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2020 00501 00 Actora: CODENSA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […] 3.6.

Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. […] 3.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 51442 de 27 de agosto de 2020, ordenó conceder el registro de la marca mixta solicitada, “CODESA”, a la sociedad CODESA, para distinguir los siguientes productos y servicios “[…] Clase 9: Plataforma web de telecomunicaciones y de seguridad.

Software, paquetes de software, plataformas de software, productos de 15 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2020 00501 00 Actora: CODENSA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co software ordenadores para comunicación y telecomunicación, servidores de comunicación y telecomunicación, software de comunicación y telecomunicación, equipos de comunicación y telecomunicación de datos, servidores de comunicación y telecomunicación [equipo informático], software de comunicación en redes inalámbricas, aparatos e instrumentos de comunicación y telecomunicación, software que permiten la comunicación con usuarios de ordenadores de bolsillo, software que permiten la comunicación con usuarios de ordenadores de mano, software de comunicación destinado a conectar redes informáticas mundiales, software de comunicación destinado a conectar usuarios de redes informáticas, hardware y software de acceso remoto seguro a redes informáticas y de comunicación y telecomunicación, software de telecomunicación […]” y “[…] Auditoria, alquiler y diseño de software, actualización de software para sistemas de comunicación y telecomunicación, consultoría en software para sistemas de comunicación y telecomunicación, desarrollo de software para sistemas de comunicación y telecomunicación, investigación en el ámbito de la tecnología de las comunicaciones y telecomunicación, mantenimiento de software para sistemas de comunicación y telecomunicación, servicios de ingeniería en el sector de la tecnología de las comunicaciones y telecomunicación, diseño y desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación, mantenimiento y actualización de software para 16 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2020 00501 00 Actora: CODENSA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sistemas de comunicación, programación informática de procesamiento de datos y sistemas de comunicación y telecomunicación, suministro en línea de software de comunicación no descargable, consultoría en diseño y desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, facilitación de acceso a motores de búsqueda para obtener datos mediante redes de comunicación, puesta a disposición de motores de búsqueda para obtener datos mediante redes. […]”, comprendidos en las clases 9ª y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

A juicio de la actora, al realizar el cotejo marcario entre las marcas enfrentadas desde el punto de vista ortográfico, a su juicio, es evidente que existen semejanzas relevantes, puesto que la supresión de la letra “N” en la marca cuestionada, “CODESA”, no es suficiente para diferenciarla de la su marca “CODENSA”, máxime si se tiene en cuenta que existe una reproducción casi total.

Manifestó que entre los productos y servicios que distinguen las marcas enfrentadas existe conexidad competitiva, toda vez que son sustitutos, complementarios y existe una alta probabilidad de que el consumidor asuma que dichos elementos provienen de un mismo origen empresarial. Por su parte, la SIC mencionó que aunque las marcas enfrentadas coincidan en la prestación de servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, los mismos pertenecen a mercados 17 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2020 00501 00 Actora: CODENSA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co relevantemente diferentes.

Lo anterior se debe a que la descripción de la marca cuestionada se enfoca en el mercado del desarrollo de software y las telecomunicaciones, mientras que la marca opositora frente a la industria de la electricidad, es decir, servicios, diseños e instalación. Sostuvo que hay discrepancia también entre la Clase 9ª de la marca solicitada y las clases 35, 36, 37 y 39 de la marca opositora, puesto que cada uno se enfoca en mercados que no se relacionan y su finalidad es diferente, puesto que la primera se encauza en la venta de productos de software destinados a las telecomunicaciones y la segunda en el mercado relativo a la electricidad.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, literal a), y 15111, de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]” y “[…] con el fin de tratar el tema de la conexión entre los productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza que distinguen los signos en conflicto […]”.

Así las cosas, el texto de las normas aludidas es el siguiente: 11 Dicho artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal. 18 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2020 00501 00 Actora: CODENSA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Decisión 486.

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 19 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2020 00501 00 Actora: CODENSA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: MARCA MIXTA CUESTIONADA12 MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA13 Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, “CODESA”, como lo es la cuestionada, a nombre del tercero con interés directo en las resultas del proceso, con una marca mixta, “CODENSA” de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en las mixtas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es 12 Folio 65 del cuaderno núm. 1 13 Folio 65 del cuaderno núm. 1 20 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2020 00501 00 Actora: CODENSA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas mixtas enfrentadas, no así las gráficas que las acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. Cabe precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. 21 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2020 00501 00 Actora: CODENSA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. 22 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2020 00501 00 Actora: CODENSA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A efectos de evaluar la similitud entre los signos y marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, “CODESA” y “CODENSA”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas. Respecto a la similitud ortográfica entre la marca cuestionada “CODESA” y la marca previamente registrada, “CODENSA”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que la marca cuestionada reproduce 23 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2020 00501 00 Actora: CODENSA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co totalmente la expresión “CODESA”, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión y que la única diferencia radica en la supresión de la letra “N” en la marca cuestionada, “CODESA”.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que la marca previamente registrada está compuesta con una letra adicional en su intermedio “N”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo la marca previamente registrada, esto es, “CODESA”, lo que lleva a que la marca cuestionada “CODESA” no sea suficientemente distintiva y diferente a la previamente registrada.

Cabe señalar que la Sala, en sentencia de 9 de julio de 202014, fijó como regla que en los casos en los cuales un signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas, toda vez que de no cumplirse dicho requisito no procede su registro, habida cuenta que no se eliminaría el 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2011-00278-00.

Criterio reiterado en sentencia de 18 de ese mes y año, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009- 00118-00. 24 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2020 00501 00 Actora: CODENSA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial En efecto, así lo indicó: “[…] 57.

Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.

De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]”. Por tanto, la Sala estima que, en el caso bajo examen, la marca cuestionada “CODESA” no cuenta con elementos adicionales que la doten de una carga semántica particularizadora que permitan otorgarle suficiente distintividad para diferenciarla de la marca previamente registrada, “CODENSA”.

Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “CODESA”, siendo este el elemento principal de la marca cuestionada “CODESA”; y aunque la marca previamente registrada contiene una letra adicional (“N”), la fuerza distintiva en el conjunto marcario es “CODESA”. 25 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2020 00501 00 Actora: CODENSA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: CODESA – CODENSA - CODESA - CODENSA - CODESA – CODENSA CODESA – CODENSA - CODESA - CODENSA - CODESA – CODENSA CODESA – CODENSA - CODESA - CODENSA - CODESA – CODENSA CODESA – CODENSA - CODESA - CODENSA - CODESA – CODENSA En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que la marca solicitada y la marca opositora “CODESA” y “CODENSA” deben tenerse como de fantasía, por cuanto éstas no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano, razón por la que no se pueden cotejar desde este aspecto15.

Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre el signo solicitado y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión directa. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a que la coexistencia de las marcas 15 Criterio señalado en sentencia de 1o de julio de 2021.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2012-00055- 00. 26 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2020 00501 00 Actora: CODENSA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co podría generar riesgo de confusión y asociación para el público consumidor.

Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. Tratándose de esta materia, esta Sección en la sentencia proferida el 26 de noviembre de 201816 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.

Existe conexión cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto o servicio origina una mayor demanda del otro.

Para apreciar la Sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización; etc. […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es el complemento del primero. Así, el uso de un producto presupone el uso de otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2009-00314-00. 27 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2020 00501 00 Actora: CODENSA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad).

Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.

En el caso sub lite, la marca cuestionada “CODESA” fue solicitada para amparar los siguientes productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente:.- Clase 9ª: “[…] Plataforma web de telecomunicaciones y de seguridad. Software, paquetes de software, plataformas de software, productos de software ordenadores para comunicación y telecomunicación, servidores de comunicación y telecomunicación, software de comunicación y telecomunicación, equipos de comunicación y telecomunicación de datos, servidores de comunicación y telecomunicación [equipo informático], 28 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2020 00501 00 Actora: CODENSA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co software de comunicación en redes inalámbricas, aparatos e instrumentos de comunicación y telecomunicación, software que permiten la comunicación con usuarios de ordenadores de bolsillo, software que permiten la comunicación con usuarios de ordenadores de mano, software de comunicación destinado a conectar redes informáticas mundiales, software de comunicación destinado a conectar usuarios de redes informáticas, hardware y software de acceso remoto seguro a redes informáticas y de comunicación y telecomunicación, software de telecomunicación […]”..- Clase 42: “[…] Auditoria, alquiler y diseño de software, actualización de software para sistemas de comunicación y telecomunicación, consultoría en software para sistemas de comunicación y telecomunicación, desarrollo de software para sistemas de comunicación y telecomunicación, investigación en el ámbito de la tecnología de las comunicaciones y telecomunicación, mantenimiento de software para sistemas de comunicación y telecomunicación, servicios de ingeniería en el sector de la tecnología de las comunicaciones y telecomunicación, diseño y desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación, mantenimiento y actualización de software para sistemas de comunicación, programación informática de procesamiento de datos y sistemas de comunicación y telecomunicación, suministro en línea de 29 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2020 00501 00 Actora: CODENSA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co software de comunicación no descargable, consultoría en diseño y desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, facilitación de acceso a motores de búsqueda para obtener datos mediante redes de comunicación, puesta a disposición de motores de búsqueda para obtener datos mediante redes. […]”, Por su parte, la marca mixta previamente registrada "CODENSA” distingue los siguientes servicios:.- Clase 35:“[…] Servicios de comercialización (compra-venta) de energía eléctrica […]”..- Clase 36: “[…] Servicios financieros; análisis y consulta financiera; servicios de préstamos y financiamiento comercial y del consumidor […]”..- Clase 37: “[…] Servicios de instalación, reparación, mantenimiento e interventoría en todo lo relacionado con instalaciones y equipos eléctricos del sector industrial, comercial y residencial del área de influencia de la compañía […]”..- Clase 39: “[…] Servicios de transporte, distribución y transmisión de energía eléctrica […]”. 30 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2020 00501 00 Actora: CODENSA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- Clase 42: “[…] Servicios de ingeniería en materia de producción de energía eléctrica; y servicios de diseño en todo lo relacionado con instalaciones y equipos eléctricos del sector industrial, comercial y residencial del área de influencia de la compañía […]”.

Al aplicar las reglas de conexidad competitiva, al caso sub examine, la Sala estima que entre los productos y servicios amparados por las marcas enfrentadas no existe dicha conexión, por cuanto se encuentran ubicados en clases diferentes de Clase de la Clasificación Internacional de Niza; y que si bien coinciden en la clase 42, los servicios allí ofrecidos, para cada una de las marcas, se encuentran completamente limitadas y se dirigen a destinatarios diferentes, tienen finalidades disímiles y no comparten los mismos canales de comercialización, ni los mismos medios de publicidad, ni son sustituibles ni complementarios entre sí. Como se observa y como bien lo estimó la SIC, para la Sala es dable afirmar que se trata de productos y servicios muy diferentes, entre otras cosas, por su naturaleza, la clase de consumidores, su finalidad y su comercialización pues, en efecto, uno son los productos y servicios para los cuales se solicitó el registro objeto de análisis y otros, muy diferentes, son los servicios prestados por la marca opositora, máxime 31 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2020 00501 00 Actora: CODENSA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co si se tiene en cuenta que la cuestionada se dirige a un sector muy específico, esto es, el del desarrollo de softwares y tecnologías en el área de las comunicaciones y telecomunicaciones y, a su vez, la previamente registrada también pertenece a un sector especializado, es decir, la industria de la electricidad.

Ciertamente, es evidente que en el consumidor se genera la idea consistente de que se trata de marcas de diferentes empresarios y no ocurre que surja en la mente del usuario la concepción de que CODENSA S.A. E.S.P., está comercializando y/o desarrollando softwares y tecnologías en el área de las comunicaciones y telecomunicaciones. En relación con la especialización del consumidor, la Sala recuerda que esta Corporación17 ha precisado que se trata de un factor que debe tenerse en cuenta al momento de realizarse el examen de conexidad, tal y como se observa a continuación: “[…] Referente a la “especialización del consumidor”, ha sostenido reiterativamente esta Sección, que es un factor que debe tenerse en cuenta en el análisis sobre el riesgo de confusión. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 2004-00376. 32 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2020 00501 00 Actora: CODENSA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “Otro factor importante que la Sala considera necesario mencionar para desestimar los argumentos de la Actora, es “la especialidad del consumidor”, en lo referente a la adquisición por parte del consumidor medio del producto Sobre este factor determinante, esta Sala mediante sentencia del 27 de julio de 2006, expresó lo siguiente, en el caso de las marcas semejantes “SIENA” y “SENNA”: “A la diferencia conceptual se suma la circunstancia de que el público comprador de automóviles es un comprador especializado que no tomará su decisión sin haber identificado al fabricante y el país de origen como factores determinantes de la calidad y continuidad en el mantenimiento del producto.

Lo anterior implica necesariamente que la adquisición de un automóvil no resulta de una búsqueda aleatoria, sino que el consumidor tiene en cuenta la marca fabricante del automóvil y la línea, para efectos de la garantía y la seguridad que busca en el producto que está adquiriendo. Es improbable que un consumidor especializado adquiera un automóvil “SIENA” de FIAT AUTO S.P.A. creyendo que se trata de un automóvil “SENNA” de AYRTON SENNA PROMOCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA pues, se reitera, en la adquisición de los productos de la Clase 12 Internacional el consumidor conoce bien el origen empresarial del producto y sus características.

La Sala en sentencia de 15 de abril de 2004 admitió que dos marcas semejantes pueden registrarse cuando el producto tiene un consumidor especializado […]” (Destacado fuera de texto). Así las cosas, es altamente improbable que un consumidor especializado adquiera elementos y servicios que se requieren para el diseño y elaboración de software en el área de las comunicaciones y telecomunicaciones, sin tener en cuenta el fabricante y el origen del mismo y, mucho menos, concluya que una empresa que se especializa 33 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2020 00501 00 Actora: CODENSA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en comercializar y/o distribuir electricidad, se encuentre comercializando esa clase de productos y servicios.

Igualmente, ocurre con los servicios en la producción y transporte, distribución y trasmisión de energía eléctrica, así como los financieros, compraventa y préstamos que ofrece la marca previamente registrada, ya que sus consumidores también son especializados, de manera que también es muy poco probable que lleguen a la conclusión de que su propietaria ahora incursionará en el mercado de los softwares y las tecnologías en las comunicaciones y telecomunicaciones.

Al respecto, es del caso puntualizar, conforme se señaló en la citada sentencia de 26 de noviembre de 2018, que “[…] si se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva […]” (Destacado fuera de texto). También se advierte, como ya se dijo, que tales productos y servicios tienen finalidades diferentes, pues la marca previamente registrada tiene como finalidad el transporte, comercialización, distribución y puesta a disposición del público la energía eléctrica, sus instalaciones y equipos de esa naturaleza, los negocios que éste traiga consigo, incluidos los servicios financieros, compraventa y préstamos al 34 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2020 00501 00 Actora: CODENSA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consumidor, mientras que los de la marca cuestionada en manera alguna tienen esa misma finalidad, ya que tienen por objeto suplir la necesidad de algunos consumidores que requieren en sus equipos tecnológicos, instalación y diseños de software para el área de las comunicaciones y telecomunicaciones, razón por la que se puede inferir que sus mercados, formas de comercialización y medios de publicidad también son diferentes.

Tampoco son complementarios, ni sustituibles entre sí, debido a que son utilizados o prestados en sectores diferentes, pues, como se puso de presente anteriormente, los productos y servicios amparados por la marca cuestionada se relacionan con el mercado de software, tecnologías, comunicaciones y telecomunicaciones, mientras que los servicios de la marca previamente registrada de la actora hacen referencia al área de la energía eléctrica, transporte, comercialización, instalaciones y equipos eléctricos y los negocios que de ésta se deriven.

En efecto, difícilmente se podría sustituir o utilizar de manera conjunta los servicios de comercialización, financieros, instalación transporte y/o distribución de energía eléctrica con softwares, elementos para las comunicaciones y telecomunicaciones, su diseño, desarrollo y mantenimiento, entre otros. 35 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2020 00501 00 Actora: CODENSA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cabe señalar que si bien es cierto que en algunos contextos dichos servicios puedan relacionarse, como sería el caso de un desarrollo de software para la gestión y control de infraestructuras eléctricas o la implementación de sistemas de comunicación para empresas del sector energético, también lo es que ello no implica una complementariedad per se, ya que, de conformidad con lo expuesto por el Tribunal, “[…] Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es el complemento del primero. Así, el uso de un producto presupone el uso de otro […]”, aspecto que no se subsume en el caso sub examine.

Lo anterior, por cuanto el hecho de que en algún momento pueda llegar a necesitarse el desarrollo de un software para empresas del sector energético no significa que el uso de un servicio presuponga el uso del otro, máxime si se tiene en cuenta que los servicios que identifican las marcas enfrentadas están dirigidos a consumidores especializados, como se expuso anteriormente.

Por tal razón, la Sala observa que entre los productos y servicios identificados por las marcas en disputa no existe relación o conexión competitiva, que induzca al consumidor a confusión con el mismo origen empresarial, lo que denota que pueden coexistir pacíficamente 36 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2020 00501 00 Actora: CODENSA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en el mercado, sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor.

Sobre este asunto, esta Sección en la sentencia de 9 de marzo de 201718, precisó que aunque las marcas nominalmente sean idénticas pueden coexistir pacíficamente en el mercado, habida cuenta que distinguen servicios diferentes en distintas clases del nomenclátor, que no tienen relación entre sí y tienen finalidades distintas. Así, discurrió la Sala: “[…] Pese a que nominalmente las marcas en conflicto son idénticas, lo anterior permite a la Sala constatar que pueden coexistir pacíficamente en el mercado, pues su convivencia en las clases 41 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza no genera riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, habida cuenta que distinguen servicios diferentes en distintas clases del nomenclátor, que no tienen relación entre sí y tienen finalidades distintas. […] Para la Sala no puede señalarse que existe una relación entre los servicios que induzca al consumidor a identificarlos con el mismo origen empresarial y, además, 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de marzo de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2010-00190-00.

Criterio reiterado en sentencias de 16 de diciembre de 2020 y 10 de agosto de 2023, dentro de los expedientes identificados respectivamente con los números únicos de radicación 2009-00564-00 y 2016- 00087-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, en este último escenario se sostuvo lo siguiente “[…] Ciertamente, es evidente que en el consumidor medio se genera la idea consistente que se trata de marcas de diferentes empresarios y no ocurre que surja en la mente del usuario la concepción de que BAVARIA S.A. está comercializando jabones, perfumes, aceites esenciales, cosméticos o lociones para el cabello.

Así las cosas, es altamente improbable que un consumidor especializado adquiera artículos para el cuidado personal y artículos de belleza sin tener en cuenta el fabricante y el origen del mismo y, mucho menos, concluya que una empresa que es reconocida por vender cervezas se encuentre comercializando esa clase de productos […]”. (Resaltado fuera del texto original). 37 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2020 00501 00 Actora: CODENSA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tampoco es dable señalar que se presenta una vinculación económica entre los titulares, toda vez que los mismos no comparten la misma naturaleza o finalidad, no hay uso conjunto y sus canales de comercialización son disimiles […]” (Destacado fuera de texto).

Por consiguiente, se considera que aunque existe semejanza ortográfica y fonética, entre las marcas enfrentadas “CODESA” y “CODENSA”, no existe conexidad competitiva entre los productos y servicios que éstas identifican, lo que denota que pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor.

En este orden de ideas, al no existir entre las marcas confrontadas una relación entre los productos y servicios que identifican y que éstas pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor, la Sala concluye que no se violó la norma invocada como violada; y que le asistió razón a la SIC al conceder el registro de la marca “CODESA”, para amparar productos y servicios en la Clase 9ª y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo acusado, el cual está acorde con el parámetro fijado por el ordenamiento jurídico comunitario y en el que se argumentó de forma clara y precisa los 38 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2020 00501 00 Actora: CODENSA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co motivos que llevaron a la decisión que se adoptó en aquél, por lo que no existió falsa motivación. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 39 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2020 00501 00 Actora: CODENSA S.A. E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 15 de febrero de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.