11001032400020090012300 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., primero (1°) de septiembre de dos mil veintidós (2022) Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Referencia: Nulidad relativa Radicación número: 11001032400020090012300 Actor: Jafer Enterprises R&D, S.L.U. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: Unilever N.V. Tema: Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio.

REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que presentó la sociedad Jafer Enterprises R&D, S.L.U., a través de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones Nos. 32766 del 29 de agosto de 2008, 40924 del 27 de octubre de 2008 y 47736 del 25 de noviembre de 2008, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca AXE DARK TEMPTATION AS IRRESISTIBLE AS CHOCOLATE (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad Unilever N.V. 1.

ANTECEDENTES 1.1. La demanda 1. En ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el inciso 2° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, el apoderado judicial de la sociedad Jafer Enterprises R&D, S.L.U., el 31 de marzo de 2009 y ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado1, presentó demanda en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «[…] 1.- Declarar la nulidad de la Resolución No. 32766 del 29 de agosto de 2008, por medio de la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos declaró infundada una oposición y se concedió el registro de la marca AXE DARK TEMPTATION AS IRRESISTIBLE AS CHOCOLATE (nominativa), para identificar “desodorantes y antitranspirantes”, productos de la Clase 03 de la clasificación internacional, en favor de la sociedad Unilever N.V. 1 Folios 1 a 47 del expediente ordinario de la referencia. 2 Radicacion: 11001032400020090012300 Demandante: Jafer Enterprises R&D, S.L.U. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.- Se anule igualmente la Resolución No. 40924 del 27 de octubre de 2008, por medio de la cual se confirma la decisión contenida de la Resolución No. 32766 del 29 de agosto de 2008. 3.- Declarar la nulidad de la Resolución No. 47736 del 25 de noviembre de 2008, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al decidir el recurso de apelación, confirma la decisión contenida en la Resolución No. 32766 del 29 de agosto de 2008, por medio de la cual se otorgó el registro de la marca AXE DARK TEMPTATION AS IRRESISTIBLE AS CHOCOLATE, en Clase 03, a favor de la sociedad Unilever N.V. 4.- Como consecuencia de la nulidad de las resoluciones referidas en los numerales anteriores, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del registro de la marca AXE DARK TEMPTATION AS IRRESISTIBLE AS CHOCOLATE, Clase 03, con certificado de registro No. 375997. […]»2. 1.2.

Los hechos 2. El apoderado de la sociedad demandante manifestó que, mediante escrito del 1 de agosto de 2007, la sociedad Unilever N.V. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro de la marca AXE DARK TEMPTATION AS IRRESISTIBLE AS CHOCOLATE (nominativa), para amparar productos incluidos en la Clase 3ª del nomenclátor internacional. 3.

Indicó que, luego de publicada la solicitud de registro en el extracto en la Gaceta de la Propiedad No. 580 del 28 de septiembre de 2007, la sociedad Jafer Enterprises R&D, S.L.U. presentó escrito de oposición basado en su marca TEMPTATION YANBAL (nominativa), registrada en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4. Señaló que, mediante la Resolución No. 32766 del 29 de agosto de 2008, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundada la oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca AXE DARK TEMPTATION AS IRRESISTIBLE AS CHOCOLATE (nominativa) en favor de la sociedad Unilever N.V., para identificar productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. 5.

Relató que, dentro de la oportunidad legal, la sociedad Jafer Enterprises R&D, S.L.U. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, en contra de esa decisión, la cual fue confirmada en reposición a través de la Resolución No. 40924 del 27 de octubre de 2008, y posteriormente en apelación mediante la Resolución No. 47736 del 25 de noviembre de 2008, concediendo el registro de la marca AXE DARK TEMPTATION AS IRRESISTIBLE AS CHOCOLATE (nominativa), a favor de la sociedad Unilever N.V. 2 Folios 29 a 30 del plenario ordinario. 3 Radicacion: 11001032400020090012300 Demandante: Jafer Enterprises R&D, S.L.U. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.3.

Fundamentos de derecho y concepto de violación3 6. Manifestó la parte actora que, con ocasión de la expedición de los actos administrativos demandados, la Superintendencia de Industria y Comercio vulneró los artículos 136 literal a) y 147 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 7. Sostuvo que, en el presente caso, la marca solicitada AXE DARK TEMPTATION AS IRRESISTIBLE AS CHOCOLATE (nominativa), resulta similarmente confundible con la marca previamente registrada TEMPTATION YANBAL (nominativa), situación que genera en el consumidor riesgo de confusión indirecta al asociar los productos como provenientes de un mismo origen empresarial, lo cual desconoce, a su vez, el derecho adquirido sobre la marca de su propiedad. 8.

Adujo que, si bien la expresión “TEMPTATION” dentro del conjunto marcario concedido es compuesto, «[…] se hace evidente el riesgo de asociación que se podría dar en el mercado respecto de la marca previamente registrada TEMPTATION YANBAL (nominativa), como consecuencia del análisis erróneo efectuado por la Superintendencia de Industria y Comercio […]». 9.

Argumentó, por otra parte, que las expresiones “DARK” y “AXE” del signo solicitado, tienen carácter secundario dentro de dicho conjunto, y agregó que la expresión “AS IRRESISTIBLE AS CHOCOLATE”, resulta del todo una mera frase laudatoria o evocativa de las cualidades del producto; situación que ciertamente no aporta ningún tipo de distintividad a la marca objeto de debate. 10.

Puso de presente, que: «[…] tampoco entra como elemento dominante dentro del conjunto AXE DARK TEMPTATION la expresión “AXE”, en tanto que esa no es más que la expresión que identifica la línea de desodorantes, perfumes y geles de la sociedad Unilever N.V., recayendo el real interés sobre la expresión “TEMPTATION” que será la palabra que identifique el producto dentro de las diferentes líneas de los productos AXE, desconociendo el derecho que tiene Jafer Enterprises R&D, S.L.U. sobre su marca previamente registrada […]». 11.

Agregó que la expresión “TEMPTATION”, la cual integra o forma parte del signo solicitado, evidentemente es la más relevante distintivamente, siendo totalmente idéntica y análoga a la marca previamente registrada; y señaló que, además, tal asociación se hace más palpable si se tiene en cuenta que ambas marcas identifican los mismos productos de la Clase 3ª de la clasificación internacional, esto es, productos de perfumería y cosméticos. 12.

Concluyó señalando que: «[…] La prohibición a que se refiere el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, no solo se da en defensa de los derechos de los 3 Folios 32 a 44 del expediente ordinario de la referencia, con radicación No. 2009-00123-00. 4 Radicacion: 11001032400020090012300 Demandante: Jafer Enterprises R&D, S.L.U. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consumidores a no ser confundidos, sino también en defensa del titular de la marca, respecto de quien se debe velar porque se mantenga la distintividad de la misma; impidiendo que terceros la apropien para incorporarlo en sus propias marcas, como sucede en el presente caso […]».

2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio4 13. El apoderado judicial de la entidad demandada manifestó que, con ocasión de la expedición de los actos administrativos acusados, no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 y, por el contrario, los mismos se fundamentan en tales disposiciones y en la jurisprudencia aplicable al caso. 14.

Explicó que, toda vez que la expresión “TEMPTATION” en el signo nominativo solicitado (AXE DARK TEMPTATION AS IRRESISTIBLE AS CHOCOLATE), se encuentra compuesta y constituida por palabras y acepciones adicionales, lo cierto es que ello permite otorgarle la distintividad suficiente; lo cual, valga resaltarlo, posibilita su plena identificación y diferenciación para los consumidores que concurren al mercado. 15.

Anotó que: «[…] al enfrentar los signos AXE DARK TEMPTATION AS IRRESISTIBLE AS CHOCOLATE (nominativo) y TEMPTATION YANBAL (nominativo), estos no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor, ya que el signo solicitante cuenta con las expresiones “AXE”, “DARK”, “AS” e “IRRESISTIBLE”, las cuales son sustancialmente diferentes a las expresiones presentes en la marca registrada.

Por lo anterior, el consumidor no se confundiría al elegirlas en el mercado, teniendo claro el origen o procedencia empresarial de los productos identificados en cada una; de esta forma queda a salvo el interés del consumidor y no afecta el derecho de exclusividad que tiene el opositor sobre su marca […]». 16. Concluyó que, en el caso que nos ocupa, fue viable acceder al registro de la marca solicitada por la sociedad Unilever N.V., en tanto que no se encontró que la misma estuviera incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 4 Folios 62 a 72 de la causa ordinaria. 5 Radicacion: 11001032400020090012300 Demandante: Jafer Enterprises R&D, S.L.U. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.2.

Intervención del tercero interesado – Unilever N.V.5 17. La sociedad Unilever N.V., se pronunció en esta etapa procesal afirmando que, en definitiva, del análisis sucesivo y no simultáneo de los signos en conflicto, se puede fácilmente colegir que entre los mismos no existen similitudes lo suficientemente significativas para causar riesgo de confusión o asociación entre el público consumidor. 18.

Esgrimió que el signo nominativo solicitado AXE DARK TEMPTATION AS IRRESISTIBLE AS CHOCOLATE, no solo consta de la expresión “TEMPTATION”, sino que, además, se compone por seis (6) elementos nominales adicionales que permiten su clara diferenciación desde los puntos de vista gráfico, fonético, visual y conceptual. 19. Destacó que la sociedad Unilever N.V., goza del derecho preferente de registrar la marca AXE DARK TEMPTATION AS IRRESISTIBLE AS CHOCOLATE (nominativa), al ser esta una marca derivada, «[…] pues se trata de una nueva versión de las marcas AXE ya registradas y solicitadas a nombre de la misma persona jurídica, para amparar productos de la Clase 3 del nomenclátor internacional […] y además revela distintividad suficiente, al ser una marca derivada de una mucho más notoria, como en efecto lo es AXE […]». 20.

Refirió, además, que: «[…] la marca del demandante contiene la expresión “YANBAL”, lo cual significa que el signo “TEMPTATION YANBAL” es una marca derivada de la marca notoria “YANBAL”, de la sociedad accionante. Como consecuencia, no es cierto que el consumidor asocie la marca “TEMPTATION YANBAL” con la marca solicitada, pues, por el contrario, la relacionará con la marca “YANBAL”; siendo esta expresión el elemento más destacado en la marca previamente registrada por la sociedad Jafer Enterprises R&D, S.L.U. […]». 21.

Expresó, finalmente, que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en el caso sub examine, acertó al afirmar que las marcas en conflicto no son confundibles, pues cada una de ellas presenta características propias y caprichosas que permiten diferenciarlas abiertamente y a simple vista; y, por ende, aseguró que su coexistencia en ningún momento causará riesgo de confusión entre los consumidores corrientes.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 22. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 427-IP-2017 de fecha 11 de mayo de 20186, en la que expuso las reglas y criterios 5 Folios 73 a 122 del plenario ordinario. 6 Folios 334 a 348 del expediente ordinario de la referencia. 6 Radicacion: 11001032400020090012300 Demandante: Jafer Enterprises R&D, S.L.U. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación son aplicables al asunto bajo examen; en particular interpretó y fijó el alcance de los artículos 136 literal a) y 147 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, luego de lo cual formuló las siguientes conclusiones: «[…] 1.1.

En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado AXE DARK TEMPTATION AS IRRESISTIBLE AS CHOCOLATE (denominativo) y las marcas TEMPATION YANBAL (denominativa) y TEMPATION (denominativa), son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […] […] 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo AXE DARK TEMPTATION AS IRRESISTIBLE AS CHOCOLATE (denominativo) y la marca TEMPATION YANBAL (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.4.

En el presente caso, se advierte que los signos en conflicto son compuestos, por lo que para realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca. […] 2.5. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo AXE DARK TEMPTATION AS IRRESISTIBLE AS CHOCOLATE (denominativo) y la marca TEMPATION YANBAL (denominativa). […] 3.3.

En adición a ello, el artículo 147 de la misma norma amplía el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando el principio de territorialidad en el derecho de marcas. A partir de ello, se habilita la posibilidad de presentar oposición a la inscripción de una marca en un País Miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes o registros de marcas concedidos en los demás Países Miembros.

Esta figura se conoce con el nombre de “oposición andina”. […] 3.5. En efecto, tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros de la Comunidad Andina, tanto el solicitante como el titular de una marca idéntica o similar para distinguir los mismos productos y/o servicios, cuyo uso pueda inducir a error al público consumidor. […] 7 Radicacion: 11001032400020090012300 Demandante: Jafer Enterprises R&D, S.L.U. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.12.

Cuando el artículo 147 de la Decisión 486 se refiere a “quien primero solicitó el registro de esa marca”, el sujeto legitimado debe ser entendido como aquel que haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros, el registro de una marca idéntica o similar a la que se pretende registrar en el país en donde formula la oposición. […] 3.14.

Cabe indicar que uno de los cambios que introdujo el artículo 147 de la Decisión 486, fue la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del País Miembro en donde se plantea la oposición andina. Ello se acredita a través de la presentación de la solicitud del registro de la marca opositora al momento de formular la oposición andina.

De no cumplirse dicho requisito, se procedería al rechazo de la referida oposición andina por no haberse acreditado el interés real en el mercado. […] 3.20. Conforme a lo expuesto, se debe determinar si el signo solicitado para registro difiere en los elementos prevalentes y distintivos del signo previamente solicitado o registrado en otro País Miembro, así como en cuanto a los productos y/o servicios que pretende distinguir.

Todo ello, con la finalidad de establecer si efectivamente se cumple con el requisito de acreditación del interés real en el mercado del País Miembro donde se interpone la oposición, materializado a través de la solicitud de registro presentada en el País Miembro al momento de interponer la oposición. […]».

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 23. Por medio de auto de 25 de febrero de 20197, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al agente del Ministerio Público para que, en el término de diez (10) días, presentaran sus alegatos de conclusión y este último rindiera el respectivo concepto; dentro de dicho plazo la parte demandante8, la parte demandada9 y el tercero interviniente10 reiteraron en esencia los mismos argumentos esbozados en el libelo de demanda y su contestación. El Ministerio Público, por su parte, guardó silencio en esta etapa procesal11.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 5.1. Competencia 24. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como en lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201912, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. 7 Folio 366 del expediente de la referencia con radicación No. 2009-00123-00. 8 Folios 371 a 377 del plenario ordinario. 9 Folios 389 a 399 de la causa ordinaria. 10 Folios 378 a 388 del expediente. 11 Ibídem, folio 400. 12 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 8 Radicacion: 11001032400020090012300 Demandante: Jafer Enterprises R&D, S.L.U. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5.2.

El problema jurídico 25. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad Jafer Enterprises R&D, S.L.U., en contra de las Resoluciones Nos. 32766 del 29 de agosto de 2008, 40924 del 27 de octubre de 2008 y 47736 del 25 de noviembre de 2008, a través de las cuales se concedió el registro de la marca AXE DARK TEMPTATION AS IRRESISTIBLE AS CHOCOLATE (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad Unilever N.V. 26.

La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto la marca nominativa AXE DARK TEMPTATION AS IRRESISTIBLE AS CHOCOLATE es similarmente confundible, tiene conexidad competitiva y genera riesgo de asociación con la previamente registrada TEMPTATION YANBAL (nominativa), cuya titularidad le fue concedida a la sociedad Jafer Enterprises R&D, S.L.U. 27.

En la interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal de Justicia estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136 literal a) y 147 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, cuyo tenor literal es el siguiente: «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (…) Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la 9 Radicacion: 11001032400020090012300 Demandante: Jafer Enterprises R&D, S.L.U. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido.

En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente. […]». 28. Ahora bien, aunque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la marca AXE DARK TEMPTATION AS IRRESISTIBLE AS CHOCOLATE (nominativa), identificada con el registro marcario número 375997 y otorgada en favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio, se encuentra cancelada por no uso. 29.

En efecto, el mencionado registro fue cancelado mediante acto administrativo el día 25 de junio de 202013, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada. 30. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 29 de julio de 2022, ordenó descargar del referido sistema de información la constancia del estado del registro marca AXE DARK TEMPTATION AS IRRESISTIBLE AS CHOCOLATE14.

En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 22 de agosto de 2022, conforme al cual se canceló por no uso la marca en mención, tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen: - Registro No. 375997: 31. Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1° del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario se cancela cuando no se usa durante tres años consecutivos en alguno de los países miembros: 13 Resolución No. 31574 del 25 de junio de 2020. 14 En aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020. 10 Radicacion: 11001032400020090012300 Demandante: Jafer Enterprises R&D, S.L.U. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co «[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. […].» 32. Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 165 transcrito, es que el no uso del registro durante los tres años anteriores, deviene en su cancelación, lo que se traduce en que el mismo queda sin efectos jurídicos.

Sobre el particular el Tribunal de Justicia en interpretación prejudicial 372-IP-2016, señaló lo siguiente: «El artículo 165 de la Decisión 486 en su primer párrafo determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 22.

Por su parte, el artículo 19.15 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)15, establece que un registro de marca puede anularse si ésta no na sido usada después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo, a menos que el titular demuestre que hubo razones válidas que impidieron dicho uso, constituidas por circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca, y que representen un obstáculo para el uso de la misma, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios amparados por la marca16. 23.

Al respecto el Tribunal, señaló: 15 Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994. 16 En ese sentido, ARANA COURREJOLLES, Carmen. "La cancelación de la marca por falta de uso". En: Thémis 36, Lima, p. 195. 11 Radicacion: 11001032400020090012300 Demandante: Jafer Enterprises R&D, S.L.U. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co "Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación"17. […] Efectos de la cancelación de la marca por no uso. 32.

En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también, por disposición judicial. Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo.

La decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo. Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada. 33. Finalmente, la cancelación del registro de marca acarrea el surgimiento de un derecho preferente en favor de quien solicitó la cancelación del registro.

En ese sentido, el artículo 16816 de la Decisión 486 expresamente determina que el momento al cual debe retrotraerse el derecho preferente y generar prelación es el de la solicitud de cancelación de registro de marca, estableciendo de esta manera un límite temporal hacia atrás, hacia el pasado […]». (las negrillas son originales) 33.

Es pertinente resaltar que también en el citado auto de 29 de julio de 2022, se puso de presente lo siguiente: «[…] Encontrándose el proceso de la referencia pendiente de proferir fallo de única instancia, el Despacho estima pertinente traer a colación el contenido del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que en su parte pertinente es del siguiente tenor: […] En este orden de ideas, el contenido de la disposición comunitaria en cita impide al juez proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que se deba proferir sentencia de fondo que decida la controversia, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta. […] 17 Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.OAC. 1172 de 7 de marzo de 2005, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca CALCIORAL. 12 Radicacion: 11001032400020090012300 Demandante: Jafer Enterprises R&D, S.L.U. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, y en aras de determinar si se debe dar aplicación en el presente proceso a la disposición en comento, el Despacho estima necesario conocer el estado actual del registro núm. 375997 cuyo titular es la sociedad UNILEVER N.V., con miras a establecer si el mismo se encuentra cancelado, caducado, anulado o ha sido objeto de renuncia por parte de su titular.

Por lo anterior, se dispondrá que, por Secretaría de la Sección Primera, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, el reporte correspondiente al estado actual del registro marcario citado anteriormente, dando aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año 2020.

Efectuado lo anterior, tal documentación se incorporará al expediente y de la misma se dará traslado a las partes y demás sujetos procesales, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto y ejerzan, si lo estiman pertinente, sus derechos de contradicción y defensa. […]» 34. Cabe destacar que, luego de surtido el anterior traslado, las partes y demás sujetos procesales guardaron silencio. 35.

En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la cancelación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, norma que dispone lo siguiente: «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]».

(Destaca la Sala). 36. Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. 37.

En relación con el deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho consagrado en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente: 13 Radicacion: 11001032400020090012300 Demandante: Jafer Enterprises R&D, S.L.U. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar […]» - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 95-IP-2013. Decisión de 11 de septiembre de 2013. “Causales de irregistrabilidad que hayan dejado de existir al momento de realizarse el examen de registrabilidad (…) «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.

Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales argumentadas para negar el registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso”. - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 183-IP-2013. Decisión de 8 de octubre de 2013. ANÁLISIS DE CAUSALES QUE HUBIESEN DEJADO DE EXISTIR AL MOMENTO DE REALIZAR UN EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. Tomando en cuenta que la sociedad GAS JEANS S.A.S. (antes GAS EVOLUTION JEANS LTDA.) representada por el señor JAMAL MUSTAFA BASHIR, en su contestación a la demanda expresó que “(…) ya enterados de los registros de la marca comercial BLUE JEANS GAS (M) de la sociedad GROTTO S.P.A. en Bolivia y Perú, iniciamos los correspondientes procesos de cancelación por el no uso de dicha marca en estos países los que concluyeron con la cancelación de los mismos y el otorgamiento de los registros a favor de nuestro cliente la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA. (…)”; el Tribunal estima adecuado hacer referencia dicho tema.

Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación 14 Radicacion: 11001032400020090012300 Demandante: Jafer Enterprises R&D, S.L.U. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.

Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. 39. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del actor, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, con lo que además se evita un desgaste jurisdiccional innecesario. 40.

Nótese, entonces, que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. 41.

Cabe resaltar que el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. 42. En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro núm. 375997, como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por la sociedad Jafer Enterprises R&D, S.L.U., dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. 43.

Es importante destacar que dicha disposición resulta aplicable, entre otras, a las acciones de nulidad relativa promovidas en contra de los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, puesto que la actora pretendió la nulidad de las resoluciones por medio de las cuales la División de Signos Distintivos de la SIC concedió, al tercero con interés directo en las resultas del proceso (la sociedad Unilever N.V.), el registro de la marca AXE DARK TEMPTATION AS IRRESISTIBLE AS CHOCOLATE (nominativa). 15 Radicacion: 11001032400020090012300 Demandante: Jafer Enterprises R&D, S.L.U. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 44.

En este contexto, se resalta que las causales invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca objeto de confrontación ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada. Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 201918, en la que se indicó, con sustento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: «[…] 8.

La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o por cualquier hecho similar […]».

(Destacado y subrayado fuera de texto). 45. La referida providencia también consideró que como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que, en criterio del actor, desconoce sus derechos, resulta evidente que cuando la marca controvertida deja de existir en el ámbito comercial y de igual manera desaparece el interés de la actora en que se profiera una decisión que proteja sus derechos, ya que comercialmente no existirá una marca que provoque en el consumidor un riesgo de confusión o asociación con la suya19. 46.

En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que dan lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad del registro marcario, tiene como efecto -cuando ya se ha acudido a la jurisdicción- que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico, por lo que, en consecuencia, no hay lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad comoquiera que ya no existe, en cabeza de la demandante, un derecho subjetivo que deba ser protegido. 47.

En tal sentido, esta Sala de Decisión20, consideró lo siguiente: «[…] Así las cosas, cuando se promueve una demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa, es claro que existe un interés subjetivo del demandante que pretende sea protegido, el cual se encuentra representado en el derecho que ostenta sobre un registro marcario cuya integridad encuentra vulnerada ante la existencia de otro registro que considera es confundible con el suyo.

En esta acción en consecuencia el demandante se cree lesionado en un derecho 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Radicación núm. 11001-0324- 000-2009-00622-00. Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López. 19 En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa, ver el Auto de 28 de septiembre de 2017.

Radicación núm. 1100103240002011002580, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Radicación núm. 11001032400020090062200. Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López. 16 Radicacion: 11001032400020090012300 Demandante: Jafer Enterprises R&D, S.L.U. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co amparado en una norma jurídica y solicita la nulidad del acto administrativo que estima vulnera sus derechos, en orden a que éstos le sean restablecidos.

La Sala se referirá entonces a la norma contenida en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, a partir de esta comprensión sobre la naturaleza y finalidad de la acción de nulidad relativa. La norma en cita es del siguiente tenor: “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”.

Esta norma impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que resuelva la demanda, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta. Sobre esta regla, es pertinente hacer las siguientes anotaciones: […] (iii) La causal de nulidad invocada deja de ser aplicable, en relación con las acciones de nulidad relativa, por ejemplo, si la marca del tercero que invoca la protección de su derecho ha sido cancelada por no uso, o se ha procedido a su caducidad, o ha sido anulada, tal y como lo expuso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación judicial proferida para este asunto.

(iv) Las causales de nulidad invocadas en la demanda deben dejar de ser aplicables al momento de resolverse la acción, es decir, cuando se profiere la sentencia, y no cuando se decide la actuación administrativa. (v) Como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular, en consideración a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, es claro que cuando éstos derechos dejan de existir, igualmente desaparece el interés del demandante en que se profiera una decisión que los proteja. […] Esta circunstancia pone de relieve que no es posible declarar la nulidad del registro acusado, que se estimaba confundible con la marca atrás mencionada, como quiera que al momento de resolverse esta acción ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada en la demanda. […]» (destacado fuera de texto). 49.

En este orden de ideas, cuando el registro marcario caduca por falta de renovación dentro del término legal, o la Oficina Nacional lo cancela por cualquiera de las causales legales, se habilita la aplicación del artículo 172 ibidem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. 50. Cabe resaltar que, en este evento, resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo fueron canceladas o se encuentran caducadas porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta trasgresión de los derechos del demandante desaparezca y, con ella, el motivo de la controversia judicial. 17 Radicacion: 11001032400020090012300 Demandante: Jafer Enterprises R&D, S.L.U. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.

Conclusión 51. A manera de conclusión, en el caso sub examine la causal de nulidad invocada dejó de ser aplicable, comoquiera que el registro núm. 375997 de la marca nominativa AXE DARK TEMPTATION AS IRRESISTIBLE AS CHOCOLATE se canceló por no uso, como se analizó en los numerales supra, motivo por el cual la Sala considera que se configura el supuesto establecido en el inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, razón por la que se pondrá fin al proceso, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. P (20)