11001032400020180043600 — Consejo de Estado

1 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00436 00 Demandante: HUVEPHARMA EOOD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 11001 03 24 000 2018 00436 00 Demandante: HUVEPHARMA EOOD Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Litisconsorte necesario: AESCULAP AG & CO.

KG Tesis: No son nulos los actos administrativos que negaron el registro como marca del signo “MONIMAX” (nominativa) para identificar productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, pues entre aquel y la marca previa “MONOMAX” (nominativa) para distinguir productos en la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, existen suficientes similitudes con la virtualidad de generar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, así como relación entre los productos confrontados.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA_________________________ La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad HUVEPHARMA EOOD, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, en contra de las resoluciones números 39898 de 6 de julio de 2017 “Por la cual se niega un registro” y 35831 de 24 de mayo de 2018 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación” a través de las cuales la 2 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00436 00 Demandante: HUVEPHARMA EOOD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro como marca del signo “MONIMAX” (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Huvepharma EOOD, y confirmó la decisión de negación, respectivamente.

ANTECEDENTES I.1. LA DEMANDA La sociedad Huvepharma EOOD, a través de apoderada judicial, presentó demanda1 en la que formuló las siguientes: I.1.1. Pretensiones “3.1. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: 3.1.1. Resolución N° 39.898 de 6 de julio de 2017, mediante la cual la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negar oficiosamente la solicitud de registro de la marca MONIMAX (nominativa) solicitada para distinguir productos en Clase 5 Internacional a nombre de HUVEPHARMA EOOD. 3.1.2.

Resolución N° 35831 de 24 de mayo de 2018, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el Recurso de Apelación interpuesto por mi agenciada en contra de la Resolución 39.898 de 06 de julio de 2017, confirmándola en su integridad y dando por agotada la vía gubernativa. 3.2.

Que, como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho, se le ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca MONIMAX (nominativa) para los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional, de conformidad con la solicitud No. SD2017/0008285, en favor de mi agenciada. 3.3.

Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las órdenes impartidas por esta Honorable Corporación dentro del término de 30 días hábiles, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.А). 3.4.

Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la 1 Folios 18 a 43 del expediente físico de la referencia. El proceso se encuentra digitalizado en el índice número 34 de SAMAI. 3 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00436 00 Demandante: HUVEPHARMA EOOD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Gaceta de la Propiedad Industrial la Sentencia proferida en desarrollo de este proceso […]” (sic).

I.1.2. Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionaron los siguientes: I.1.2.1. La sociedad HUVEPHARMA EOOD solicitó el registro como marca del signo “MONIMAX” (nominativo) para identificar productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que fue radicada con el número SD2017/0008285, y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 788 de 31 de marzo de 2017.

Contra dicha solicitud no se presentaron oposiciones. I.1.2.2. Mediante la resolución número 39898 de 6 de julio de 2017, la SIC negó el registro como marca del signo solicitado, tras encontrar que aquel se encontró incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por ser similarmente confundible con la marca previamente registrada “MONOMAX” (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza de titularidad de la sociedad AESCULAP AG & CO.

KG. I.1.2.3. Contra el acto de negación del registro de marca, la sociedad solicitante presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante la resolución número 35831 de 24 de mayo de 2018 que confirmó la decisión de negar el registro solicitado. I.1.3. Normas violadas y concepto de la violación La parte actora estimó que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 4 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00436 00 Demandante: HUVEPHARMA EOOD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Como razones de la vulneración alegada señaló, en síntesis, lo siguiente: I.1.3.1.

Afirmó que entre el signo cuestionado “MONIMAX” y la marca previa “MONOMAX” no concurren suficientes similitudes visuales, ortográficas y fonéticas con la capacidad de generar un riesgo de confusión y/o asociación en el consumidor y, en consecuencia, el signo no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

I.1.3.2. Explicó que las partículas “MONO” y “MAX” que conforman la marca previa son de uso común para las clases 5 y 10 de la Clasificación Internacional de Niza, de manera que la SIC debió considerar dicha circunstancia y colegir que la marca previa posee una capacidad de exclusión limitada por tratarse de un signo débil. I.1.3.3. Agregó que las partículas de uso común deben excluirse de la confrontación correspondiente, por lo cual la comparación recae sobre los elementos “MONO” y “MONI” respecto de los cuales se impone concluir que no existe exclusividad sobre el primero de los sufijos, pues también es usualmente usada para identificar productos en las clases 5 y 10 internacionales.

I.1.3.4. Advirtió que, en todo caso, los vocablos confrontados son distintos en su conformación ortográfica y fonética, así como también difieren en punto del elemento conceptual, pues “MONO” se refiere entre otras cosas a una persona de aspecto agradable, mientras que “MONI” alude a dinero; y agregó que, este último elemento deviene por mucho relevante por ser transversal al momento de evaluar el riesgo de confusión marcaria. 5 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00436 00 Demandante: HUVEPHARMA EOOD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.1.3.5.

Indicó que no existe conexidad competitiva entre los productos que identifican el signo y la marca confrontados porque la cobertura que atañe al cuestionado está restringida a productos veterinarios para prevenir y tratar enfermedades del tracto gastrointestinal en animales de granja, mientras que aquellos que identifica la marca previa refieren a instrumentos, aparatos y dispositivos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios.

Por lo tanto, aquellos no comparten canales de comercialización ni publicidad, así como tampoco se dirigen al mismo público consumidor, principalmente porque los instrumentos o dispositivos son adquiridos por instituciones médicas o veterinarias o personas con conocimientos en esos campos. I.1.3.6. Finalmente, resaltó que los productos veterinarios son usados en el ganado bovino y los animales de granja, mientras que los aparatos y dispositivos quirúrgicos como las suturas absorbibles se comercializan para el uso humano, de manera que no resulta coherente considerar que un consumidor especializado va a confundir los productos de nichos de mercados evidentemente distintos.

I.2. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA I.2.1. La SIC, a través de apoderada judicial, contestó la demanda de la siguiente manera2: Advirtió que entre el signo solicitado “MONIMAX” y la marca previa “MONOMAX” se encuentran suficientes similitudes ortográficas y fonéticas con la virtualidad de generar un riesgo de confusión directa en el consumidor, particularmente porque la diferencia únicamente se encuentra en el cambio de la vocal “O” por la “I” en el solicitado, por lo demás este último es idéntico a la marca previamente registrada. 2 Folios 103 a 109 del expediente físico de la referencia. 6 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00436 00 Demandante: HUVEPHARMA EOOD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Además, las expresiones cotejadas coinciden en sus raíces y terminaciones, así como en la silaba tónica.

Afirmó que concurre conexidad competitiva, aunque los productos confrontados no pertenecen a la misma clase internacional, pues aquellos responden a un mismo género de productos veterinarios y se utilizan complementariamente para el cuidado de la salud animal, de tal manera que los consumidores lograrían considerar que se trata del mismo empresario, máxime porque aquellos se publicitan y comercializan a través de los mismos medios, estrechando así la posibilidad de confusión y/o asociación. I.2.2.

El Ministerio Público y el litisconsorte necesario no intervinieron en esta etapa procesal. I.2.3. Finalmente, de las excepciones formuladas se corrió traslado a la parte actora3, término durante el cual presentó escrito4, reiterando lo manifestado en la demanda. I.3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN I.3.1. Mediante auto de 29 de junio de 20215 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 de 2011.

En la mencionada providencia, la cual no fue objeto de recurso, entre otras decisiones, se fijó el litigio en los siguientes términos: “[…] El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación, consiste en determinar si: (i) la Resolución núm. 39898 de 6 de julio de 2017, por la cual se negó el registro de la marca MONIMAX, para identificar servicios de 3 Folios 114 y 115 del expediente físico de la referencia. 4 Folios 116 a 117 del expediente físico de la referencia. 5 Índice número 32 del expediente en SAMAI. 7 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00436 00 Demandante: HUVEPHARMA EOOD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; y (ii) la Resolución núm. 35831 de 24 de mayo de 2018, mediante la cual se confirmó la decisión anterior, expedidas por la SIC, infringen el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Si la respuesta al interrogante anterior es afirmativa, la Sala deberá decidir si son nulas las Resoluciones números 39898 de 2017 y 35831 de 2018, expedidas por la SIC. De ser cierto lo anterior, deberá resolverse si, a título de restablecimiento del derecho, hay lugar a ordenar a la entidad demandada que conceda el registro de la marca MONIMAX (nominativa) para los productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con la solicitud núm. SD2017/0008285 efectuada por la parte actora […]”.

I.4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO I.4.1 La actora6 reiteró los argumentos de nulidad. I.4.2. La SIC7 reiteró los argumentos planteados en la contestación de la demanda. I.4.3. El Ministerio Público y el litisconsorte necesario guardaron silencio. I.5. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 403-IP-20228, dentro de la cual instó a la autoridad consultante remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022, los cuales constituyen acto aclarado en cuanto al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 6 Índice número 45 del expediente en SAMAI. 7 Índice número 46 del expediente en SAMAI. 8 Índice número 37 del expediente en SAMAI. 8 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00436 00 Demandante: HUVEPHARMA EOOD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.

CONSIDERACIONES DE LA SALA II.1. LOS ACTOS ACUSADOS Se solicita en este proceso la nulidad de las resoluciones números 39898 de 6 de julio de 20179 y 35831 de 24 de mayo de 201810 a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro como marca del signo “MONIMAX” (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Huvepharma EOOD, y confirmó la decisión de negación, respectivamente.

II.2. LA NORMATIVA APLICABLE De conformidad con la demanda, la contestación y la Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma aplicable es la siguiente: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.

II.3. PROBLEMA JURÍDICO De conformidad con la demanda y su contestación, la Sala deberá resolver los siguientes cuestionamientos: 9 Folios 2 a 4 del expediente físico de la referencia. 10 Folios 5 a 9 del expediente físico de la referencia. 9 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00436 00 Demandante: HUVEPHARMA EOOD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Corresponde a la Sala determinar si entre el signo “MONIMAX” (nominativo) para identificar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Huvepharma EOOD, y la marca previamente registrada “MONOMAX” (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 10 internacional de titularidad de la sociedad Aesculap AG & CO.

KG, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, disposición que exige la comprobación de dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que ampara el signo y la marca confrontados, al punto de lograr causar confusión en aquél. Resuelto el anterior cuestionamiento, la Sala deberá establecer si son nulos, por violación de normas superiores, los actos administrativos que negaron el registro como marca del signo “MONIMAX” (nominativo) para identificar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad Huvepharma EOOD.

De ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento previo, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a ordenar a la SIC que conceda el registro como marca del signo “MONIMAX” (nominativo) para identificar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad Huvepharma EOOD. II.4.

EL ANÁLISIS DEL ASUNTO II.4.1. De la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 La normativa comunitaria en comento es clara al señalar que, cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca 10 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00436 00 Demandante: HUVEPHARMA EOOD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido.

Esta norma busca evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando además los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor, al adquirir un producto y/o servicio, piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto y/o servicio tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto y/o servicio, al adquirirlo piense que entre el productor y/o servicio de éste y otra empresa existe una relación o vinculación económica. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos y/o servicios distinguidos por ellos, y tener en cuenta la situación de los usuarios, que variará en función de los productos y/o servicios de que se trate.

En ese orden la Sala al momento de realizar la comparación de los signos en conflicto debe tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino: (i) 11 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00436 00 Demandante: HUVEPHARMA EOOD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada uno debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica;

(ii) en la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos; (iii) se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues son las semejanzas las que pueden generar el riesgo de confusión o asociación; y (iv) al realizar la comparación es relevante tratar de ubicarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

Ahora bien, la similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: ortográfico, que se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, aumentando el riesgo de confusión el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones; fonético, que ocurre cuando, al ser pronunciados, los signos tienen un sonido similar (la similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones); e ideológica, que se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por otra parte, y en cuanto a la conexión competitiva, debe analizarse el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparen las marcas, para de esta forma establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios sustanciales necesarios para que concurra tal conexión, veamos: i) grado de sustitución, ii) complementariedad, y iii) posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario. 12 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00436 00 Demandante: HUVEPHARMA EOOD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.4.1.1.

El caso concreto Pues bien, para efectos de determinar si el signo cuestionado “MONIMAX” (nominativo) para identificar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, incurre en la causal de irregistrabilidad invocada, la Sala deberá, en primer lugar, establecer si hay identidad o semejanza entre aquel y la marca previamente registrada “MONOMAX” (nominativa) para distinguir productos en la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, que puedan generar error en el público consumidor.

De cumplirse con este requisito, deberá evaluarse si existe conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos en disputa. Para ello, resulta pertinente verificar la naturaleza del signo y la marca previa enfrentados, como se observa a continuación: Signo cuestionado MONIMAX (nominativo) Para identificar productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza11 Marca previamente registrada MONOMAX (nominativa) 11 El signo cuestionado identifica los siguientes productos: Productos veterinarios, a saber, medicamentos para la prevención de coccidios en animales de granja, para prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas del tracto gastrointestinal, para la prevención y el tratamiento de enfermedades parasitarias; para el mantenimiento de aumento de peso y mejora de eficiencia alimenticia en la presencia de enfermedades en animales de granja; medicamentos para diferentes usos, a saber (antibióticos); aditivos para forraje para uso médico; aditivos zootécnicos medicados. 13 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00436 00 Demandante: HUVEPHARMA EOOD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Para identificar productos en la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza12 Una vez verificados el signo y la marca confrontados, se advierte que en ambos casos responden a la categoría de nominativos, razón por la cual es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria para las marcas constituidas únicamente por palabras.

Ahora bien, corresponde a la Sala determinar, de manera previa a efectuar el cotejo correspondiente, si el signo y la marca en disputa contienen partículas de uso común, en orden a validar su carácter distintivo, pues de contener partículas de estas características deberán ser excluidas, de conformidad con el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, quien ha reiterado lo siguiente: “[…] se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en los signos en conflicto en la clases correspondientes de la Clasificación internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, se deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente, considerando, de ser pertinente y dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo precedente […]”13.

Así pues, la Sala observa que las expresiones “MONI”, “MONO”, y “MAX”, para la fecha de expedición de los actos demandados, eran de uso común para las clases 5 y 10 de la Clasificación Internacional de Niza, tal como se observa de los siguientes resultados de la consulta realizada en el Sistema para la Propiedad Industrial – SIPI de la SIC14, veamos: 12 Certificado de registro número 347389.

La marca previamente identifica los siguientes productos en la clase 10: instrumentos, aparatos y dispositivos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, suturas quirúrgicas, implantes quirúrgicos. 13 Proceso 128-IP-2016. 14 Consulta realizada el 27 de junio de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación de lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 14 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00436 00 Demandante: HUVEPHARMA EOOD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Marca Certificado Clase Titular HAEMONINE 272224 5 BIOTEST AG SAAT HARMONIE 295227 5 SAAT A.G. HELM HELMONIL 306003 5 HELM AG Marca Certificado Clase Titular PROMONOX 324851 5 VALLECILLA B. Y VALLECILLA M. Y CIA S.C.A CARVAL DE COLOMBIA MONOPAS 420145 5 VESALIUS PHARMA S.A.S. MONOCROTOFOS 600 FEDEARROZ 334277 5 FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS FEDEARROZ MONODERMA 458634 10 GIULIANI S.P.A. MONOGLYD 471141 10 FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA MONOJECT 89483 10 CARDINAL HEALTH 529, LLC Marca Certificado Clase Titular XORIMAX 230435 5 SANDOZ AG LOMAX 264798 5 VIRBAC S.A. FOSAMAX 236110 5 MERCK SHARP & DOHME CORP.

APTIMAX 241480 10 ASP GLOBAL MANUFACTURING GMBH MAXITEX 248794 10 TERANG NUSA SDN. BHD. 15 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00436 00 Demandante: HUVEPHARMA EOOD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co POLYMAX 285844 10 SYNTHES GMBH Conforme a lo anterior, la Sala destaca que si bien es cierto que las partículas “MONI”, “MONO”, y “MAX” deberían excluirse al realizar el análisis de confrontación, pues al tratarse de elementos de uso común no pueden ser apropiadas de forma exclusiva por el titular marcario, no es menos cierto que al excluirlas se reducirían el signo y la marca de tal manera que resulta imposible su comparación, razón por la cual corresponde realizar el cotejo respecto de las denominaciones en su conjunto, a saber, “MONIMAX” y “MONOMAX”.

Por otra parte, se advierte que, al tratarse de un signo y una marca compuesta por partículas de uso común, conviene señalar que su fuerza distintiva deviene débil y su oposición limitada. Las consideraciones expuestas han sido reiteradas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el siguiente sentido15: “[…] 5.3. Los signos conformados exclusivamente por denominaciones comunes o usuales al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos.

El Titular de una marca no puede impedir que las expresiones comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 5.4. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 5.7.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo 15 Proceso 20-IP-2022. 16 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00436 00 Demandante: HUVEPHARMA EOOD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provistos de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.

Finalmente, de manera previa a efectuar el cotejo correspondiente, la Sala pone en consideración que el signo cuestionado fue solicitado para identificar productos comprendidos en la clase 5 del nomenclátor internacional, de manera que el análisis de confundibilidad debe ser especialmente riguroso, pues una eventual confusión en los consumidores que adquieren medicamentos o productos farmacéuticos podría tener incidencia sobre la salud de quien lo consuma, considerando además que, los compradores, en muchos casos, no cuentan con conocimiento técnico suficiente para diferenciar entre marcas idénticas o semejantes, de manera que la correcta identificación del producto así como del origen empresarial, resulta por mucho relevante para su uso adecuado.

II.4.1.1.1. Pues bien, en aras de descender a la materia en estudio, es menester precisar que la interpretación prejudicial emitida para el presente asunto enfatiza en que el cotejo respecto de los signos nominativos se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas: “[…] a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]”16. 16 Proceso 440-IP-2016. 17 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00436 00 Demandante: HUVEPHARMA EOOD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.4.1.1.2.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procederá a efectuar la comparación del signo y la marca confrontados en este asunto teniendo en consideración las reglas de cotejo consolidadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En ese sentido, en cuanto a la estructura del signo y la marca previa, la Sala observa lo siguiente: Signo cuestionado M O N I M A X 1 2 3 4 5 6 7 Marca previamente registrada M O N O M A X 1 2 3 4 5 6 7 II.4.1.1.3.

De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal y el análisis del signo y la marca confrontados, la Sala encuentra que entre aquellas concurren suficientes similitudes desde el punto de vista ortográfico con la virtualidad de generar error en el consumidor, por las siguientes razones: En primer lugar, se advierte que la expresión “MONIMAX”, que corresponde al signo negado para registro, tiene una extensión de una (1) palabra, siete (7) letras, cuatro (4) consonantes (M-N-M-X), tres (3) vocales (O-I-A), y tres (3) sílabas (MO-NI-MAX)17. 17 Sobre la división, la Real Academia de la Lengua Española indica: “[…] En español, donde todas las sílabas deben contener al menos una vocal, la división silábica de las palabras plantea pocas dificultades, debido a que la estructura silábica más común es la formada por una consonante seguida de una vocal: pi.co, sí.la.ba, re.co.gi.do.

No obstante, puesto que existen estructuras silábicas más complejas, y a fin de garantizar la correcta división de las palabras a final de línea por parte tanto de hablantes nativos como de quienes usan el español como lengua extranjera, se resumen a continuación las pautas que rigen la división silábica en español: • En español toda sílaba debe contener al menos una vocal, que constituye su núcleo.

Por lo tanto, toda consonante o secuencia de consonantes situada a principio de palabra forma sílaba con la 18 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00436 00 Demandante: HUVEPHARMA EOOD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, “MONOMAX” de la marca opositora contiene una extensión de una (1) palabra, siete (7) letras, cuatro (4) consonantes (M-N-M-X), tres (3) vocales (O-O-A) y tres (3) sílabas (MO-NO-MAX).

Así las cosas, la Sala advierte que existen entre el signo y la marca previa comparados similitudes en lo ateniente a su composición ortográfica, con la suficiencia para generar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, particularmente porque se trata de palabras compuestas por una extensión idéntica, con una marcada coincidencia en cuanto a la conjunción inicial de letras “MON”, así como en sus terminaciones “MAX”, concurriendo únicamente discrepancia en el cambio de la vocal “O” por la “I” en el signo cuestionado; sin embargo, para esta Sala, dicha variación no desvirtúa la evidente semejanza en la conformación ortográfica restante así como tampoco el eventual riesgo de confusión y/o asociación que surgiría en los consumidores al encontrarlos en el mercado.

Ahora bien, esta Sala pone en consideración que, tal como se advirtió de la consulta en el sistema de la SIC, el signo y la marca previa confrontados se encuentran compuestos por partículas usualmente utilizadas por los empresarios para identificar productos en las clases 5 y 10 de la Clasificación Internacional de Niza, de tal manera que aquellas no pueden ser apropiadas de forma exclusiva, y en consecuencia el titular marcario que las adicione a sus signos no lograría impedir su utilización por parte de otros empresarios.

Pese a lo dicho, el mencionado criterio halla una excepción en aquellos casos en los que concurre una semejanza notable, como sucede en el vocal siguiente: lo.te, gra.so, plie.go; y toda consonante o secuencia de consonantes situada a final de palabra se agrupa con la vocal anterior: a.zul, com.post, ré.cords. • Una consonante entre dos vocales forma sílaba con la vocal posterior: e.ra, pi.so. […]”.

Disponible en https://www.rae.es/ortograf%C3%ADa/como-signo-de-divisi%C3%B3n-de- palabras-a-final-de-l%C3%ADnea#4.1.1.1.1.1. Consultado el 20 de junio de 2025. 19 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00436 00 Demandante: HUVEPHARMA EOOD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co presente asunto respecto de “MONIMAX” y “MONOMAX”, pues de considerarse su coexistencia en el mercado sería razonable estimar un eventual riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, quien podría obviar la pronunciación de las vocales en las que existe variación y solicitar los productos utilizando de manera indistinta las denominaciones.

De forma que la eventual prohibición de su registro, más que favorecer a la marca previamente registrada constituida por partículas de uso común y por lo tanto con fuerza de oposición limitada, así como distintividad débil, corresponde a una necesidad de proteger al consumidor de un posible riesgo de confusión y/o asociación marcaria.

II.4.1.1.2. En lo tendiente al aspecto fonético, esta Sala advierte que al pronunciar las expresiones que constituyen el signo cuestionado y la marca previa, se encuentran suficientes similitudes susceptibles de generar confusión y/o asociación en el público consumidor, por cuanto, cada una de ellas coincide en la conjunción inicial de palabras “MON”, así como en la partícula final “MAX”, sin que la variación en las vocales “I” y “O” sea suficientes para desvirtuar el eventual error que generaría en el consumidor al encontrarlas en el mercado.

Al respecto, conviene realizar el siguiente ejercicio de apreciación consecutiva, tal como lo propone la jurisprudencia comunitaria, de la siguiente manera: MONIMAX – MONOMAX – MONIMAX – MONOMAX MONIMAX – MONOMAX – MONIMAX – MONOMAX MONIMAX – MONOMAX – MONIMAX – MONOMAX MONIMAX – MONOMAX – MONIMAX – MONOMAX 20 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00436 00 Demandante: HUVEPHARMA EOOD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo tanto, para la Sala deviene dable predicar la existencia de similitud desde el punto de vista fonético, pues la variación en la vocal intermedia que propone el signo cuestionado es mínima, de manera que se reitera, al momento de pronunciar las expresiones, el consumidor podría pasar por alto la dicción correcta y optar por solicitar los productos de una u otra forma sin que exista una efectiva identificación del origen empresarial de los bienes adquiridos.

II.4.1.1.5. En cuanto a la similitud conceptual o ideológica, se tiene que esta hace referencia a la idea o concepto que evocan los signos, de manera que se configura si los signos evocan una idea semejante o idéntica. En ese orden, la Sala observa que la expresión “MONI” posee el siguiente significado en el idioma castellano, “[…] 1. m. coloq. moneda (‖ dinero) […]”18.

Por su parte, “MONO” en idioma castellano significa “[…] 1. adj. coloq. Dicho de una persona: De aspecto agradable por cierto atractivo físico, por su gracia o por su arreglo y cuidado. De niño era bastante mono. Así van muy monas […]”19. Finalmente, “MAX” no posee un significado en nuestro idioma, sin embargo, conseguiría evocar la palabra “máximo” que en castellano significa “[…] 1. adj.

Más grande que cualquier otro en su especie […]”20. Sin embargo, para esta Sala es claro que las expresiones “MONIMAX” y “MONOMAX” consideradas en su conjunto no poseen un significado en el idioma castellano, pues se trata del ingenio creativo de los titulares 18 https://dle.rae.es/moni?m=form 19 https://dle.rae.es/mono?m=form 20 https://dle.rae.es/m%C3%A1ximo?m=form 21 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00436 00 Demandante: HUVEPHARMA EOOD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marcarios, y, en consecuencia, aquellas se tendrán como de fantasía, de tal manera que no hay lugar a realizar el cotejo del aspecto conceptual del signo y la marca objeto de este estudio.

En cuanto los signos de fantasía, el Tribunal comunitario ha sostenido lo siguiente21: “[…] Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado, pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas […] se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas […]”. II.4.1.1.6. Por lo tanto, al encontrarse entre el signo cuestionado “MONIMAX” y la marca previamente registrada “MONOMAX” suficientes similitudes en sus aspectos ortográficos y fonéticos como para generar un riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, la Sala encuentra cumplido el primer presupuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Pese a lo anterior, conviene recordar que para que se configure la causal alegada no solo debe concurrir semejanza o identidad en el signo y la marca en disputa, sino que además es necesario que los productos que pretenden identificar resulten relacionados, en consideración a los criterios que suponen la conexidad competitiva. II.4.1.5.

Tratándose de la conexidad competitiva, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201822, trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: 21 Proceso 72-IP-2003, reiterado en proceso 23-IP-2013. 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicación 2009-00314-00. 22 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00436 00 Demandante: HUVEPHARMA EOOD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. a) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. b) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que, a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva, sin que 23 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00436 00 Demandante: HUVEPHARMA EOOD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co se requiera de la concurrencia de todos para considerar que se cumple el mencionado fenómeno de la conexidad competitiva.

En el caso de estudio, el signo cuestionado “MONIMAX” (nominativo) distingue los siguientes productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, PRODUCTOS VETERINARIOS, A SABER, MEDICAMENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE COCCIDIOSIS EN ANIMALES DE GRANJA, PARA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS DEL TRACTO GASTROINTESTINAL, PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES PARASITARIAS;

PARA EL MANTENIMIENTO DE AUMENTO DE PESO Y MEJORA DE EFICIENCIA ALIMENTICIA EN LA PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN ANIMALES DE GRANJA; MEDICAMENTOS PARA DIFERENTES USOS, A SABER (ANTIBIÓTICOS); ADITIVOS PARA FORRAJE PARA USO MÉDICO; ADITIVOS ZOOTÉCNICOS MEDICADOS. Por su parte, la marca previamente registrada “MONOMAX” (nominativa) distingue los siguientes productos comprendidos en la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, INSTRUMENTOS, APARATOS Y DISPOSITIVOS QUIRÚRGICOS, MÉDICOS, DENTALES Y VETERINARIOS, SUTURAS QUIRÚRGICAS, IMPLANTES QUIRÚRGICOS.

En vista de lo anterior, resulta necesario traer a colación la nota explicativa de las clases internacionales que concurren al examen, cuya ilustración refiere sobre la clase 523, lo siguiente: “[…] La clase 5 comprende principalmente los productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario. Esta clase comprende en particular: 23https://nclpub.wipo.int/esen/?basic_numbers=show&class_number=5&explanatory_ notes=show&lang=es&menulang=es&mode=flat&notion=&pagination=no&version=20 220101 24 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00436 00 Demandante: HUVEPHARMA EOOD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - los productos de higiene personal que no sean de tocador; - los pañales para bebés y para la incontinencia; - los desodorantes que no sean para personas o animales; - los champús, los jabones, las lociones y los dentífricos medicinales; - los suplementos alimenticios destinados a completar una dieta normal o a beneficiar la salud; - los sustitutos de comidas y los alimentos y bebidas dietéticos para uso médico o veterinario. […]”.

(destacados de la Sala). De otro lado, la nota explicativa de la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza señala lo siguiente24: “[…] La clase 10 comprende principalmente los aparatos, instrumentos y artículos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios generalmente utilizados para el diagnóstico, el tratamiento o la mejora de las funciones o el estado de salud de personas y animales.

Esta clase comprende en particular: - las vendas ortopédicas y las prendas especiales para uso médico, por ejemplo, la ropa de compresión, las medias para varices, las camisas de fuerza, el calzado ortopédico; - los artículos, instrumentos y dispositivos para la menstruación, la anticoncepción y el parto, por ejemplo, las copas menstruales, los pesarios, los preservativos, los colchones para el parto, los fórceps; - los artículos y dispositivos terapéuticos y protésicos de materiales artificiales o sintéticos para implantación, por ejemplo, los implantes quirúrgicos compuestos de materiales artificiales, las prótesis mamarias, los marcapasos cerebrales, los implantes biodegradables de fijación ósea; - los muebles especiales para uso médico, por ejemplo, los sillones para uso médico o dental, los colchones de aire para uso médico, las mesas de operaciones […]” (destacados de la Sala).

Pues bien, para esta Sala concurre conexidad competitiva entre los productos que distinguen el signo y la marca previa, en la medida que, aunque pertenecen a clases internacionales diferentes, coinciden en cuanto a su naturaleza y finalidad, pues tanto los productos farmacéuticos a los que se refiere el signo cuestionado como los instrumentos médicos identificados con la marca previa, responden a la categoría de bienes médicos cuyo uso puede ser en el ámbito de la medicina veterinaria o humana, con el propósito de diagnosticar, tratar, curar, prevenir, o aliviar 24https://nclpub.wipo.int/esfr/?class_number=10&lang=es&menulang=es&mode=flat& notion=modifications&version=20190101 25 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00436 00 Demandante: HUVEPHARMA EOOD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los síntomas de enfermedades y afecciones en personas y animales.

En ese orden, se advierte que los productos comparten canales de comercialización, pues usualmente los fármacos para uso veterinario para tratar, entre otros padecimientos, los relacionados con parásitos y condiciones gastrointestinales así como los suplementos alimenticios y sustitutos de alimentos, pueden encontrarse en tiendas agropecuarias y en general las dedicadas al bienestar animal, en las que además se expenden variedad de instrumentos, aparatos y dispositivos para uso en la medicina veterinaria tales como suturas, sondas, fórceps, entre otros dispositivos terapéuticos.

Adicionalmente, la Sala observa que también se presenta una notable coincidencia en los canales de publicidad, en tanto que los productos comparados suelen publicitarse a través de televisión, diarios, radio volantes y vallas, así como internet. Por otra parte, se destaca la complementariedad entre los productos, pues el consumidor, al comprar medicamentos y otros productos farmacéuticos de uso veterinario podría encontrarse en la necesidad de adquirir instrumentos y dispositivos para una adecuada administración de los primeros, pues en las actividades de cuidado animal se requieren en conjunto para el tratamiento, prevención y diagnóstico de padecimientos en los animales tanto los productos identificados con el signo cuestionado como aquellos que comprende la marca previa.

Finalmente, en términos de razonabilidad, la Sala encuentra que entre los productos confrontados es evidente que existiría una asociación en la mente del consumidor, ante la innegable similitud de las expresiones confrontadas, pues quien se dirige a un establecimiento de comercio dedicado al cuidado animal en busca de medicamentos así como 26 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00436 00 Demandante: HUVEPHARMA EOOD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co instrumentos y dispositivos de uso veterinario, al encontrarse con el signo “MONIMAX” y la marca previa “MONOMAX”, consideraría fácilmente que entre los empresarios existe una vinculación comercial, o que se trata de una misma marca, lo que sin duda afectaría el ejercicio del derecho de libre elección del consumidor.

Por otra parte, si bien en el caso concreto no existe un supuesto de intercambiabilidad entre los productos, conviene reiterar que hay circunstancias de evidente similitud marcaria, como en el presente asunto, en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva, sin que se requiera de la concurrencia de todos para considerar que se cumple el mencionado fenómeno de la conexidad competitiva.

De acuerdo con lo anterior, para esta Sala concurren suficientes criterios de conexidad competitiva, en la medida que los productos comparados, pese a encontrarse en clases internacionales distintas, se dirigen al mismo sector de consumidores promedio, quienes buscan bienes para el cuidado animal tales como medicamentos, productos farmacéuticos, así como dispositivos e instrumentos de uso veterinario, en muchos casos, para la correcta administración de los primeros.

Finalmente, en cuanto al argumento de la actora relacionado con los nichos de comercialización distintos en cada caso, si bien el signo cuestionado restringe la cobertura en algunos de sus productos, los cuales se refieren específicamente a medicamentos para la prevención de coccidiosis en animales de granja, para prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas del tracto gastrointestinal, así como para la prevención y el tratamiento de enfermedades parasitarias, lo cierto es que deviene razonable considerar que aquellos se expendan en establecimientos de comercio en los que igualmente se comercializan 27 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00436 00 Demandante: HUVEPHARMA EOOD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos para animales domésticos como mascotas, así como aquellos que expenden instrumentos y dispositivos para uso veterinario, pues en cualquier caso, se trata de tiendas dedicadas al cuidado animal.

A lo anterior debe agregarse que, si bien es cierto que dichos productos puedan ser adquiridos por profesionales en el ramo, también lo es que en nuestro país es común que quienes se dedican a las actividades del campo requieran de los bienes que identifica tanto el signo cuestionado como la marca previamente registrada. Más allá de lo dicho, es necesario destacar que comúnmente, aquellos consumidores que buscan productos para animales de granja también pueden adquirir productos para animales domésticos como mascotas, máxime si aquellos se encuentran en las mismas tiendas de cuidado animal, por lo que el alegato de la actora relativo a que los nichos comerciales son distintos no tiene la condición de prosperidad necesaria para declarar la nulidad de los actos acusados.

En consecuencia, la Sala encuentra cumplido el segundo presupuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por lo tanto, resulta razonable colegir que, al coexistir el signo y la marca en el mercado, se generaría un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor, en la medida que converge una evidente similitud ortográfica y fonética en las expresiones que los conforman, así como una relación entre los productos identificados en cada caso.

En cuanto al riesgo de confusión y/o asociación el Tribunal comunitario ha señalado lo siguiente25: 25 Proceso 70-IP-2008. 28 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00436 00 Demandante: HUVEPHARMA EOOD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”. Así las cosas, la Sala colige que el signo cuestionado “MONIMAX” (nominativo) para identificar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, invocada por la actora, pues resulta similarmente confundible con la marca previa “MONOMAX” (nominativa) para identificar productos comprendidos en la clase 10 del nomenclátor internacional, de manera que su coexistencia en el mercado generaría un riesgo de confusión y/o asociación en los consumidores.

Es por lo anterior que, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, debe protegerse la marca previamente registrada. Así, lo ha señalado el Tribunal comunitario, veamos26: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]”. (destacado de la Sala). Por lo anterior, se impone negar las pretensiones de la demanda y se mantendrá incólume la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados a través de los cuales se negó el registro del signo como marca “MONIMAX” (nominativa) para identificar productos 26 Proceso 59-IP-2001. 29 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00436 00 Demandante: HUVEPHARMA EOOD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, en la medida que se encontró que aquellos observaron las normas comunitarias aplicables al asunto y acertaron al considerar la inviabilidad del registro como marca del signo cuestionado, pues aquel se halló incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

II.4.2. CONCLUSIÓN Así las cosas, el examen efectuado le permite concluir a la Sala que entre el signo y la marca previa confrontados existen similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión y/o asociación en el consumidor, por lo tanto, se impone negar las pretensiones de nulidad de la demanda de la referencia. II.4.3. SOBRE COSTAS De conformidad con lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y el numeral 1 del artículo 365 del CGP, “Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso […]”.

Al respecto, el artículo 361 del CGP establece que las costas se integran por la totalidad de las expensas y gastos procesales, así como por las agencias en derecho, y solo habrá lugar a su imposición, de acuerdo con el numeral 8 del artículo 365 ibidem, “[…] cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.

En este asunto, la demanda fue resuelta de manera desfavorable a quien lo formuló y, comoquiera que no está acreditada la causación de gastos procesales, la Sala no condenará en costas por dicho concepto. Por otra parte, en cuanto a las agencias en derecho, revisado el expediente, se 30 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00436 00 Demandante: HUVEPHARMA EOOD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co advierte la intervención de la autoridad demandada con la radicación de la contestación de la demanda, así como el memorial de alegatos de conclusión por parte de su apoderado debidamente facultado.

Así las cosas, y en cumplimiento de lo previsto en el numeral 1° del artículo 366 del CGP, se condenará en costas a la sociedad Huvepharma EOOD, por concepto de agencias en derecho, al pago de la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 5 numeral 1) literal b), del Acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura PSAA16-10554 de 2016 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.

II.4.4. SOBRE PODERES La Sala reconocerá como apoderado judicial de la parte actora al abogado HENRY JAVIER RODRÍGUEZ para los efectos y en los términos del poder a él conferido obrante en el índice número 45 del expediente en SAMAI, de conformidad con el artículo 74 del Código General del Proceso. Así mismo, reconocerá como apoderada judicial de la autoridad demandada a la abogada MARGARITA RUÍZ MANOTAS para los efectos y en los términos del poder a ella conferido obrante en el índice número 46 del expediente en SAMAI, de conformidad con el artículo 74 del Código General del Proceso.

Finalmente, reconocerá como apoderado judicial de la autoridad demandada al abogado JOSÉ VICENTE RUIZ GONZÁLEZ para los efectos y en los términos del poder a él conferido obrante en el índice número 49 del expediente en SAMAI, de conformidad con el artículo 74 del Código General del Proceso. En consecuencia, se tienen por terminadas las facultades reconocidas a la abogada MARGARITA RUÍZ MANOTAS. 31 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00436 00 Demandante: HUVEPHARMA EOOD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda de la referencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la sociedad Huvepharma EOOD, por concepto de agencias en derecho, al pago de la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

CUARTO: RECONOCER como apoderado judicial de la parte actora al abogado HENRY JAVIER RODRÍGUEZ para los efectos y en los términos del poder a él conferido obrante en el índice número 45 del expediente en SAMAI, de conformidad con el artículo 74 del Código General del Proceso.

QUINTO: RECONOCER como apoderada judicial de la autoridad demandada a la abogada MARGARITA RUÍZ MANOTAS para los efectos y en los términos del poder a ella conferido obrante en el índice número 46 del expediente en SAMAI, de conformidad con el artículo 74 del Código General del Proceso.

SEXTO: RECONOCER como apoderado judicial de la autoridad demandada al abogado JOSÉ VICENTE RUIZ GONZÁLEZ para los efectos y en los términos del poder a él conferido obrante en el índice número 49 32 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00436 00 Demandante: HUVEPHARMA EOOD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del expediente en SAMAI, de conformidad con el artículo 74 del Código General del Proceso.

En consecuencia, se tienen por terminadas las facultades reconocidas a la abogada MARGARITA RUÍZ MANOTAS.

SÉPTIMO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado Aclaración de voto CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.