CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintitrés (2023) Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Referencia: Nulidad relativa Radicación número: 11001-03-24-000-2014-00017-00 Actor: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros interesados: Gaseosas Posada Tobón S.A. Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIA. Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial, presentó la sociedad Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. en contra de la Resolución No. 54581 del 16 de septiembre de 2013, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca «DOS EQUIS» (nominativa) para identificar productos de clase 32 de la clasificación internacional de Niza, a favor de la sociedad Gaseosas Posada Tobón S.A. I.

ANTECEDENTES I.1. La demanda 1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. – en adelante Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma - en ejercicio de la acción de nulidad relativa, consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitó que se efectúen las siguientes declaraciones y condenas: «Primera.

Que se declare nula la Resolución No. 54581 del 16 de septiembre de 2013 mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC resolvió un recurso de apelación contra la Resolución No. 28205 del 30 de abril de 2012 expedida por la Directora de Signos Distintivo de la SIC, revocó dicha resolución y concedió a POSTOBÓN el registro de la marca DOS EQUIS (nominativa) para identificar productos de clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 Radicación: 11001-03-24-000-2014-00017-00 Demandante: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Segunda: Que como consecuencia de la nulidad que se declare de la Resolución No. 54581 de 2012 expedida por la SIC, se declare la nulidad del registro de la marca DOS EQUIS (nominativa), clase 32, concedido a POSTOBÓN mediante el acto administrativo demandado, y se ordene a la SIC cancelar el certificado No. 479.112 asignado al mencionado registro marcario.

Cuarta (sic): Que se ordene a la SIC publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se profiera en el proceso […]» I.2. Los hechos 2. El apoderado de la sociedad demandante expresó que, con fecha 20 de octubre de 2011, la sociedad Posada Tobón S.A. -en adelante Postobón S.A.- presentó ante la SIC solicitud de registro de marca «DOS EQUIS» (nominativa) para identificar productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, adelantada bajo el expediente No. 11140708. 3.

Mencionó que, una vez publicada dicha solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 634 del 21 de octubre de 2011, la sociedad Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma presentó oposición, luego de considerar que el signo solicitado era confundible con las marcas «DOS EQUIS XX» (mixta) registrada a su nombre en Ecuador, Bolivia y Perú. 4.

Indicó que, mediante la Resolución No. 28205 del 30 de abril de 2012, la División de Signos Distintivos de la SIC, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, negando el registro de la marca nominativa «DOS EQUIS» (nominativa) clase 32 solicitada por la sociedad Postobón S.A. 5. Contra la mencionada resolución, la sociedad Postobón S.A. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante Resolución No. 54581 del 16 de septiembre de 2013, que revocó la Resolución No. 28205 del 30 de abril de 2012 y concedió el registro de la marca «DOS EQUIS» (nominativa) a favor de la sociedad Postobón S.A. I.3.

Fundamentos de derecho y concepto de violación 6. Manifestó la parte actora que, con ocasión de la expedición del acto administrativo demandado, se vulneraron los artículos 136 literal a) y 147 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, el artículo 3° del CCA y el artículo 29 de la Constitución Política. 7.

Sostuvo que, si bien el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 otorga una prelación o preferencia al solicitante del registro de una marca, esta prelación no opera cuando la primera solicitud de registro sea objeto de una oposición andina con fundamento en una marca igual o similarmente confundible registrada en otro País Miembro de la comunidad andina.

En este caso, la autoridad administrativa 3 Radicación: 11001-03-24-000-2014-00017-00 Demandante: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio debe suspender el trámite de la solicitud objeto de oposición hasta tanto se resuelva el registro del signo base de la oposición. 8.

Afirmó que el registro de la marca opositora ya había sido concedido en a su nombre en países tales como Ecuador, Bolivia y Perú, lo que, junto con la solitud de registro en Colombia, constituye el fundamento de la oposición andina contra la solitud de registro adelantada bajo el expediente No. 11140708. 9. Mencionó que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 147 de la Decisión 486 de 2000, la sociedad actora acreditó el interés real para presentar oposición al registro solicitado por Postobón S.A. con la presentación de la solitud de registro de la marca opositora en Colombia al momento de interponer la oposición. Por tal razón, la SIC debió resolver primero la solicitud de registro del signo distintivo «DOS EQUIS XX» clase 32 del nomenclátor internacional, y no la solicitud presentada por la sociedad Postobón S.A. 10.

Adujo que de lo anterior se desprende que le acto acusado también vulneró el artículo 3° del CCA y el artículo 29 de la Constitución Política, por considerar que la marca «DOS EQUIS» (nominativa) al no ser derivada de las marcas «XX» (mixtas) con registros Nos. 74.658 y 423.807 de Postobón S.A., debió ser respetado por la SIC el orden lógico de los procedimientos, «estudiando y resolviendo primero, de forma definitiva, la solicitud de registro del opositor andino, y posteriormente decidir la oposición andina»1.

II. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO II.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio 11. La apoderada judicial de la entidad demandada adujo que con la expedición del acto administrativo acusado no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000, pues el mismo se ajustó plenamente a derecho y a lo establecido en la normatividad andina. 12.

Manifestó que la marca «DOS EQUIS» (nominativa) cumplía con los requisitos legales previstos por la normatividad andina, luego de considerar que pertenece a la familia de las marcas registradas previamente por la sociedad Postobón S.A., en la medida en que: (i) el signo distintivo principal es el mismo; (ii) únicamente varían sus elementos complementarios, y (iii) si bien el signo registrado no transcribe literalmente la misma reivindicación de productos de la marca registrada, al tratarse de productos que pertenecen al mismo género, era posible afirmar que ambos pretenden la protección de los productos de la clase 32 de la clasificación internacional de Niza, en tanto la reivindicación del signo pretendido abarca toda la lista dispuesta de la clasificación y a la del signo registrado consiste en la nota 1 Índice electrónico 55 Pág. 102 4 Radicación: 11001-03-24-000-2014-00017-00 Demandante: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio explicativa de la misma, lo que permite colegir que el signo es derivado de las marcas previamente registradas. 13.

Destacó que la sociedad Postobón S.A. ostenta derechos marcarios previos en la clase 32, en la medida que contaba con dos registros marcarios «XX» (mixtas) con registros Nos. 423807 y 74658. 14. Respecto de la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política y 3° del CCA puso de presente que el trámite administrativo surtió todas las etapas, tales como: el examen de forma, la publicación, el examen de fondo, la notificación de la decisión y, la concesión de recursos y su resolución, lo cual demuestra que el acto acusado no desconoció el debido proceso.

II.2. Intervención del tercero interesado – Sociedad Postobón S.A. 15. El apoderado de la Sociedad Postobón S.A. manifestó que la solicitud de registro presentada por la sociedad actora con la intención de que sirviera de fundamento a la oposición presentada contra la solicitud de registro de la marca «DOS EQUIS» (nominativa), no podía prevalecer sobre los derechos adquiridos por la sociedad Postobón S.A. sobre las marcas «XX» (mixtas) con registros Nos. 423807 y 74658, configurándose así la figura de falta de legitimidad en la causa para oponerse a la solicitud de registro presentado por la sociedad Postobón S.A. 16.

Señaló que la SIC, mediante Resolución No. 54581 del 16 de septiembre de 2013, desestimó la oposición que Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma formuló contra la solicitud de registro de la marca «DOS EQUIS» al considerar que la misma era una marca derivada de la marca «XX» (mixta) y «DOS EQUIS» (nominativa) con registros Nos. 423807 y 479112, ambas en la clase 32 de la clasificación internacional de Niza, de propiedad de la sociedad Postobón S.A., que impedían el registro del signo «DOS EQUIS» (mixta) en la clase 32 de la sociedad demandante. 17.

Destacó que el sentido de la oposición andina radica en que exista en otro país Miembro de la Comunidad Andina, un mejor derecho que tenga la capacidad de prevalecer sobre la solicitud de marca en otro país. Esta situación no se presenta en caso objeto de estudio, en la medida en que la sociedad Postobón S.A., al contar con derechos adquiridos en Colombia, torna en irrelevantes los trámites con base en los cuales la sociedad demandante intentó obstaculizar la solicitud cuyo registro finalmente fue otorgado mediante la Resolución No. 54581 del 16 de septiembre de 2013. 18.

Respecto de la vulneración del artículo 3° del CCA y el artículo 29 de la Constitución Política, sustentado bajo el argumento de que la SIC no suspendió el trámite administrativo adelantado bajo el expediente No. 11140708 con ocasión de la oposición andina presentada, sostuvo que la sociedad demandante no tuvo en cuenta los derechos adquiridos que ostentaba la sociedad Postobón S.A. en Colombia respecto de los registros Nos. No. 423.807 y 479.112, ambas en la clase 5 Radicación: 11001-03-24-000-2014-00017-00 Demandante: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 32 de la clasificación internacional de Niza, de propiedad de la sociedad Postobón S.A., los cuales prevalecían sobre la solicitud de registro de la actora, adelantada bajo el expediente No. 12000636. 19.

Finalmente, precisó que la SIC observó el debido proceso en el trámite que dio lugar a la expedición del acto acusado, por cuanto las objeciones planteadas por la sociedad actora eran infundadas, en la medida en que no tuvo en cuenta los derechos adquiridos que la sociedad Postobón S.A. ostentaba respecto de marcas previamente registradas y que además, la marca concedida era derivada de las mismas.

III. AUDIENCIA INICIAL 20. Conforme con el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 -en adelante CPACA-, el día 20 de octubre de 2017 se llevó a cabo la audiencia inicial, a la cual asistió la sociedad Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma como parte demandante, la SIC como entidad demandada, la sociedad Postobón S.A. como tercera interesada y el agente del Ministerio Publico.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no asistió a la audiencia. 21. En el desarrollo de la audiencia se efectuó un recuento de las actuaciones procesales surtidas, oportunidad en la que se indicó que la demanda se admitió como de nulidad relativa de conformidad al artículo 172 de la Decisión 486. 22. Con posterioridad, el Magistrado Ponente procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: «El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación de la misma, especialmente con el concepto de violación y la respuesta que del mismo se hace, consiste en determinar si la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO con ocasión de la expedición de la Resoluciones 54581 de 16 de septiembre de 2013 por medio de la cual se revocó el acto administrativo contenido en la Resolución 28205 de 30 de abril de 2012, en el sentido de conceder el registro de la marca DOS EQUIS (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a nombre de la sociedad GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A. – POSTOBÓN S.A., llegó a quebrantar los artículos 29 de la Constitución Política, 3° del Código Contencioso Administrativo, artículos 29 de la Constitución Política, 136 literal a) y 147 de la Decisión 486 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina» 23.

En lo relacionado a la fijación del litigio, las partes intervinientes en la audiencia manifestaron no tener objeción alguna. 24. Respecto de las pruebas se dio aplicación a lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 180 del CPACA, señalándose que se tendrían como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor legal que les corresponda en derecho, los documentos aportados por las partes e intervinientes en sus distintas intervenciones. 6 Radicación: 11001-03-24-000-2014-00017-00 Demandante: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 25.

Se señaló que, una vez finalizada la audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. 26. Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 27. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina -en adelante Tribunal de Justicia- emitió la Interpretación prejudicial 518-IP-2018 del 29 de marzo de 20192, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación interpretó el literal a) del artículo 136 y el artículo 147 de la Decisión 486 de 2000. 28.

Los temas objeto de interpretación fueron los siguientes: «D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 2.

Comparación entre signos mixtos y denominativos. 3. La oposición andina. Interés real en el mercado 4. Marca derivada (…) E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. (…) 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación. 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no 2 Índice electrónico 55 Pág. 290 a 303 7 Radicación: 11001-03-24-000-2014-00017-00 Demandante: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre los signos mixtos y denominativos (….) 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiere existir entre el signo solicitado DOS EQUIS (denominativo) y las marcas DOS EQUIS XX (mixtas). 3.

La oposición andina. El interés real en el mercado (…) 3.20. Conforme con lo expuesto, se debe determinar si el signo solicitado para registro difiere en los elementos prevalentes y distintivos del signo previamente solicitado o registrado en otro País Miembro, así como en cuanto a los productos y/o servicios que pretende distinguir.

Todo ello con la finalidad de establecer si efectivamente se cumple con el requisito de acreditación del interés real en el mercado del País Miembro donde se interpone la oposición, materializado a través de la solicitud de registro presentada en el País Miembro al momento de interponer la oposición. 4. Marca derivada (…) 4.6.

Sobre la base de los criterios expuestos se establecerá si un signo solicitado a registro constituye o no una variación de las marcas previamente inscritas, teniendo en cuenta que la nueva solicitud debe comprender a la misma marca con variaciones no sustanciales, y que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los productos amparados por las marcas ya registradas.

Asimismo, cabe resaltar que la solicitud de registro de un signo derivado de una marca inscrita con anterioridad no le otorga a su titular el derecho indefectible a que se le conceda el registro solicitado, debido a que toda nueva solicitud de registro de marca se encuentra sujeta al análisis de registrabilidad que corresponde realizar a la autoridad.».

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 29. Mediante auto del 28 de junio de 2019, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que, en el término de diez (10) días, presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; dentro de dicho plazo la parte demandada, la parte actora y, el tercero con interés, reiteraron sus argumentos.

Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal3. 3 Índice electrónico 55. Pág. 340 8 Radicación: 11001-03-24-000-2014-00017-00 Demandante: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA VI.1. Competencia 30.

Esta Sala de Decisión es competente para decidir esta controversia en virtud de lo dispuesto artículo 149 de la Ley 1437 de 20114 y en el artículo 13 del Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de 2019. VI.2. El problema jurídico 31. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma en la demanda formulada en contra de la Resolución No. 54581 del 16 de septiembre de 2013, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC resolvió un recurso de apelación contra la Resolución No. 28205 del 30 de abril de 2012, expedida por la Directora de Signos Distintivo de la SIC, revocando dicha resolución y concediendo a la sociedad Postobón S.A. el registro de la marca «DOS EQUIS» (nominativa) para identificar productos de clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 32.

La parte actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la marca «DOS EQUIS» (nominativa) es similarmente confundible, tiene conexidad competitiva y genera riesgo de asociación con las marcas previamente registradas por la sociedad Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma en países de la Comunidad Andina, así como que esta contaba con la prelación para su registro.

VI.3. Causales de irregistrabilidad 33. De conformidad con lo señalado por el Tribunal de Justicia en la Interpretación prejudicial 518-IP-2018 del 29 de marzo de 20195 para el caso que nos ocupa6, la norma comunitaria aplicable al proceso de la referencia son el literal a) del artículo 136 y 147 de la Decisión 486 de 2000, normas del siguiente tenor: «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los 4 Norma aplicable al presente caso, anterior a la modificación realizada por la Ley 2080 de 2021. 5 Índice electrónico 55 Pág. 290 a 303 6 Interpretación Prejudicial 500-IP-2019 del 25 de mayo de 2020 9 Radicación: 11001-03-24-000-2014-00017-00 Demandante: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Países Miembros.

En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente».

VI.4 Caso concreto 34. Aunque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la marca «DOS EQUIS» (nominativa) identificada con el registro marcario No. 479112 en la clase 32, otorgada a favor de la sociedad Postobón S.A. y la cual es objeto de la demanda, se encuentra cancelada. 35.

En efecto, el mencionado registro se encuentra cancelado, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada, 36. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto del 8 de junio de 20237 ordenó descargar del referido sistema de información la constancia del estado del registro de la marca «DOS EQUIS» (nominativa).

En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 28 de junio de 20238, conforme al cual el signo se encuentra cancelado tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen: 7 Índice electrónico 51 8 Índice electrónico 56 10 Radicación: 11001-03-24-000-2014-00017-00 Demandante: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Registro No. 479112 37.

Al respecto, la Sala estima necesario recordar que de conformidad con el inciso 1° del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina el registro marcario se cancela cuando no se usa durante tres años consecutivos en alguno de los países miembros. Reza la norma: «Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. […].» 38. Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 165 trascrito, es que el no uso del registro durante los tres años anteriores, deviene en la cancelación del mismo, lo que se traduce en que el registro queda sin efectos jurídicos y, por lo 11 Radicación: 11001-03-24-000-2014-00017-00 Demandante: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio tanto, pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en interpretación prejudicial 372-IP-2016, señaló lo siguiente: «El artículo 165 de la Decisión 486 en su primer párrafo determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 22.

Por su parte, el artículo 19.15 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)9 establece que un registro de marca puede anularse si ésta no na sido usada después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo, a menos que el titular demuestre que hubo razones válidas que impidieron dicho uso, constituidas por circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca, y que representen un obstáculo para el uso de la misma, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios amparados por la marca10. 23.

Al respecto el Tribunal, señaló: "Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación"11. […] Efectos de la cancelación de la marca por no uso. 32.

En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también, por disposición judicial. Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo.

La decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo. Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada. 9 Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994 10 En ese sentido, ARANA COURREJOLLES, Carmen.

"La cancelación de la marca por falta de uso". En: Thémis 36, Lima, p. 195. 11Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.OAC. 1172 de 7 de marzo de 2005, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca CALCIORAL. 12 Radicación: 11001-03-24-000-2014-00017-00 Demandante: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 33.

Finalmente, la cancelación del registro de marca acarrea el surgimiento de un derecho preferente en favor de quien solicitó la cancelación del registro. En ese sentido, el artículo 16816 de la Decisión 486 expresamente determina que el momento al cual debe retrotraerse el derecho preferente y generar prelación es el de la solicitud de cancelación de registro de marca, estableciendo de esta manera un límite temporal hacia atrás, hacia el pasado […]» (las negrillas son originales). 39.

Es pertinente resaltar que también en el citado auto de 8 de junio de 2023, en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, se puso de presente lo siguiente: «[…] El despacho, encontrándose el proceso de la referencia pendiente de proferir fallo de única instancia, estima pertinente traer a colación el contenido del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que en su parte pertinente es del siguiente tenor: […] En este orden de ideas, el contenido de la disposición comunitaria en cita impide al juez proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que se deba proferir sentencia de fondo que decida la controversia, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta. […] Así las cosas, y en aras de determinar si se debe dar aplicación a la disposición en comento en el presente proceso, el Despacho estima necesario conocer el estado actual del registro número 468746, correspondiente a la marca nominativa «DOS EQUIS», cuyo titular es la sociedad Postobón S.A., tercera interesada en las resultas del proceso, con miras a establecer si el mismo se encuentra cancelado, caducado, anulado o ha sido objeto de renuncia por parte de su titular.

Por lo anterior, se dispondrá que, por Secretaría de la Sección Primera, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, el reporte correspondiente al estado actual del registro marcario citado anteriormente, dando aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022.

Una vez efectuado lo anterior, tal documentación se incorporará al expediente y de la misma se dará traslado a las partes y demás sujetos procesales, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto y ejerzan, si lo estiman pertinente, sus derechos de contradicción y defensa. […]» 40. La Sala pone de presente que, luego de surtido el anterior traslado12, las partes y demás sujetos procesales guardaron silencio. 41.

En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la cancelación de la marca en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 que dispone 12 Índice electrónico 59 13 Radicación: 11001-03-24-000-2014-00017-00 Demandante: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio lo siguiente: «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]» (destaca la Sala). 42.

Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. 43.

En relación con el deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho consagrado en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente: […] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar […]» 44.

Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. 45. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del actor, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a que la legalidad del mismo resultaría inane, con lo que además se evita un desgaste jurisdiccional innecesario. 46.

Nótese que, para efectos de la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, 14 Radicación: 11001-03-24-000-2014-00017-00 Demandante: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, pierden sustento los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional. 47.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. 48. En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro No. 479112 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por la sociedad Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. 49.

Es importante destacar que dicha disposición resulta aplicable, entre otras, a las acciones de nulidad relativa promovidas en contra de los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, puesto que la actora pretendió la nulidad de la resolución por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la SIC concedió, al tercero con interés directo en las resultas del proceso (Postobón S.A.) el registro de la marca «DOS EQUIS» (nominativa). 50.

En este contexto, se resalta que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca objeto de confrontación ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada. Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 201913, en la que se indicó, con sustento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: «[…] 8.

La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o por cualquier hecho similar […]».

(Destacado y subrayado fuera de texto). 51. La referida providencia también consideró que como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que, en criterio del actor, desconoce sus derechos, resulta evidente que cuando la marca controvertida deja de existir en el ámbito comercial, de igual manera desaparece el interés de la actora en que se profiera 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Radicación 11001032400020090062200. Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López. 15 Radicación: 11001-03-24-000-2014-00017-00 Demandante: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio una decisión que proteja sus derechos, ya que comercialmente no existirá una marca que provoque en el consumidor un riesgo de confusión o asociación con la suya14. 52.

En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la cancelación del registro marcario, tiene como efecto -cuando ya se ha acudido a la jurisdicción- que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico, por lo que, en consecuencia, no hay lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad comoquiera que ya no existe un derecho subjetivo que deba ser protegido. 53.

En tal sentido, esta Sala de Decisión15, consideró lo siguiente: «[…] Así las cosas, cuando se promueve una demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa, es claro que existe un interés subjetivo del demandante que pretende sea protegido, el cual se encuentra representado en el derecho que ostenta sobre un registro marcario cuya integridad encuentra vulnerada ante la existencia de otro registro que considera es confundible con el suyo.

En esta acción en consecuencia el demandante se cree lesionado en un derecho amparado en una norma jurídica y solicita la nulidad del acto administrativo que estima vulnera sus derechos, en orden a que éstos le sean restablecidos. La Sala se referirá entonces a la norma contenida en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, a partir de esta comprensión sobre la naturaleza y finalidad de la acción de nulidad relativa.

La norma en cita es del siguiente tenor: “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”. Esta norma impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que resuelva la demanda, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta.

(…) […]». (destacado fuera de texto) 54. Reiterando lo anteriormente expuesto, en sentencia de 26 de junio de 202016, la Sala argumentó lo siguiente: «[…] 54. Por último, de conformidad con el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, es necesario tener en cuenta que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. 55.

Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 14 En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa, ver el Auto de 28 de septiembre de 2017.

Radicación núm. 11001-0324-000-2011-00258-00. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Radicación núm. 11001032400020090062200. Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López. 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera Radicación núm. 11001032400020120029500.

Sentencia de 26 de junio de 2020. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 16 Radicación: 11001-03-24-000-2014-00017-00 Demandante: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 24 de enero de 2008, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.

Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”. 55.

En este orden de ideas, cuando la Oficina Nacional cancela por cualquiera de las causales legales el registro marcario, se habilita la aplicación del artículo 172 ibidem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. 56. Cabe resaltar que, en este evento, resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta trasgresión de los derechos del demandante desaparezca y, con ella, el motivo de la controversia judicial.

VII. Conclusión 57. A manera de conclusión, en el caso sub examine: i) la demanda se tramitó en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000; ii) se debe atender lo previsto en el inciso 4° ibidem y examinar si la causal alegada es o no aplicable, y iii) al momento de proferirse esta sentencia, la causal de nulidad invocada dejó de ser aplicable, comoquiera que se encuentra cancelado el registro No 479112 de la marca «DOS EQUIS» (nominativa), por lo que la Sala considera que se encuentra en los supuestos establecidos en dicho inciso y, por ende, se pondrá fin al proceso, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina. 17 Radicación: 11001-03-24-000-2014-00017-00 Demandante: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejero de Estado Consejera de Estado Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. (P/27)