Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Núm. único de radicación: 11001032400020110012000 Demandante: Tecnoquímicas S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros con interés: Bayer S.A. y Bayer Corporation Temas: Término para interponer la oposición, carga probatoria dentro de la oposición, comparación de signos distintivos, competencia desleal e irregistrabilidad por indicios razonables de actos de competencia desleal.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Tecnoquímicas S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 33126 de 8 de octubre de 2007 y 55454 de 15 de octubre de 2010. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Tecnoquímicas S.A.1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante parte demandada, 1 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 2-3 2 Cfr. Folios 60 a 69 2 Núm. único de radicación: 11001032400020110012000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho3, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 33126 de 8 de octubre de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la Resolución núm. 55454 de 15 de octubre de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto ACID-NESS, para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 3.

La parte demandante formuló las siguientes pretensiones4: “[…] • Que son nulas las resoluciones números: 33126 del 8 de octubre de 2007 expedida por el jefe de la División (hoy Dirección) de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio "Por la cual se resuelve un recurso de reposición y 55454 del 15 de octubre de 2010 "Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación". expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), por las cuales se negó el registro de la marca ACID-NESS (Mixta) en clase 5 de la clasificación internacional de Niza solicitada por TECNOQUÍMICAS S.A. • Que como consecuencia de la anterior declaración, se confirme el contenido de la Resolución 15.550 del 30 de mayo de 2007, "Por la cual se decide una solicitud" (Se concede el registro de la marca ACID-NESS (Mixta) en clase 5" de la clasificación internacional de Niza solicitada por TECNOQUIMICAS S. en los mismos términos -o en unos semejantes-para distinguir los productos allí señalados. • Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial las anteriores decisiones, en los plazos previstos en el CCA. […]”. 3 Prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.” 4 Cfr. Folio 61 3 Núm. único de radicación: 11001032400020110012000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Presupuestos fácticos 4.

La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones5: 4.1. Solicitó, el 21 de diciembre de 2004, el registro como marca del signo mixto ACID-NESS para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó, el 31 de marzo de 2005, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 550, la cual fue objeto de oposición por parte de Bayer S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, que autorizó a Bayer Corporation para hacer la explotación de sus marcas, argumentando que: i) el signo solicitado era similarmente confundible con su marca mixta previamente registrada ACID MANTLE; y ii) la solicitud de la parte demandante tenía como finalidad perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal. 4.3.

La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 15550 de 30 de mayo de 2007, declaró infundada la oposición propuesta y concedió a la parte demandante el registro como marca del signo mixto ACID-NESS para identificar productos de la Clase 5 de la clasificación internacional de Niza. 4.4. Bayer S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, presentó recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la referida resolución. 4.5.

La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 33126 de 8 de octubre de 2007, resolvió el recurso de reposición en el sentido de revocar la Resolución núm. 15550 de 30 de mayo de 2007 y, en su lugar, declaró fundada la oposición relacionada con la irregistrabilidad por la existencia de indicios de competencia desleal y negó el registro como marca del signo solicitado por la parte demandante. 4.6.

La parte demandante presentó recurso de apelación contra la Resolución núm. 33126 de 8 de octubre de 2007. 5 Cfr. Folios 1404 a 1406 4 Núm. único de radicación: 11001032400020110012000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.7. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución núm. 55454 de 15 de octubre de 2010, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 33126 de 8 de octubre de 2007.

Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración de: los literales a) del artículo 136 y los artículos 137,146, 149, 258 y 259 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina6, en adelante la Decisión 486 de 2000; el artículo 4 del Decreto 2591 de 13 de diciembre de 20007; los artículos 6, 29 y 84 de la Constitución Política; los artículos 178, 187, 248 y 250 del Decreto 1400 de 6 de agosto de 19708; y el artículo 10 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Concepto de violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: Primer cargo: La extemporaneidad de las pruebas en el procedimiento administrativo 6.1. Indicó que la parte demandada no debió tener en cuenta las pruebas presentadas con posterioridad a la interposición de la oposición, esto es, con la interposición de los recursos9, lo cual representó una violación al inciso segundo del artículo 1.° del Decreto 01 de 1984 y en el artículo 4.° del Decreto 2591 de 2000.

Segundo cargo: Sobre la no ocurrencia de actos de competencia desleal 6.2. Manifestó que la parte demandada interpretó equivocadamente los artículos 178, 187, 248 y 250 del Decreto 1400 de 6 de agosto de 197010 al haber tenido 6 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” 7 “por el cual se reglamenta parcialmente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.” 8 "Por el cual se expide el Código de Procedimiento Civil". 9Cfr. Folios 65 10 “Por los cuales se expide el Código de Procedimiento Civil.” 5 Núm. único de radicación: 11001032400020110012000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co como plenas pruebas de las conductas de competencia desleal, una serie de documentos que solo tenían vocación de ser tenidas como pruebas indiciarias11. 6.3.

Adujo que: i) no habían ocurrido actos de competencia desleal de imitación y, por el contrario, la etiqueta del producto ACID-NESS estaba conformada por elementos característicos identificadores las marcas nominativas previamente registradas ACID NESS y MK; y ii) los colores que conforman el producto del tercero con interés directo en las resultas del proceso son de uso común12.

Contestaciones de la demanda Parte demandada 7. La parte demandada contestó la demanda13 y se opuso a las pretensiones formuladas toda vez que había realizado el análisis de confundibilidad de conformidad con lo previsto en las normas, determinando la existencia de similitudes y conexidad competitiva suficientes para configurar la causal de irregitrabilidad aducida en los actos acusados14.

Terceros con interés directo en las resultas del proceso 8. Los terceros con interés directo en las resultas del proceso15 contestaron la demanda16 y se opusieron a las pretensiones formuladas, así: 8.1. Indicaron que la confundibilidad respecto del signo solicitado como marca no se predicaba de los elementos ACID- NESS y MK, sino de los elementos figurativos compuestos por una combinación de colores, los cuales, contenían indiscutibles semejanzas con los colores del producto ACID MANTLE17. 8.2.

Señalaron que, comoquiera que la negación se realizó en razón a los indicios de actos de competencia desleal, era posible: i) la protección de elementos no 11 ibidem 12 ibidem 13 Cfr. Folios 143 a 153 14 Cfr. Folio 152 15 Mediante el mismo apoderado y en el mismo escrito Cfr. 41-59 16 Cfr. Folios 83-122 17 Cfr. Folio 94. 6 Núm. único de radicación: 11001032400020110012000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co reivindicados con el registro, pero usados para lograr el posicionamiento de la marca en el mercado; y ii) la revisión de elementos no reivindicados en el signo solicitado, pero sí usados en el mercado para acompañar al signo que se solicitó.18 8.3.

Indicaron que, la oposición había sido aportada dentro de la oportunidad legal19 y que las pruebas tampoco habían sido aportadas de forma extemporánea, por cuanto se habían presentado dentro de la oportunidad para ello, esto es, al momento de presentar los correspondientes recursos20. 8.4. Manifestaron que le asistió razón a la parte demandada cuando señaló que "[…] con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en los que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente según sus necesidades y deseos.[…]”21. 8.5.

Indicaron que había sustento fáctico suficiente para determinar que, con la solicitud de registro como marca del signo ACID-NESS, se pretendía perpetrar un acto de competencia desleal, en la medida, en que los productos ACID MANTLE y ACID NESS corresponden al producto acetato de aluminio22. 8.6. Expusieron que, “[…] en relación con el envase utilizado y los colores, no puede el demandante simplemente afirmar que el empaque es de uso común así como los colores, pasando de largo lo fundamental en el sentido de que es precisamente la combinación de colores, la ubicación de las leyendas explicativas, los tipos de letra, los colores de las letras, la ubicación de las marcas, la disposición de los colores, el degrade utilizado, todo lo cual constituye el elemento distintivo del producto de mi mandante y que la demandada TECNOQUÍMICAS pretende copiar con su producto ACID NESS MK, que como ya anteriormente se dijo, es un producto competidor absoluto del acetato de aluminio de mis mandantes amparado por la marca ACID 18 Cfr. Folio 98. 19 Cfr. Folio 104. 20 Ibidem. 21 Ibidem. 22 Ibidem. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020110012000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MANTLE.

Lo anterior, el mismo demandante lo corrobora con las siguientes palabras que tomamos de este numeral: "Debemos tener en consideración el criterio doctrinario y jurisprudencial tantas veces reiterado en el sentido que la marca es un conjunto que debe ser analizado un todo sin desmembraciones incluyendo la parte nominativa que conforma el signo. […]”23.

Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 13 de diciembre de 201724, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000. 10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 186-IP-2018 de 26 de febrero de 201925, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 136 Literal a), 137, 146 inciso primero, 149 Literal b), 258 y 259 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina¹, de los cuales se interpretará los Artículos 136 Literal a), 137, 258 y 259 Literal a), por ser procedente.

No se interpretarán los artículos 134, 146, 149 Literal b) de la Decisión 486, por no ser parte de la controversia los requisitos de un signo, la oposición; ni de la oposición presentada en forma extemporánea, ya que en el expediente interno ser (sic) refiere a pruebas presentadas en forma extemporánea. […]”26. 11. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Reanudación del proceso y auto de pruebas 12. El Despacho Sustanciador, una vez recibida la interpretación prejudicial, mediante auto de 30 de septiembre de 202027, por un lado, reanudó el proceso y, 23 Cfr. Folio 119 24 Cfr. Folio 186 25 Cfr. Folios 194 - 212 26 Cfr. Folio 195-196 27Cfr. Folios 214-220 8 Núm. único de radicación: 11001032400020110012000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por el otro, resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas.

Alegatos de conclusión 13. El Despacho Sustanciador, de conformidad con el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, mediante auto de 23 de julio de 202128, corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que alegaran de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. 14.

Durante el término legal, las partes, demandante29 y demandada30, reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y la contestación, y los terceros con interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii ) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 186-IP-2018 proferida el 26 de febrero de 2019; vii) el marco normativo sobre la irregistrabilidad por la existencia de indicios razonables de competencia desleal; viii) el marco normativo sobre la oportunidad para presentar la oposición; ix) el principio de complemento indispensable; y x) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 16. Visto el artículo 128 numeral 7.° del Código Contencioso Administrativo31, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos 28 Cfr. Índice 56 del Aplicativo SAMAI 29 Cfr. Índice 61 del Aplicativo SAMAI 30 Cfr. Índice 62 del Aplicativo SAMAI 31 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020110012000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201132, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201933, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 17.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala advierta vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 18. Los actos administrativos acusados son: 18.1. La Resolución núm. 33125 de 8 de octubre de 200734, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, revocó la Resolución núm. 15550 de 30 de mayo de 2007 y, en consecuencia, negó el registro de la marca ACID-NESS para identificar productos de la Clase 5, a favor de la parte demandante. 18.2.

La Resolución núm. 58636 de 27 de octubre de 201035, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la Resolución núm. 33125 de 8 de octubre de 2007. El problema jurídico 19. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, en las contestaciones de la misma y en la Interpretación Prejudicial, determinar: 19.1.

Si las resoluciones Resolución núm. 33126 de 8 de octubre de 2007 expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos; y 55454 de 15 de octubre de 2010, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro, a favor de la parte demandante, de la marca mixta ACID-NESS para identificar 32 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 33 “Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”. 34 Cfr. Folios 19-31 35 Cfr. Folios 21 - 33 10 Núm. único de radicación: 11001032400020110012000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneraron o no: los artículos 137, 258 y 259 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina36; el articulo 4 del Decreto 2591 de 2000; el inciso segundo del artículo 1 del Código Contencioso Administrativo, Decreto 01 de 1984, los artículos 6, 29 y 84 de la Constitución Política; los artículos 178, 187, 248 y 250 del Código de Procedimiento Civil; y la Ley 256 de 1996 en concordancia con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. 19.2.

En este sentido, se analizará si: i) la oposición y las pruebas aportadas por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, dentro de la actuación administrativa del asunto fueron allegadas dentro del término previsto en la normativa; ii) la Superintendencia de Industria y Comercio tenía indicios razonables de que la solicitud, para el momento en que se negó la marca ACID-NESS para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación internacional de NIZA, había tenido la finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar una conducta de competencia desleal. 20.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no interpretó los artículos 134, 146 y 149 literal b) de la Decisión 486 de 2000 por considerar que “[…] por no ser parte de la controversia los requisitos de un signo, la oposición; ni de la oposición presentada en forma extemporánea, ya que en el expediente interno ser(sic) refiere a pruebas presentadas de forma extemporánea […]”. 21.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 22. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena37, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional 36 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” 37 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del 11 Núm. único de radicación: 11001032400020110012000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 14 de septiembre de 200038 de la Comisión de la Comunidad Andina39.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina40 23. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.41 Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 38 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 39 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 40 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 41 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020110012000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 24.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 25.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 26.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 27.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 28.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 29. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]” 13 Núm. único de radicación: 11001032400020110012000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Interpretación Prejudicial 186-IP-2018 de 26 de febrero de 2019 30.

La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso42: “[…] NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 136 Literal a), 137, 146 inciso primero, 149 Literal b), 258 y 259 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina¹, de los cuales se interpretará los Artículos 136 Literal a), 137, 258 y 259 Literal a), por ser procedente.

No se interpretarán los artículos 134, 146, 149 Literal b) de la Decisión 486, por no ser parte de la controversia los requisitos de un signo, la oposición; ni de la oposición presentada en forma extemporánea, ya que en el expediente interno ser (sic) refiere a pruebas presentadas en forma extemporánea. […] ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro.

Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser. a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. 42 Cfr. Folios 194 a 212 14 Núm. único de radicación: 11001032400020110012000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo: esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o 15 Núm. único de radicación: 11001032400020110012000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. […] 2. Comparación entre signos mixtos y denominativos […] 2.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.5.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas: Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario".

Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport istas, deport ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.12 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica Los lexemas imprimen de significado a la palabra Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 16 Núm. único de radicación: 11001032400020110012000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (iii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado ACID-NESS MK (mixto) y la marca ACID MANTLE (denominativa). 3.

Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal […] Definición de competencia desleal 3.3. Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades económicas basado en el esfuerzo empresarial legítimo. Sobre el particular, el Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y prácticas honestos aquellos que se producen con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor. […] 3.6.

Lo ilícito, y que constituye un acto desleal o de competencia desleal, es atraer clientes o dañar al competidor, no sobre la base del esfuerzo empresarial legitimo (eficiencia económica), sino debido a actos contrarios a la buena fe comercial, actos que atentan contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas que pueden perjudicar igualmente a los consumidores y al interés general, tales como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), la denigración al competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la violación de secretos comerciales, entre otros similares. 3.7.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 258 de la Decisión 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Según lo establecido en el Literal a) del Articulo 259 de la norma comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad Industrial, entre otros;

"cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor." 3.8. De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales. Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. 3.9.

En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se 17 Núm. único de radicación: 11001032400020110012000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor. 3.10.

El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial; es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe prevalecer entre los comerciantes y que responde a una práctica que atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad. 3.11. La doctrina jurídica señala que para que un acto pueda ser constitutivo de competencia desleal, el mismo debe reunir dos elementos fundamentales: un acto de competencia (la finalidad concurrencial del acto), y que este acto de competencia sea calificable como desleal (el medio empleado para competir y atraer la clientela es desleal).

Veamos en detalle ambos elementos: a) Es un acto de competencia porque la realiza un competidor en el mercado con la finalidad de atraer clientes. b) Es desleal porque en lugar de atraer clientes sobre la base de la eficiencia económica (esfuerzo empresarial), lo hace a través de métodos deshonestos, contrario a la buena fe empresarial, como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), el descrédito o denigración del competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la comparación indebida, la imitación sistemática, la violación de secretos comerciales, entre otros. […] 3.14.

Los actos de competencia desleal por confusión, recogidos en el Literal a) previamente citado, gozan de las siguientes características: (i) No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

(ii) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de Información, imitación, productos, envases, envolturas, etc.

En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos es considerada como una práctica desleal. (iii) Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que, si no hay competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.

En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado. […] 4. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. 4.1. Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena BAYER S.A. /BAYER CORPORATION señaló en su demanda que incurre en actos de competencia desleal en la modalidad de confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena, por lo que resulta pertinente analizar el presente tema. 18 Núm. único de radicación: 11001032400020110012000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] Actos de confusión 4.11.

Al respecto, el Literal a) del Artículo 259 de la Decisión 486 regula los actos de competencia desleal, en la modalidad de actos de confusión, vinculados a la propiedad industrial. 4.12. Tales actos gozan de las siguientes características, de acuerdo a lo sostenido por este Tribunal. a) No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa.

Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. b) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos es considerada como una práctica desleal. c) Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que, si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. 4.13.

El análisis debe partir de "indicios razonables que permitan llegar a la conclusión de que los actos realizados por la demandada podrían perjudicar a otro competidor en el mercado. Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el acto se haya realizado con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal.

Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena 4.14. Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito. Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor. 4.15.

A propósito de la marca notoriamente conocida que merece una protección reforzada en el mercado, esto parte del mismo supuesto: el esfuerzo empresarial es un activo que se debe proteger para desarrollar adecuada y estructuralmente el desarrollo del mercado. 4.16. La mencionada conducta desleal no sólo está dirigida a aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación de un servicio, entre otras situaciones que podrían constituir la imagen de una empresa. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020110012000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.17.

Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logística. Permitir que de manera velada otro competidor se aproveche de dicha situación, es en últimas permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, generando con estos una erosión sistemática de la ubicación de un empresario en el mercado. […]” Marco normativo sobre la irregistrabilidad por indicios de que la solicitud tiene por finalidad perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. 31.

Visto el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, la oficina nacional competente podrá negar el registro de una marca solicitada cuando tenga indicios razonables que con su registro se persigue perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. 32. Visto el artículo 259 de la Decisión 486 de 2000, se entiende, por actos de competencia desleal vinculados con la Propiedad Industrial, entre otros: “[…] a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. […]”. 33.

Esta Sala, en jurisprudencia reiterada ha considerado sobre la confusión que “[…] Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseosos y “que no cualquier práctica que genere o planee dicho desvío encaja dentro del supuesto normativo.

Sólo puede 20 Núm. único de radicación: 11001032400020110012000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ser por prácticas deshonestas y, por lo tanto, ganar clientela por medios ilícitos se encuentra amparado por el ordenamiento jurídico […]”43. Marco normativo sobre la oportunidad para presentar la oposición 34.

Visto el artículo 146 de la Decisión 486 de 2000, quien tenga legitimo interés podrá presentar oposición, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de publicación en la gaceta de propiedad industrial. 35. Visto el artículo 149 ibidem, sobre la no admisión de las oposiciones, que establece que no se admitirán para trámite las oposiciones que: i) que no cuenten con los datos relativos al opositor y a la solicitud contra la cual se interpone la oposición; ii) se presenten con posterioridad a los 30 días contados a partir de la fecha de publicación de la solicitud, iii) que no haya pagado las tasas de tramitación correspondientes.

El principio de complemento indispensable 36. Los Estados Miembros44, como titulares soberanos de sus competencias, comprometidos en el proceso de integración subregional andino, le han atribuido algunas de ellas, en determinadas materias, a la organización internacional45, en virtud del tratado constitutivo y de los acuerdos y los protocolos que lo modifican. 37.

En este sentido, todas aquellas competencias que no han sido atribuidas siguen siendo de dominio reservado de los Estados y solamente pueden ser ejercidas soberanamente por ellos, mientras que las otras, al haber sido transferidas, van a ser ejercidas funcionalmente por la organización internacional a través de sus órganos e instituciones. 38.

No obstante, dentro de este marco estructural, se tienen las denominadas competencias concurrentes, las cuales pueden ser ejercidas, en algunas materias, tanto por la organización internacional como por los Estados, cuando así lo establecen los órganos o instituciones de la organización o no se regulen o 43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de octubre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000-2008-00405-00. 44 Inicialmente, del Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena” y, posteriormente, de la Comunidad Andina. 45 Inicialmente, al Acuerdo de Integración Subregional Andino y, posteriormente, a la Comunidad Andina. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020110012000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co desarrollen, de acuerdo con las condiciones y límites del derecho comunitario andino. 39.

En este orden de ideas, los Estados Miembros, como titulares soberanos de las competencias, tienen la capacidad de regular en su ordenamiento jurídico interno todos aquellos asuntos que no estén desarrollados en la normativa comunitaria andina. 40. Es así como, en materia de propiedad industrial, la Decisión 486 de 2000, en su artículo 27646, prevé que los asuntos no comprendidos en la normativa de la Comunidad Andina, serán regulados por las normas internas de los Estados Miembros. 41.

En relación con este principio, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido los siguientes parámetros que regulan su aplicación47: i) no son aplicables las normas de derecho interno que sean contrarias al ordenamiento jurídico comunitario; ii) los Estados Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta aplicación; y iii) cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Estados Miembros el desarrollo de aspectos no regulados por aquella, le corresponde a los Estados su implementación, sin que se pueda exigir, requisitos adicionales o construir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o restrinjan aspectos esenciales.

Análisis del caso concreto 42. De conformidad con los marcos normativos desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, y de los terceros con interés directo en las resultas del proceso, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 43. En este sentido, el signo mixto objeto de estudio es como se muestra a continuación: 46 “[…] Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros […]”. 47 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 88-IP- 2016 de 21 de septiembre de 2017. 22 Núm. único de radicación: 11001032400020110012000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SIGNO MIXTO Clase 5: “Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos fungicidas herbicidas” 48 44.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis de la irregistrabilidad por indicios de que con la solicitud de pretenda cometer facilitar o perpetrar una conducta de competencia desleal.

Del cargo de violación de los artículos 134, 136 literal a), 146 y 149 de la Decisión 486 de 2000 45. Atendiendo a que: i) en el escrito de demanda se expusieron como violados los artículos 136, en especial el literal a) y los artículos 137,146, 149, 258 y 259 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina; ii) que las presuntas violaciones de los artículos 134, y 136 literal a), 146 y 149 ibidem, no fueron desarrollados por la parte demandante, y iii) que el Tribunal Andino solo consideró pertinente analizar, los artículos 136 literal a), 137, 258 y 259 literal a). 48 Cfr. Folios 1-2 del cuaderno de anexos núm.1 Antecedente administrativos 23 Núm. único de radicación: 11001032400020110012000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 46.

La Sala considera que, para el caso sub examine, no procede el análisis del presunto desconocimiento de los artículos 134, 136 literal a), 146 y 149 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que el cargo de violación se circunscribe a considerar si la parte demandada contaba con indicios razonables para considerar que la solicitud del registro como tenía como finalidad de cometer, perpetuar o facilitar la conducta de competencia desleal de imitación. Del cargo relativo de indebida valoración probatoria por extemporaneidad de la oposición y de las pruebas presentadas. 47.

Atendiendo a que, en desarrollo del principio de complemento indispensable, esta Sección ha considerado que lo relativo a la presentación de recursos contra los actos administrativos que conceden o niegan el registro de una marca se regirán por lo previsto en los artículos 49 y siguientes del Código Contencioso Administrativo. A este respecto, la Sección ha considerado que: “[…] existe una diferencia entre el trámite administrativo para cancelar el registro de una marca por no uso y la vía gubernativa, en cuanto, en el primero se aplican estricta y exclusivamente las normas comunitarias y en la segunda, las disposiciones del C.C.A., pues ésta corresponde a un asunto del derecho interno, no regulado en la legislación comunitaria […]”49. 48.

Dicha posición fue reiterada en sentencia de 24 de septiembre de 2020, donde se consideró que: “[…] 53. Considerando que existen asuntos que no han sido desarrollados por la normativa comunitaria andina; la Sala, en virtud del principio de complemento indispensable, aplicará la norma interna con el fin de determinar si es posible presentar medios probatorios junto con el recurso de apelación interpuesto en el procedimiento administrativo. 54.

Ahora bien, como se indicó en acápite supra, en el recurso de apelación presentado en el procedimiento administrativo el recurrente cuenta con la posibilidad de relacionar las pruebas que pretenda hacer valer. 55. La Sala considera que esto se debe a la importancia de ofrecerle a quien va a resolver el recurso de apelación todos los elementos para adoptar la decisión final y para esclarecer mejor los fundamentos de su decisión. […]”50 49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 18 de agosto de 2012;

C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001032400020040014001. 50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de (24) de septiembre de dos mil veinte (2020); C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001-03- 24-000-2013-00451-00. 24 Núm. único de radicación: 11001032400020110012000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 49.

Posición que acoge lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial 573-IP-219, donde consideró que: “[…]3.23. Este Tribunal ya se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia en el sentido de que al derecho de propiedad industrial se le aplica el principio de primacía de la realidad. 3.24.

En virtud del principio de primacía de la realidad, la autoridad debe tomar en cuenta las situaciones y relaciones económicas que se pretendan, desarrollen o establezcan en la realidad. Esto es, se debe tomar en cuenta lo que verdaderamente sucede en la realidad y no solamente lo que formalmente aparezca de los documentos y actos jurídicos. 3.25.

En efecto, en el caso del derecho de propiedad industrial, el principio de primacía de la realidad se operativiza cuando las oficinas de marcas y patentes analizan los criterios de registrabilidad, confundibilidad o asociación de los signos en conflicto privilegiando lo que realmente ocurre en el mercado. Por medio de la aplicación de este principio, por lo tanto, se pretende que las controversias se diriman en atención a la verdad de la realidad, a la verdad de los hechos, garantizando la justicia material. 3.26.

En esa línea, este Tribunal también ha reconocido la importancia de la aplicación del principio de verdad material en la etapa probatoria al momento de acreditar la veracidad de los hechos. Así, por ejemplo, tratándose de la cancelación por falta de uso, el Tribunal ha señalado que, en efecto, es posible presentar pruebas nuevas en las etapas recursivas e incluso en recursos contencioso-administrativos Esto se sustenta en la aplicación del principio de verdad material y en aras de garantizar el debido proceso y la justicia material. […] 3.29.

Lo que importa es conocer la verdad. Los principios de primacía de la realidad y de verdad material son parte de un gran principio, aplicable a todos los procesos judiciales modernos, que es el principio de la justicia material. Sobre la base de la justicia material, lo que importa siempre es saber la verdad. Es inadmisible que, por meros formalismos, la autoridad administrativa se niegue a reconocer la verdad de los hechos o la preexistencia de actos o situaciones jurídicas que sirven de sustento a una pretensión o configuran la base del ejercicio de un derecho, como en el caso de la oposición andina.

Por eso, las autoridades nacionales competentes deben tener en consideración las pruebas presentadas en las diferentes etapas impugnativas o recursivas en la vía administrativa. […]”51 50. De conformidad con el artículo 52 de Código Contencioso Administrativo que prevé, que cuando se interponga el recurso de apelación, se deberán relacionar las pruebas que se pretenda hacer valer; y el artículo 57 señala que, dentro del trámite 51 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación prejudicial 573-IP-2019 de 25 de agosto de 2021 25 Núm. único de radicación: 11001032400020110012000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de los recursos, serán admisibles todos los medios de prueba previstos en la Ley 1564 de 12 de julio de 201252. 51.

Esta Sala considera que: i) la oposición deberá presentarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación de la solicitud en la gaceta de propiedad industrial; ii) esta deberá ir acompañada con las pruebas que se pretende hacer valer; iii) a petición de parte podrá solicitarse un término adicional de treinta (30) días para aportar nuevas pruebas, cuya concesión será discrecional de la oficina nacional competente; y iv) en el procedimiento administrativo podrá presentarse nuevo material probatorio en tanto se encuentre dentro de los medios de prueba previstos en la Ley 1564. 52.

En el caso concreto la publicación de la solicitud marcaria se hizo en la gaceta 550 de 31 de marzo de 200553, con lo cual, el término de 30 días para presentar la oposición vencía el 13 de mayo de 2005, fecha en la que el tercero con interés directo en las resultas del proceso presentó su escrito de oposición, como, se puede advertir a folio 24 del cuaderno de antecedentes. 53.

Bayer S.A, tercero con interés directo en las resultas del proceso interpuso los recursos en el procedimiento administrativo el 11 de julio de 200754, contra la Resolución núm. 15550 de 30 de mayo de 2007, notificada el 4 de julio de 2007, mediante la cual se declaró infundada su oposición y se concedió el registro de la marca ACID-NESS, para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Junto con dicho recurso, reiteró el material probatorio allegado con la oposición y aportó algunas pruebas documentales adicionales. 54. Por lo expuesto anteriormente, esta Sala considera que tanto el escrito de oposición como los recursos presentados, así como, el material probatorio allegado con estos, por Bayer S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, se encuentran dentro de los términos previstos en la normativa aplicable.

Con lo cual su estudio por la parte demandada no afecta la legalidad de los actos 52 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones” 53 Cfr. Folio 75 del cuaderno de antecedentes administrativos 54 Cfr. Folios 103-119 26 Núm. único de radicación: 11001032400020110012000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co administrativos acusados, motivo por el cual el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad.

Del cargo relativo a la inexistencia de indicios de los cuales pudiera inferirse la intención de la demanda de perpetrar consolidar o facilitar un acto de competencia desleal. 54. De conformidad con el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, que establece como causal de irregistrabilidad que se cuente con indicios razonables de que la solicitud marcaria tenga por finalidad perpetrar, consolidar o facilitar una conducta de competencia desleal, y el artículo 259 ibidem, que desarrolla los actos de competencia desleal en materia de propiedad industrial. 55.

Atendiendo a lo manifestado por el Tribunal Andino en la Interpretación Andina aportada dentro del presente proceso, en que sostiene que: “[…] El análisis debe partir de “indicios razonables” que permitan llegar a la conclusión de que los actos realizados por la demandada podrían perjudicar a otro competidor en el mercado. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el acto se haya realizado con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal. […]”55 56.

Esta Sala considera, que la aplicación del la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, no requiere plena prueba de que con la conducta se pretenda cometer un acto de competencia desleal, por el contrario, su aplicación se encuentra supeditada exclusivamente a que se prueben hechos que le permitan inferir a la autoridad administrativa que el registro, de forma muy probable, se utilizara para cometer, perpetuar o facilitar una conducta de competencia desleal.

El hecho de que no se requiera plena prueba de que la intención de cometer una conduta de competencia desleal viene de la finalidad preventiva de la norma, la cual fue desarrollada en la Interpretación Prejudicial proferida dentro de este proceso, donde el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló que: “[…] 3.12. La legislación Andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público 55 Cfr. Folios 194 a 212 27 Núm. único de radicación: 11001032400020110012000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo. […]” 57.

Dicha posición ha sido adoptada por esta Sala, que, en sentencia del 16 de octubre de 2014, consideró: “[…] Para la determinar si existió o no violación del artículo 137 de la Decisión 486 deben valorarse las pruebas presentadas por los demandantes con el fin de dilucidar si constituyen indicios razonables que permitan a la Sala inferir que el registro se hubiere solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. […]”56 58.

En el caso sub examine, la parte demandante considera que las pruebas obrantes no son indicio razonable de que con el registro se pretendiera consolidar, perpetrar o facilitar un acto de competencia desleal. Lo anterior, por cuanto, en primer lugar, las pruebas no se consolidan como un indicio razonable, ya que no demuestran ningún hecho y, en segundo lugar, porque la valoración de los documentos aportados fue incorrecta porque de estos no se pude inferir una conducta de competencia desleal. 59.

En relación con el primer punto encontramos que en el expediente administrativo obran los siguientes documentos: Aportados por la parte demandante 59.1. Una copia simple de un estudio de identificación de marcas emoliente- terapéuticas57. 59.2. Un estudio denominado percepción de los productos OTC 200458. 59.3. Certificación de la empresa Avance Estratégico sobre el estudio referido de percepción59. 56 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia De 16 de octubre de 2014; C.P. Guillermo Vargas Ayala; Número Único De Radicación: 11001-03-24-000-2007-00139-00. 57 Cfr. Folios 215-284 del cuaderno de anexos núm.1 Antecedente administrativos. 58 Cfr Folios 267-310 del cuaderno de anexos núm.1 Antecedente administrativos. 59 Cfr Folios 310-316 del cuaderno de anexos núm.1 Antecedente administrativos. 28 Núm. único de radicación: 11001032400020110012000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 59.4.

El expediente administrativo 2005-46347 de la Superintendencia de Industria y Comercio60. 59.5. Copia de la escritura pública núm. 1071 de 6 de marzo de 200761. 59.6. Registros fotográficos de productos comercializados en Estados Unidos62. 59.7. Copia del estudio de la estrategia “Me Too”63. Aportados por Bayer S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso 59.8.

La Resolución 2004004450 de 200464, mediante de la cual se modifica la Resolución 2001281472 de 14 de mayo de 200, que autorizó el uso de las etiquetas presentadas para el producto ACID MANTLE ® N LOCION. 59.9. Factura de compra del producto Acid-Ness65. 59.10. Declaración del presidente de Bayer S.A. 66, en que da cuenta de los productos producidos por dicha empresa en Venezuela. 59.11.

Diseño de la etiqueta de la marca Acid-Mantle67; 60. Del análisis de las pruebas allegadas la parte demandada estableció que los productos se comercializaban en el mercado con las siguientes presentaciones: Presentación del producto de Bayer S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso Presentación del producto de la parte demandante 60 Cfr. Folios 754-2180. 61 Cfr Folios 332-380 del cuaderno de anexos núm.1 Antecedente administrativos. 62 Cfr. Folios 381-385 del cuaderno de anexos núm.1 Antecedente administrativos. 63 Cfr. Folios 386-448 del cuaderno de anexos núm.1 Antecedente administrativos. 64 Cfr. Folio 122 del cuaderno de anexos núm.1 Antecedente administrativos 65 Cfr. Folio 120 del cuaderno de anexos núm.1 Antecedente administrativos 66 Cfr. Folio 66 del cuaderno de anexos núm.1 Antecedente administrativos 67 Cfr. Folios 123-125 del cuaderno de anexos núm.1 Antecedente administrativos 29 Núm. único de radicación: 11001032400020110012000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 68 69 61.

Asimismo, la parte demandada advirtió, que la sociedad Tecnoquímicas, estaba aplicando una estrategia de mercadeo conocida como “Me Too”, la cual consiste en utilizar una presentación similar a la del producto líder en la categoría, utilizando una denominación diferente, con lo cual, tuvo por demostrado que, en relación con la identificación de medicamentos, los colores toman una especial relevancia pues facilitan la localización del producto.

Al respecto la parte demandada indicó que: “[ ] En efecto, esta Delegatura considera que, si bien la forma de los envases cotejados puede resultar de común utilización para los productos de la clase 5 internacional, el signo ACID-NESS reproduce precisamente los elementos característicos y distintivos del producto ACID-MANTLE N, tales como la disposición de los colores. los cuales, especialmente en los productos farmacéuticos, adquieren una relevancia especial al permitir un rápido reconocimiento del producto por parte del consumidor.

Adicionalmente, debe tenerse en consideración que, para este tipo de productos, la parte visual resulta determinante: pues tal como en el Estudio de manifiesta, se ofrecen al público en estanterías donde son tomados directamente por el consumidor. […] Asi las cosas, el producto ACID-MANTLE N, se caracteriza por tener una tapa tono azul con un diseño particular y el contraste de este tono con el blanco del envase seguido de la especial ubicación de la denominación ACID MANTLE N, en la etiqueta, escrita con el mismo color azul de la tapa, el tono verde dispuesto sobre un lado, así como el mismo tono azul de la tapa difuminado en la parte inferior del envase.

Por su parte, el signo solicitado incorpora como elementos característicos, los mencionados como relevantes en la marca ACID-MANTLE N. 68 Cfr. Folio 1124. 69 Ibidem. 30 Núm. único de radicación: 11001032400020110012000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Las coincidencias visuales mencionadas, tienen la potencialidad de generar una confusión en el consumidor, quien equivocadamente podrá adquirir el producto ACID- NESS MK, creyendo erróneamente que el identificado es denominación ACID- MANTLE N. […] En efecto, el signo solicitado a registro, el cual pretende identificar productos de la clase 5 internacional, es fácilmente confundible con la forma de presentación e imagen del producto opositor, pudiendo eventualmente afectar el correcto desarrollo del sistema competitivo y del mercado en general;

Por tanto, puede calificarse indiscutiblemente como un "acto capaz de crear una confusión ( ) respecto de ( ) los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor", situación contemplada en la normativa andina como un acto de competencia desleal relacionado con la Propiedad Industrial. Lo anterior, teniendo en cuenta que el consumidor desprevenido podría creer erróneamente, al observar los productos que pretende amparar el signo solicitado, que se tratan de productos marca ACID-MANTLE N. […]”70 62.

Dicho lo anterior, se procederá a determinar si los hechos indicadores evidenciados por la parte demanda al adelantar la valoración probatoria, pueden considerarse como indicios razonables, de la intención de, con el registro, perpetuar, consolidar o facilitar la conducta de competencia desleal de imitación aducida en los actos acusados. 63.

Al respecto es preciso señalar que, el Tribunal Andino, en la interpretación proferida dentro del presente asunto, señaló que de conformidad con lo normado en el literal a) del artículo 259 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, los actos de imitación cuentan con las siguientes características: “[…] a) No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa.

Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. b) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios, productos ajenos es considerada como una práctica desleal. c) Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que, si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. […]” 70 Cfr. Folio 646 del cuaderno de anexos núm.1 Antecedente administrativos 31 Núm. único de radicación: 11001032400020110012000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 64.

Atendiendo a lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es claro que para analizar si existen indicios razonables, de que con el registro se pretende perpetrar consolidar, o facilitar un acto de competencia desleal se deberá analizar: i) si más allá de los conjuntos marcarios las conductas desplegadas crean confusión en los consumidores; ii) si las conductas desplegadas representan alguna forma de artificios, engaños, aseveraciones, envió de información, imitación, productos, envases, envolturas; y iii) que el solicitante y el opositor concurran en el mismo mercado. 65.

En relación con la primera condición esto es el riesgo de confusión en los consumidores encontramos que, dentro del material obrante en el expediente administrativo, el estudio sobre la estrategia “Me too”, aportado por la parte demandante señalaba que: "[…] De acuerdo con este estudio es claro que la confusión se da a partir de la similitud de empaques de diferentes categorías, lo cual ratifica la necesidad de utilizar códigos propios a la categoría. Por otro lado, cuando productos "Me Too" tiene colores similares y de la misma categoría de base de color (espectro de colores), esto puede generar confusión. Al confundir los colores el consumidor puede comprar un producto creyendo que está llevando otro ya que por lo general el consumidor por tiempo y rapidez relaciona los productos con los colores utilizados en los paquetes que lleva habitualmente.

Las personas no le ponen mucha atención a la hora de comprar a las etiquetas, colores precisos y la distribución de los colores (como las combinaciones y el color principal) (Green, 2004). Como estudios anteriores lo mencionan, las personas que no son usuarias de la categoría podrían confundirse con productos que sean idénticos en su imagen y colores en general.

Es claro que es responsabilidad del fabricante el utilizar correctamente los colores, formas y diseños propios de la categoría; y así mismo debe tener en cuenta la importancia de señalar al consumidor que es una marca diferente. Es decir, asegurarse que la marca sea clara y legible, siendo esta un factor diferenciador muy importante (Cohen, 1991), […]"71 66.

Manifestación, que es un claro indicio de la existencia de riesgo de confusión como resultado de la aplicación de la estrategia “Me too”, toda vez que manifiesta utilizar la parte demandante. Lo anterior se hace evidente en las imágenes de los diseños de las etiquetas y de los envases, que presentan características de diseño similares, no solo en los colores, sino en otros aspectos como el diseño de la botella, lo cual se hace aún más evidente en la composición de ambos productos que 71 Cfr. Folio 404 del cuaderno de anexos núm.1 Antecedente administrativos 32 Núm. único de radicación: 11001032400020110012000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consiste principalmente en acetato de aluminio y la finalidad del producto que es la recuperación de la piel, así como el uso de expresiones similares como “para todo tipo de piel”, enmarcado en un listón verde “LOCIÓN”, “PH 4.5.”, el uso de una cobertura de aluminio cubriendo la tapa y adornada con unas graficas azules. 67.

En este mismo sentido, es preciso reiterar que el producto identificado con la marca ACID-MANTLE, de conformidad con lo señalado en los informes de identificación de marcas emolientes72, goza de un amplio reconocimiento y prestigio entre el público consumidor, superando por aproximadamente un 20% a su compuesto activo que se comercializa como genérico y más de un 70% a Acid-Ness. 68.

De igual forma el estudio de percepción de productos OTC73, indica que “[…]se evidencia un alto posicionamiento de la marca ACID-MANTLE; reflejado en una rápida recordación de los elementos característicos de su empaque: […]” a saber: i) los colores blanco azul y verde; ii) el diseño de la franja azul con verde; y iii) la forma y el tamaño de los empaques, con lo cual, queda en evidencia que muchos de los elementos que han implicado el posicionamiento y la recordación del producto identificado con la marca líder estaban siendo replicados por la parte demandante, lo cual, induce a confusión entre el público consumidor. 69.

En efecto, en el estudio denominado percepción de los productos OTC de 2004, se indicó que la mitad de los participantes había manifestado, en un primer momento, confundir el empaque, es de precisar que si bien estos entrevistados sostuvieron que al momento de hacer la selección esto no ocurriría porque le dedicarían un mayor tiempo a la revisión del producto74, lo cierto es que, en el mismo informe, se indicó que uno de los 3 patrones de venta observados consistía en ubicar el área de los productos y tomar el producto automáticamente75, con lo cual esa primera visión a que hicieron referencia sería determinante al momento de realizar la compra, más aún si tenemos en cuenta que hay una réplica de los elementos que han quedado en la mente del consumidor y cuya rápida recordación deja en evidencia el alto posicionamiento del producto identificado con la marca ACID-MANTLE. 72 Cfr. Folios 225-226 73 Cfr. Folios 278 74 Cfr. Folio 296 del cuaderno de anexos núm.1 Antecedente administrativos 75 Cfr. Folio 281 del cuaderno de anexos núm.1 Antecedente administrativos 33 Núm. único de radicación: 11001032400020110012000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 70.

En relación con el segundo requisito, se advierte que los productos comercializados por una y otra empresa compartían las siguientes características: i) los envases plásticos presentan las mismas dimensiones; ii) ambos productos cuentan con una tapa azul; iii) el uso de una tipografía azul para presentar la información de la etiqueta trasera Vg., datos generales e información comercial; y iv) en la etiqueta frontal, comparten: la forma rectangular de la etiqueta, el uso de un color azul que se desvanece de abajo hacia arriba, el uso de un color verde con desvanecimiento en los costados, el uso de letra azul en los títulos y de letras blancas dentro del recuadro verde. 71.

La multiplicidad de similitudes, entre una y otra presentación, sumada a la aplicación de una estrategia comercial que se sustenta en la adopción de ciertas características de la presentación usada por la marca líder en el mercado, y la coincidencia en el compuesto activo del producto, que se hace evidente en la etiqueta, representa un claro indicio de que la solicitud de registro este dirigida a la concreción de la conducta de competencia desleal de imitación del producto comercializado por el tercero. 72.

En relación con la tercera característica de los actos de confusión, esto es la concurrencia en el mercado, encontramos que, de conformidad con lo probado dentro del proceso, el producto que se pretende identificar con la marca solicitada se encuentra ubicada en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, misma clasificación dentro de la cual se encuentra el producto comercializado por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, hecho que se hace aún más evidente que de lo expuesto es claro que los productos comparten su compuesto activo su finalidad y sus clientes pues son una loción tópica de acetato de aluminio para el cuidado de cualquier tipo de piel, con un PH de 4.5, razón por la cual esta Sala considera que la parte demandante y el tercero con interés directo en las resultas del proceso son competidores directos. 73.

Por lo expuesto anteriormente, esta Sala considera que en el caso sub examine, existían indicios razonables de que la marca podía estar siendo solicitada con miras a consolidar, perpetuar o facilitar, una conducta de competencia desleal consistente en un acto de confusión, comoquiera que: i) el uso de la estrategia “Me too” indica la existencia de un riesgo de confusión, tal y como lo expuso el informe presentado 34 Núm. único de radicación: 11001032400020110012000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por la parte demandante; ii) los productos presentan similitudes que indican un acto de imitación de la presentación del producto del tercero con interés directo en las resultas del proceso; y iii) se encuentra probado que tanto la parte demandante, como el tercero con interés directo en las resultas del proceso concurren en el mismo mercado. 74.

De conformidad con lo referido supra, esta Sala de Sección considera que, contrario a lo manifestado por la parte demandante, los documentos obrantes en el expediente administrativo, si dejan en evidencia una serie de hechos indicadores que, al ser tomados y analizados en conjunto, pueden dar un indicio de lo pretendido por las partes, y en ese sentido se cumplían los supuestos normativos para dar aplicación al artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, motivo por el cual el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad Conclusión 75.

En razón a la prevalencia de la verdad material que ha sido desarrollado por la jurisprudencia de esta Corporación, así como, por la jurisprudencia Andina, el opositor de un registro marcario podrá presentar pruebas tanto con la oposición como en la sede de recursos. Por tal razón, y toda vez que tanto la oposición como los recursos fueron presentados en las oportunidades procesales pertinentes, no es posible acoger el cargo propuesto por la parte demandante en relación con la extemporaneidad de las pruebas. 76.

Las pruebas obrantes en el expediente evidenciaban hechos que al ser analizados en conjunto podían ser tenidos como indicios de lo argumentado por las partes, en este sentido, sí procedía su valoración como pruebas indiciarias. 77. Las pruebas aportadas si eran indicios razonables de que la solicitud tenia como finalidad perpetrar consolidar o facilitar, una conducta de competencia desleal.

Como quiera que había pruebas que indicaban la existencia de un riesgo de confusión entre los productos; que la presentación comercial de los mismos tenía similitudes sustanciales, y que tanto el solicitante como el opositor actuaban como competidores. 35 Núm. único de radicación: 11001032400020110012000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 78.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara los actos acusados y la Sala habrá de negar las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por el Consejero Ponente en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.