11001032400020150047000 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00470-00 Referencia: Medio de control de nulidad relativa Actora: BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. -BIOMAX S.A.-.

TESIS: ENTRE LA MARCA MIXTA CUESTIONADA “BIO MAX”, DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, Y LAS MARCAS MIXTAS Y NOMINATIVAS PREVIAMENTE REGISTRADAS DE LA ACTORA, “BIOMAX”, NO EXISTE CONEXIÓN COMPETITIVA Y/O COMPLEMENTARIEDAD ENTRE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE ÉSTAS IDENTIFICAN EN LAS CLASES 3ª, 4ª y 37 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. -BIOMAX S.A.1-, mediante apoderada y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,2 de la Comisión de la Comunidad Andina, en 1 En adelante BIOMAX S.A. 2 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00470-00 Actora: BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. -BIOMAX S.A.-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 00090018 de 27 de diciembre de 2013, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 12425 de 20 de marzo de 2015, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 14 de agosto de 2013 la sociedad FADEL LTDA., presentó la solicitud de registro como marca del signo mixto "BIO MAX", para distinguir productos comprendidos en la Clase 3ª3 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4. 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial formuló oposición contra tal registro con fundamento en que era similarmente confundible con las marcas nominativas y mixtas 3 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos: “[…] Detergentes […]”. 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00470-00 Actora: BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. -BIOMAX S.A.-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co "BIOMAX", previamente registradas a su favor en las clases 4ª y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, y con el nombre comercial “BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A”. 3º: Que mediante la Resolución núm. 00090018 de 27 de diciembre de 2013 la Directora de Signos Distintivos declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta "BIO MAX", para distinguir productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad FABEL LTDA. 4°: Que contra la citada decisión interpuso recurso de apelación siendo resuelto de manera confirmatoria por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, a través de la Resolución núm. 12425 de 20 de marzo de 2015.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas vulneró el artículo 136, literales a), b) y h), de la Decisión 486, por indebida de aplicación, por cuanto concedió el registro de la marca objeto de controversia pasando por alto que ésta carece de capacidad distintiva e individualizadora 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00470-00 Actora: BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. -BIOMAX S.A.-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co suficiente para distinguir productos en la Clase 3ª de la Clasificacion Internacional de Niza. Sostuvo que existe un evidente riesgo de confusión marcaria entre las expresiones confrontadas, debido a la gran similitud que existe entre éstas, por lo que el consumidor podría asumir erróneamente que provienen del mismo grupo empresarial.

Manifestó que las marcas en conflicto presentan semejanzas ortográficas y fonéticas capaces de inducir en error al público consumidor al momento de elegir y/o adquirir los productos que estas identifican. Aseguró que la marca “BIO MAX” corresponde a una imitación de las de su propiedad “BIOMAX”, por cuanto mantiene la misma estructura básica, esto es, las letras que las componen, orden y longitud; y que, además, el elemento gráfico adicional no le otorga suficiente distintividad, teniendo en cuenta que la pronunciación es la misma.

Señaló que del material probatorio allegado al trámite administrativo se acreditó la notoriedad de sus marcas “BIOMAX”, para el período comprendido entre los años 2008 a 2015, principalmente en el campo de las estaciones de servicio de gasolina, combustibles y servicios relacionados en el territorio nacional. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00470-00 Actora: BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. -BIOMAX S.A.-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que la marca cuestionada genera riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor frente a las de su propiedad “BIOMAX”, las cuales son notoriamente conocidas, por lo que de permitir su coexistencia se le causaría un detrimento patrimonial.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. Mencionó que si bien las marcas enfrentadas son similares ortográficamente no se vislumbra conexión competitiva alguna, por cuanto identifican productos y servicios completamente diferentes, lo cual elimina cualquier riesgo de confusión que se pudiera presentar.

Aseguró que una vez analizadas las pruebas recaudadas en el curso de la actuación administrativa no se observó documento alguno que acreditara los ingresos o volúmenes de ventas frente a las marcas “BIOMAX”. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00470-00 Actora: BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. -BIOMAX S.A.-. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicó que las marcas “BIOMAX” tienen una recordación local, mas no alguna posición global y/o nacional, lo que significa que tienen una retentiva mínima local dentro del sector de estaciones de servicio, siendo este, un porcentaje que resulta no lo suficientemente determinante para encuadrarla con un grado de reconocimiento algo en el mercado.

II.2. La sociedad FADEL LTDA., tercero con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de ser notificado en debida forma5, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 15 de octubre de 2020, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 20206, adicionado hoy en día por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20217, habida cuenta que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se 5 Mediante auto admisorio de 5 de octubre de 2015, visible a folios 91 a 95 del cuaderno físico principal, y en concordancia con la constancia de entrega elaborada por la Secretaría de la Sección Primera, obrante a folios 96 a 98, 125 a 126 y 131 a 135, ibidem. 6 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.” 7 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00470-00 Actora: BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. -BIOMAX S.A.-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales. Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora insistió en que se accedan a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, sostuvo que la marca objeto de controversia carece de distintividad y resulta confundible con las marcas de su propiedad “BIOMAX” y su nombre comercial “BIOMAX COMBUSTIBLE S.A.” Reiteró que las marcas “BIOMAX” son notorias dentro del mercado nacional, sub-regional e internacional, y con anterioridad a la presentación del registro de la marca censurada. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00470-00 Actora: BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. -BIOMAX S.A.-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.-2. El Agente del Ministerio Público solicitó denegar las súplicas incoadas, por cuanto carecen de prosperidad. Aseguró que a pesar de que las marcas enfrentadas poseen nomenclaturas idénticas, no ofrecen los mismos productos y servicios, lo que genera una mayor distinción entre ellas, además, se asocian fácilmente a la actividad de cada propietario, pues si el consumidor aspira adquirir combustibles y lubricantes o cambios de aceite para vehículos acudiría a una empresa que realice negocios en clases 4 y/o 37 de la Clasificación Internacional de Niza, mas no lo haría si su finalidad es adquirir elementos de limpieza como un detergente, pues concurriría a una compañía presente en la Clase 3ª.

IV.-3. En esta etapa procesal, tanto la parte demandada como el tercero con interés directo en las resultas del proceso guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00470-00 Actora: BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. -BIOMAX S.A.-. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó8: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. […] es pertinente analizar los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se semejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. 8 Proceso 226-IP-2020. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00470-00 Actora: BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. -BIOMAX S.A.-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos mixtos […] 2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00470-00 Actora: BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. -BIOMAX S.A.-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4.

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado. […] 3. Comparación entre signos mixtos y denominativos […] 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00470-00 Actora: BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. -BIOMAX S.A.-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el grafico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas señaladas en el párrafo 2.3 de la presente interpretación prejudicial. […] 4.

El nombre comercial. Características y su protección […] 4.3. El artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como “… cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil”. […] 5. La marca notoriamente conocida. Su Protección y prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro […] Definición 5.2.

La decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el título XII, bajo el cual los artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. […] 5.4. De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a).

Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. b). Debe haber ganado notoriedad en cualquier de los Países miembros. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00470-00 Actora: BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. -BIOMAX S.A.-. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c).

La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 00090018 de 27 de octubre de 2013 y 12425 de 20 de marzo de 2015, concedió el registro de la marca mixta “BIO MAX” a la sociedad FABEL LTDA., para amparar los siguientes productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Detergentes […]”.

A juicio de la demandante, la marca cuestionada “BIO MAX”, corresponde a una imitación de las de su propiedad “BIOMAX”, por cuanto mantiene la misma estructura básica, esto es, las letras que las componen, orden y longitud; y que, además, el elemento gráfico adicional no le otorga suficiente distintividad, teniendo en cuenta que la pronunciación es la misma.

Por su parte, la SIC señaló que si bien las marcas enfrentadas son similares ortográficamente no se vislumbra conexión competitiva alguna, por cuanto identifican productos y servicios completamente diferentes, lo cual elimina cualquier riesgo de confusión que se pudiera presentar. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00470-00 Actora: BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. -BIOMAX S.A.-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, literales a), b) y h), 190, 191, 193, 224, 228 y 2309 de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]” y “[…] para tratar los temas de la figura del nombre comercial y la marca […]”.

El texto de las normas aludidas, es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. […]”.

Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener 9 Los artículos 190, 191,193, 224, 228 y 230, fueron interpretados de oficio por el Tribunal. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00470-00 Actora: BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. -BIOMAX S.A.-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. […] Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente.

El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191. […] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. […] Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00470-00 Actora: BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. -BIOMAX S.A.-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. […] Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores. […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00470-00 Actora: BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. -BIOMAX S.A.-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto así: MARCA MIXTA CUESTIONADA10 BIOMAX BIOMAX COMBUSTIBLES S.A. 10 Folio 17 del cuaderno físico núm. 1. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00470-00 Actora: BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. -BIOMAX S.A.-. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARCAS MIXTAS Y NOMINATIVAS Y NOMBRE COMERCIAL PREVIAMENTE REGISTRADAS Y DEPOSITADO11 Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta “BIO MAX”, como lo es la cuestionada, con unas marcas nominativas y mixtas “BIOMAX”, a nombre de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en las mixtas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas mixtas cotejadas, no así las gráficas que la acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue. Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] (a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una 11 Folio 18 del cuaderno físico núm. 1. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00470-00 Actora: BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. -BIOMAX S.A.-. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.

Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

(c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00470-00 Actora: BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. -BIOMAX S.A.-. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co determinante de error en el público consumidor; y, de la otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. A efecto de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”.

Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00470-00 Actora: BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. -BIOMAX S.A.-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal y del análisis de los signos confrontados, la Sala considera que en el presente caso es indudable que entre las denominaciones “BIO MAX” y “BIOMAX” existe identidad ortográfica y fonética, que por ser tan obvia no requiere mayor análisis.

En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que las marcas objeto de controversia son de fantasía porque no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano12, razón por la que no se pueden cotejar desde este aspecto13. De lo precedente, la Sala concluye que al presentarse identidad ortográfica y fonética entre las marcas previamente registradas existe riesgo de confusión directa.

Lo anterior, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: 12 No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traducción de las palabras “BIO MAX”, y “BIOMAX” sean de conocimiento generalizado. Criterio señalado por la Sala en sentencia de 18 de marzo de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2011-00321-00. 13 Criterio señalado en sentencia de 1º de julio de 2021.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 20212-00055- 00. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00470-00 Actora: BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. -BIOMAX S.A.-. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]”.

Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión y asociación para el público consumidor. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva.

Tratándose de esta materia, esta Sección en la sentencia proferida el 26 de noviembre de 201814 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. Existe conexión cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto o servicio origina una mayor demanda del otro.

Para apreciar la Sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización; etc. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de septiembre de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 2011-00044-00. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00470-00 Actora: BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. -BIOMAX S.A.-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es el complemento del primero. Así, el uso de un producto presupone el uso de otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario [ ]”.

Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad. En el caso sub lite, la marca cuestionada “BIO MAX” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clasificación Internacional de Niza:.- Clase 3ª: “[…] Detergentes […]”. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00470-00 Actora: BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. -BIOMAX S.A.-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, las marcas mixtas y nominativas previamente registradas, "BIOMAX”, distinguen los siguientes productos y servicios de las clases 4ª y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente: “[…] Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías, mechas […]” y “[…] Construcción; reparación; servicios de instalación “[…]”.

De acuerdo con lo anterior, para la Sala es evidente que no existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica la marca cuestionada en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza y los productos y servicios que distinguen las marcas previamente registradas en las clases 4ª y 37, se evidencia que los mismos pertenecen a géneros distintos y tienen finalidades disímiles, pues lo primeros corresponden a productos de aseo y desinfección, mientras que los segundos a combustibles y lubricantes y a servicios de construcción, reparación e instalación; además, no comparten iguales canales de comercialización, ya que tales productos suelen expenderse en diferentes establecimientos de comercio, esto es, en supermercados e hipermercados y los otros en almacenes de automotores, concesionarios y/o estaciones de servicio de gasolina; asimismo, tampoco son complementarios o intercambiables, en la medida en que 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00470-00 Actora: BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. -BIOMAX S.A.-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co difícilmente la gasolina o lubricante puede ser sustituido por un detergente y mucho menos se requiere del uso conjunto de ambos productos para su funcionamiento; igualmente, ocurre con los servicios construcción y reparación, toda vez que para la prestación de dicho servicio no se necesita del uso de detergentes, por lo que los consumidores pueden diferenciar de manera clara que los productos y servicios en cuestión provienen de diferentes empresarios.

Así las cosas, no se cumple con el segundo supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que exista conexión competitiva y/o complementariedad entre los productos y servicios que identifican las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor.

Ahora bien, la actora también alegó que existe una presunta confusión entre la marca cuestionada “BIO MAX” y su nombre comercial “BIOMAX COMBUSTIBLES”, por lo que corresponde a la Sala referirse al alcance de la protección del nombre comercial en la Decisión 486. Sobre el nombre comercial, es del caso poner de presente que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso el Tribunal consideró: 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00470-00 Actora: BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. -BIOMAX S.A.-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestran la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. […] Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo. […]”.

Asimismo, la Sala estima pertinente traer a colación la sentencia de 22 de septiembre de 201615, en la que se precisó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: “[…] Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso.

Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.

El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de septiembre de 2016, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2010-00453-00. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00470-00 Actora: BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. -BIOMAX S.A.-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.”16 c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. (…) En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. […]” (Destacado fuera de texto). 16 Proceso 45-IP-98, de 31 de mayo de 2000, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00470-00 Actora: BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. -BIOMAX S.A.-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En consecuencia, quien alegue el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial deberá probar por los medios procesales su uso real, efectivo y constante con anterioridad al registro de la marca solicitada o registrada. Del material probatorio allegado al expediente por la actora17, no se advierte documento alguno que demuestre el primer uso de su nombre comercial de manera real, efectiva y constante y con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro de la marca mixta cuestionada “BIO MAX”.

En efecto, la Sala advierte que los documentos obrantes en el expediente están encaminados a demostrar la eventual notoriedad de su marca “BIOMAX”, mas no que la sociedad actora hubiese utilizado su nombre comercial “BIOMAX COMBUSTIBLES S.A.” de forma pública, ostensible y continúa. Así las cosas, para la Sala la actora no demostró el uso previo del nombre comercial alegado que pudiese impedir el registro de la marca cuestionada, por lo que no se advierte vulneración alguna del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486.

Ahora, en lo concerniente a que las marcas de la actora son notoriamente conocidas y las pruebas que se allegaron para demostrarlo, la Sala estima que ello es irrelevante, porque el análisis 17 Anexo núm. 1.; folios 58 a 118 del cuaderno físico núm. 1. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00470-00 Actora: BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. -BIOMAX S.A.-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co efectuado anteriormente permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento injusto de su prestigio, o dilución de su capacidad distintiva, como tampoco que la marca solicitada “BIO MAX” pudiese causarle perjuicio, comoquiera que para que la notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero, de acuerdo con lo previsto en el artículo 136, literal h), de la Decisión 486, lo cual no se presenta en esta oportunidad, debido a que las marcas cotejadas pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

En efecto, dicho criterio ha sido sostenido por esta Sección, en otras oportunidades18, así: “[…] Para la Sala, es irrelevante que la marca “BELMONT” sea una marca notoriamente conocida, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo “DU MONT” pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva, […] porque para que la notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, que se reitera, no se presenta en esta oportunidad [ ]” (Destacado fuera de texto). 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000- 2004-00376.

Criterio reiterado en las sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de marzo de 2017, C.P. María Elizabeth García González. número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00481-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00183-00. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00470-00 Actora: BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. -BIOMAX S.A.-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adicionalmente, se advierte que si bien es cierto que se allegaron documentos mediante los cuales se pretendía probar tal circunstancia, -de ello da cuenta el expediente contentivo del trámite administrativo-, también lo es que su análisis resulta innecesario, dado que la supuesta notoriedad de las marcas “BIOMAX” en clases 4ª y 37 de la Clasificación internacional de Niza, en nada cambia la falta de conexidad estudiada.

Al respecto, vale la pena traer a colación la sentencia de 10 de mayo de 201819, en la que la Sección Primera de esta Corporación señaló que no había lugar a realizar estudio alguno del material probatorio relacionado con la notoriedad de las marcas de la allí actora, por cuanto 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de mayo de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2010-00386-00.

Criterio que ya había sido expuesto por la Sala ens entencia de 14 de abril de 2016, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00267-00, C.P. María Elizabeth García González, en dicha oprtunidad se dijo: “[…] En lo concerniente a que las marcas mixtas y figurativa de la actora son notoriamente conocidas, y las pruebas que se allegaron para demostrarlo, la Sala estima que ello es irrelevante, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo “PREMIER LIGHTS” pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva, como quiera que priman las diferencias estructurales entre las marcas en conflicto, conforme lo señaló esta Sección en la sentencia antes invocada, cuando razonó así: “… para la Sala, es irrelevante que la marca “BELMONT” sea una marca notoriamente conocida, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo “DU MONT” pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva, ya que priman las diferencias estructurales de una y otra marca sobre la pobre similitud observada en las mismas.

Además, porque para que la notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, que se reitera, no se presenta en esta oportunidad”.

Por consiguiente, la Sala considera que no son de recibo los argumentos de la actora con relación a la notoriedad de los signos de la actora […]”. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00470-00 Actora: BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. -BIOMAX S.A.-. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ello sólo es viable si previamente se concluye que las marcas confrontadas son confundibles y/o generan riesgo de confusión. En efecto, en esa oportunidad, se precisó lo siguiente: “[…] Finalmente, y en lo atinente a los argumentos de la parte actora, relacionados con la notoriedad y el renombre de sus marcas, aspectos que no fueron tenidos en cuenta por la entidad demandada, la Sala estima que si bien es cierto que los documentos mediante los cuales se pretendía probar tal circunstancia fueron presentados en tiempo, también lo es que su análisis no resultaba necesario, como lo precisó la Superintendencia de Industria y Comercio, dado que la notoriedad y renombre de las marcas Aval en las clases 35, 36 y 38 en nada cambian la falta de conexidad estudiada.

Además, no existen elementos probatorios de los cuales se pueda desprender que el signo solicitado se esté aprovechando indebidamente de la reputación de las marcas del Grupo Aval, y que el mismo pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva en la actividad bancaria, financiera y bursátil. La Sala recuerda que el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 del 2000 ampara a los signos notoriamente conocidos, determinando la irregistrabilidad de los signos confundibles con éstos, pero en el entendido que los mismos se empleen para distinguir los mismos o similares productos o servicios, evitando la confusión indirecta, por el posible riesgo de asociación, circunstancias que, como se anotó, no se presente en el sub lite. [….] Visto lo anterior, esta Sala comparte lo expuesto por la Superintendencia de Industria y Comercio cuando manifestó que no había lugar a hacer el estudio del acervo probatorio aportado por la parte actora, relacionado con la notoriedad de sus marcas, por cuanto que ello sólo es viable si de manera previa se concluye que las marcas confrontadas son confundibles y generan riesgo de confusión. […]” (Resaltado fuera del texto original). 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00470-00 Actora: BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. -BIOMAX S.A.-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Finalmente, la Sala concluye que no se violaron las normas alegadas como vulneradas por la actora; y que le asistió razón a la SIC al conceder el registro de la marca mixta “BIO MAX”, para amparar productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que en cada una de ellas se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00470-00 Actora: BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. -BIOMAX S.A.-. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de agosto de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.