Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Núm. único de radicación: 11001032400020110033400 Demandante: Colombina S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Mars, Incorporated. Tema: Requisitos para otorgar el registro de un diseño industrial.

Novedad. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Colombina S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 52458 de 19 de octubre de 2009, 44686 de 25 de agosto 2010 y 16959 de 29 de marzo de 2011 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Colombina S.A. 1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho3, que se interpreta como de 1 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 3-5. 2 Cfr. Folios 26-39. 3 Prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “[…] Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo. […]”. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020110033400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co nulidad absoluta4, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 52458 de 19 de octubre de 2009, “por la cual se otorga un registro de diseño industrial”; 44686 de 25 de agosto 2010, “por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la jefe de la Dirección de Nuevas Creaciones; y 16959 de 29 de marzo de 2011, “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro del diseño industrial denominado PRODUCTOS DE CONFITERÍA, para productos de la Clase 01-01 del Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales, en adelante, Clasificación de Locarno, de que es titular Mars Incorporated, en adelante, el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones5: “[…] 1. Declarar la NULIDAD de las Resoluciones Nos. (i) 52458 de fecha 19 de octubre de 2009 y notificada por edicto desfijado el 11 de noviembre de 2009, (ii) 44686 de fecha 25 de agosto de 2010 y notificada por edicto desfijado el 20 de septiembre de 2010, y (i) 16959 del 29 de marzo de 2011. notificada por edicto desfijado el día 20 de abril de 2011, emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del trámite del expediente No. 04-62396, mediante las cuales dicho Despacho (1) declaró infundada la oposición presentada por mi representada, y (ii) concedió el registro del Diseño Industrial denominado PRODUCTO DE CONFITERÍA, que a continuación exponemos 2.

Que como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, solicito: i) Se declare fundada la oposición presentada por mi representada COLOMBINA S.A., contra la solicitud de registro del Diseño Industrial PRODUCTO DE CONFITERIA a nombre de MARS. INCORPORATED, tramitada bajo Expediente N. 04-62396 ii) Que como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Nuevas Creaciones negar el registro del Diseño Industrial PRODUCTO DE CONFITERIA a nombre de MARS, INCORPORATED. iii) Que se ordene a la Nación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia de Industria y Comercio, División de Nuevas Creaciones, publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial. […]”. 4 Prevista en el artículo 132 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, “[…] Régimen común de propiedad industrial […]”. 5 Cfr. Folio 77. 3 Núm. único de radicación: 11001032400020110033400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Presupuestos fácticos 4.

La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones6: 4.1. Mars Incorporated solicitó, el 30 de junio de 2004, ante la parte demandada, el registro de un diseño industrial denominado PRODUCTO DE CONFITERÍA, para productos de la Clase 01-01 de la Clasificación de Locarno. 4.2. La referida solicitud se publicó, el 29 de abril de 2005, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 551, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, bajo el argumento que el diseño industrial solicitado correspondía a una forma usual para la presentación de chocolatinas. 4.3.

La Directora de la División de Nuevas Creaciones, mediante la Resolución núm. 52458 de 19 de octubre de 2009, otorgó el registro del diseño industrial denominado PRODUCTOS DE CONFITERÍA, solicitado por el tercero con interés directo en las resultas del proceso. 4.4. La parte demandante, interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 52458 de 19 de octubre de 2009. 4.5.

La Directora de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 44686 de 25 de agosto de 2010, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 52458 de 19 de octubre de 2009 y concedió el recurso de apelación. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución núm.16959 de 29 de marzo de 2011, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 52458 de 19 de octubre de 2009.

Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 115 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina7, en adelante la Decisión 486 de 2000. 6 Cfr. Folios 18-82. 7 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 4 Núm. único de radicación: 11001032400020110033400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Concepto de violación 6.

La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: “[…] Irregistrabilidad del DISEÑO INDUSTRIAL. […]” 6.1. Indicó que la forma en que se describe el diseño en los actos administrativos acusados responde a la forma de presentación propia de cualquier barra de chocolate y chocolatín, y que las diferencias respecto de la presentación de otros productos que circulan en el mercado son “insignificantes”8.

“[…] Carencia de NOVEDAD del Diseño Industrial solicitado. […]” 6.2. Manifestó que las diferencias secundarias respecto de un diseño que existiera previamente en el mercado, no pueden considerarse como una forma de desvirtuar la falta de novedad. 6.3. Señaló que no podrá determinarse que un diseño industrial es novedoso, cuando ya el producto ha sido expuesto al público consumidor9 y que el diseño industrial corresponde a la apariencia usual de los chocolates en barra, la cual ha sido implementada desde hace más de 10 años.

Para sustentar dicha afirmación, en el texto de la demanda, incluyó múltiples imágenes de barras de chocolate, así como una impresión de pantalla de una página web10. 6.4. Sostuvo respecto de las referidas impresiones que, si bien no contaban con una fecha de publicación, lo cierto es que eso no era relevante, en tanto que la forma en que se presentan las chocolatinas y barras de chocolate es un hecho notorio que, “en principio”, no debería requerir prueba11.

“[…] DIFERENCIAS SECUNDARIAS entre el diseño industrial solicitado a registro y el resto de los chocolates en barra. […]” 6.5. Señaló que “[…] la gran mayoría de chocolatinas y chocolates en barra tienen una apariencia muy similar y el hecho de que unas estén divididas en 4, 6, 8, o 10 8 Cfr. Folio 84. 9 Cfr. Folio 85. 10 Cfr. Folio 86. 11 Ibidem. 5 Núm. único de radicación: 11001032400020110033400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pastillas, que el paralelepípedo o rectángulo hecho de chocolate sea más o menos grande, o que las paredes del mismo sean más o menos bajas o más o menos inclinadas, constituyen diferencias nimias y secundarias que representan per sé la imposibilidad de constituir un diseño industrial.

Diferente sería el escenario si la sociedad solicitante pretendiera registrar diseño industrial un chocolate con forma geométrica poco común o de un tamaño y color novedosos, pues se le estaría imprimiendo a la apariencia del producto un elemento estético adicional que le permitiría ser registrado, pero, en el presente caso, es imposible predicar novedad del diseño solicitado pues las diferencias que le imprime al producto son casi imperceptibles. […]”12. 6.6.

Complementó el argumento expuesto, señalando que el grabado en la parte superior de los chocolates, no lo dotaba de novedad, pues era usual que las empresas grabaran figuras en sus chocolates, como una seña de identidad adicional13. Contestación de la demanda Parte demandada 7. La parte demandada14 contestó la demanda15 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: “[…] En cuanto a la presunta violación del artículo 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […]” 7.1.

Indicó que: i) se buscó en diferentes bases de datos a nivel mundial sin que se encontrara un antecedente que desvirtuara la novedad; ii) se apreciaron los documentos aportados por la parte demandante y se encontraron elementos diferenciadores que lograban desvirtuar la falta de novedad; y iii) que el diseño industrial recae de forma exclusiva, respecto de las características que no hacen parte de la forma común de las barras de chocolate16. 12 Cfr. Folio 90. 13 Cfr. Folio 91. 14 Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 109-120. 15 Cfr. Fólios 53-59. 16 Cfr. Folio 113. 6 Núm. único de radicación: 11001032400020110033400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] En cuanto a la presunta carencia de novedad del diseño industrial concedido […]” 7.2. Adujo que el diseño industrial no recaía sobre la distribución en pastillas sino frente a su disposición especial y que no era adecuado hacer un cotejo entre los diseños industriales reportados por la parte demandante y el diseño industrial, comoquiera, que no era posible establecer si dichas imágenes eran anteriores a la solicitud de registro o no17. 7.3.

Presentó diferentes comparaciones entre el Diseño Registrado y ciertas chocolatinas que se comercializaban en el mercado, señalando que los diseños del mercado tenían características diferentes a las del diseño concedido, por ejemplo las proporciones entre las pastillas de chocolate, la existencia o no de rebordes, o la forma de estos, así como las figuras en bajo relieve, entre otros aspectos diferenciadores 7.4.

Manifestó que, “[…] Sin embargo, la presentación, para este caso, es la de una barra de chocolate con divisiones. Por lo demás, es claro, con el cotejo realizado, que en lo particular y novedoso de la forma el diseño solicitado se diferencia sustancialmente de los chocolates presentados como prueba (sin comprobación de anterioridad) y de los existentes en el estado de la técnica. […]”18. 7.5.

Indicó que “[…] La descripción que toma el demandante de la resolución de negación, no es suficiente a la hora de comparar un diseño, puesto que se necesita de la forma para entender dicha descripción. Por esta razón, es imperativo basarse en hechos demostrables mediante la percepción (visual en este caso), por tanto cobra relevancia el cotejo de las figuras que se realizó al comienzo de este escrito.

Por lo tanto, no es argumento válido pensar que con la descripción escrita de una forma, ya es suficiente para concluir su falta de novedad. […]”19. 7.6. Manifestó, respecto del grabado que “[…] es importante aclarar que el dibujo grabado, por sí solo, no le otorga novedad alguna a la forma solicitada y se ha demostrado claramente por parte de la SIC, durante la etapa administrativa y ahora en esta oportunidad, que la novedad está dada por el conjunto de particularidades del "PRODUCTO DE CONFITERÍA" que conforman un todo y que hacen de esta barra de chocolate diferente a las existentes, tal como se ha demostrado amplia y claramente; se trata, por tanto, de un conjunto de diferencias que impactan en la totalidad de la forma de tal manera que la hacen sustancialmente diferente. […]” 17 Cfr. Folio 58. 18 Cfr. Folio 118. 19 Cfr. Folio 119. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020110033400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Tercero con interés directo en las resultas del proceso 8.

El tercero con interés directo, a pesar de haber sido notificado en debida forma20, guardó silencio en esta oportunidad procesal. Auto de pruebas 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 30 de junio de 201521, resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas. Interpretación Prejudicial 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 30 de junio de 201522, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000. 11.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 79-IP-201623, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina².

Procede la interpretación de dichos artículos, toda vez que son materia de la controversia. 2. De oficio se interpretará el Artículo 129 de la Decisión 486, al estar vinculado a la materia de controversia en el presente caso. […]”24. 12. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Reanudación del proceso y alegatos de conclusión 13. El Despacho Sustanciador, una vez recibida la interpretación prejudicial, mediante auto de 29 de noviembre de 201925, por un lado, reanudó el proceso, y por el otro, de conformidad con el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que alegaran de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento 20 Cfr. Folio 106. 21Cfr. Folios 130-131. 22 Cfr. Folios 132-133. 23 Cfr. Folios 145-156. 24 Cfr. Folio 184. 25Cfr. Folios 162-164. 8 Núm. único de radicación: 11001032400020110033400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. 14.

Durante el término legal, la parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda26. 15. La parte demandada, el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 79-IP-2016 de 18 de octubre de 2016; vii) el marco normativo sobre la protección de diseños industriales; viii) el marco normativo sobre requisito de novedad; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 17. Visto el artículo 128 numeral 7.º del Código Contencioso Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201127, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201928, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 18.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 19. Los actos administrativos acusados son los siguientes: 26 Cfr. Folio 166. 27 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 28 “Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020110033400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 19.1.

La Resolución núm. 52458 de 19 de octubre de 200829, mediante la cual la Jefe de la División de Nuevas Creaciones, concedió el registro del diseño industrial denominado PRODUCTO DE CONFITERÍA para identificar productos de la Clase 01- 01 de la Clasificación de Lucarno. 19.2. La Resolución núm. 44686 de 25 de agosto de 201030, mediante la cual la Directora de Nuevas Creaciones resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 52458 de 19 de octubre de 2008. 19.3.

La Resolución núm. 16959 de 29 de marzo de 201131, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 52458 de 19 de octubre de 2008. El problema jurídico 20. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, en las contestaciones de la misma presentadas por la parte demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso y en la Interpretación Prejudicial, determinar: 20.1.

Si las resoluciones núms. 52458 de 19 de octubre de 2009, “por la cual se otorga un registro de diseño industrial”; 44686 de 25 de agosto 2010, “por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la jefe de la Dirección de Nuevas Creaciones; y 16959 de 29 de marzo de 2011, “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cual se concedió el registro productos de la Clase 01-01 de la Clasificación de Lucarno, vulneran o no los artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 20.2.

En este sentido, se analizará si la creación denominada PRODUCTO DE CONFITERÍA cumple con el requisito de registrabilidad de novedad regulado en el artículo 115 ibidem, y si la Superintendencia de Industria y Comercio, al conceder el registro como diseño industrial para la creación mencionada vulneró o no los artículos citados. 29 Cfr. Folios 40-42. 30 Cfr. Folios 43-47. 31 Cfr. Folios 48-52 10 Núm. único de radicación: 11001032400020110033400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20.3.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial núm. 79-IP-2016 de 18 de octubre de 2016, en la cual interpretó los artículos 113,115 y 129 de la Decisión 486 de 2000. 21. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 22. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena32, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 14 de septiembre de 200033 de la Comisión de la Comunidad Andina34. 32 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 33 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 34 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020110033400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina35 23.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina36. 24. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 25.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 26.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 27.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 35 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 36 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020110033400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 28.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 29. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]” Interpretación Prejudicial 79-IP-2016 de 18 de octubre de 2016 30.

La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso37: “[…] B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina².

Procede la interpretación de dichos artículos, toda vez que son materia de la controversia. 2. De oficio se interpretará el Artículo 129 de la Decisión 486, al estar vinculado a la materia de controversia en el presente caso […] D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Definición y naturaleza del diseño industrial.

Requisitos y efectos de su registro […] 1.6. Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética. A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial; es decir, a un producto con utilidad industrial. […] 1.10.

Ahora bien, el tema acerca del diseño industrial ha sido analizado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en el cual se sostiene que existen una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber: (i) Visibilidad. Los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles; siendo esta una condición para que puedan ser reconocidos.

El diseño debe, además, quedar a la vista durante el uso normal del producto por su usuario. Ese aspecto es particularmente importante en relación con los productos que 37 Cfr. Folios 93-112 13 Núm. único de radicación: 11001032400020110033400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cambian de aspecto durante el uso normal.

Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto. Análogamente, la forma de un sofá-cama en posición plegada y en posición extendida deben considerarse como parte del diseño del producto. La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, automóviles o electrodomésticos.

(ii) Apariencia especial El diseño le otorga al producto en el que está incorporado una apariencia particular. Además, hace que un artículo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie.

(iii) Aspectos no técnicos. Los diseños industriales deben dejar de lado las características técnicas o funcionales del mismo. Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de características.

(iv) Incorporación en un artículo utilitario. Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios, es decir productos que tienen finalidades útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado.

En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o tipo para la fabricación de un producto industrial o que tenga aplicación industrial. En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanía. 2. La novedad como requisito de registrabilidad: Las formas usuales. Las diferencias secundarias La novedad como requisito de registrabilidad 2.1.

La demandante señaló que el diseño industrial solicitado carece de novedad ya que constituye la apariencia común de los chocolates en barra y la forma como estos productos han venido siendo comercializados en el mercado y al comparar el diseño solicitado con otros chocolates en barra es posible concluir que las diferencias que se presentan entre ellos son secundarias. […] 2.5.

Para determinar la novedad de un diseño industrial, se establecen los siguientes criterios: a) Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento; b) Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado; c) Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo existente en un determinado momento. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020110033400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En el criterio a), se infiere que el principio de novedad es el correspondiente al caso de la registrabilidad de Invenciones y Modelos de Utilidad; es decir, que no se encuentre anticipado por el estado de la técnica a nivel mundial.

En el caso del criterio b), sólo se puede tomar como nuevo lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industrial, mientras que en el criterio c), un diseño industrial será nuevo si en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad; es decir, un círculo especializado.

Las formas usuales 2.8. Colombina ha sostenido que en cuanto a la novedad el diseño industrial solicitado para registro PRODUCTO DE CONFITERÍA carece por completo de este requisito, en la medida que corresponde a una apariencia usual que tienen los chocolates en barra, correspondiendo así a la forma en que desde hace varias décadas se viene presentando el chocolate. […] 2.11.

En este sentido, para la comparación entre diseños industriales se aplicará lo dispuesto para la comparación entre una marca tridimensional y un diseño industrial, la cual indica que deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas del diseño, relieves y forma característica del producto, para establecer si el signo que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al diseño industrial registrado, para evitar así la confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del producto identificado con el signo tridimensional que se pretende registrar. […] Las diferencias secundarias 2.13.

En el proceso interno, Colombina sostiene que el diseño industrial solicitado para registro no le otorga a la barra de chocolate una apariencia novedosa ni presenta una diferencia estética para este producto. La gran mayoría de chocolates en barra tienen una apariencia muy similar y el hecho de que unas estén divididas en 4, 6, 8 o 10 pastillas, tengan forma rectangular y sean más grandes o más pequeñas constituyen diferencias mínimas y secundarias que representan por eso la imposibilidad de constituir un diseño industrial. […] 2.16.

Las diferencias secundarias sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales.

En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado. 2.17. Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio.

Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos 15 Núm. único de radicación: 11001032400020110033400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes; sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales. […] ” Marco normativo sobre la protección de diseños industriales 31.

Visto el artículo 113 de la Decisión 486 de 2000, un diseño industrial es la apariencia particular de un producto, correspondiente a cualquier forma externa que no cambia la finalidad del producto. El objeto de la protección de los diseños industriales es conferir un derecho temporal de exclusiva sobre aquellas creaciones que enriquecen el patrimonio de las formas aplicables a la industria.

De ahí que solo resulten protegibles por este medio las creaciones que involucren un aporte de valor agregado a dicho patrimonio. Marco normativo sobre el requisito de novedad 32. Visto el artículo 115 de la Decisión 486 de 2000, procede la protección de un diseño industrial siempre que sea nuevo. Requiere entonces la valoración del aporte que significa la creación frente al estado de las formas estéticas aplicables a la industria.

Novedad objetiva 33. La novedad depende de dos circunstancias previstas en el artículo 115 citado. Por una parte, la denominada novedad objetiva38, según la cual nuevo es todo aquello que no ha sido hecho accesible al público. 34. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido reiterativo en sostener sobre la novedad objetiva lo siguiente: “[…] El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad, sobre la base del artículo 115, el Tribunal entiende, que un diseño industrial será nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la prioridad invocada no se hubiera hecho accesible al público, en cualquier tiempo y lugar, ya sea mediante su descripción, utilización, comercialización o cualquier otro medio […]”39. 38 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 187-IP-2014. 39 Ver: Interpretación Prejudicial 71-IP-2005, reiterada en las Interpretaciones Prejudiciales: 187-IP- 2014, 208-IP-2015 y 542-IP-2016. 16 Núm. único de radicación: 11001032400020110033400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 35.

En consecuencia, se trata de un concepto de novedad análogo a la novedad aplicable a las patentes de invención o de modelo de utilidad y, en consecuencia, para su análisis, corresponde verificar si el diseño se ha hecho o no conocido o accesible al público con antelación a su solicitud de registro. Novedad subjetiva 36. La norma también hace referencia a la denominada novedad subjetiva40, y establece que no es nuevo aquello que solamente presenta diferencias secundarias frente a realizaciones anteriores. 37.

De manera reiterada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado, que para el análisis de las diferencias secundarias se deben aplicar los siguientes criterios: “[…] Las diferencias secundarias sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad.

Asimismo, deberá́ el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales. En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado.

Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio. Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entiendé que las diferencias entre ambos son sustanciales […]"41 Análisis del caso concreto 38.

De conformidad con los marcos normativos indicados supra; y atendiendo a los argumentos de la parte demandante y la parte demandada; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 39. La Sala precisa que el diseño industrial denominado PRODUCTO DE CONFITERÍA es como se muestra a continuación: 40 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 187-IP-2014. 41 Ver: Interpretación Prejudicial 71-IP-2005, reiterada en las Interpretaciones Prejudiciales: 187-IP- 2014, 208-IP-2015 y 542-IP-2016. 17 Núm. único de radicación: 11001032400020110033400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Diseño industrial concedido42 Titular: Mars, Incorporated 40.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis del requisito de novedad para el registro de diseños industriales. Del cargo de violación del artículo 115 de la Decisión 486 de 2000 41. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 115 de la Decisión 486 de 2000 establece el requisito de novedad como presupuesto de registrabilidad de un diseño industrial, novedad que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) que antes de la fecha de solicitud o prioridad debidamente invocada no se hubiere hecho accesible al público; y ii) que presente diferencias sustanciales con respecto a realizaciones anteriores. 42.

Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en el artículo 115 de la Decisión 486 de 2000 y, en ese sentido, analizará si: i) para la fecha de radicación de la solicitud, el diseño industrial denominado PRODUCTO DE CONFITERÍA, 30 de junio de 2004, se había hecho accesible o no 42 Cfr. Folio 4 del cuaderno de antecedentes administrativos.

Esta es la creación solicitada como diseño industrial concedida en los actos administrativos acusados. 18 Núm. único de radicación: 11001032400020110033400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co al público; y ii) presentaba diferencias sustanciales o no con respecto a realizaciones anteriores.

Primer supuesto: que antes de la fecha de solicitud o prioridad debidamente invocada no se hubiere hecho accesible al público 43. Esta Sección43 ha considerado que el requisito de novedad previsto por la normativa comunitaria andina depende de dos circunstancias previstas en el artículo 115 de la Decisión 486 de 2000. Por un lado, la denominada novedad objetiva y, por el otro, la denominada novedad subjetiva. 44.

El requisito de novedad objetiva se encuentra contenido en el segundo inciso del artículo 115 ibidem, el cual indica que “[…] un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento […]”. 45. Frente a esta clase de novedad, la Sala ha considerado que “[ ] se trata de un concepto de novedad análogo a la novedad aplicable a las patentes de invención o de modelo de utilidad y, en consecuencia, para su análisis, corresponde verificar si el diseño se ha hecho o no conocido o accesible al público con antelación a su solicitud de registro […]”44. 46.

La Sala considera que el requisito de novedad objetiva previsto en el inciso segundo del artículo 115 de la Decisión 486 de 2000 requiere para su configuración que existan diferencias entre el diseño solicitado a registro y el estado del arte. En otras palabras, un diseño solicitado a registro solamente se verá afectado frente al requisito de novedad objetiva cuando sea idéntico a un diseño que se encuentre en el estado del arte.

Cualquier diferencia, por mínima que sea, no afecta el requisito de novedad objetiva. 47. Ahora bien, la Sala observa que en los actos administrativos acusados no se cita ningún documento en particular como el estado del arte. De igual forma, la parte demandante, como fundamento de la oposición y recursos presentados durante el trámite administrativo, allegó varias imágenes de distintos productos de chocolate, en las cuales no se puede evidenciar en qué fecha, dichos productos fueron accesibles al público. 43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de julio de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 110001032400020130049700. 44 Ibidem 19 Núm. único de radicación: 11001032400020110033400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 48.

Lo mismo puede decirse de las imágenes obrantes en el texto de la demanda, consistentes en: i) barras de chocolate45; y ii) una impresión captura de pantalla de la página web www.hersheys.com46, las cuales carecen de una fecha de consulta cierta. En este entendido, la Sala considera que no pueden ser consideradas como estado del arte, toda vez que se desconoce su fecha de publicación. 49.

Ahora bien, el resto de las pruebas aportadas por la parte demandante y decretadas por el Despacho sustanciador obran en un CD47 con las siguientes pruebas documentales48: a) Video titulado “JET CHOCO LECHE CALCIO CHOCOLATINA”, en adelante D1, presenta el siguiente diseño: 49 b) Video titulado “Ferrero Rocher Chocolat”, en adelante D2.

En que se observa el siguiente diseño: 50 c) Video titulado “3 KICK CHOCOLATINA”, en adelante D3. En que se observa el siguiente diseño: 51 45 Cfr. Folio 87. Valorada como prueba documental. 46 Cfr. Folio 88. Valorada como prueba documental. 47 Cfr. Folio 73 48 Decretadas mediante auto de 30 de junio de 2015 49 Cfr. Archivo 1 del cd JET CHOCOLATE LECHE CALCIO CHOCOLATINA, minuto 0:23 50 Cfr. Archivo 2 del cd FERRERERO ROCHER CHOCOLAT, minuto 0:21 51 Cfr. Archivo 3 del cd KICK CHOCOLATINA, minuto 0:02 20 Núm. único de radicación: 11001032400020110033400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co d) Video titulado “4 M&M S CHOCOLATES”, en adelante D4.

En que se observa el siguiente diseño: 52 e) Video titulado “5 SNICKERS CHOCOLATINA”, en adelante D5. En que se observa el siguiente diseño: 53 f) Videos titulados “6 NESTLÉ MANI CHOCOLATINA” y “7 NESTLÉ MANI CHOCOLATINA”. En que se observa el siguiente diseño: 54 g) Video titulado “8 JET JUMBO EXTREM CHOCOLATINA LANZAMIENTO ABR 12 04”, en adelante D8.

En que se observa el siguiente diseño: 52 Cfr. Archivo 4 del cd M&M S CHOCOLATES, minuto 0:28 53 Cfr. Archivo 5 del cd SNICKERS CHOCOLATINA, minuto 0:21 54 Cfr. Archivo 6 NESTLE MANI MAN CHOCOLATINA, minuto 0:21 21 Núm. único de radicación: 11001032400020110033400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 55 h) Video titulado “9.

NESTLÉ KIT KAT CHOCOLATINA CORNER”, en adelante D9. En que se observa el siguiente diseño: 56 50. La Sala considera que los videos aportados por la parte demandante configuran arte previo al diseño industrial PRODUCTO DE CONFITERÍA, por cuanto la certificación de la empresa Multiarchivo Publicitario57, que señaló: “[…] Por medio de la presente certificamos que la empresa MULTIARCHIVO PUBLICITARIO LTDA, ha suministrado piezas de CHOCOLATINAS, los cuales fueron extraídos de nuestro archivo, y que fueron pautados en Televisión Nacional durante los años 2000 a 2004 […]”, deja en evidencia que, fueron pautados en televisión nacional durante los años 2000 a 2004, es decir, con anterioridad a la fecha de prioridad indicada supra. 51.

En relación con D1 el único producto que se observa tiene un diseño consistente en una barra de chocolate en forma rectangular sólida, sin aparentes divisiones claras. Lo cual difiere del diseño demandado el cual consiste en una barra de chocolate con forma de pirámide truncada rectangular, en donde su base inferior cuenta con mayor área que su base superior, además de una serie de cortes perpendiculares que dividen la barra en 8 tabletas rectangulares, cada una de las cuales contiene en su interior un dibujo de una figura circular con características humanas, tales como cara, brazos, manos, piernas y pies, las cuales se observan más claramente desde la vista superior. 55 Cfr. Archivo 8 del cd JET JUMBO EXTREM CHOCOLATINA lanzamiento Abr 12-04, minuto 0:23 56 Cfr. Archivo 9 del cd NESTLE KIT KAT CHOCOLATINA Corner, minuto 0:26. 57 Cfr. Folio 72. 22 Núm. único de radicación: 11001032400020110033400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 52.

Ahora bien, respecto de las anterioridades D2 y D4, se observa que no comparten las características del diseño industrial PRODUCTO DE CONFITERÍA, ya que estos productos muestran un chocolate con forma esférica y elipsoide respectivamente, mientras que el diseño industrial PRODUCTO DE CONFITERÍA corresponde a un chocolate en barra o en forma de pirámide rectangular truncada, por lo que la Sala considera innecesario ahondar en el análisis frente a dichos productos, ya que es manifiesto que no afectan la novedad del diseño concedido. 53.

De igual forma, considera esta Sala que los productos de las anterioridades D3, D5 y D8, no tienen similitudes con el diseño industrial PRODUCTO DE CONFITERÍA, ya que estos productos tienen una forma de cubo rectangular y en su superficie se observan unos relieves con textura de ondas, elementos que en ninguna forma se relacionan con los que se pretende reivindicar en el diseño industrial, descrito supra. 54.

Respecto de D6 y D7, esta Sala considera que el diseño que se observa consiste en una barra de chocolate con cortes verticales que dividen el chocolate en dos pastillas iguales y en este sentido no replican los elementos especiales del diseño registrado previamente, como lo es la forma piramidal, el corte en ocho pastillas y la forma especial de los bajo relieves del diseño registrado. 55.

Respecto del diseño que se presenta en D9, encontramos que comparte con el diseño industrial cuestionado la forma de pirámide truncada rectangular, no obstante, a diferencia del diseño concedido, tiene la característica de ser escalonada en su base y no evidencia cortes ni divisiones en tabletas o pastillas, ni tampoco ningún elemento adicional, como sí se observa en los bajo relieves del diseño PRODUCTO DE CONFITERÍA. 56.

Respecto del argumento esgrimido por la parte demandante en su escrito de demanda, según el cual la forma de presentación de las chocolatinas es un hecho notorio que no requiere prueba, por ser de público conocimiento a nivel mundial, la Sala considera que no puede considerarse como tal dicha afirmación, en tanto, las características propias de los diferentes diseños de chocolatinas y sus características especiales, no son de público conocimiento, así como, tampoco lo es la fecha en que empezaron a circular en el mercado con lo cual no es posible determinar que sea un hecho notorio que el diseño industrial fuera una forma usual para la fecha de la solicitud, esto es, para el 30 de junio de 2004. 57.

Esta Sala considera, frente al argumento relacionado, con que, no se pueden tener los diseños en bajo relieve como una forma de probar la novedad del diseño 23 Núm. único de radicación: 11001032400020110033400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co industrial registrado, que dichos relieves pueden afectar la apariencia de un diseño industrial y, en consecuencia, debe ser analizado en el estudio comparativo del diseño en cuestión frente al estado del arte.

De igual forma, es preciso señalar que estos, si bien son un elemento a tener en cuenta, no son el único elemento que hace parte del diseño. 58. Teniendo en cuenta los estudios comparativos expuestos supra, la Sala necesariamente debe concluir que la solicitud cumple con el requisito de novedad objetiva, en el entendido que el diseño concedido guarda diferencias con las anterioridades D1 a D9 que fueron aportadas por la parte demandante y no obran en el expediente pruebas que evidencien que, antes de la fecha de la solicitud del diseño PRODUCTO DE CONFITERÍA, ya se encontraba en el estado de la técnica una divulgación de las características del diseño concedido.

Segundo supuesto: que presente diferencias sustanciales con respecto a realizaciones anteriores 59. Frente a la segunda modalidad de novedad, la contenida en el tercer inciso del artículo 115 de la Decisión 486 de 2000, según la cual “[…] un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho de que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores […]”, esta Sala58 ha considerado que este inciso del señalado artículo 115 corresponde a la denominada novedad subjetiva59. 60.

La Sala, en la citada providencia, realizó un estudio de derecho comparado frente a este requisito y encontró que “[…] el ordenamiento jurídico comunitario europeo estableció una presunción de identidad[60] por diferencias en detalles irrelevantes y un requisito independiente al que denomina carácter singular[61], dictado por la impresión general del diseño. Por el otro, en el ordenamiento jurídico comunitario andino, no se establece una presunción de identidad ni un requisito de carácter singular, pero se establece que no es nuevo un diseño que ‘[…] presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores […]’”62. 58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de julio de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 110001032400020130049700. 59 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de julio de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 110001032400020130049700. 60 El artículo 4º de la Directiva 98/71/CE establece que dos diseños se considerarán idénticos “[…] cuando sus características difieran tan sólo en detalles irrelevantes […]” y, adicionalmente, 61 “[…] cuando la impresión general que produzca en un usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro […]”. 62 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de julio de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 110001032400020130049700.

Párrafo 50. 24 Núm. único de radicación: 11001032400020110033400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 61. La Sala consideró asimismo que “[…] si bien el artículo 115 de la Decisión 486 guardó silencio sobre los elementos de juicio de la novedad subjetiva, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado relevante acudir a la impresión general del diseño en los círculos interesados del público consumidor para realizar dicho análisis […]”63. 62.

Determinado lo anterior, corresponde a esta Sala analizar si las diferencias entre el diseño solicitado y las anterioridades D1, D3, D5, D6, D7, D8 y D9 son diferencias secundarias o sustanciales y si estas le imprimen al diseño una impresión general diferente a las anterioridades citadas. 63. Para dicho análisis, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio.

Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes y, por lo tanto, se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales […]”64. 64.

Esta Sala procederá con el análisis así: i) definirá quién es el consumidor medio relevante para el presente caso y definirá sus características; ii) analizará la impresión general que el diseño solicitado y las anterioridades citadas causen en el consumidor medio; y iii) determinará si las diferencias encontradas son sustanciales o secundarias. 65.

Esta Sala considera que el término círculos interesados del público consumidor y consumidor medio son usados de forma indistinta y, en consecuencia, corresponden a un mismo criterio de valoración, el de un consumidor medio perteneciente a los círculos interesados del público consumidor. Círculos interesados (consumidor medio) 66. La Sala, teniendo en cuenta que ni la Decisión 486 de 2000 ni el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina han decantado las características de un consumidor medio para efectos de determinar la impresión general de un diseño industrial, considera que el equivalente más cercano corresponde al consumidor medio en 63 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de julio de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 110001032400020130049700.

Párrafo 52. 64 Cfr. Folio 155. 25 Núm. único de radicación: 11001032400020110033400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co asuntos de signos distintivos, toda vez que el diseño industrial cumple una finalidad similar, en el entendido que “[…] el diseño industrial además de ser novedoso debe ser distintivo.

En este caso la distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca o extrínseca del diseño industrial para diferenciarse de otros diseños industriales o signos distintivos en el mercado […]”65. En consecuencia, el consumidor medio relevante para el estudio de novedad subjetiva de un diseño industrial es “[…] el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes […]”66. 67.

La Sala observa que tanto el diseño industrial concedido como las anterioridades alegadas por la parte demandante se clasifican dentro sector de los productos de la Clase 01-01 de la Clasificación de Locarno, el cual se relaciona con “[…] productos de panadería, galletas, pastelería, pasta y otros productos cereales, chocolates, confitería, hielo. […]” y, por lo tanto, los círculos interesados a los que pertenece el consumidor medio en este caso corresponderían a los consumidores de confitería. 68.

La Sala ha considerado que “[…] la relevancia del sector industrial marca sin duda el grado de libertad del diseñador y el nivel de variaciones caprichosas exigible en un diseño industrial para considerar que presenta una impresión general diferenciable del arte previo […]”67. 69. Así las cosas, atendiendo a la realidad de la industria y considerando que la confitería es un mercado de consumo masivo y habitual, esta Sala considera que el consumidor medio relevante para el presente estudio corresponde a un consumidor común y corriente, principalmente niños y adolescentes, quienes tienen un conocimiento y una percepción corrientes.

Percepción general 70. Para el caso concreto la Sala tendrá en cuenta que el diseño PRODUCTO DE CONFITERÍA y las anterioridades D1, D3, D5, D6, D7, D8 y D9 corresponden a un mismo estilo o clase de producto; chocolatinas en barra, las cuales pueden ser adquiridas en tiendas de abarrotes y grandes superficies. 65 Cfr. Folio 154 66 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 401-IP-2015 de 25 de febrero de 2016. 67 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de julio de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 110001032400020130049700. Párrafo 59. 26 Núm. único de radicación: 11001032400020110033400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 71.

En cuanto a las anterioridades señaladas supra, la Sala, ubicándose en la posición de un consumidor medio a la fecha de solicitud del diseño, el cual corresponde a un consumidor de chocolates a 30 de junio de 2004, quién tiene una percepción corriente y carece de conocimientos especializados, encuentra que la impresión general y conjunta que el diseño PRODUCTO DE CONFITERÍA otorga al consumidor medio difiere de la impresión que generan los productos observados en las anterioridades.

Sin acudir al análisis minucioso de detalles, un consumidor medio tendría la impresión de que los diseños enfrentados son diferentes. Determinación de las diferencias como sustanciales o secundarias 72. La Sala considera, de conformidad con lo expuesto, que un consumidor medio de este tipo de productos encontrará que el diseño PRODUCTO DE CONFITERÍA en comparación con los diseños usados en los productos de las anterioridades, tiene una serie de elementos que le otorgan una impresión general diferente que influenciará su decisión de compra. 73.

Al respecto la Sala encuentra que el diseño PRODUCTO DE CONFITERÍA tiene: i) líneas más definidas que las anterioridades en las cuales se evidencian productos sólidos de una pieza y sin divisiones aparentes; ii) una forma basada en ángulos rectos que lo dotan de una apariencia estilizada y elegante, mientras que las anterioridades en su mayoría dan una apariencia más robusta; iii) cuenta con superficies lisas, mientras que varias de las anterioridades tienen superficies texturizadas; iv) clara forma de pirámide rectangular truncada, que difiere de las anterioridades tienen como base distribuciones rectangulares o pirámides escalonadas; y v) cuenta con bajo relieves visibles en las divisiones, a diferencia de las anterioridades que no cuentan con este tipo de diseños. 74.

Esta Sala considera que las diferencias señaladas supra son sustanciales y no secundarias, puesto que para un consumidor medio, por ejemplo un niño, no será indistinto consumir un chocolate estilizado con bajorrelieves humanoides y consumir un producto sin dibujos o con un aspecto robusto. 75. En consecuencia, la Sala considera que entre el diseño concedido denominado PRODUCTO DE CONFITERÍA y las anterioridades citadas D1, D3, D5, D6, D7, D8 y D9 existen diferencias que no son meramente secundarias y, por consiguiente, cuenta con novedad subjetiva, de conformidad con el inciso segundo del artículo 115 de la Decisión 486 de 2000. 27 Núm. único de radicación: 11001032400020110033400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 76.

Así las cosas, la Sala considera que los actos administrativos acusados no violaron el artículo 115 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que, a la fecha de solicitud del diseño industrial PRODUCTO DE CONFITERÍA, no había divulgaciones que afectaran la novedad del diseño concedido. Conclusión 77. La Sala concluye que, en el caso sub examine, las resoluciones núms. 52458 de 19 de octubre de 2009 y 44686 de 25 de agosto de 2010, expedidas por la Directora de Nuevas Creaciones; y la Resolución núm. 16959 de 29 de marzo de 2011, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, no desconocieron la normativa aplicable por cuanto: 77.1.

Las características del diseño industrial denominado PRODUCTO DE CONFITERÍA, a la fecha de radicación de la solicitud, esto es a 30 de junio de 2004, no habían sido accesibles al público. 77.2. Como consecuencia de lo anterior, el diseño industrial denominado PRODUCTO DE CONFITERÍA, a la fecha de solicitud, esto es a 30 de junio de 2004, cumplía con el requisito de novedad, previsto en el artículo 115 de la Decisión 486 de 2000 y, en ese orden de ideas, se negarán las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley. 28 Núm. único de radicación: 11001032400020110033400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.