CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., veintidos (22) de septiembre de dos mil veintidos (2022) Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Radicado: 11001032400020100001000 Demandante: McCormick & Company Incorporated Demandado: Tercero Interesado: Superintendencia de Industria y Comercio McDonald´s International Property Company Ltd, Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltda. Productos MAC Tema: Reiteración de jurisprudencia – Registro Marcario – Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Marcas: MC y MC.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide en única instancia la demanda que presentó la sociedad McCormick & Company Incorporated –en adelante McCormick-, por medio de apoderado judicial, en contra de la Resolución 36787 de 24 de julio de 2009, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio –en adelante SIC, revocó la Resolución 14500 de 30 de marzo de 2009 y, en su lugar, negó el registro de la marca «MC», para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda 1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado el 7 de diciembre de 20091, adicionada el 18 de enero de 20002, la apoderada judicial de McCormick presentó demanda en ejercicio de la 1Folios 229 a 253 cuaderno principal 2Folios 499 a 532 cuaderno No. 2 2 Radicación: 11001032400020100001000 Demandante: McCormick & Company Incorporated Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio acción de nulidad y restablecimiento del derecho3 consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo4 en contra de la SIC, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «1.
Que se declare nula la Resolución No 36787, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 24 de Julio de 2009, por medio de la cual: a) Se revocó la decisión contenida en la Resolución No. 14500 dictada por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el 30 de Marzo de 2009, en el sentido de declarar fundada la oposición presentada por la sociedad MCDONALD´S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, Ltd. en contra de la solicitud de registro de marca MC (mixta) en la clase 30; y, b) Se negó el registro de la marca MC (mixta), para identificar “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.” en la Clase 30 Internacional, solicitada por mi representada, la sociedad MCCORMICK & COMPAÑY, INCORPORATED. c) Se notificó el agotamiento de la vía gubernativa. 2.
Que como consecuencia de todo lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho en beneficio de la sociedad McCORMICK & COMPAÑY, INCORPORATED, se ordene lo siguiente: a) Que se declare infundado el escrito de Oposición presentado el día 13 de Enero de 2006, por la sociedad MCDONALS’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY Ltd. b) Que se confirmen las decisiones contenidas en las Resoluciones Nos. 14500 dictada por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el 30 de marzo de 2009, y 25398 dictada por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 22 de mayo de 2009. 3 La Resolución 36787 del día 24 de julio de 2009, con la cual quedó en firme la actuación administrativa al haberse agotado los recursos en sede administrativa.
Fue notificada por internet el 30 de julio de 2009 y por listado informativo núm. 133 fijado el 3 de agosto de 2009 y desfijado el 18 de agosto de 2009. Los cuatro meses para la presentación de la nulidad y restablecimiento del derecho que trata el artículo 136 del CCA, empezaron a correr al día hábil siguiente de la notificación, es decir el día 19 de agosto de 2009.
Como la demanda fue presentada el día 7 de diciembre de 2009 (folio 253), la misma fue presentada dentro de la oportunidad legal. 4 ARTICULO
85. ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pago indebidamente […] 3 Radicación: 11001032400020100001000 Demandante: McCormick & Company Incorporated Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio c) Que se conceda el registro de la marca MC (mixta) en la Clase 30 International a nombre de McCORMICK & COMPAÑY, INCORPORATED, por no presentar semejanzas respecto de las marcas fundamento de oposición, que puedan causar riesgo de confusión o de asociación, toda vez que cada una cuenta con elementos que permiten diferencias.
Por lo anterior, el consumidor no se confundirá al elegirlas en el mercado, teniendo claro el origen o procedencia empresarial de los productos identificados con cada una, de esta forma queda a salvo el interés del consumidor y no se afecta el derecho de exclusividad que el opositor tiene sobre sus marcas». I.2. Los hechos 2. Manifestó que el día 21 de octubre de 2005, la sociedad McCormick solicitó el registro de la marca «MC» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.
Mencionó que el día 5 de noviembre de 2005, se publicó el extracto de la solicitud de registro marcario en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 558, bajo el número de publicación 1486. 3. Expresó que el día 6 de enero de 2006, la sociedad Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltda., presentó oposición al considerar que el signo solicitado era confundible con sus marcas «MAC» en las clases 1, 29, 30 y 31 de la Clasificación Internacional. 4.
Así mismo, el día 13 de enero de 2006, la sociedad Distribuciones MG S.A., presentó oposición contra la mencionada solicitud de registro, con fundamento con la marca «MG» en la clase 30 del nomenclátor internacional. 5. Por su parte, la sociedad McDonald´s International Property Company Ltd –en adelante McDonald´s- presentó oposición con fundamento en los siguientes registros marcarios: RONALD MACDONALD, clase 29, registro 97409;
RONALD MACDONALD, clase 30, registro 97410; MCCAFE, clase 43, registro 266713; MCOFERTA, clase 43, registro 286094; MCAHORRO, clase 43, registro 331206; MCCOMBO, clase 42, registro 255316; MCDONALDLANDIA, clase 42, registro 219491; RONALD MACDONALD, clase 32, registro 97061; BIGMAC clase 30, registro 113203; EGG MCMUFFIN, clase 29, registro 148317;
MCRIB clase 30, registro 141552; MCMARINA, clase 30, registro 226243; CHIKEN MCNUGGETS, clase 29, registro 113204; AUTOMAC, clase 42, registro 264851; MCDONALD´S, clase 30, registro 108834; MCMUFFIN clase 30, registro 172239; MAYOR MCCHEESE, clase 42, registro 129966; 4 Radicación: 11001032400020100001000 Demandante: McCormick & Company Incorporated Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio MCNUGGETS, clase 29, registro 172240;
MCFLURRY, clase 29, registro 266942; MCPOLLO, clase 30, registro 231607; MCCOMBO, clase 32, registro 181233; MCDONALD´S, clase 42, registro 83319; MCDONALD´S, clase 30, registro 107818; MCDONALD´S, clase 32, registro 98395; MCWORLD, clase 42, registro 190492; MCDONALD´S, clase 29, registro 98394; MCNIFICA, clase 30, registro 214941; MCENTREGA, clase 42, registro 216317;
MCDONALD´S EXPRESS, clase 42, registro 268464; BIC MAC, clase 42, registro 218711; MCJUNIOR, clase 30, registro 375257; MCINTERNET, clase 43, registro 270164; RONALD MACDONALD, clase 42, registro 98547; «MC», clase 30, registro 385028; «MC», clase 32, registro 162552 y; «MC», clase 43, registro 342330. 6. Indicó que mediante la Resolución 14500 de 30 de marzo de 2009, la División de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundadas las oposiciones presentadas por las sociedades Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltda, McDonald´s International Property Company Ltd y, Distribuciones MG S.A., concediendo el registro de la marca «MC» (mixta) en la clase 30 del nomenclátor internacional, a favor de McCormick. 7.
Señaló que, dentro del término legal, las sociedades Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltda., McDonald´s International Property Company Ltd. y, Distribuciones MG S.A., interpusieron recurso de reposición y, en subsidio de apelación, en contra de la Resolución 14500 de 30 de marzo de 2009. 8. Informó que mediante la Resolución 25398 de 22 de mayo de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución 14500 del 30 de marzo de 2009, confirmándola en todas sus partes y concediendo el recurso de apelación. 9.
Finalmente, puso de presente que mediante Resolución 36787 de 24 de julio de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, revocó la decisión contenida en la Resolución 14500 del 30 de marzo de 2009, en el sentido de declarar infundadas las oposiciones presentadas por las sociedades Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltda, y Distribuciones MG S.A. y fundada la oposición presentada por la sociedad McDonald´s International Property Company Ltd, negando el registro de marca solicitada.
I.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación 10. Manifestó que con la expedición del acto administrativo se violaron los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión 5 Radicación: 11001032400020100001000 Demandante: McCormick & Company Incorporated Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la Comunidad Andina, al negar el registro de signo «MC» (mixto), clase 30, con fundamento en la marca previamente registrada «MC» (nominativa), clase 30, registro 385028; cuya titularidad está en cabeza de la sociedad McDonald´s International Property Company Ltd. 11.
Sostuvo la actora que la marca «MC» es una marca derivada de las marcas ya registradas McCormick (Mixtas), en tanto que su diseño coincide en su totalidad con el diseño utilizado en las marcas «McCormick» (Mixtas) con registros 830595, 944216, 830607,1876018 y 1877349, que protegen productos de la clase 29, 30, 31, 29 y 30, respectivamente, las cuales fueron registradas en la clase 29 y 31 desde el año 1974 y, en la clase 30 desde el año 1979. 12.
Manifestó que la marca goza de suficiente distintividad para ser registrada, pues se trata de un diseño caprichoso de las letras M y C, unidas de manera distintiva, con una letra única que no corresponde a ninguna fuente comúnmente conocida. 13. Resaltó que el consumidor al observar la marca «MC», la recordará por sí misma, sin necesidad de relacionarla con alguna otra MC de terceros, lo que demuestra que el signo goza de una distintividad suficiente que le permitiría ser registrada. 14.
Afirmó que la marca «McCormick» es notoria, por cuanto su uso es regular, extenso y altamente publicitado en países alrededor de todo el mundo por más de setenta años, lo cual se encuentra acreditado. Por tal efecto, la marca «MC» (Mixta) goza de una protección legal que la ley le reconoce. 15. Mencionó que la marca solicitada y los signos fundamento de la negación del registro, no son similarmente confundibles, pues la marca solicitada al ser derivada de la marca «McCormick» (mixta) notoriamente conocida, le otorga distintividad, lo cual le permite al consumidor diferenciarlas.
Es así como, el público consumidor asocia el signo solicitado con las marcas «McCormick», con ocasión de la trayectoria que tiene en el mercado de productos alimenticios desde hace más de setenta años. 5 Vigente hasta el 16 de agosto de 2029 6 Vigente hasta el 29 de agosto de 2024 7 Vigente hasta el 16 de agosto de 2029 8 Vigente hasta el 8 de abril de 2026 9 Vigente hasta el 8 de abril de 2026 6 Radicación: 11001032400020100001000 Demandante: McCormick & Company Incorporated Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 16.
Expresó que la expresión «MC» es una expresión de uso común, lo cual impide a que McDonald´s pueda alegar un derecho exclusivo sobre ella, a menos que contenga elementos adicionales que le agreguen distintividad. En el caso del signo «MC», al ser una marca derivada de las marcas McCormick previamente registradas y actualmente vigentes, goza de suficiente distintividad como para ser registrada. 17.
Destacó que la SIC desconoció lo dispuesto en el artículo 135 comunitario, por cuanto la marca «MC» (Mixta) cumple con los requisitos exigidos por la ley para ser registrada. Precisó, que el diseño de la marca solicitada es completamente caprichoso y novedoso frente a las marcas «McDonald´s» del opositor, por lo que las diferencias que se presentan entre ellas, permitirá al consumidor diferenciarlas a simple vista sin llegar a relacionarlas entre sí. Por tal razón, las marcas en conflicto pueden coexistir en el mercado, sin crear riesgo de confusión que pueda inducir a error al consumidor. 18.
Precisó que la marca solicitada ampara productos específicos no comercializados en los mismos establecimientos que utiliza el opositor. Además, están dirigidos a consumidores particulares, quienes prestan especial atención al momento de elegir el producto de su interés, razón por la cual, la administración debió aplicar el principio de especialidad y conceder el registro marcario solicitado para amparar productos de la clase 30.
II. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO II.1. La Superintendencia de Industria y Comercio. 19. La SIC mediante apoderado judicial contestó la demanda10, manifestando que el acto administrativo acusado se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales en materia marcaria, por lo que considera que no se transgrede las disposiciones contenidas en la Decisión 486 de 2000. 20.
Argumentó que una vez realizado el cotejo marcario, evidenció que el elemento predominante en el signo negado es el denominativo. En esa medida y siguiendo los criterios jurisprudenciales y legales, se tiene que una vez efectuado el examen de registrabilidad entre los signos en conflicto «MC» clase 30 y «MC» utilizada por «McDonald´s», clase 30, se observa que comparten la partícula MC.
En consecuencia, encontró que el signo solicitado al no ser distintivo, puede inducir a error al público consumidor. Por esta razón, no era 10 Folios 229 a 253 cuaderno No. 1 7 Radicación: 11001032400020100001000 Demandante: McCormick & Company Incorporated Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio posible permitir la coexistencia del mismo con las marcas previamente registradas, razón por la cual, no se concedió el registro marcario. 21.
Señaló que las marcas enfrentadas, contienen cada una de ellas dentro de sus conjuntos gramaticales, una palabra idéntica, cuya pronunciación de las sílabas de cada conjunto, suenan semejante en su dicción, lo que permite concluir que definitivamente no es distintivo. 22. Puso de presente que el signo solicitado «MC» está relacionado con los productos de la marca opositora en atención a su naturaleza, finalidad y canales de comercialización, lo que demuestra una clara conexidad competitiva entre los productos distinguidos por las marcas en conflicto.
Por tal efecto, la coexistencia de las mismas en el mercado podía generar en el consumidor riesgo de confusión por asociación, al creer que las marcas enfrentadas tuvieran el mismo origen empresarial. 23. Indicó que la sociedad accionante no demostró dentro del proceso administrativo la notoriedad de la marca «MC» ni el nivel de recordación y asociación en el consumidor con las pruebas que ahora pretende hacer valer dentro de la jurisdicción contencioso administrativa.
II.2 intervención de los terceros interesados. 24. Las sociedades McDonald´s y Productos Alimenticios Colombianos Ltda, terceras con interés directo en las resultas del proceso, no obstante haber sido notificadas en debida forma de la demanda11, la adición de la demanda12 y el auto admisorio de la demanda13, no realizaron dentro de la oportunidad procesal manifestación alguna.14 25.
Por su parte, la sociedad Distribuciones M.G. S.A., tercera interesada en las resultas del proceso notificada a través de curador ad litem, si bien se opuso a las pretensiones de la demanda15, no desarrolló argumento alguno en lo atinente al desconocimiento de las normas comunitarias que la actora estima vulneradas. 11 Folios 229 a 253 cuaderno principal 12 Folios 499 a 532 cuaderno No. 2 13 Folios 535 a 538 cuaderno No. 3 14 Auto del 11 de marzo de 2019.
Folio 731 cuaderno No. 4 15Folios 715 a 716 cuaderno No. 4 8 Radicación: 11001032400020100001000 Demandante: McCormick & Company Incorporated Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, -en adelante el Tribunal de Justicia-, emitió la Interpretación Prejudicial 217-IP-2019 de fecha 18 de junio de 202016, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. 27.
Interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 solicitado y, de oficio, los artículos 151, 224, 228 y 230 ibidem. No procedió a interpretar el artículo 135 ejusdem, por considerar que no es materia controvertida en el presenta caso. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes consideraciones: «[…] 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. [n]o sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflictos.
En ese sentido. Se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos mixtos y denominativos […] 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo MC (mixto) pretendido por MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED y la solicitud y marca MC (denominativa) solicitada y registrada por MCDONALD´S INTERNATIONAL PROPERTY, LTD. 3.
Signos conformados por denominaciones de uso común. [s]e debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no 16 Interpretación Prejudicial 217-IP-2019 de fecha 18 de junio de 2020.
Folios 768 a 794 cuaderno No. 4 9 Radicación: 11001032400020100001000 Demandante: McCormick & Company Incorporated Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio impedirá el registro de la denominación, en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 4.
Marca derivada 4.6. Sobre la base de los criterios expuestos se establecerá si un signo solicitado a registro constituye o no una variación de las marcas previamente inscritas, teniendo en cuenta que la nueva solicitud debe comprender a la misma marca con variaciones no sustanciales, y que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los productos amparados por las marcas ya registradas.
Asimismo, cabe recalcar que la solicitud de un registro de un signo derivado de una marca inscrita con anterioridad no le otorga a su titular el derecho indefectible a que se le conceda el registro solicitado, debido a que toda nueva solicitud de registro de marca se encuentra sujeta al análisis de registrabilidad que le corresponde realizar a la autoridad competente. 5.
Coexistencia pacífica de signos [l]a coexistencia debe ser pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos, musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión. 5.7.
En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Debe ser pacífica […] b) La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual […] c) Debe darse por un periodo razonable de tiempo […] d) La coexistencia no debe presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal […] e) La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. 6.
Autonomía de la oficina nacional competente para tomar decisiones […] 6.12. Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual (sic) goza de autonomía, y tendrá que evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar su el signo es registrable o no, si hay o no 10 Radicación: 11001032400020100001000 Demandante: McCormick & Company Incorporated Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen. 7.
Conexión entre los productos de la Clasificación Internacional de Niza […] 7.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustitubilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. 8.
La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro […] La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territoriedad, registral y su uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada […]». IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 28. Mediante auto de 24 de mayo de 202117, se corrió traslado a las partes y demás intervinientes para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y, al Ministerio Público para que, de considerarlo pertinente, rindiera concepto. 29.
Vencido dicho plazo, la sociedad demandante y la entidad demandada reiteraron sus argumentos esbozados en la demanda y en su contestación respectivamente. Las terceras interesadas y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal. V. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1. Competencia 30. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201918, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. 17Folio 813 cuaderno No. 4. 18 Reglamento Interno del Consejo de Estado 11 Radicación: 11001032400020100001000 Demandante: McCormick & Company Incorporated Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio V.2.
El problema jurídico 31. Corresponde a la Sala determinar si es nula la Resolución 36787 del 24 de julio de 2009 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, a través de la cual se revocó la Resolución 14500 del 30 de marzo de 2009 y, en consecuencia, se negó el registro de la marca «MC» (Mixta), clase 30, con fundamento en la marca previamente registrada «MC» clase 30, registro 385028, cuya titularidad está en cabeza de la sociedad McDonald´s International Property Company Ltd. 32.
La parte actora manifestó que el acto demandado es nulo al considerar que el signo «MC» tiene elementos suficientes que lo hacen distintivo, además se trata de una marca derivada y notoriamente conocida por el público consumidor en el mundo entero, que ha coexistido con las marcas de la opositora que tienen una trayectoria de setenta años.
V.3. La causal de irregistrabilidad en estudio V.3.1 Violación de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 33. En primer lugar, la Sala encuentra que si bien es cierto el demandante indicó como normas violadas los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, también lo es que al exponer el concepto de violación solo desarrolló lo relacionado con la vulneración del referido artículo 136 literal a). 34.
Ciertamente el cargo de violación se circunscribe a considerar que los signos confrontados no son confundibles y que cuentan con características propias y diferentes que lo hacen suficientemente distintivo para ser registrado como marca en la Clase 30 del nomenclátor internacional. 35. En este orden de ideas, la Sala considera que, para el caso que nos ocupa, no procede el análisis del presunto desconocimiento del artículo 135 literal b), en cuanto a que el libelo de demanda se refiere a la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 136 literal a) ejusdem, tal y como lo concluyó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación rendida en este proceso. 12 Radicación: 11001032400020100001000 Demandante: McCormick & Company Incorporated Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio V.3.2.
Causal consagrada en el Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 36. Ahora bien, en el caso sub judice, las normas comunitarias aplicables al proceso de la referencia son los artículos 136 literal a) 151, 224, 228, y 230 de la Decisión 486 de 2000, tal y como lo señaló y concluyó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación rendida en este proceso, normas cuyo tenor literal es el siguiente: Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; 13 Radicación: 11001032400020100001000 Demandante: McCormick & Company Incorporated Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores. V.4. Examen de registrabilidad 37. De la lectura detallada del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra parte, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. 38.
Aunado a lo anterior, la norma comunitaria exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por 14 Radicación: 11001032400020100001000 Demandante: McCormick & Company Incorporated Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio éstos, sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 39.
Sobre el particular, el Tribunal de Justicia ha sostenido que « […] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]»19. 40. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. 41.
En este sentido, el referido Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado con la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común20. 42.
Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal de Justicia ha precisado que «[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]»21. 43.
En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que, con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. 19 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. 20 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 21Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON 15 Radicación: 11001032400020100001000 Demandante: McCormick & Company Incorporated Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio V.5.
Reglas de cotejo marcario 44. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos, en la interpretación prejudicial allegada a este proceso22, se mencionaron las reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: «[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios [ ]» (Negrillas fuera de texto). 45.
En tal sentido, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético y conceptual. V.6. Caso concreto 46. De lo anterior se tiene que, para efectos de determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, deben tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético y conceptual.
V.6.1. Comparación de los signos 47. La Sala inicialmente corroborará la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: 22Ver interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-IP-2017, de 7 de julio de 2017 16 Radicación: 11001032400020100001000 Demandante: McCormick & Company Incorporated Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Signo solicitado (mixto - clase 30) Marca previamente registrada MC (nominativa - clase 30) 48.
Una vez verificado que las marcas en controversia encontramos que una es mixta y la otra nominativa, por lo que la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo los elementos nominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores. 49.
En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 50.
Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 26-IP-1998, señaló: «[…] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]». 51.
Esta misma Sala, en decisión de fecha 21 de abril de 2016, indicó lo siguiente: «[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento 17 Radicación: 11001032400020100001000 Demandante: McCormick & Company Incorporated Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]»23. 52.
Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, visuales, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. 53.
Previamente al análisis de confundibilidad, siguiendo la jurisprudencia de esta Sección, así como las indicaciones del Tribunal Andino de Justicia, se considera necesario analizar si la partícula MC debe ser excluida al ser una palabra de uso común para la clase 30 del nomenclátor internacional de Niza. 54. Al respecto, la Sala advierte que la expresión MC sí es una palabra de uso común, pues es utilizada por varias sociedades para identificar productos de la clase 30 del nomenclátor internacional, como lo podemos ver a continuación, esto es, una vez consultada la página web de la entidad demandada, particularmente los registros vigentes al momento de expedición del acto demandado, tal y como se observa a continuación24: NOMBRE CLASE REGISTRO MC COLINS 30 263976 MC MILLAN 30 305416 MC KENNA 30 223237 MC COLIN´S 30 261791 MC UNIMERCAS 30 328324 55.
Como se vislumbra, el término MC, al momento de la expedición del acto acusado, era un término de uso común dentro de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que, además de las marcas registrada a favor del tercero interesado en las resultas del proceso, se encontraban inscritos múltiples signos distintivos que contenían la misma expresión y que fueron adjudicadas a sociedades distintas. 56.
La Sala recuerda que conforme con la jurisprudencia de esta Sección, por regla general al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran 23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Radicación 11001032400020100047100. C.P. Doctor Guillermo Vargas Ayala. 24 La relación de los registros marcarios se hace conforme a lo determinado en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012. https://sipi.sic.gov.co.
Consulta realizada en el sistema de información de la SIC denominado SIPI, en virtud de lo dispuesto en el memorando de entendimiento suscrito el 24 de agosto de 2020 prorrogado mediante memorando de fecha 24 de agosto de 2022. 18 Radicación: 11001032400020100001000 Demandante: McCormick & Company Incorporated Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, sin embargo, se ha considerado que en aquellos eventos en los cuales la exclusión de dichas palabras o expresiones llegaren a reducir un signo de tal forma que resulte imposible hacer la comparación, no se realzará la referida exclusión, ello en aras de que se pueda hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto, tal y como ocurre en el caso de autos. 57.
Ciertamente, la Sala considera que en el caso de autos no debe excluirse del cotejo la referida expresión, en tanto que ello conllevaría a que no se pudiera efectuar el análisis de confundibilidad, en la medida que los signos contienen como única expresión la palabra MC. 58. Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a hacer el cotejo por el elemento denominativo, de la siguiente manera: M C 1 2 Signo solicitado M C 1 2 Marca registrada MC (Mixta) MC (NOMINATIVA) Consonantes: M-C Consonantes: M-C 59.
A partir del análisis de la extensión de las marcas sometidas a cotejo y de su composición silábica y gramatical, se puede determinar que las marcas confrontadas coinciden en su totalidad. 60. Esta configuración de los signos permite concluir que gramatical, fonética y visualmente presentan identidad sustancial y evidente que puede ocasionar un riesgo de confusión para el público consumidor. 19 Radicación: 11001032400020100001000 Demandante: McCormick & Company Incorporated Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 61.
En cuanto al elemento conceptual, la Sala considera que al no tener los signos un significado los mismos deben ser considerados como de fantasía, razón por la que no se podría realizar un análisis sobre dicho aspecto. 62. Adicionalmente, la Sala advierte que si bien es cierto que la expresión MC es de uso común y, por ende, débil para la clase 30, también lo es que para que sea procedente su registro debe acompañarse de otro elemento que contribuya a diferenciarlo de otras marcas que contengan la misma expresión, lo cual para el caso sub examine no se acredita, en la medida que el signo solicitado es idéntico al previamente registrado y no cuenta con palabras adicionales que le otorgue distintividad. 63.
A las anteriores conclusiones, se llegó igualmente en la sentencia de 30 de noviembre de 201825 en la cuales se analizaron similares supuestos fácticos y jurídicos respecto del registro de la marca MC (mixta) pero para la clase 29 del nomenclátor internacional: Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a hacer el cotejo por el elemento denominativo, de la siguiente manera: M C 1 2 Signo solicitado M C 1 2 Marca registrada MC (Mixta) MC (NOMINATIVA) Consonantes: M-C Consonantes: M-C A partir del análisis de la extensión de las marcas sometidas a cotejo y de su composición silábica y gramatical que resulta similar, se puede determinar que las marcas confrontadas coinciden en su totalidad.
Esta configuración de los signos permite concluir que gramaticalmente, fonéticamente y visualmente presenta identidad sustancial y evidente que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. 25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 30 de noviembre de 2018.
Radicación No. 11001-03-24-000-2011-00116-00 C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 20 Radicación: 11001032400020100001000 Demandante: McCormick & Company Incorporated Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados.
Se evidencia para el caso del signo solicitado «MC» (mixto), que el mismo no se encuentra acompañado de ningún otro elemento que contribuya a diferenciarlo de otras marcas que contengan la misma expresión, por lo que se presenta riesgo de confusión en la medida en que presentan los signos confrontados cuentan con semejanzas ortográficas y fonéticas ya explicadas”. 64.
Habida cuenta que en el presente caso se cumple el primer requisito de la causal de irregistrabilidad analizada, porque existe identidad entre los signos es necesario entrar a analizar el segundo supuesto que establece el 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 relativo a la conexidad competitiva de los productos y servicios que identifican las marcas en conflicto y al riesgo de asociación. V.6.2 Conexidad competitiva y riesgo de confusión y/o asociación 65.
La Sala pone de presente que la sola semejanza de dos signos considerados en sí mismos, no es suficiente para deducir la confundibilidad de ambos en el mercado, por cuanto en la comparación también debe atender los productos y servicios que se busca distinguir con cada uno de ellos como lo ha advertido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al decir que “[…] al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen las marcas, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite […]”26, por ello han de considerarse, igualmente, los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos y servicios amparados por las mismas, los cuales han sido enunciados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la siguiente forma: “[…] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.
Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los 26Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 141-IP-2005. 6 de octubre de 2005. 21 Radicación: 11001032400020100001000 Demandante: McCormick & Company Incorporated Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.
La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza.
La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.
Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.
Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva.
Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. 22 Radicación: 11001032400020100001000 Demandante: McCormick & Company Incorporated Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva”27 66.
En el presente asunto, la sociedad demandante solicitó el registro del signo MC (mixto) para identificar productos tales como: «café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel. Jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo», de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 67.
La marca opositora MC (nominativa) fue solicitada para amparar los siguientes productos de la clase 30, tales como: «café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre; salsas (condimentos); especias; hielo». 68.
La Sala considera que en el presente caso se presenta una conexión competitiva, pues los signos confrontados se encuentran en una misma clase internacional, amparan iguales productos y se comercializan y promueven por los mismos medios de publicidad. 69. Ahora bien, la Sala considera necesario pronunciarse sobre los argumentos planteados por la parte demandante, relativos a que el signo MC es derivado de las previamente registradas y que el mismo resulta ser notorio. 70.
En cuanto a los signos derivados, el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial que el hizo en el presente caso28, señaló la necesidad de establecer si el «signo solicitado a registro constituye o no una variación de las marcas previamente inscritas, teniendo en cuenta que la nueva solicitud debe comprender a la misma marca con variaciones no sustanciales, y que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los productos amparados por las marcas ya registradas […]» 75.
En relación con lo anterior, se procede a consultar la página web de la SIC en lo que tiene que ver con las marcas registradas por la demandante, encontrando las siguientes: 27 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 549-IP-2016. Marca: “CEVIT”. 28 Interpretación Prejudicial 217-IP-2019 de fecha 18 de junio de 2020. Folios 768 a 794 cuaderno No. 4 23 Radicación: 11001032400020100001000 Demandante: McCormick & Company Incorporated Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 76.
De la revisión del cuadro, la Sala encuentra que, de acuerdo a la referencia que hizo el Tribunal de Justicia sobre el particular en el sub examine, se observa que la totalidad de las marcas previamente registradas se encuentran las expresiones McCormick y Mc Cormick, omitidas en el signo solicitado. 77. De ahí que, la mencionada variación, por la omisión de las expresiones Cormick en el signo solicitado, constituye una modificación «sustancial» que impacta la distintividad del signo original, en tanto que se dejó exclusivamente el fonema, que si bien es común en todas las marcas previamente registradas, lo priva de la suficiente distintividad requerido para su registro, como se concluyó con antelación. 78.
De lo anterior se desprende, que el signo solicitado no cumpla con uno de los requisitos previstos por la jurisprudencia andina para las marcas derivadas, como lo es que la variación no sea sustancial del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan. Aunado a que varias de ellas se encuentran en otras clases de nomenclátor internacional, por lo que no corresponden a los productos amparados por las marcas ya registradas. 79.
En segundo lugar, la sociedad actora sostuvo que la expresión «MC» es notoria, para lo cual aportó prueba documental tendiente a demostrar tal hecho. 24 Radicación: 11001032400020100001000 Demandante: McCormick & Company Incorporated Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Sin embargo, resulta del caso precisa que los documentos presentados se refieren a la utilización de la marca «McCormick» y no al signo «MC» que es la que se pretende hacer valer en el proceso de la referencia, circunstancia que permiten concluir que el REFERIDO signo NO es notoriamente conocido. 80.
En gracia de discusión y sin perjuicio de lo anterior, la Sala encuentra que los documentos allegados con la demanda atinente a la historia de la compañía, balances y publicidad fueron presentados en idioma inglés sin las respectivas traducciones oficiales. 81. En relación con este asunto, resulta del caso traer a colación lo dispuesto en el artículo 260 Código de Procedimiento Civil hoy artículo 251 del Código General del Proceso29, el cual prohíbe la valoración probatoria de documentos presentados en idioma diferente al castellano, cuando no se encuentren acompañados de la correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez. 82.
Por su parte, el artículo 8º de la Decisión 48630 dispone que los documentos en idioma extranjero deberán estar acompañadas de su traducción respectiva al idioma castellano, facultando a la oficina nacional competente de omitirla cuando así lo estime. 83. En este mismo sentido se pronunció esta Sala de Decisión, en sentencia de fecha 23 de septiembre de 202131, cuando consideró lo siguiente: 29 ARTÍCULO 251.
DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO Y OTORGADOS EN EL EXTRANJERO. Para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez.
En los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser presentados directamente. En caso de presentarse controversia sobre el contenido de la traducción, el juez designará un traductor. Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este o con su intervención, se aportarán apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia.
En el evento de que el país extranjero no sea parte de dicho instrumento internacional, los mencionados documentos deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República de Colombia en dicho país, y en su defecto por el de una nación amiga. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de este por el cónsul colombiano. Los documentos que cumplan con los anteriores requisitos se entenderán otorgados conforme a la ley del respectivo país. 30 Artículo 8.- Los documentos que se tramiten ante las oficinas nacionales competentes deberán presentarse en idioma castellano. En caso contrario, deberá acompañarse una traducción simple en dicho idioma.
Sin embargo, la oficina nacional competente podrá dispensar de la presentación de traducciones de los documentos cuando así lo considere conveniente. 31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de septiembre de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Rad.: 11001032400020120002900. 25 Radicación: 11001032400020100001000 Demandante: McCormick & Company Incorporated Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio “[…] De las pruebas atrás relacionadas, la Sala considera que éstas no demuestran la notoriedad de la marca “VALENTINO COUTURE”, para distinguir productos de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza.
En primer lugar, se observa que los libros titulados “Fashion Memoir Valentino”, “Valentino’s Magic”, “Valentino 45Th Anniversary” y “45 Years of Style at the Museum of Ara Pacis” no pueden ser valoradas, por cuanto se encuentran en idioma inglés sin contar con traducción oficial. Ciertamente, el artículo 260 del CPC, hoy artículo 251 del Código General del Proceso, señala que los documentos en idioma distinto del castellano se podrán apreciar como prueba, siempre y cuando sean acompañados de la correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez.
Por su parte, el artículo 8º de la Decisión 486 dispone que los documentos en idioma extranjero deberán acompañarse de su traducción respectiva al idioma castellano, pero que la oficina nacional competente tiene la facultad de relevar de tal traducción cuando estime que puede analizarlos sin la traducción al idioma castellano”. 84.
Cabe advertir, que la no valoración de los documentos allegados en idioma distinto al castellano que carecen de la respetiva traducción oficial no puede ser calificada como una exigencia desproporcionada, sino como el debido cumplimiento de un mandato legal32, conforme lo precisó la Sección Primera en la sentencia de 6 noviembre de 202033, al sostener: “[…] La Sala considera que no le asiste la razón a la parte demandante, toda vez que la decisión, de la parte demandada, referente a la no valoración de los documentos allegados en idioma distinto al castellano que carecieren de la respetiva traducción oficial, tuvo sustento legal en los artículos 8 de la Decisión 486 y 260 del Código de Procedimiento Civil, por lo que contrario sensu, no puede ser calificada dicha decisión como una exigencia desproporcionada, sino como el debido cumplimiento de un mandato legal […]” (Destacado fuera de texto). 85.
Así pues, la Sala no puede otorgar valor probatorio a las pruebas documentales que no cumplan con los presupuestos previstos en la ley, en lo que tiene que ver con las pruebas aportadas en un idioma diferente al castellano. 86. Ahora bien y en cuanto la declaración juramentada del señor Robert W. Skelton trabajador de la sociedad McCormick y las facturas de alimentos ecuatorianos de fechas 2003, 2005 y 2006, la Sala reitera que los mismos se 32 Ibidem. 33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de noviembre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, Rad.: 11001032400020110002800. 26 Radicación: 11001032400020100001000 Demandante: McCormick & Company Incorporated Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio refieren a la marca«McCormick» y no al signo «MC», además NO se observa en ellas: (i) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
(ii) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; (iii) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
(iv) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; (v) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
(vi) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; entre otros. VI. Conclusión. 87. El anterior examen, efectuado con la rigurosidad permite concluir a la Sala que entre los signos cotejados, que amparan productos con la misma naturaleza y finalidad, existe identidad la cual puede generar en los consumidores riesgo de confusión o asociación y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica, razón por la cual no se encuentra demostrada la vulneración del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y, por ende, se negarán las pretensiones de nulidad formuladas en contra del acto administrativo acusado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN. 27 Radicación: 11001032400020100001000 Demandante: McCormick & Company Incorporated Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. P: (27)