11001032400020190044600 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00446-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: EQUINIX, INC. TESIS: ENTRE EL SIGNO MIXTO CUESTIONADO, “EQUINIX” Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO “AVAYA EQUINOX”, EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS Y FONÉTICAS SIGNIFICATIVAS, AL REPRODUCIRSE LAS PARTÍCULAS PREPONDERANTES “EQUIN” Y “X”, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS SERVICIOS QUE DINSTINGUEN EN LAS CLASES 38 Y 42 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, LO CUAL GENERARÍA RIESGO DE CONFUSIÓN EN EL PÚBLICO CONSUMIDOR.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad EQUINIX, INC., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 9011 de 12 de febrero de 2019, “Por la cual se niega un registro”, expedida por el Director de 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00446-00 Actora: EQUINIX, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Signos Distintivos de la Superintendencia y Comercio1; y 12782 de 9 de mayo de 2019, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad; 2ª.

Que como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo mixto “EQUINIX”. 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1.

La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 11 de mayo de 2017 presentó solicitud de registro como marca del signo mixto, “EQUINIX”, para identificar servicios 1En adelante SIC. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00446-00 Actora: EQUINIX, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comprendidos en las clases 38 y 422 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 3°: Que mediante la Resolución núm. 9011 de 12 de febrero de 2018, el Director de Signos Distintivos de la SIC denegó el registro como marca del signo mixto “EQUINIX”, para distinguir servicios de las clases 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, por estimar, de oficio, que resultaba similarmente confundible con la marca previamente registrada, “AVAYA EQUINOX”, de propiedad de la sociedad AVAYA INC. 2 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes servicios: “[…] Clase 38: Servicios de telecomunicación (incluida la prestación de servicios de Internet); servicios de intercambio de información, a saber, servicios de telecomunicaciones para permitir el intercambio de tráfico entre los usuarios de varias redes, transmisión electrónica de datos. […]”.

Clase 42: “[…] Servicios de análisis e investigación científica e industrial; servicios de ingeniería; servicios de diseño arquitectónico y de ingeniería; pruebas de productos / servicios de calidad y certificación estándar; servicios informáticos: servicios de programación informática; servicios de protección para computadores contra virus; servicios para el diseño de sistemas informáticos [funcionamiento / función]; servicios para el diseño [diseño], actualización y mantenimiento de sitios Web en nombre de terceros; servicios para el diseño, alquiler y actualización de software; servicios para la prestación de servicios de buscadores de alojamiento en Internet; servicios de consultoría en materia de hardware informático; alquiler de hardware informático que proporciona servicios de centro de datos y de co-localización de aplicaciones de voz, vídeo y datos de comunicación, servicios de co-localización de computadores, a saber, facilitación de instalaciones para la ubicación de servidores informáticos con el equipo de terceros; servicios informáticos, a saber, gestión remota de aplicaciones informáticas para terceros, servicios de gestión de proyectos informáticos, consultoría para los servicios antes mencionados, a saber, consultoría en el ámbito de la tecnología de la información; consultoría en el ámbito de la tecnología de las telecomunicaciones; consultoría en el campo de las tecnologías de virtualización para empresas y negocios […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00446-00 Actora: EQUINIX, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4º: Que contra la citada disposición interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 12782 de 9 de mayo de 2019, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina4, por indebida aplicación, por cuanto, a su juicio, el signo solicitado es lo suficientemente distintivo y diferente de la marca previamente registrada “AVAYA EQUINOX” (nominativa).

Señaló que la expresión “EQUINIX” es fruto de su creación intelectual, pues tenía la intención de combinar palabras que describieran sus atributos principales como compañía, de manera que la conformó, así: “EQUI” (equality o igualdad), “N” (neutralidad), “I” (internet); y “X” (exchange o intercambio). 4 En adelante Decisión 486. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00446-00 Actora: EQUINIX, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó que las palabras que conforman la palabra “EQUINIX”, al traducirlas al castellano, evocan los conceptos de igualdad, neutralidad, internet e intercambio, mientras que la marca previamente registrada “AVAYA EQUINOX” refiere la idea de equinoccio.

Que, aunado a las diferencias conceptuales, la marca previamente registrada es compuesta, dado que contiene las expresiones “EQUINOX” y “AVAYA”, mientras que el signo cuestionado es simple y conformado únicamente por la sigla “EQUINIX”. Indicó que desde el punto de vista fonético, las expresiones enfrentadas tienen una pronunciación distinta, toda vez que al ser una sigla en inglés, el signo cuestionado debe pronunciarse como “ikwinoks”, introduciéndose, por lo tanto, diferencias en cuanto a la entonación y ritmo.

Mencionó que el signo y la marca enfrentados contienen varios componentes que procuran una imagen visual característica e inconfundible, en la que se destaca la caligrafía especial del signo solicitado, la cual contribuye a singularizar y facilitar la diferenciación en el mercado. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00446-00 Actora: EQUINIX, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que el signo “EQUINIX” está registrado como marca en Estados Unidos y la Unión Europea; y que el mismo coexiste de manera pacífica con la marca previamente de registrada “AVAYA EQUINOX” en dichas jurisdicciones, sin haber dado lugar a que se generara riesgo de confusión y/o asociación; y que suscribieron un acuerdo de coexistencia marcaria, por lo que debe proceder su registro como marca en Colombia.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC, pese a haber sido notificada en debida forma5, guardó silencio. II.-2. La sociedad AVAYA INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificada en debida forma6, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 15 de junio de 2021, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del 5 Índice núm. 20 del expediente digital. 6 Índice núm. 20 del expediente digital. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00446-00 Actora: EQUINIX, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 20207, adicionado hoy en día por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20218, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por la actora. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. 7 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.” 8 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00446-00 Actora: EQUINIX, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1.

La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda, para lo cual expuso que el signo solicitado “EQUINIX” sí es registrable como marca, habida cuenta que dicha expresión es fruto de la creación intelectual, pues al momento de conformar el signo distintivo decidió combinar palabras que describieran los atributos principales de su compañía. IV.-2.

La SIC solicitó despachar desfavorablemente las pretensiones de la demanda. Al efecto, sostuvo que el signo solicitado “EQUINIX” presenta semejanzas ortográficas y fonéticas con la marca fundamento de negación “AVAYA EQUINOX”, habida cuenta que coinciden casi que en la totalidad de las expresiones EQUINIX / EQUINOX. Que, en efecto, los términos confrontados coinciden en el uso de todas sus consonantes (EQ- NX) y de casi todas sus vocales (E-I-I / E-I- O), las cuales guardan una misma disposición dentro del conjunto, de manera tal que al ser pronunciados generan un impacto sonoro similar, por lo que, a su juicio, es evidente el riesgo de confusión. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00446-00 Actora: EQUINIX, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mencionó que el signo solicitado no incorpora elementos adicionales, ni denominativos ni gráficos suficientemente diferenciadores, pues en su elemento gráfico se limita a la inclusión de una figura en espiral, ubicada en la parte superior de la denominación, sin reivindicación de colores, la cual no permite su individualización como marca independiente de la previamente registrada.

Sostuvo que las expresiones en que coinciden el signo y la marca en comparación “EQUINIX / EQUINOX” no tienen un contenido conceptual conocido, por lo que resultan ser términos de fantasía y, por lo tanto, no son de libre uso por los empresarios para identificar servicios comprendidos en las clases 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

Que, en razón de lo anterior, en caso de permitir la coexistencia del signo y la marca en cotejo podría presentarse en el consumidor la creencia equívoca de que se encuentran frente a una nueva línea de servicios o una innovación marcaria, provenientes del mismo origen empresarial. Agregó que entre los servicios que identifican el signo y marca objeto de controversia se presenta conexidad competitiva, pues vista su 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00446-00 Actora: EQUINIX, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cobertura, es evidente que, además de identificar servicios comprendidos en la misma clase del nomenclador internacional, en consideración a su naturaleza y finalidad, son complementarios e intercambiables.

IV.-3. El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 22– 149 solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, adujo que las semejanzas fonéticas que se presentan entre las expresiones enfrentadas son susceptibles de generar confusión para el público consumidor. Mencionó que los vocablos en discusión “EQUINIX” y “EQUINOX”, al pronunciarlos cuentan con grandes semejanzas que permiten concluir que tienen la misma sonoridad; y que el signo solicitado se presenta con la expresión “EQUINIX” y la registrada “AVAYA EQUINOX”, por lo que no cuenta con diferencias respecto de la marca fundamento de la negación, para que el consumidor promedio pueda identificar la diferencia entre los productos y servicios que ofrecen en el mercado, dado que están conformadas por expresiones de fantasía que no cuentan con un significado conocido. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00446-00 Actora: EQUINIX, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.-4.

En esta etapa procesal, el tercero con interés directo en las resultas del proceso guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó9: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 9 Proceso 181-IP-2021. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00446-00 Actora: EQUINIX, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 2.

Comparación entre signos mixtos y denominativos […] 2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00446-00 Actora: EQUINIX, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.

Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 3.

Marcas evocativas […] 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00446-00 Actora: EQUINIX, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.2. Un signo posee la capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo. […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 9011 de 12 de febrero de 2019 y 12782 de 9 de mayo de 2019, denegó el registro como marca del signo mixto “EQUINIX” a la actora, para amparar servicios comprendidos en las clases 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que resultaba similarmente confundibles con la marca nominativa previamente registradas “AVAYA EQUINOX”, que distingue servicios en citadas clases 38 y 42 de la citada Clasificación; y que entre los servicios que distinguen existe conexidad competitiva.

A juicio de la demandante, el signo solicitado es lo suficientemente distintivo y diferente de la marca previamente registrada “AVAYA EQUINOX” (nominativa). Manifestó que las palabras que conforman la palabra “EQUINIX”, al traducirlas al castellano, evocan los conceptos de igualdad, neutralidad, 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00446-00 Actora: EQUINIX, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co internet e intercambio, mientras que la marca previamente registrada “AVAYA EQUINOX” refiere a la idea de equinoccio.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]”. Así las cosas, el texto de la norma aludida es la siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las expresiones en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[…] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00446-00 Actora: EQUINIX, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y marcas en conflicto, así: SIGNO MIXTO CUESTIONADO10 AVAYA EQUINOX MARCAS NOMINARIVA PREVIAMENTE REGISTRADA11 Ahora, como en el presente caso se van a cotejar un signo mixto “EQUINIX”, como lo es el solicitado por la actora, con otra marca nominativa, esto es, "AVAYA EQUINOX” previamente registrada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en el mixto, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con 10 Folio 18 del cuaderno principal. 11 Folio 18 del cuaderno principal. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00446-00 Actora: EQUINIX, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo mixto, no así las gráficas que lo acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los servicios amparados bajo el mismo son solicitados a un prestador por su denominación y no por la descripción de aquellos.

Cabe precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas denominativos: “[…]” i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00446-00 Actora: EQUINIX, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad, prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor; y, de otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos y marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00446-00 Actora: EQUINIX, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A efectos de evaluar la similitud entre los signos y marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

Precisado lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de los signos y las marcas en conflicto. Respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado “EQUINIX” y la marca previamente registrada, “AVAYA EQUINOX”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce la mayoría de la expresión, “EQUIN” y “X”, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00446-00 Actora: EQUINIX, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co encuentran toda la fuerza distintiva de la expresión y que la única diferencia radica en la sustitución de la vocal “O” por una “I” y la supresión de la palabra “AVAYA” en el signo cuestionado, la cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de la marca previamente registrada, “AVAYA EQUINOX”.

De lo anterior se observa que el signo solicitado posee dentro de su estructura gramatical a la marca previamente registrada, esto es “EQUIN”- “X”. Al respecto, se precisa que si bien es cierto que la marca previamente registrada cuenta con una palabra adicional “AVAYA”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce casi por completo el signo cuestionado, esto es, en “EQUIN”- “X”, lo que lleva a que el signo solicitado “EQUINIX” no sea suficientemente distintivo y diferente a la previamente registrada.

Además, debe tenerse en cuenta que el signo solicitado no cuenta con elementos adicionales que permitan diferenciarlo de la marca previamente registrada, sino que, por el contrario, está conformado únicamente por una sola palabra (EQUINIX) que reproduce casi por 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00446-00 Actora: EQUINIX, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co completo a la expresión más distintiva de la previamente registrada (AVAYA EQUINOX.) Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “EQUIN” – “X”, siendo estos los elementos principales de la marca previamente registrada “AVAYA EQUINOX”; y aunque dicha marca tiene una palabra adicional (“AVAYA”), la partícula de mayor fuerza en el conjunto marcario es “EQUINOX”.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: AVAYA EQUINOX – EQUINIX – AVAYA EQUINOX – EQUINIX - AVAYA EQUINOX- EQUINIX AVAYA EQUINOX – EQUINIX – AVAYA EQUINOX – EQUINIX - AVAYA EQUINOX- EQUINIX AVAYA EQUINOX – EQUINIX – AVAYA EQUINOX – EQUINIX - AVAYA EQUINOX- EQUINIX Cabe señalar que la Sala, en sentencia de 9 de julio de 202012, fijó como regla que en los casos en los cuales un signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que lo doten de una carga semántica particularizadora y, 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2011-00278-00, 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00446-00 Actora: EQUINIX, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas, toda vez que de no cumplirse dicho requisito, no procede su registro, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial En efecto, así lo indicó: “[…] 57.

Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.

De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]” (Destacado fuera de texto). Por tanto, la Sala estima que, en el caso bajo examen, el signo cuestionado “EQUINIX” no cuenta con elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora que permitan otorgarle suficiente distintividad para diferenciarlo de la marca previamente registrada, “AVAYA EQUINOX”.

En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que la expresión, “EQUINIX”, presente en el signo cuestionado, no 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00446-00 Actora: EQUINIX, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tiene un significado propio en el idioma castellano, por lo que la Sala considera que debe tenerse como de fantasía porque no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano13.

Ahora, la Sala precisa que si bien es cierto que la expresión “EQUINOX” en principio podría ser evocativa de la palabra equinoccio, también lo es que la misma debe tenerse como de fantasía, ya que carece de significado en el idioma castellano. Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, al contener elementos de fantasía el signo y la marca en controversia, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto.

Vale la pena advertir que un consumidor medio al buscar servicios que distinguen el signo y marca en disputa, al observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición, en razón a las semejanzas que ellos presentan en las partículas “EQUIN”- “X”, lo que hace que el signo solicitado no posea la suficiente capacidad distintiva. 13 No obra en el plenario medio probatorio que determine que la expresión “EQUINIX” sea de conocimiento generalizado.

Criterio señalado por la Sala en sentencia de 18 de marzo de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2011-00321-00. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00446-00 Actora: EQUINIX, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Lo anterior, debido a que en el análisis de confundibilidad el principal elemento es la impresión final del consumidor medio, luego de observar los signos y marcas enfrentados.

Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión directa. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva.

Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201814 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00446-00 Actora: EQUINIX, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00446-00 Actora: EQUINIX, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”.

Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad. En el caso sub lite, el signo cuestionado “EQUINIX” fue solicitado para amparar, respectivamente, los siguientes servicios de las clases 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Servicios de telecomunicación (incluida la prestación de servicios de Internet); servicios de intercambio de información, a saber, servicios de telecomunicaciones para permitir el intercambio de tráfico entre los usuarios de varias redes, transmisión electrónica de datos. […]” y “[…] Servicios de análisis e investigación científica e industrial; servicios de ingeniería; servicios de diseño arquitectónico y de ingeniería; pruebas de productos / servicios de calidad y certificación estándar; servicios informáticos: servicios de programación informática; servicios de protección para computadores contra virus; servicios para el diseño de sistemas informáticos [funcionamiento / función]; servicios para el diseño [diseño], actualización 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00446-00 Actora: EQUINIX, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y mantenimiento de sitios Web en nombre de terceros; servicios para el diseño, alquiler y actualización de software; servicios para la prestación de servicios de buscadores de alojamiento en Internet; servicios de consultoría en materia de hardware informático; alquiler de hardware informático que proporciona servicios de centro de datos y de co- localización de aplicaciones de voz, vídeo y datos de comunicación, servicios de co-localización de computadores, a saber, facilitación de instalaciones para la ubicación de servidores informáticos con el equipo de terceros; servicios informáticos, a saber, gestión remota de aplicaciones informáticas para terceros, servicios de gestión de proyectos informáticos, consultoría para los servicios antes mencionados, a saber, consultoría en el ámbito de la tecnología de la información; consultoría en el ámbito de la tecnología de las telecomunicaciones; consultoría en el campo de las tecnologías de virtualización para empresas y negocios […]”.

La marca previamente registrada “AVAYA EQUINOX” distingue, respectivamente, los siguientes servicios de las citadas clases 38 y 42: “[…] Servicios de telecomunicaciones en nube en la forma de proporcionar acceso a las redes de telecomunicación servicios de telecomunicaciones y de redes informáticas mundiales, a saber, servicios de transmisión electrónica, digital e inalámbrica de datos, voz y vídeo; servicios electrónicos de almacenamiento y de envió de mensajería 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00446-00 Actora: EQUINIX, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co electrónica; mensajería digital inalámbrica; servicios de conferencias en red y servicios de videoconferencia; servicios de conferencia por red multimedia; servicios de voz sobre IP (VOIP); servicios electrónicos de intercambio de datos. […]” y “[…] Servicios informáticos en la nube, a saber, desarrollo y prueba de aplicaciones de comunicaciones y colaboración, proporcionar aplicaciones de software en línea no descargables que gestionan voz, vídeo y datos de comunicaciones a través de una red informática; proporcionar acceso a servicios virtuales de almacenamiento de datos, hardware, software en un entorno virtual, a saber, proporcionar sistemas informáticos virtuales y entornos de ordenadores virtuales a través de los servicios informáticos en la nube. […]”.

De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los servicios que reivindica el signo cuestionado y aquellos que distingue la marca previamente registrada en las clases 38 y 42 de la Clasificación Interncional de Niza, además de que corresponden a las mismas clases del Nomenclátor y son servicios coincidentes; pertenecen al mismo género, esto es, servicios de telecomunicaciones (Clase 38) y servicios científicos e informáticos (Clase 42); se promocionan por iguales medios, tales como folletos, televisión, prensa y redes sociales; y sus consumidores podrían 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00446-00 Actora: EQUINIX, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co asumir razonablemente que los servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza del sigo y la marca enfrentados15.

Así las cosas, al existir una evidente semejanza entre el signo y la marca confrontados y una relación entre los servicios que distinguen, debe concluirse que éstos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que los servicios que identifican tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la demandante, en caso de registrar su signo. Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor puede pensar erróneamente que los servicios identificados con esas expresiones son de prestadores de esos servicios relacionados económicamente. 15 Sobre el particular, es del caso traer a colación lo señalado por esta Sección en la sentencia de 19 de septiembre de 2013, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, número único de radicación 2009-00155- 00, en la que se precisó lo siguiente: “[…]Así mismo, es probable que surja en este caso un riesgo de asociación, pues aunque el consumidor llegara a diferenciar las marcas y su origen empresarial, podría pensar al adquirir el producto que el productor del mismo y la otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Precisamente a través de los registros marcarios se quieren evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero […]”.

(Resaltado fuera de texto). 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00446-00 Actora: EQUINIX, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” 16 (Destacado fuera de texto).

En ese sentido, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse la marca 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00065-00. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00446-00 Actora: EQUINIX, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co previamente registrada, esto es, “AVAYA EQUINOX”.

Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales17: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]”. Ahora, cabe señalar que la actora adujo que suscribió un acuerdo de coexistencia con la sociedad AVAYA INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso, por lo que debe proceder el registro como marca del signo cuestionado “EQUINIX”.

Al respecto, la Sala estima que tal argumento no es de recibo, por cuanto, “[…] la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático y suficiente para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular […]”18. 17 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 18 Interpretación prejudicial núm. 307-IP- 2017, rendida dentro de este proceso. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00446-00 Actora: EQUINIX, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre este asunto, es del caso traer a colación la sentencia proferida el 17 de febrero de 200519, en la cual se señaló lo siguiente: “[…] Respecto de este punto la Sala se había pronunciado, señalando20: […] “La existencia del acuerdo entre las partes es muestra evidente del inminente riesgo de confusión entre las marcas dadas las similitudes ortográficas, fonéticas y visuales entre las mismas. […] “Como lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la “suscripción del acuerdo no es un presupuesto automático y suficiente para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular”.

Así las cosas, la Sala considera que el Convenio de Consentimiento mutuo suscrito entre las partes, no reúne las condiciones exigidas en el artículo 107 persistiendo el riesgo de que, al coexistir las marcas STARBUCKS COFFEE y STARBURST se induzca a error al público consumidor acerca de la procedencia del producto, pues no se adoptan medidas en este sentido.” Así, se concluye que un acuerdo respecto de la coexistencia de las marcas no inhibe ni a la administración ni al juzgador para hacer el correspondiente estudio de registrabilidad [ ]” (Destacado fuera de texto).

Y en lo tocante al argumento de la demandante, concerniente que en Estados Unidos el signo cuestionado “EQUINIX” fue concedido como marca, la Sala considera que la SIC tiene la obligación de realizar un 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de febrero de 2005, C.P. María Claudia Riojas Lasso, número único de radicación 11001032400020010027501. 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, sentencia de 19 de febrero de 2004, C.P. Olga Inés Navarrete Barrero, expediente núm. 47062. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00446-00 Actora: EQUINIX, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, de manera autónoma e independiente del análisis efectuado ya sea sobre signos idénticos o similares21.

En efecto, la Sala pone de presente que el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 282-IP-2017, enfatizó en que el examen de registrabilidad debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como frente a decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar dicho examen analizando cada caso concreto;

“[…] es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares […]”. Asimismo, precisó que “[…] no se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de junio de 2011, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 11001032400020040006901.

Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009-00097-00. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00446-00 Actora: EQUINIX, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adicionalmente, los límites de la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos […]”.

Así las cosas, al existir semejanza entre el signo y la marca cotejados y, además, conexidad competitiva entre los servicios amparados por ellos, la Sala considera que se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486. Finalmente, la Sala concluye que no se trasgredió la norma alegada como vulnerada por la actora; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro como marca del signo mixto “EQUINIX”, para amparar servicios de las clases 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que en cada una de ellas se adoptó. 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00446-00 Actora: EQUINIX, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por último, se le reconocerá personería al doctor DANIEL FELIPE MARTÍNEZ GARZÓN como apoderado de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice 52 del expediente digital.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: TENER al doctor DANIEL FELIPE MARTÍNEZ GARZÓN como apoderado de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00446-00 Actora: EQUINIX, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice 52 del expediente digital.

CUARTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 17 de noviembre de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.