11001032400020160006000 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00060-00 Referencia. Acción de nulidad relativa Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. TESIS: NO HAY LUGAR A ESTUDIAR LA SIMILITUD ENTRE LAS EXPRESIONES ENFRENTADAS, PUES AL SIGNO OPOSITOR “PROSPERITY” LE FUE NEGADO SU REGISTRO, POR LO QUE NO EXISTEN SUPUESTOS DE HECHO NECESARIOS PARA REALIZAR EL RESPECTIVO COTEJO EN RELACIÓN CON ÉSTE Y LA MARCA CUESTIONADA “PROSPERITY BY WISE”.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad JAFER LIMITED, hoy JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 70273 de 26 de noviembre de 2014, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario multiclase", expedida por la 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00060-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3; y 81946 de 16 de octubre de 2015, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1°- Que el 10 de octubre de 2013, la sociedad WORLD INSTITUTE OF SCIENTOLOGY ENTERPRISES, INC. presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo “PROSPERITY BY WISE”, para identificar productos comprendidos en las clases 9ª y 164 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. 2°- Que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, formuló oposición contra el registro solicitado con fundamento en la similitud y confundibilidad con el signo “PROSPERITY”, en trámite de 3 En adelante SIC. 4El signo fue solicitado para amparar los siguientes productos: “[ ] Clase 9ª: Ppublicaciones electrónicas descargables, a saber revistas y publicaciones periódicas en los campos de entrenamiento o formación administrativa, manejo de negocios, consultoría de negocios y administración de empresas […] y […] Clase 16: Material impreso, a saber revistas y publicaciones periódicas en los campos de entrenamiento o formación administrativa, manejo de negocios, consultoría de negocios y administración de empresas […]”. 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00060-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registro en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, que posteriormente fue negado su concesión. 3º- Señaló que mediante la Resolución núm. 70273 de 26 de noviembre de 2014, la directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió́ el registro de la marca nominativa “PROSPERITY BY WISE”, en las clases 9ª y 16 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad WORLD INSTITUTE OF SCIENTOLOGY ENTERPRISES, INC. 4º- Manifestó que contra la citada resolución interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 81946 de 16 de octubre de 2015, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 150 de la Decisión 486 y 29 de la Constitución Política, por indebida aplicación, por cuanto pasó por alto que en otro trámite administrativo, mediante la Resolución núm. 54574 de 16 de septiembre de 2013, canceló por no uso el registro de la marca “PROSPERITY”, en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, de propiedad del tercero con interés 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00060-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co directo en las resultas del proceso, situación que le otorgó un derecho preferente sobre dicha expresión para solicitar su registro.

Manifestó que la SIC incurrió en falsa motivación, por cuanto no realizó un estudio respecto de la naturaleza y esencia de la oposición que presentó en sede administrativa contra el registro solicitado, a pesar de que informó que los actos administrativos, que le negaron el registro del signo “PROSPERITY”, fueron demandados ante el Consejo de Estado.

Señaló que la autoridad demandada vulneró su derecho al debido proceso, por cuanto omitió pronunciarse frente a la oposición que presentó en su momento, al considerar solamente que como había sido negado el registro del signo “PROSPERITY” el fundamento había desaparecido. Afirmó que la entidad demandada vulneró el artículo 7º de la Convención de Washington, habida cuenta que dentro del trámite administrativo en el que se le denegó el registro como marca del signo “PROSPERITY” pasó por alto que dicha normativa prevé que el opositor del registro marcario debe acreditar que el solicitante conocía con anterioridad del uso y aplicación de la marca previamente 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00060-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registrada para identificar productos y/o servicios de la misma Clase y que el uso fuera continuo e ininterrumpido.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por carecer de apoyo jurídico y sustento legal. Para el efecto, señaló que no es de recibo lo pretendido por la actora respecto a que no se podía conceder el registro marcario solicitado, hasta tanto se resolviera la demanda instaurada ante el Consejo de Estado, en la que se controvierten los actos administrativos que le denegaron a la actora el registro del signo nominativo “PROSPERITY”, teniendo en cuenta que estos se encuentran en firme y están revestidos del principio de legalidad.

Señaló que en el trámite administrativo objeto de controversia arribó a la conclusión que era innecesario efectuar el análisis de registrabilidad frente al signo opositor, por cuanto, para ese momento, a este último se le había negado su registro, por lo que la actora no tenía derecho alguno que le permitiera en debida forma hacer oposición a la marca cuestionada. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00060-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.-2.

La sociedad WORLD INSTITUTE OF SCIENTOLOGY ENTERPRISES, INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las súplicas incoadas en la demanda. Sostuvo que no es dable suspender el trámite de un registro marcario por el solo hecho de existir un proceso judicial en curso en el que se están controvirtiendo unos actos administrativos diferentes, ya que se estarían desconociendo derechos adquiridos y en contra vía de la presunción de legalidad que revisten las actuaciones administrativas.

Aseguró que el derecho preferente derivado de la acción de la cancelación no implica una concesión automática e incondicional de la expresión cancelada; además, tal situación difiere totalmente de la situación aquí examinada, pues tal argumento fue planteado en un trámite administrativo ajeno en el que culminó con la denegatoria del signo nominativo “PROSPERITY”, solicitado por la actora.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20116, el 26 de febrero de 2018 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la sociedad JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U., en su calidad de actora del proceso, así como la SIC, en su condición de 6 En adelante CPACA. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00060-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co entidad demandada, la sociedad WORLD INSTITUTE OF SCIENTOLOGY ENTERPRISES, INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en la que se expuso que la demanda fue incoada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como de nulidad relativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 70273 de 26 de noviembre de 2014 y 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00060-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 81946 de 16 de octubre de 2015, mediante las cuales la SIC declaró infundada la oposición formulada por la actora y concedió el registro de la marca “PROSPERITY BY WISE”, para distinguir productos comprendidos en las clases 9ª y 16 Internacional, a la sociedad WORLD INSTITUTE OF SCIENTOLOGY ENTERPRISES, INC, tercero con interés directo en las resultas del proceso, vulneran los artículos 29 de la Constitución Política; 150 de la Decisión 486; y 7º de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial firmada en Washington el 20 de febrero de 1929.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso. Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00060-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1.- La actora insistió en acceder a las pretensiones de la demanda, para lo cual señaló que la entidad demandada vulneró su debido proceso dentro del trámite administrativo objeto de controversia, habida cuenta que no realizó examen comparativo alguno frente al signo presentado como opositor “PROSPERITY”.

Sostuvo que en el evento de que prospere el medio de control de nulidad instaurado ante el Consejo de Estado y se declare la nulidad de las resoluciones que denegaron el registro como marca del signo nominativo “PROSPERITY”, el estudio del presente caso variaría, pues habría lugar a realizar el cotejo marcario frente a dicha expresión. IV.2.- La sociedad WORLD INSTITUTE OF SCIENTOLOGY ENTERPRISES, INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00060-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co demanda y, además, aseguró que no se transgredió normativa alguna, habida cuenta que los actos administrativos acusados están debidamente motivados.

Aseguró que la SIC sí se pronunció sobre la totalidad de los argumentos expuestos en la oposición y el recurso de apelación interpuesto en el trámite administrativo cuestionado, en el que resolvió desestimar los mismos teniendo en cuenta que el signo frente al cual se alegaba una presunta confundibilidad, se había denegado su registro como marca.

IV.3.- El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 22- 193, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, manifestó que entre las expresiones enfrentadas no se perciben grandes semejanzas, por cuanto no contienen una escritura idéntica a pesar de compartir el vocablo “PROSPERITY”. IV.4.- En esta etapa procesal, la parte demandada guardó silencio. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00060-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina7, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó8: “[…] 1.

Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos. […] El artículo 150 de la Decisión 486 determina lo siguiente: “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. 1.2.

A la oficina nacional competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún cuando no se presenten oposiciones. La autoridad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 de la referida Decisión, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el artículo 134 y, tomado en consideración las prohibiciones de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. […] 1.6 En consecuencia, el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas.

Es decir, la oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, 7 En adelante el Tribunal 8 Proceso 505-IP-2019. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00060-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 70273 de 26 de noviembre de 2014 y 81946 de 16 de octubre de 2015, concedió el registro de la marca nominativa solicitada, “PROSPERITY BY WISE”, a la sociedad WORLD INSTITUTE OF SCIENTOLOGY ENTERPRISES, INC., para distinguir los siguientes productos comprendidos en las clases 9ª y 16 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Publicaciones electrónicas descargables, a saber revistas y publicaciones periódicas en los campos de entrenamiento o formación administrativa, manejo de negocios, consultoría de negocios y administración de empresas[…]” y “[…] Material impreso, a saber revistas y publicaciones periódicas en los campos de entrenamiento o formación administrativa, manejo de negocios, consultoría de negocios y administración de empresas […]”.

A juicio de la actora, la SIC pasó por alto que, en otro trámite administrativo, mediante la Resolución núm. 54574 de 16 de septiembre de 2013 canceló por no uso el registro de la marca “PROSPERITY”, en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00060-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Niza, de propiedad del tercero con interés directo en las resultas del proceso, situación que le otorgaba un derecho preferente sobre dicha expresión para solicitar su registro.

Manifestó que la SIC incurrió en falsa motivación, por cuanto no realizó un estudio respecto de la naturaleza y esencia de la oposición que presentó en sede administrativa contra el registro solicitado, a pesar de que informó que los actos administrativos que le negaron el registro del signo “PROSPERITY”, fueron demandados ante el Consejo de Estado.

Señaló que la autoridad demandada vulneró su derecho al debido proceso, por cuanto omitió pronunciarse frente a la oposición que presentó en su momento, al considerar solamente que como había sido negado el registro del signo “PROSPERITY” el fundamento había desaparecido. Por su parte, la SIC mencionó que no es de recibo lo pretendido por la actora respecto a que no se podía conceder el registro marcario solicitado, hasta tanto se resolviera la demanda instaurada ante el Consejo de Estado en la que se controvierten los actos administrativos que le denegaron a la actora el registro del signo nominativo “PROSPERITY”, teniendo en cuenta que estos se encuentran en firme y están revestidos del principio de legalidad. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00060-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que en el trámite administrativo, objeto de controversia, arribó a la conclusión de que era innecesario efectuar el análisis de registrabilidad frente al signo opositor, por cuanto, para ese momento, a este último se le había negado su registro, por lo que la actora no tenía derecho alguno que le permitiera en debida forma hacer oposición a la marca cuestionada.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación del artículo 150 “[…] Por ser pertinente […]”. El texto de la norma aludida es la siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución […]”. Al respecto, la Sala precisa que aunque la actora invocó como vulnerado el artículo 150 de la Decisión 486, al exponer los conceptos de violación en la demanda, también trajo a colación la vulneración del artículo 7º de la Convención Washington, por cuanto dentro del trámite administrativo en el que se le denegó el registro como marca 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00060-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del signo “PROSPERITY”, la SIC pasó por alto que dicha normativa prevé que el opositor del registro marcario debe acreditar que el solicitante conocía con anterioridad del uso y aplicación de la marca previamente registrada para identificar productos y/o servicios de la misma Clase y que el uso fuera continuo e ininterrumpido.

Dicha normativa establece lo siguiente: “[…] Artículo 7. Todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes conforme a su legislación interna, que tenga conocimiento de que alguna persona o entidad usa o pretende registrar o depositar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancías a que se apliquen, tendrá el derecho de oponerse al uso, registro o depósito, de la misma, empleando los medios, procedimientos y recursos legales establecidos en el país en que se use o pretenda registrar o depositar dicha marca, probando que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados Contratantes, de la marca en que se funde la oposición y que ésta se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de las misma clase, y, en consecuencia, podrá reclamar para si el derecho de usar preferente y exclusivamente o la prioridad para registrar o depositar su marca en el país en que se trate siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna y en esta convención […]”.

Es del caso señalar que conforme se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 381-IP-2016, corresponde al juez consultante analizar de manera prevalente la normativa de la Comunidad Andina sobre las demás normas internacionales en materia marcaria, de la siguiente manera: 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00060-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] 31.

El Tribunal en abundante jurisprudencia ha consolidado como principio fundamental del Derecho Comunitario Andino el de la “Primacía del Derecho Comunitario Andino”, basándose en los principios de “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”. 32 haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional.

En este marco ha establecido que, en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, también prevalece el Derecho Comunitario Andino. 33.

Un punto fundamental al analizar el principio de Primacía del Derecho Comunitario Andino, como se dijo anteriormente, es el principio de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”, que no es otra cosa que el desarrollo del principio de supremacía y que consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, es decir, unido a que dicho sistema jurídico se presenta como un todo coherente y dotado de unidad, contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, sin resultar de ningún otro ordenamiento jurídico. […] 35.

Por lo anterior, corresponde al Juez Consultante atender a los criterios que se esbozan en la presente Interpretación Prejudicial, tomando en consideración la prevalencia del Derecho Comunitario Andino sobre las demás normas internacionales […]”9 (Destacado fuera de texto). Asimismo, en la Interpretación Prejudicial 30-IP-2014 se resaltó que uno de los principios para dar aplicación al Derecho Comunitario Andino es el de la autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino. 9 Destacado fuera de texto. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00060-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Dicho principio señala que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento jurídico de los países miembros, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad y, por lo tanto, no deriva ni se encuentra subordinada su aplicación “al ordenamiento interno, de origen internacional» de los Países Miembros”.

En ese sentido, explicó el Tribunal de Justicia que “[…] los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, […] no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales […]”.

Lo anterior, quiere decir que el Tribunal determinó que el juez consultante al momento de resolver debe atender sus criterios, dándole prevalencia al Derecho Comunitario Andino sobre las demás normas internacionales. En este orden de ideas, el estudio de la demanda de la referencia se hará teniendo en cuenta la normatividad de la Comunidad Andina, para luego abordar, si es del caso, los cargos relacionados con la Convención de Washington, como se indicó en párrafos anteriores. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00060-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- Sobre la violación del artículo 150 de la Decisión 486.

La actora alegó que aunque se encontraba en proceso de registro el signo opositor “PROSPERITY” había logrado obtener la cancelación del registro de la marca “PROSPERITY” del tercero con interés directo en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que tenía un derecho preferente aplicable a dicho signo y, por lo tanto, la SIC tenía que haberle dado trámite a la oposición por ella presentada en el proceso de registro de la marca aquí cuestionada.

Sin embargo, se advierte que, en las dos instancias, al proferirse los actos administrativos acusados, la autoridad demandada estimó que no era dable realizar análisis de confundibilidad alguno frente al signo nominativo “PROSPERITY”, solicitado por la actora para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto, con anterioridad, mediante las resoluciones núms. 28601 de 30 de abril de 2014 y 62922 de 22 de octubre de 2014, había denegado su registro, por lo que no existían supuestos de hecho necesarios para realizar el respectivo cotejo en relación con el signo objeto de oposición. Asimismo, precisó que la solicitud de registro de la marca cuestionada “PROSPERITY BY WISE” no se encontraba incursa en ninguna causal 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00060-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de irregistrabilidad de las previstas en las causales de irregistrabilidad de los artículos 135 y 136, de la Decisión 486, por lo que era dable su registro en las clases 9ª y 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por lo anterior, para la Sala resulta evidente que no era posible realizar estudio alguno de confundibilidad entre la marca nominativa cuestionada “PROSPERITY BY WISE” y el signo nominativo “PROSPERITY”, por cuanto la solicitud de registro de este último se negó con anterioridad a expedirse los actos administrativos acusados, lo cual también le fue puesto en conocimiento a la actora dentro de trámite administrativo objeto de controversia, en el que se le indicó que no era dable realizar el cotejo por haber desaparecido los fundamentos de la oposición, así como también se le declaró infundada su oposición en la última actuación. Adicionalmente, cabe señalar que frente al argumento relativo a que la SIC obvió que mediante la Resolución núm. 54574 de 16 de septiembre de 2013 se había cancelado por no uso el registro de la marca “PROSPERITY”, en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, situación que le otorgaba un derecho preferente sobre dicha expresión, se precisa que tal situación no incide de manera alguna en el presente caso debido a que éste no le confiere en sí a la persona 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00060-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que obtuvo la resolución favorable el derecho a ser el titular directo de la marca cancelada.

En efecto, una vez se obtiene la resolución favorable que cancela un registro es que se puede acudir, en virtud del derecho preferente, a la solicitud de registro como marca de la expresión cancelada, situación que no ocurrió en el caso sub examine pues el signo opositor se solicitó, inclusive, antes de que se expidiera la Resolución que canceló totalmente la marca “PROSPERITY”, esto es, el 22 de octubre de 201310.

En efecto, la Sala pone de presente que el derecho preferente no le otorga a la actora un derecho automático respecto de la expresión “PROSPERITY”, sino la prelación, derivada del ejercicio de la acción de cancelación presentada contra el registro marcario “PROSPERITY”, de propiedad del tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Se observa entonces que el signo opositor no correspondía a la solicitud de registro derivada de la cancelación de la marca 10 www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que negaron el registro como marca del signo “PROSPERITY”, solicitado por la actora y la que canceló por no uso la marca “PROSPERITY”, de propiedad de la sociedad WORLD INSTITUTE OF SCIENTOLOGY ENTERPRISES, INC., el 21 de noviembre de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00060-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “PROSPERITY” de WISE, sino que correspondía a un signo solicitado con anterioridad a dicha cancelación, por lo que respecto de éste no recae derecho preferente alguno. Así las cosas, la Sala considera que le asistió razón a la SIC al determinar que los fundamentos respecto de los cuales había sido presentada la oposición habían desaparecido, comoquiera que el signo opositor “PROSPERITY”, de propiedad de la actora, había sido denegado.

Ahora, respecto del argumento expuesto por la actora en el que indica que la SIC omitió pronunciarse frente a la oposición que presentó, la Sala advierte lo siguiente: Mediante la Resolución acusada núm. 70273 de 26 de noviembre de 2014, la directora de Signos Distintivos de la SIC concedió el registro como marca del signo nominativo “PROSPERITY BY WISE”, para amparar productos en las Clase 9ª y 16 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que: “[…]

CUARTO: Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00060-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la Comunidad Andina.

Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad. DESAPARACIÓN DEL FUNDAMENTO DE LA OPOSICIÓN. Encuentra esta Dirección que la solicitud de registro de la marca PROSPERITY tramitada bajo el expediente núm. 13- 250575, y que sirvió de fundamento de la oposición presentada por la sociedad JAFER LIMITED, fue negada mediante resolución núm. 28601 de 30 de abril de 2014 y, confirmada su negación, mediante la resolución núm. 62922 de 22 de octubre de 2014, que decidió el recurso de apelación interpuesto, encontrándose por lo tanto dicha decisión en firme.

Por lo anterior, considera la Dirección innecesario entrar a realizar el análisis de registrabilidad del signo de la referencia frente a la marca indicada en la oposición, pues esta última ha sido negada, desapareciendo de esta manera el interés de la sociedad opositora. Por último, hecho el análisis oficioso de registrabilidad establecido en el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, esta oficina no encuentra que el signo solicitado a registro esté incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la misma norma, razón por la cual se concederá su registro […]”

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el registro de la marca PROSPERITY BY WISE (Nominativa) […]” (Resaltado fuera del texto original). Frente a dicha decisión la actora interpuso recurso de apelación, en el que sostuvo: “[…] Respetuosamente me permito manifestar a esta Delegatura que nos encontramos en desacuerdo con el contenido de la Resolución 70273 de 26 de noviembre de 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00060-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2014, toda vez que en su parte resolutiva, no existe claridad en cuanto a la manifestación expresa de si se declaró fundada o infundada la oposición presentada dentro del trámite administrativo de la referencia, por la sociedad JAFER LIMITED. […] A este respecto es de indicarse que, la Superintendencia de Industria y Comercio, no señala expresamente si declara fundada o infundada la oposición presentada por mi representada, por lo tanto, al no ser tenida en cuenta la sociedad JAFER LIMITED como parte interesada en este trámite y no resolver la oposición presentada, se vulnera el debido proceso y el derecho de contradicción de mi representada, pues le impide agotar debidamente la vía gubernativa y, de ser procedente, demandar total o parcialmente la nulidad de la resolución. Otro aspecto que debe ser tenido en cuenta para efectos de la materia que aquí se estudia, es que las Resoluciones núms. 28601 de 30 de abril de 2014 y 62922 de 22 de octubre de 2014, pór medio de la cual cuales de negó la solicitud de registro de marca PROSPERITY (nominativa), la cual es la marca opositora en este asunto, han sido demandados por mi representada ante el Consejo de Estado por estar viciadas de nulidad, por cuanto es evidente una indebida aplicación del artículo 7 de la Convención de Washington, dado que, como se ha explicado a esa entidad en varias ocasiones, el uso de la marca PROSPERITY en Estados Unidos, es un uso que no cumple con los requisitos establecidos por la norma para que pueda ser suficiente y en esa medida, lograr constituirse en un obstáculo para la negación de la marca que mi representada solicitó […]”.

Posteriormente, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC a través de la Resolución núm. 81946 de 16 de octubre de 2015, acusada, resolvió: “[…] DESAPARICIÓN DE LA CAUSAL DE OPOSICIÓN: Previo al análisis comparativo de la marca, la administración debe tener en cuenta los hechos que pueden 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00060-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co hacer dicha comparación pierda sentido en la medida en que la marca fundamento de la oposición no se presente como un antecedente válido para impedir el registro solicitado.

Así, logró verificarse que la marca opositora dentro del presente asunto no se encuentra vigente, toda vez que mediante la Resolución núm. 28601 de 30 de abril de 2014 y confirmada por la Resolución núm. 62922 de 22 de octubre de 2014, tramitada bajo el expediente núm. 13-250575, esta entidad negó su registro. Como quiera que esa decisión se encuentra debidamente ejecutoriada y en firme, desaparecieron los supuestos de hecho necesarios para realizar el estudio comparativo. […] Este Despacho debe atender las cuestiones alegadas por el recurrente en su escrito, para lo cual, respecto a la manifestación sobre la acción de nulidad que se adelanta contra las resoluciones núms. 28601 de 30 de abril de 2014 y 62922 de 22 de octubre de 2014, nos permitimos manifestar que la decisión que negó el registro de la marca se encuentra en firme […] Al no presentarse ninguna de estas causales se deduce que los actos administrativos demandados, aún ostentan su fuerza ejecutoria, razón por la cual es perfectamente posible otorgar el registro solicitado, teniendo como base que la marca opositora dentro del presente asunto no se encuentra vigente, como quiera que estas decisiones se encuentran ejecutoriadas y en firmes, por lo que desaparecieron los supuestos de hecho necesarios para realizar el estudio comparativo frente al signo opositor.

Así, bajo ninguna circunstancia será viable argumentar que la marca solicitada no puede acceder al registro alegando que existen demandas de nulidad ante el Consejo de Estado, pues en virtud del principio anotado, el registro de dicha marca goza de legalidad y es totalmente válido. Finalmente, frente a lo solicitado por el recurrente en el sentido de aclarar la parte resolutiva de la Resolución núm. 70273 de 26 de noviembre de 2015, con relación al sentido de la oposición presentada, esta omisión no afectó el sentido de la decisión, toda vez que el mencionado acto administrativo en su parte motiva se analizó la oposición presentada donde se estableció que no era fundada, no obstante a lo anterior, resulta procedente para este Despacho acceder a lo solicitado y corregir la parte 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00060-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co resolutiva del acto recurrido en el sentido de adicionar un artículo manifestando el sentido de la decisión sobre la oposición presentada por JAFER LIMITED. Por las anteriores razones, es posible afirmar que la marca solicitada, actualmente no se encuentra incursa en ninguna causal de irregistrabilidad de las previstas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Corregir la parte resolutiva de la decisión contenida en la Resolución núm. 70273 de 26 de noviembre de 2014, proferida por la Dirección de Signos Distintivos, en la cual se expresará: Artículo Primero: Declarar infundada la oposición presentada por JAFER LIMITED. Artículo segundo: Conceder el registro de la marca nominativa PROSPERITY BY WISE […]”.

(Destacado fuera de texto). De lo expuesto anteriormente, la Sala encuentra que todos los argumentos planteados por la actora en su recurso fueron resueltos por la SIC, habida cuenta que, como quedó visto, en la última Resolución acusada la parte demandada modificó la decisión inicial en el sentido de declarar infundada su oposición con base en la desaparición de hechos necesarios para realizar el análisis comparativo y le indicó que era dable acceder al registro de la marca solicitada “PROSPERITY BY WISE”, por cuanto el signo opositor no tenía vigencia alguna ya que había sido denegado su registro y los actos administrativos que así lo determinaron se encontraban ejecutoriados y en firme, hasta tanto el Consejo de Estado dispusiera lo contrario. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00060-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, comoquiera que con la expedición de los actos acusados no se trasgredió la norma comunitaria invocada, procede la Sala a examinar la presunta vulneración al artículo 7º de la Convención de Washington, alegada por la actora.

Sobre el particular, la Sala no advierte vulneración alguna de dicha normativa, máxime si se tiene en cuenta que los reparos e inconformidades van dirigidas a controvertir otros actos administrativos diferentes a los aquí demandados, en el que le denegaron a la actora el registro como marca del signo nominativo “PROSPERITY”, y que ya fueron demandados ante el Consejo de Estado en otro proceso judicial, en el que además también fue invocado como violado.

Ahora, en lo relativo a la presunta violación del artículo 29 de la Constitución Política debido a que, a juicio de la actora, los actos administrativos acusados fueron expedidos con falsa motivación, esta Sección, en sentencia de 14 de abril de 201611, reiteró los supuestos establecidos en el fallo de 25 de febrero de 200912 para la 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de 2016, C.P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación 2008-00265-01. 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 25 de febrero de 2009, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, núm. único de radicación 85001-23-31-000-1997-00374- 01(15797) 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00060-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co configuración de dicha causal de nulidad, en el que se señaló lo siguiente: “[…] la falsa motivación del acto tiene ocurrencia cuando i) se presenta inexistencia de fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de la Administración Pública; ii) los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien por error o por razones engañosas o simuladas; iii) porque el autor del acto le ha dado a los motivos de hecho o de derecho un alcance que no tienen y iv) porque los motivos que sirven de fundamento al acto no justifiquen la decisión […]” (Resaltado fuera de texto).

En este orden de ideas y atendiendo el contenido de las resoluciones demandadas, esta Sala no encuentra que se presente ninguno de los supuestos para la configuración de la causal de nulidad por falsa motivación, habida cuenta que dichos actos contienen tanto la fundamentación fáctica como jurídica, los supuestos de hecho no son contrarios a la realidad, la entidad no dio un alcance diferente a los hechos o a las normas en que basó la decisión y existe coherencia en la motivación y la decisión adoptada por la SIC, al haber declarado infundada la oposición de la actora y, en consecuencia, conceder el registro como marca del signo solicitado “PROSPERITY BY WISE”, al estimar que no era dable realizar análisis de confundibilidad alguno frente al signo “PROSPERITY”, solicitado por la actora para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto con anterioridad había denegado su registro, por 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00060-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co lo que no existían supuestos de hecho necesarios para realizar el respectivo cotejo en relación con la expresión objeto de oposición. Ahora, frente a las inconformidades planteadas por la actora respecto de que la SIC pasó por alto que los actos administrativos que denegaron el registro de la marca nominativa “PROSPERITY”, fueron demandados ante el Consejo de Estado, lo cual incidiría en las resultas del proceso de la referencia, la Sala se abstendrá de realizar pronunciamiento alguno teniendo en cuenta que dichas decisiones se dieron en el marco de otro procedimiento administrativo, el cual no es objeto de controversia en el caso sub lite.

En todo caso, la Sala precisa que las resoluciones mediante las cuales se denegó el registro como marca del signo nominativo “PROSPERITY”, no fueron demandadas en el asunto sub examine y, por lo tanto, no hace parte de los actos administrativos acusados. Adicionalmente, la Sala precisa que el hecho de que se hayan demandado ante esta Corporación los actos administrativos que negaron el registro como marca del signo opositor “PROSPERITY”, no desvirtúa la presunción de legalidad que ampara a los actos 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00060-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co administrativos acusados pues, se reitera, al momento de la expedición de los mismos dicho signo había sido denegado.

En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de “distintividad” necesaria, la Sala concluye que no se transgredió la norma invocada como violada; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “PROSPERITY BY WISE”, para amparar los productos de las clases 9ª y 16 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que allí se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00060-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 28 de noviembre de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.