Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Núm. único de radicación: 11001032400020080016400 Demandante: Sanford Colombia S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Eberhard Faber de Colombia S.A.S. Asunto: Revocatoria directa de actos administrativos – Requisitos -Cancelación de marca por falta de uso.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Sanford Colombia S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 19005 de 14 de julio de 2006, 24033 de 3 de agosto de 2007, y 38323 de 23 de noviembre de 2007, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. 2 Número único de radicación: 11001032400020080016400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.

ANTECEDENTES La demanda1 1. Sanford Colombia S.A.2, en adelante la parte demandante, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho3, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 19005 de 14 de julio de 2006, “Por la cual se decide la revocatoria de un acto administrativo”; y 24033 de 3 de agosto de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Jefa de la División de Signos Distintivos; y 38323 de 23 de noviembre de 2007 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que: i) se ordene a la parte demandada, confirmar lo resuelto en la Resolución núm. 18403 de 29 de julio de 2005 y, en ese sentido, y ii) cancelar por falta de uso el certificado de registro núm. 249.339 de la marca nominativa MONGOL4, que identifica productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante, Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular era Eberhard Faber de Colombia S.A.S.5, en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones6: 1 Cfr. Folios 80 a 104. 2 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 3. 3Prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984 “Por la cual se reforma el Código de lo Contencioso Administrativo.”. 4 El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 58315 de 26 de octubre de 2011, ordenó la cancelación por no uso del registro de la marca nominativa MONGOL, con el certificado núm. 249.339. 5 El titular del registro de la marca nominativa MONGOL, al momento de la expedición de los actos administrativos acusados, era la sociedad Industria Colombiana de Lápices S.A. - En Liquidación. 6 Cfr. Folios 80 y 81. 3 Número único de radicación: 11001032400020080016400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] 1.

Declarar la nulidad de la Resolución No. 19005 de fecha 14 de Julio de 2006 y notificada el 24 de Julio de 2006, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 01-029.150, mediante la cual se revocó la Resolución No. 18403 del 29 de Julio de 2005 que había cancelado la marca MONGOL en la Clase 16 Internacional de Industria Colombiana de Lápices S.A. (en Liquidación Obligatoria) y se negó la solicitud de cancelación formulada por Sanford Colombia S.A. (antes Newell Sanford S.A.) 2.

Declarar la nulidad de la Resolución No. 24033 de fecha 3 de Agosto de 2007 y notificada el 6 de Agosto de 2007 emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 01-029.150, mediante la cual se confirmó la Resolución impugnada No. 19005 y se concedió el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria por Sanford Colombia S.A. (antes Newell Sanford S.A.) 3.

Declarar la nulidad de la Resolución No. 38323 de fecha 23 de Noviembre de 2.007 y notificada el 18 de Diciembre de 2.007, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 01-029.150, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente por Sanford Colombia S.A. (antes Newell Sanford S.A.), confirmando la negativa de la cancelación contra la marca MONGOL en la Clase 16 internacional a nombre de Industria Colombiana de Lápices S.A. (en liquidación). 4.

Que se declare la validez de la decisión contenida en la Resolución No. 18403 de fecha 29 de Julio de 2005 en la cual se declara la cancelación de la marca MONGOL en la Clase 16 Internacional y se declara la existencia del derecho de preferencia para la solicitud del registro de marca a favor de Sanford Colombia S.A. (antes Newell Sanford S.A.) 4.

A título de restablecimiento del derecho solicitó: 5. Que, como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos declarar la cancelación de la marca MONGOL en la Clase 16 internacional No. 249.339. […]”. Presupuestos fácticos 5.

La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones7: 5.1. Solicitó, el día 28 de febrero de 2005, ante la parte demandada, la cancelación por falta de uso del certificado de registro marcario núm. 249.339, correspondiente a la marca nominativa MONGOL, que identifica productos comprendidos en la Clase 16 7 Cfr. Folios 82 a 90. 4 Número único de radicación: 11001032400020080016400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la Clasificación Internacional de Niza y cuyo titular es Industria Colombiana de Lápices S.A. - En Liquidación8, en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 5.2.

La solicitud se admitió mediante oficio núm. 2380 de 10 de marzo de 2005, el cual fue notificado mediante edicto desfijado el 15 de abril de 2005, sin que se hiciera pronunciamiento por parte del tercero con interés directo en las resultas del del proceso. 5.3. La Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 18403 de 29 de julio de 2005, resolvió cancelar por falta de uso el certificado de registro marcario núm. 249.339, correspondiente a la marca nominativa MONGOL que identifica productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.4.

La señora Gloria Inés Mantilla de Tenorio, liquidadora de la sociedad del tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó, el 30 de enero de 2006, la revocatoria directa de la Resolución núm. 18403 de 29 de julio de 2005. 5.5. La Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 19005 de 14 de julio de 2006, resolvió revocar la Resolución núm. 18403 de 29 de julio de 2005 y negar la solicitud de cancelación por falta de uso del certificado de registro marcario núm. 249.339, correspondiente a la marca nominativa MONGOL. 5.6.

Presentó, el 31 de julio de 2006, recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 19005 de 14 de julio de 2006. 5.7. La Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 24033 de 3 de agosto de 2007, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 19005 de 14 de julio de 2006 y concedió el recurso de apelación. 8 Dicho registro marcario fue objeto de cesión por parte de Industria Colombiana de Lápices S.A., a la sociedad Eberhard Faber de Colombia S.A.S. (antes Eberhard Faber de Colombia EU), tercero con interés directo en las resultas del proceso, el 12 de junio de 2008.

Cfr. Folios 153 y 154. 5 Número único de radicación: 11001032400020080016400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5.8. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 38323 de 23 de noviembre de 2007, decidió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 19005 de 14 de julio de 2006.

Normas violadas y concepto de violación 6. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas: • Artículos 154, 155, 156, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170 y 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina9, en adelante la Decisión 486 de 2000. • Artículos 164, 441 y 442 del Código de Comercio. • Artículos 2, 3, 28, 43, 69, 73, 85 y el numeral 1. del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. • Artículo 315 del Código de Procedimiento Civil. • Artículo 8 de la Ley 153 de 15 de agosto de 188710.

Concepto de violación 7. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: Violación de los artículos 28, 69 y 73 del Código Contencioso Administrativo 7.1. La parte demandada, con la expedición de los actos acusados, violó el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, comoquiera que, a su juicio, no cumplió los requisitos previstos en dicha norma para revocar un acto administrativo, pues ni solicitó ni obtuvo el consentimiento expreso y escrito de la parte demandante11. 9 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” 10 “Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales” 11 Cfr. Folio 91. 6 Número único de radicación: 11001032400020080016400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.2.

La parte demandante tiene un interés respecto de lo resuelto en la Resolución núm. 18403 de 29 de julio de 2005, toda vez que, a su juicio, dicho acto administrativo no sólo interesa al titular del registro marcario cancelado, sino que también creó una situación jurídica relevante para la parte demandante al otorgarle el derecho preferente para solicitar el registro de la marca MONGOL12. 7.3.

Con la revocatoria del acto administrativo, sin su consentimiento, se modificó una situación jurídica creada a su favor, pues a partir de la decisión de cancelar el registro de la marca objeto del presente proceso, inició actos de importación de productos MONGOL, los cuales tuvieron que ser suspendidos por esta decisión. 7.4. Con la expedición de los actos acusados, la parte demandada violó el artículo 28 del Código Contencioso Administrativo comoquiera que, a su juicio, se abstuvo de informar a la parte demandante de la actuación administrativa adelantada de oficio para la revocatoria directa de la Resolución núm. 18403 de 29 de julio de 2005 y, en ese sentido, no le permitió ejercer su derecho de defensa13.

Inexistencia de una indebida notificación 7.5. La parte demandada notificó debidamente al tercero con interés directo en las resultas del proceso de la Resolución núm. 18403 de 29 de julio de 2005, por medio de la cual se canceló por no uso el registro de la marca MONGOL con certificado 249339. Lo anterior, comoquiera que la notificación se hizo al Representante Legal inscrito para la fecha en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Cali, esto es, a Nelson Roa Reyes, y no a la señora Gloria Inés Mantilla de Tenorio, en su calidad de liquidadora, pues la inscripción de esta última sólo tuvo lugar en el registro mercantil hasta el 19 de septiembre de 200514. 7.6.

El aviso de notificación remitido por la parte demandada a Industria Colombiana de Lápices S.A. – En Liquidación cumple con los requisitos previstos en la ley, pues 12 Cfr. Folio 93. 13 Cfr. Folio 92. 14 Cfr. Folios 94 y 95. 7 Número único de radicación: 11001032400020080016400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co no existía obligación de mencionar en el escrito que se notificaba a quien obraba en calidad de liquidador de la sociedad15.

La liquidación obligatoria como causa justificada para enervar la cancelación de una marca 7.7. La liquidación obligatoria de una sociedad, no es per se una justa causa que enerve la cancelación por no uso, pues esta circunstancia debe ser alegada y probada dentro de las oportunidades correspondientes, y estar acompañada de otras pruebas que demuestren que el liquidador ha tomado las medidas para la conservación de bienes de propiedad intelectual. 7.8.

Bajo la tesis de la parte demandada, se tolera una situación donde se desprotegen a terceros como la parte demandante, en tanto, la inactividad e ineficiencia del proceso de liquidación llevaría a que no se use la marca por términos prolongados16. 7.9. Si bien es cierto que la liquidación obligatoria le impide a una sociedad continuar ejecutando con normalidad su objeto social, esto no implica la suspensión total de sus operaciones y, por el contrario, dentro de las actividades permitidas por la ley, se incluyen las relacionadas con la conservación y recuperación de los activos de la sociedad, con el fin de atender el pasivo de esta17. 7.10.

El uso de la marca es una obligación legal de su titular, desde el momento que se reconoce su protección y, en ese sentido, aún en estado de liquidación, es deber de la sociedad realizar todos los actos dirigidos para preservar sus activos, incluyendo las marcas de las cuales es titular18. 7.11. El liquidador de la sociedad tenía la obligación de usar la marca como mecanismo de preservación del activo social en cumplimiento de lo previsto en la Circular núm. 8 de 2003, expedida por la Superintendencia de Sociedades.

Asimismo, 15 Cfr. Folio 96. 16 Cfr. Folio 98. 17 Ibidem. 18 Cfr. Folios 98 y 99. 8 Número único de radicación: 11001032400020080016400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co adujo que dentro de las actividades que podía realizar la sociedad para el efecto, se encontraban el licenciamiento o venta de la marca para evitar su cancelación o pérdida de valor19. 7.12.

La marca, como activo intangible, no tiene un tratamiento diferenciado o preferencial previsto en la ley, en comparación con otros activos sociales y, en ese sentido, debía ser cuidado y conservado durante el trámite de la liquidación de la sociedad titular de la misma20. Violación del artículo 170 de la Decisión 486 de 2000 7.13. No existe sustento normativo que permita a la parte demandada afirmar que el estado de liquidación obligatoria de una sociedad titular de una marca permite iniciar una acción de cancelación por falta de uso de esta, que constituye una causal para justificar el no haberla usado, o el incumplimiento de lo previsto en el artículo 170 de la Decisión 486 de 200021. 7.14.

La afirmación de la parte demandada permite que se invoque como defensa la propia culpa al justificar el descuido por parte del titular del registro marcario, al no usar la marca ni comparecer al proceso de cancelación22. Contestaciones de la demanda Parte demandada 8. La parte demandada23 contestó la demanda24 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 8.1.

La parte demandada, con la expedición de los actos acusados, no incurrió en violación alguna de las normas previstas en la Decisión 486 de 2000, el Código de 19 Cfr. Folio 99. 20 Ibidem. 21 Cfr. Folio 100. 22 Ibidem. 23 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 168. 24 Cfr. Folios 157 a 167. 9 Número único de radicación: 11001032400020080016400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Comercio, el Código Contencioso Administrativo y el Código de Procedimiento Civil, pues, por el contrario, los mismos se fundamentaron en estas y la doctrina reconocida y aplicable al caso concreto. 8.2.

La Resolución núm. 18403 de 29 de julio de 2005 no creó, a favor de la parte demandante, una situación jurídica particular y concreta y, por ende, no estaba en obligación de obtener su consentimiento expreso y escrito para llevar a cabo la revocatoria directa del acto administrativo mencionado supra. 8.3. El derecho preferente para registrar una marca que se cancela por falta de uso, constituye una mera expectativa, aun cuando, al momento de la revocatoria directa de la Resolución núm. 18403 de 29 de julio de 2005, la parte demandante ya hubiese iniciado el trámite administrativo tendiente a obtener el registro de la marca nominativa MONGOL para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza25. 8.4.

El ordinal segundo de la Resolución núm. 18403 de 29 de julio de 2005, ordenó notificar a Nelson Roa Reyes en su calidad de liquidador de la sociedad titular de la marca o a quien hiciera sus veces, sin embargo, cuando se remitió la comunicación, se hizo al Nelson Roa Reyes como persona natural, en tanto, no se especificó su calidad de liquidador de la sociedad y, en ese sentido, la comunicación enviada no cumplía los requisitos de ley26. 8.5.

El señor Nelson Roa Reyes, Representante Legal de Industria Colombiana de Lápices S.A. – En Liquidación, fue removido de su cargo el 24 de junio de 2005 y, en consecuencia, cuando la parte demandada adelantó la notificación, se realizó a una persona que no ejercía su representación y que no ostentaba la calidad de liquidador, por lo que, como titular de la marca cancelada, fue indebidamente notificada.

Adujo que, dicha situación se hace evidente en la medida en que no compareció27. 8.6. Si bien es cierto que para la fecha de expedición de la Resolución núm. 18403 de 29 de julio de 2005, el señor Nelson Roa Reyes, aún aparecía en el registro 25 Cfr. Folio 160. 26 Cfr. Folio 163. 27 Cfr. Folios 163 y 164. 10 Número único de radicación: 11001032400020080016400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mercantil como liquidador de Industria Colombiana de Lápices S.A. – En Liquidación, la parte demandada, con posterioridad a la expedición del acto administrativo mencionado supra, tuvo conocimiento de que el mencionado señor había sido removido de su cargo desde el 24 de junio de 2005 y desconocer esta circunstancia implicaría una violación de los derechos de la sociedad titular del registro marcario28. 8.7.

El estado de liquidación de Industria Colombiana de Lápices S.A. -En Liquidación - implicaba la imposibilidad de continuar desarrollando su objeto social29. Tercero con interés directo en las resultas del proceso 9. El tercero con interés directo en las resultas del proceso30 contestó la demanda31 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 9.1.

De conformidad con lo previsto en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, la parte demandada puede revocar unilateralmente sus actos administrativos, aun tratándose de actos administrativos de carácter particular y sin que medie el consentimiento expreso de interesado, cuando hayan sido expedidos en violación de la ley o la Constitución.32. 9.2.

La Resolución núm. 18403 de 29 de julio de 2005 era ineficaz en tanto desconocía el objeto y naturaleza jurídica del proceso liquidatorio, el cual es garantizar el pago de los créditos adeudados a los acreedores, situación y facultad que no puede ser omitida por ninguna autoridad administrativa a través de sus actos de imperio ni desprotegida por la misma ley33. 9.3.

La cancelación del registro marcario por el no uso no procede cuando se está dentro de una de las causales de excepción, como lo son la fuerza mayor o caso fortuito. Asimismo, adujo que, en el caso sub examine, existía una causal de excepción comoquiera que el titular de la marca se encontraba en una situación prevista por la Ley 222 de 1995, que implica que todo su activo social, incluyendo los activos 28 Cfr. Folio 165. 29 Cfr. Folio 166. 30 Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 125. 31 Cfr. Folios 128 a 152. 32 Cfr. Folio 138. 33 Cfr. Folio 140. 11 Número único de radicación: 11001032400020080016400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co intangibles como lo son las marcas, quedan por fuera del comercio en tanto no se pueden comercializar bienes identificados con ellas, ni usarlas de otra manera. 9.4.

Hubo una indebida notificación al liquidador o representante de Industria Colombiana de Lápices S.A. – En Liquidación, comoquiera que, a su juicio, con ocasión del trámite de liquidación obligatoria, la parte demandada debió verificar que se notificaba por conducto de su real liquidador, con el fin de garantizar el ejercicio de su derecho de defensa34.

Auto de pruebas 10. El Magistrado Sustanciador, mediante auto de 23 de octubre de 201435, resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas. Interpretación Prejudicial 11. El Magistrado Sustanciador, mediante auto de 23 de octubre de 201436, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486. 12.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 479-IP-2015 el 9 de septiembre de 201537, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 165, 166, 167, 168 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes. […]” 13.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Reanudación del trámite y alegatos de conclusión 34 Cfr. Folios 149 y 150. 35 Cfr. Folios 213 a 214. 36 Cfr. Folios 215 y 216. 37 Cfr. Folios 245 a 258 12 Número único de radicación: 11001032400020080016400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14.

El Magistrado Sustanciador, una vez recibida la interpretación prejudicial, mediante auto de 15 de noviembre de 201838, por un lado, reanudó el trámite procesal, y por el otro, de conformidad con el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que alegaran de conclusión, y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. 15.

Durante el término legal, la parte demandante39 y el tercero con interés directo en las resultas del proceso40 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y la contestación. 16. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 17. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 479-IP-2015 proferida el 9 de septiembre de 2015; vii) el marco normativo sobre la revocatoria directa de los actos administrativos de contenido particular y concreto; viii) el marco normativo sobre la notificación de los actos administrativos; ix) el marco normativo sobre la cancelación del registro marcario por no uso; y x) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 38 Cfr. Folio 273. 39 Cfr. Folios 286 a 293. 40 Cfr. Folios 276 a 285. 13 Número único de radicación: 11001032400020080016400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 18. Visto el artículo 128 numeral 7.º41 del Código Contencioso Administrativo42, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 30843 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201144, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 1345 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201946, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 19.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala advierta vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. Los actos acusados 20. Los actos acusados son los siguientes: 20.1. La Resolución núm. 19005 de 27 de mayo de 200947, mediante la cual la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, revocó la Resolución núm. 18403 de 29 de julio de 2005 y, en ese sentido, negó la solicitud de cancelación del certificado de registro núm. 249.339, correspondiente a la marca nominativa MONGOL, cuyo titular es Industria Colombiana de Lápices S.A. – En Liquidación. 20.2.

La Resolución núm. 24033 de 3 de agosto de 200748, mediante la cual la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, 41 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […]7.

De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 42 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 43 “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” 44 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 45 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. 46 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 47 Cfr. Folios 22 a 31. 48 Cfr. Folios 58 a 65. 14 Número único de radicación: 11001032400020080016400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 19005 de 27 de mayo de 2009 y conceder el recurso de apelación. 20.3.

La Resolución núm. 38323 de 14 de abril de 201149, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la 18403 de 29 de julio de 2005. El problema jurídico 21. Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, en las contestaciones de la misma presentadas por la parte demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso y en la Interpretación Prejudicial, determinar: 21.1.

Si las resoluciones núms. 19005 de 14 de julio de 2016 “Por la cual se decide la revocatoria de un acto administrativo”; 24033 de 3 de agosto de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”; y 38323 de 23 de noviembre de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se revocó la Resolución núm. 18403 de 29 de julio de 2005 y, en su lugar, se negó la solicitud de cancelación por no uso del registro de la marca nominativa MONGOL que identifica “ papel y artículos de papel; cartón y artículos de cartón; impresos, diarios y periódicos, libros; artículos de encuadernación; fotografías, papelería, materias adhesivas (para papelería); materiales para artistas; pinceles; máquinas de escribir y de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); naipes; caracteres de imprenta; clises)”, productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran o no: i) los artículos 165, 166, 167, 168 y 170 de la Decisión 486 de 2000; y ii) los artículos 2, 28, 69 y 73 del Código Contencioso Administrativo. 21.2.

Asimismo, la Sala precisa que, la parte demandante, en el escrito de demanda, no desarrolló el concepto de violación de los artículos 154,155,1 56, 162, 163,164 y 49 Cfr. Folios 70 a 78. 15 Número único de radicación: 11001032400020080016400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 172 de la Decisión 486 de 2000; 164,441 y 442 del Código de Comercio; y 3, 43, 85 y 136 del Código Contencioso Administrativo. 21.3.

En este sentido, se analizará: i) si era necesario pedir autorización a la parte demandante para efectuar la revocatoria directa de la Resolución núm. 18403 de 29 de julio de 2005, esto es, determinar si con ella se modificó o extinguió una situación jurídica en favor de la parte demandante; ii) si la Resolución núm. 18403 de 29 de julio de 2005 fue notificada en debida forma a Industria Colombiana de Lápices S.A. - En Liquidación; y iii) si el estado de liquidación del titular de la marca constituía una excepción a la aplicación de la causal de cancelación por no uso. 21.4.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial núm. 479-IP-2015 el 9 de septiembre de 2015, en la cual interpretó los artículos 165, 166, 167, 168 y 170 de la Decisión 486 de 2000. 22. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos acusados.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 23. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena50, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en 50 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 16 Número único de radicación: 11001032400020080016400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la Decisión 486 de 14 de septiembre de 200051 de la Comisión de la Comunidad Andina52.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina53 24. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina54. 25.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico 51 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 52 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 53 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 54 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 17 Número único de radicación: 11001032400020080016400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 26.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 27.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 28.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 29.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 30. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]” Interpretación Prejudicial 479-IP-2015 el 9 de septiembre de 2015 18 Número único de radicación: 11001032400020080016400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 31.

La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso55: “[…] B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 165, 166, 167, 168 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes. [ ] D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

De la acción de cancelación de marca registrada por falta de uso 1.1. En el proceso interno se ha discutido la procedencia de la cancelación por no uso de la marca MONGOL (denominativa) registrada a favor de INDUSTRIA COLOMBIANA DE LAPICES S.A. EN LIQUIDACION OBLIGATORIA para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que resulta pertinente tratar el tema de la acción de cancelación de una marca registrada por falta de uso. […] 1.3.

Por lo tanto, se deberá determinar lo siguiente: 1.3.1. Si el signo MONGOL (denominativo) mantiene en el mercado los elementos esenciales de la marca registrada bajo el certificado No. 249.339; y, 1.3.2. Si además de mantener los elementos esenciales, la modificación por adicción o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca.

Si la adición de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real y efectivo de la marca registrada. 1.4. Una vez realizado lo anterior, se deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente providencia. 1.5.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que la carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca. […] 1.7. El Articulo 165, párrafo cuarto de la decisión 486, establece de forma no taxativa las siguientes causales de justificación para el no uso de la marca y, en 55 Cfr. Folios 245 a 258. 19 Número único de radicación: 11001032400020080016400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consecuencia, aquellas que enervan el ejercicio de la solicitud de cancelación. Estas son: 1.7.1.

Fuerza mayor. 1.7.2. Caso fortuito. Como la lista no es taxativa, pueden existir otras causales como las Restricciones a las importaciones o la imposición requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, que deben ser evaluados por la Oficina Nacional o el Juez, en su caso. 1.8. En el proceso interno, se deberá determinar si lo argumentado por EBERHARD FABER DE COLOMBIA E.U. actual titular de la marca MONGOL (denominativa) se puede considerar como causal de justificación para el no uso de la marca en el marco de lo dispuesto en el Art. 165 de la Decisión 486, esto es, el estado de liquidación forzosa de la sociedad titular de la marca MONGOL (Industria Colombiana de lápices S. A. en liquidación Obligatoria). 2.

Notificación de la Acción de Cancelación 2.1. El Artículo 170 de la decisión 486 establece el procedimiento que debe seguir la Oficina de Registro marcario. Se encuentra marcado por las siguientes etapas: 2.1.1. Presentación de la solicitud. 2.1.2. Notificación at titular de la marca, para que dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la notificación demuestre el uso de la marca. 2.1.3.

Vencido dicho plazo se decide sobre la cancelación del registro. 2.1.4. Notificación a las partes la decisión mediante una resolución debidamente motivada. De lo anterior se desprende que el trámite para la solicitud de cancelación de marca por no uso tiene un procedimiento especial previsto en la Norma Comunitaria. 2.2. Finalmente, debemos tener presente que, de conformidad con la doctrina y nuestra jurisprudencia, los efectos de la cancelación de la marca por no uso son: 1.9.1.

Depurar el registro marcario, sacando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva. 1.9.2. Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el Artículo 168 de la Decisión 486, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, que podrá invocarse partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación. 3.

Derecho preferente en cancelación de una marca registrada 3.1. El artículo 168 de la Decisión 486 consagra el derecho preferente derivado de la acción de cancelación por no use de una marca. Así, el mencionado artículo dispone que: 20 Número único de radicación: 11001032400020080016400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co "( ) la persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro.

Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa". 3.2. Cabanellas concibe al Derecho de Preferencia (jus preferendi) como sinónimo de derecho de prelación; y a este como aquel que le asiste a una persona para ser preferida en sus derechos en concurrencia con otras, y a veces con total exclusión de ellas. 3.3.

El principal efecto de la cancelación del registro de una marca es extinguir para su titular el derecho sobre la misma, de manera que esta queda disponible para que terceros interesados en ella la obtengan. 3.4. A la luz del mencionado Artículo 168, el derecho preferente para solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero solicite su registro. 3.5.

La prelación que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada con base en el derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro, deriva en que la marca solicitada sea considerada prioritaria a las solicitudes de terceros en curso, incluso anteriores a la solicitud de cancelación (es decir, prioritarias); de esta manera, el titular de la solicitud de cancelación tiene, a pesar de la posterioridad de la solicitud en la que invoca la prelación, un "derecho preferente", a obtener el registro, que aquel derecho que puede tener cualquier solicitante anterior. 3.6.

Por último, es necesario tener en cuenta que este derecho preferente no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro —se entiende durante el lapso que dura el derecho preferente—, esta deberá ser sometida al examen de registrabilidad respectivo. 3.7.

Las características principales del derecho preferente que surge como consecuencia de la cancelación de un registro marcario por no uso, son las siguientes: 3.7.1. Titular del derecho. El titular del derecho preferente es aquel que ha promovido el procedimiento de cancelación por no uso y ha logrado dicha cancelación. 3.7.2. Objeto del derecho preferente.

Si lo que se pretende, al iniciar un procedimiento de cancelación por no uso, es posibilitar el posterior registro de una marca semejante o similar a la marca que se pretende cancelar, si se obtiene la cancelación, se debe invocar el derecho preferente para lograr el registro del signo solicitado, dentro del término previsto en la norma comunitaria.

Para entender el término de que dispone el titular del derecho preferente para su ejercicio, se debe precisar en qué momento nace el derecho preferente. El derecho preferente, de conformidad con lo anteriormente anotado, nace en el momento en que la Resolución de cancelación del registro de la marca por no uso queda en firme. Es en este momento en que el titular del derecho preferente 21 Número único de radicación: 11001032400020080016400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co puede ejercer su derecho, situación está que debe acompasarse con la redacción del Artículo 168 de la Decisión 486.

Cuando este artículo dispone que dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, no está afirmando que el derecho preferente se pueda ejercer desde la fecha de presentación de la solicitud, ya que no se puede ejercer un derecho que no ha nacido. Sin embargo, dicho derecho se retrotrae al momento de la presentación de la solicitud de cancelación. Por eso, lo que prevé la norma es que el solicitante de la cancelación por no uso pueda, desde la presentación de la solicitud dar aviso a la Oficina de Registro Marcario de su intención de utilizar el derecho preferente, de manera que la administración lo tenga en cuenta al momento de recepcionar y de tramitar otras solicitudes de registro del signo que se pretende cancelar.

Lo anterior tiene total lógica, si se piensa que existe la posibilidad de que cualquier persona pueda solicitar registro del mismo o semejante signo antes de que el solicitante de la cancelación pudiera ejercer su derecho preferente y, en consecuencia, en caso de lograr la cancelación por no uso se haría nugatoria la consagración del referido derecho.

Además, el solicitante de la cancelación por falta de uso de una marca podría presentar oposiciones a la solicitud de registro de signos idénticos o semejantes a la marca que pretende cancelar, o solicitar la suspensión de su trámite hasta tanto se defina el relativo a la cancelación. Aclarando lo anterior, el derecho preferente se puede ejercer en el plazo de tres meses contados desde que queda en firme la resolución de cancelación, sin perjuicio, como ya se anotó, que desde el mismo momento en que se hace la solicitud de cancelación por falta de uso del registro marcario, se informe a la Oficina Nacional del interés de hacer uso en su momento de tal derecho preferente. 3.7.3.

Efectos del derecho preferente. Un efecto obvio de la figura del derecho preferente es la facultad que tiene el solicitante de la cancelación de registro marcario por falta de uso, de actuar dentro del trámite de registro de signos idénticos o semejantes a la marca que pretende cancelar o que se canceló, presentado las respectivas oposiciones.

En segundo lugar, el titular del derecho preferente, al solicitar para registro la marca que ha sido cancelada, logra que su solicitud tenga prelación relación a las demás solicitudes presentadas ya que opera el informe enviado a la Oficina Nacional de que va a hacer uso de tal derecho, con el fin de que se tome nota en relación con posibles solicitudes de registro de signos idénticos o similares a aquel que se ha solicitado cancelar.

Pero, como se deduce de lo anteriormente expuesto esto no significa que el ejercicio del derecho preferente implique un derecho indiscutible e indefectible de lograr el registro de la marca cancelada a su nombre, ya que la Oficina de Registro Marcario deberá realizar el respectivo análisis de registrabilidad, analizando los diferentes requisitos de registrabilidad y las oposiciones que sean presentadas.

En consecuencia, el efecto del ejercicio del derecho preferente es que la solicitud presentada con base en dicho derecho sea tramitada con prelación a las demás que se presenten, por lo que se debe informar a la Oficina Nacional que se hará uso de dicho Derecho a fin de que 22 Número único de radicación: 11001032400020080016400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la Oficina Nacional pueda establecer el derecho preferente respecto de la fecha de presentación de otras solicitudes de registro. […]” (Destacado de la Sala).

Marco normativo sobre la revocatoria directa de los actos administrativos de contenido particular y concreto 32. Vistos los artículos 69, 71, 72 y 73 del Código Contencioso Administrativo, sobre causales de revocación, oportunidad, efectos y revocación de actos de carácter particular y concreto, los actos administrativos que crean modifican o reconocen una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, solo podrán ser revocados con el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular, cuando sean contrarios a la constitución o la ley, no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él, o cuando causen un agravio injustificado a una persona.

Marco normativo sobre la notificación de los actos administrativos 33. Vistos los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo, sobre deber y forma de notificación personal y notificación por edicto, se observa que: i) las notificaciones se harán al interesado o su apoderado; ii) el trámite de notificación del acto que pone fin a una actuación será, en primer término, la notificación personal; y iii) si la parte no asiste a la diligencia de notificación personal se podrá adelantar la notificación por edicto.

Marco normativo sobre la cancelación del registro marcario por no uso 34. Vistos los artículos 165, 166, 167, y 168 de la Decisión 486 de 2000, sobre la cancelación del registro marcario por falta de uso, se observa que: i) procederá por solicitud del interesado, siempre que la marca no haya sido usada en uno de los países miembros por el titular, el licenciatario o por otro autorizado durante los tres años precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; ii) la prueba del uso corresponderá al titular del registro; y ii) en caso de que se acceda a la solicitud de cancelación, el solicitante tendrá un derecho preferente, que podrá ser invocado desde la presentación de la solicitud de cancelación hasta tres meses después de la firmeza de la cancelación. 23 Número único de radicación: 11001032400020080016400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Análisis del caso concreto 35.

De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales indicados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, y del tercero con interés directo en las resultas del proceso; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 36. En este sentido, el signo nominativo objeto de estudio es como se muestra a continuación: SIGNO NOMINATIVO MONGOL (Nominativo) Clase 16: “papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón; impresos, diarios y periódicos, libros; artículos de encuadernación; fotografías, papelería, materias adhesivas (para papelería); materiales para artistas; pinceles; máquinas de escribir y de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); naipes; caracteres de imprenta; clises.” 37.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis del marco normativo expuesto supra. Del cargo de violación de los artículos 69 y 73 del Código Contencioso Administrativo 38. De conformidad con el marco normativo expuesto supra, la revocatoria directa de actos de contenido particular y concreto, por regla general, requiere el consentimiento expreso y escrito del titular del derecho reconocido o la situación jurídica creada, modificada o extinta.

En ese sentido, las autoridades administrativas 24 Número único de radicación: 11001032400020080016400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co no podrán, motu proprio, revocar actos que hayan consolidado una situación jurídica favorable en cabeza de un particular, salvo en casos excepcionales previstos en el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo. 39.

La disposición citada supra busca garantizar los derechos de los administrados y evitar abusos por parte de las autoridades administrativas. Ahora bien, esto no implica que las autoridades administrativas carezcan de un marco de acción en aquellos casos en que evidencian que los actos administrativos que crearon o modificaron una situación jurídica o reconocieron un derecho, se encuentran incursos en alguna de las causales previstas en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo.

Por el contrario, cuando se advierta la existencia de alguna causal de revocatoria y no sea posible obtener el consentimiento expreso y escrito del titular, las autoridades administrativas podrán acudir a la jurisdicción contenciosa em ejercicio de la acción de lesividad. Al respecto el Consejo de Estado ha considerado que: “[…] Por la especial protección de los derechos subjetivos en el ordenamiento jurídico, los actos administrativos que crean o modifican una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocen un derecho de igual categoría, por regla general, no podrán ser revocados sin el previo consentimiento expreso y escrito del respectivo titular del derecho.

Este consentimiento es, pues, una condición sin la cual no le está permitido a la Administración revocar directamente un acto administrativo de esta clase, bien sea de oficio o a solicitud de parte. Cuando se habla de expreso, quiere decir que haya una manifestación externa por parte del titular en el sentido inequívoco de que da su consentimiento para que el acto sea revocado, con la sujeción a una formalidad que cabe considerarse como sustancial, como es la de que debe ser en forma escrita.

Si el titular del derecho no otorga el consentimiento en esa forma, la Administración debe acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, denominada en la doctrina como acción de lesividad, con el fin de procurar la anulación del respectivo acto. […]”56. 40. En ese sentido: i) por regla general las autoridades administrativas solo podrán revocar los actos administrativos que crean o modifican situaciones jurídicas o reconocen derechos cuando exista el consentimiento expreso y escrito del titular; ii) se encuentran exentas de este deber en cuando los actos administrativos fueron el resultado de la aplicación del silencio administrativo positivo o si es evidente que 56 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 3 de noviembre de 2011;

C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; proferida dentro del proceso identificado con el número único de radicación: 11001032400020060022500. 25 Número único de radicación: 11001032400020080016400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co fueron obtenidos por medios ilegales57; y iii) en aquellos casos en que no se haya podido obtener el consentimiento expreso y escrito, la administración podrá iniciar una demanda en ejercicio de la acción de lesividad contra sus propios actos administrativos para que sea la jurisdicción contenciosa quien revise la legalidad o ilegalidad de estos. 41.

Dicho lo anterior, corresponde a la Sala estudiar si, en el caso sub examine, la Resolución núm. 18403 de 29 de julio de 2005, acto administrativo revocado, creó o modificó una situación jurídica o reconoció algún derecho en favor de la parte demandante y si, en consecuencia, la parte demandada requería su consentimiento para revocar el acto administrativo mencionado supra. 42.

Para tal fin es necesario estudiar la naturaleza del derecho preferente a que hace referencia el artículo 168 de la Decisión 486 del 2000, así como el contenido del acto administrativo referido. 42.1. De conformidad con lo previsto en el artículo 168 de la Decisión 486 de 2000, el derecho preferente al registro marcario surge con la decisión que resuelve favorablemente la acción de cancelación, no obstante, puede invocarse desde la presentación de solicitud hasta tres meses después de que haya tomado firmeza la decisión cancelación. Sobre el alcance del derecho preferente la Interpretación Prejudicial 479-IP-2015 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró lo siguiente: “[…] 3.5.

La prelación que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada con base en el derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro, deriva en que la marca solicitada sea considerada prioritaria a las solicitudes de terceros en curso, incluso anteriores a la solicitud de cancelación (es decir, prioritarias); de esta manera, el titular de la solicitud de cancelación tiene, a pesar de la posterioridad de la solicitud en la que invoca la prelación, un "derecho preferente", a obtener el registro, que aquel derecho que puede tener cualquier solicitante anterior. […] 57 “[…] Sobre este punto de la revocación de los actos administrativos, es relevante señalar que el acto administrativo a que se refiere la parte final del inciso segundo del artículo 73 del Código Contencioso administrativo, es al acto ilícito, en el cual la expresión de voluntad del Estado nace viciada bien por violencia, por error o por dolo, no al acto inconstitucional e ilegal de que trata el artículo 69 del C.C.A., que habiéndose formado sin vicios en la manifestación de voluntad de la administración, pugna contra la Constitución o la ley.[…]”.

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; Sentencia de 16 de julio de 2002; C.P. Dra. Ana Margarita Olaya Forero; proferida dentro del proceso identificado con número único de radicación 23001-23-31-000- 1997- 8732-02 (IJ 029). 26 Número único de radicación: 11001032400020080016400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.7.3.

Efectos del derecho preferente. Un efecto obvio de la figura del derecho preferente es la facultad que tiene el solicitante de la cancelación de registro marcario por falta de uso, de actuar dentro del trámite de registro de signos idénticos o semejantes a la marca que pretende cancelar o que se canceló, presentado las respectivas oposiciones.

En segundo lugar, el titular del derecho preferente, al solicitar para registro la marca que ha sido cancelada, logra que su solicitud tenga prelación a las demás solicitudes presentadas ya que opera el informe enviado a la Oficina Nacional de que va a hacer uso de tal derecho, con el fin de que se tome nota en prelación con posibles solicitudes de registro de signos idénticos o similares a aquel que se ha solicitado cancelar.

Pero, como se deduce de lo anteriormente expuesto esto no significa que el ejercicio del derecho preferente implique un derecho indiscutible e indefectible de lograr el registro de la marca cancelada a su nombre, ya que la Oficina de Registro Marcario deberá realizar el respectivo análisis de registrabilidad, analizando los diferentes requisitos de registrabilidad y las oposiciones que sean presentadas.

En consecuencia, el efecto del ejercicio del derecho preferente es que la solicitud presentada con base en dicho derecho sea tramitada con prelación a las demás que se presenten, por lo que se debe informar a la Oficina Nacional que se hará uso de dicho Derecho a fin de que la Oficina Nacional pueda establecer el derecho preferente respecto de la fecha de presentación de otras solicitudes de registro. […]” 43.

De lo considerado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el derecho preferente: i) otorga una prelación a su solicitud sobre solicitudes marcarias presentadas con anterioridad; ii) permite que el solicitante de la cancelación se oponga a marcas que considere similarmente confundibles a la marca frente a la cual alega el derecho preferente; y iii) no implica necesariamente la concesión del registro marcario otorgado. 44.

Asimismo, en relación con el derecho preferente, la parte demandada ha establecido, dentro de su “Instructivo para el examen de registrabilidad de marcas” 58, que el derecho preferente se constituye como una excepción al hecho de que la prioridad de las marcas está dada por su fecha de radicación. En otras palabras, que el derecho preferente, permite que se dé prioridad a la solicitud del titular de este derecho frente a quien la presentó con anterioridad.

Al respecto, se señaló: “[…] La fecha de presentación es el día, hora, minuto y segundo a partir del cual se tiene prioridad para acceder al registro, siempre que se hayan cumplido los requisitos establecidos en el artículo 140 de la Decisión 486. En efecto, a partir de ese momento el solicitante cuenta con un derecho prioritario a obtener el registro 58 Superintendencia de Industria y Comercio, “Instructivo para el examen de registrabilidad de marcas”.

Documento público disponible en: https://issuu.com/quioscosic/docs/14.12.22._instructivo_para_el_examen_de_registrabi 27 Número único de radicación: 11001032400020080016400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co frente a otras solicitudes que se presenten con posterioridad.

Existen excepciones a esta regla como las contempladas en el artículo 4 del Convenio de París referente a la reivindicación de prioridad y al derecho de preferencia consagrada en el artículo 168 de la Decisión 486 que tiene aquel que haya obtenido una resolución favorable con base en una acción de cancelación por falta de uso o una acción de cancelación por notoriedad.

(Ver Capítulos I y V de la Decisión 486). […] El mismo efecto sucede con el derecho de preferencia ejercido por haber logrado la cancelación por no uso o por notoriedad de una marca registrada, donde no se cambia la fecha de presentación, pero la solicitud será prevalente o preferente frente a otras solicitudes de registro presentadas con anterioridad a aquella en la que se invoca el derecho preferente. […]” 45.

En este mismo sentido, la Sala ha considerado, respecto del derecho de preferencia, que, si bien no implica la concesión del registro automático, si implica una preferencia en el tiempo frente a terceros: “[…] El solicitante de la acción de cancelación del registro marcario que obtenga una resolución favorable, tiene el derecho preferente a solicitar para sí el registro de la marca cuyo registro fue cancelado.

Este derecho supone entonces, preferencia en el tiempo frente a terceros, para solicitar y obtener el registro de la marca, sin que esto signifique que pueda acceder al registro de esta de forma automática. […]”59. 46. La sala advierte que, en el caso sub examine, Beatriz Eugenia Álvarez Bernate, en su calidad de Representante Legal de la sociedad NEWELL SANFORD S.A., hoy Sanford Colombia S.A., solicitó ante la parte demandada la cancelación por no uso de la marca MONGOL con certificado de registro núm. 249339. 47.

Asimismo, la Sala advierte que la parte demandada, mediante la Resolución núm. 18403 de 29 de julio de 200560, revocada mediante los actos acusados, ordenó cancelar por no uso el registro de la marca nominativa MONGOL a nombre del tercero con interés directo en el resultado del proceso. 48. En este sentido, la Sala considera que, de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486 de 2000, la cancelación indicada otorgaba a la parte demandante un derecho preferente para solicitar el registro como marca del signo nominativo 59 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Sentencia de 25 de enero de 2018; C.P.: Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés; proferida dentro del proceso identificado con el número único de radicación 2009 – 00391. 60 Cfr. Folios 17 a 20 28 Número único de radicación: 11001032400020080016400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MONGOL por lo que dicha solicitud se encontraría excluida del principio de prior in tempore, potior in iure, y, en consecuencia, tendría prelación, incluso sobre aquellas solicitudes que se hubieran presentado con anterioridad a la suya. 49.

Sobre el particular la Sala considera que el derecho preferente, por un lado, surge en el momento en que queda en firme la resolución que ordena la cancelación del registro de la marca; y, por el otro, no implica la concesión del registro como marca del signo solicitado. Ello, comoquiera que el derecho preferente permite que la solicitud de registro como marca del signo solicitado, presentada por la persona que solicitó la cancelación y obtuvo resolución favorable, se estudie con prelación respecto de aquellas solicitudes que fueron presentadas con anterioridad. 50.

En ese sentido, la Sala, debe determinar si, en el caso sub examine, se consolidó el derecho preferente a favor de la parte demandante para establecer si tenía un interés y, en consecuencia, si debía dar su consentimiento para que el acto que canceló la marca MONGOL fuera revocado directamente. 51. Al respecto, la Sala considera que, en el caso sub examine, la parte demandante solicitó la cancelación por no uso de la marca MONGOL y obtuvo resolución favorable, no obstante, dicho acto fue revocado directamente por la parte demandada por lo que no tuvo un derecho preferente. 52.

Por las razones expuestas anteriormente, el cargo no está llamado a prosperar. Del cargo de violación de artículo 28 del Código Contencioso Administrativo 53. La Sala advierte que la parte demandante argumentó que la parte demandada violó el artículo 28 del Código Contencioso Administrativo comoquiera que, a su juicio, se abstuvo de informarle el procedimiento administrativo adelantado para la revocatoria directa de la Resolución núm. 18403 de 29 de julio de 2005 y, en ese sentido, no le permitió ejercer su derecho de defensa61. 61 Cfr. Folio 92. 29 Número único de radicación: 11001032400020080016400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 54.

Sobre el particular, la Sala advierte que la parte demanda mediante la Resolución núm. 19005 de 14 de julio de 2006, revocó la Resolución núm. 18403 de 29 de julio de 2005, negando la solicitud de cancelación del certificado núm. 249339 correspondiente a la marca MONGOL y cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 55.

Al respecto, el artículo 28 del Código Contencioso Administrativo prevé que cuando de la actuación administrativa iniciada de oficio se desprenda que particulares puedan resultar afectados de forma directa, a estos se les comunicará la existencia de la actuación y objeto de esta. Para tal fin, se aplicará, en lo pertinente, lo previsto en los artículos 14, 34 y 35 ibidem, sobre citación de terceros, pruebas y adopción de decisiones. 56.

En el presente caso, la Sala considera que, comoquiera que la parte demandante inició la acción de cancelación de la marca MONGOL, le asistía un interés en la actuación administrativa que dio lugar a la revocatoria del acto que canceló la marca mencionada. 57. Igualmente, la Sala advierte, de la revisión de los antecedentes administrativos que dieron lugar a la revocatoria de la Resolución núm. 18403 de 29 de julio de 2005, que no se encuentra que, se hayan citado a los terceros determinados que pudieren estar interesados en las resultas de la decisión, dentro del trámite previo a esa decisión, con el fin que se hicieran parte y hacer valer sus derechos, de conformidad con lo previsto en el artículo 14 del Código Contencioso Administrativo. 58.

Asimismo, se pone de presente que, al no ser vinculada la parte demandante a la actuación administrativa de revocatoria directa, no se le dio la oportunidad de pedir pruebas y allegar las informaciones que pudiera considerar pertinentes. 59. Adicionalmente, de conformidad con lo previsto en el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo, habiéndose dado la oportunidad a los interesados para expresar sus argumentos y, con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará una decisión que será motivada si afecta a particulares.

En esa decisión, se resolverán las cuestiones planteadas, tanto inicialmente como dentro del trámite. 30 Número único de radicación: 11001032400020080016400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 60. Sobre la aplicación de lo previsto en el artículo 28 del Código Contencioso Administrativo, y su remisión a los artículos 14 y 35 ibidem, la Sala, en Sentencia de 3 de abril de 202062, consideró que: “[…] el artículo 74 del Código Contencioso Administrativo dispuso que el trámite para la revocatoria de actos de carácter particular y concreto se debe adelantar de conformidad con las pautas y derechos consagrados para el procedimiento administrativo referido en el artículo 28 y siguientes de esa normativa. 77.

Es así que el artículo 28 del Código Contencioso Administrativo consagró el deber de la administración de comunicar la existencia de la actuación a los particulares que pudieren resultar afectados, tal y como se observa a continuación: […] Tal disposición se remite a lo dispuesto en los artículos 14, 34 y 35 ibidem […] […] 79. Significa lo anterior que el Incoder, en el trámite de revocatoria directa, estaba en la obligación de acatar, entre otros, los siguientes deberes: i) comunicar sobre la existencia de la actuación administrativa (artículo 28), ii) brindar respeto a las garantías relacionadas con los derechos de defensa y contradicción (artículo 35), iv) motivar debidamente la decisión (artículo 35, inc.1), v) notificar el acto definitivo (artículos 43 al 45), e vi) indicar expresamente los recursos procedentes contra el mismo (artículo 47). 80.

En el caso concreto, encuentra la Sala de Decisión que el procedimiento administrativo de revocatoria directa de la Resolución 0732 de 23 de octubre de 2006 «por la cual se adjudica un terreno baldío», se inició mediante auto del 12 de marzo de 2009 y por solicitud que hiciere el señor Germán Erazo Belalcázar el 19 de febrero de 2009, quien afirmó ser el propietario del bien adjudicado denominado «Villa Alix». 81.

Este auto fue notificado personalmente al Agente del Ministerio Público y al señor Germán Ramiro Erazo Belalcázar, según constancias de 3 y 25 de abril del 200963. 82. Sin embargo, en lo concerniente a la comunicación al señor Almiro Alberto Rodríguez Carrasquiel y a la señora Yaqueline Mujica del acto que inició la actuación de revocatoria de la adjudicación del bien baldío, la Sala no encuentra que el Incoder hubiere enviado por correo la citación al domicilio de los demandantes, ni tampoco que hubiera dejado constancia de la imposibilidad de su envío o que la misma resultaba demasiado costosa o demorada, acorde con lo previsto en el artículo 14 del Código Contencioso Administrativo. 83.

En efecto, en los antecedentes administrativos únicamente obra el oficio No. 320-1-5009-2100717 de 10 de junio de 2009, a través del cual el Director Territorial del Incoder de Arauca solicitó a la Gerente de la Emisora «Voz del Cinaruco» la publicación de un aviso en el que informara a los señores Almiro Alberto Rodríguez 62 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Sentencia de 3 de diciembre de 2020; C.P.: Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés; proferida dentro del proceso identificado con el número único de radicación 81001-2331-002-2011-00053-00 63 Folio 82, Cuaderno 1. 31 Número único de radicación: 11001032400020080016400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Carrasquiel y a la señora Yaqueline Mujica que debían presentarse ante el Incoder a notificarse personalmente de una providencia administrativa.

La constancia es del siguiente tenor: […] Se digne ordenar la publicación de un aviso por una (1) vez al día, durante tres (3) días calendarios, entre las 7:00 se la mañana y las 10:00 de la noche. De acuerdo a lo estipulado en la Ley 160 de 1994 y sus decretos reglamentarios, con el objeto de informar a los señores FELIX HILARIO RODRÍGUEZ CARRASQUEL, FILADELFO ESTEVEZ TERAN, ALMIRO ALBERTO RODRIGUEZ Y YAQUELINE MUJICA, REINALDO BERNAL PEREZ, todos residente (sic) en la vereda la Virgen, municipio de Cravo Norte, departamento de Arauca, que deben presentarse en las Oficinas del Incoder a efecto de recibir notificación personal de una providencia administrativa. […] 84.

Para la Sala, el referido oficio no satisface la obligación de poner en conocimiento de los terceros interesados la existencia de la actuación administrativa, pues, en primer lugar, de conformidad con el artículo 14 del CCA se debió enviar la citación por correo a la dirección del predio y, en segundo lugar, el mecanismo utilizado para dar publicidad a la decisión claramente no era el medio más eficaz para los fines antes expuestos. 85.

Ahora bien, aunque es cierto que, en aras de dar publicidad a la decisión de apertura de la actuación administrativa, el Director Territorial del Incoder de Arauca fijó el edicto el 9 de julio de 2009 en el que citó y emplazó a los señores Almiro Alberto Rodríguez Carrasquiel y Yaqueline Mujica y que ante su no comparecencia, les designó curador ad litem, también es una realidad que la referida actuación no estuvo precedida del trámite previsto en el ordenamiento jurídico, pues, se reitera, la obligación de envió por correo de la citación al domicilio de los demandantes no se agotó en debida forma. 86.

Lo expuesto es suficiente para sostener que el trámite administrativo que devino en la revocatoria de la Resolución No. 0732 de 23 de octubre de 2006, estuvo viciado por las irregularidades en la comunicación del inicio de la actuación - se insiste que no se demostró el envió de la citación por correo al domicilio de la parte actora, ni de la imposibilidad de realizarla acorde con lo señalado en los artículos 14, 15 y 28 del CCA. 87.

De manera que, la Sala se aparta de los fundamentos expuestos por el a quo, pues el procedimiento de revocatoria sea de oficio o a solicitud de parte, se debe adelantar con la garantía de los derechos al debido proceso, defensa y contradicción, acorde con lo previsto en el ordenamiento jurídico. 88. En atención a la prosperidad del cargo de nulidad por violación al debido proceso y derecho de defensa, la Sala se releva de estudiar los demás argumentos del recurso de alzada, dado que, lo hasta aquí analizado, resulta suficiente para desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo acusado. […]”. 61.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que, en el caso sub examine, la parte demandada violó el artículo 28 del Código Contencioso Administrativo, el cual en su inciso segundo remite a los artículos 14 y 35 ibidem, al no cumplir las formalidades previstas en el trámite administrativo que dio lugar a la revocatoria directa de la Resolución 18403 del 29 de julio de 2005, pues no comunicó a la parte 32 Número único de radicación: 11001032400020080016400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co demandante de la actuación administrativa que dio lugar a la revocatoria, desconociendo con ello que esta podía resultar afectada de forma directa con esa decisión. 62.

Por las razones expuestas anteriormente, el cargo está llamado a prosperar. 63. Finalmente, la Sala considera que no habrá lugar a ordenar el restablecimiento del derecho solicitado por la parte demandante, comoquiera que la marca nominativa MONGOL con registro núm. 249.339, se encuentra cancelada, en razón a una nueva solicitud presentada por la misma parte demandante en un trámite administrativo independiente al que es objeto de estudio en el caso sub examine64. 64.

Ante la prosperidad del cargo relacionado con el desconocimiento de la parte demandada del artículo 28 del Código Contencioso Administrativo, la Sala considera improcedente analizar los demás cargos. Conclusión 65. La Sala considera que, la parte demandada violó el artículo 28 del Código Contencioso Administrativo, el cual remite a los artículos 14 y 35 ibidem, al no cumplir con las formalidades previstas in dicha norma, durante en el trámite administrativo que dio lugar a la revocatoria directa de la Resolución 18403 del 29 de julio de 2005, por lo declarará la nulidad de los actos acusados. 66.

Asimismo, se considera que no hay lugar al restablecimiento del derecho solicitado por la parte demandante, comoquiera que la marca nominativa MONGOL con registro núm. 249.339, se encuentra cancelada, en razón a una nueva solicitud presentada por la misma parte demandante en un trámite administrativo independiente al que es objeto de estudio en el caso sub examine65.

Condena en costas 64 Cfr. Índice 55 del aplicativo web “SAMAI”. 65 Cfr. Índice 55 del aplicativo web “SAMAI”. 33 Número único de radicación: 11001032400020080016400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 67. Visto el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, sobre la condena en costas, y atendiendo la conducta asumida por las partes, la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no se condenará en costas a la parte demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones núms. 19005 de 14 de julio de 2006, 24033 de 3 de agosto de 2007, y 38323 de 23 de noviembre de 2007, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO ACCEDER a la pretensión de restablecimiento del derecho solicitado por la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 34 Número único de radicación: 11001032400020080016400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente Aclara voto NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.