CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00023-00 Referencia. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. TESIS: ENTRE EL SIGNO MIXTO SOLICITADO, “GENCOL”, Y LA MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA, “GENACOL”, EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS Y FONÉTICAS, AL REPRODUCIR LAS EXPRESIONES “GEN” Y “COL”, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS QUE CADA UNA DE ELLAS IDENTIFICA EN LA CLASE 5ª DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad LABORATORIOS INCOBRA S.A., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento, previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 20111, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1 En adelante CPACA. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1ª.

Es nula la Resolución núm. 55942 de 31 de agosto de 2021, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio2. 2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro del signo mixto “GENCOL”, para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, y se ordene a la SIC publicar la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 24 de septiembre de 2020 presentó solicitud de registro como marca del signo mixto, “GENCOL”, para identificar productos comprendidos en la Clase 5ª3 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4. 2 En adelante SIC. 3 El signo fue solicitado para distinguir los siguientes productos: “[…] Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”. 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°: Que, una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad GENACOL CANADA CORPORATION INC. formuló oposición contra el registro solicitado, por estimar que resultaba similarmente confundible con su marca “GENACOL”, previamente registrada en las clases 3ª y 5ª de la citada Clasificación. 3º: Agregó que mediante la Resolución núm. 37095 de 17 de junio de 2021 el director de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición interpuesta y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo mixto “GENCOL”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Señaló que contra la citada decisión la sociedad GENACOL CANADA CORPORATION INC. interpuso recurso de apelación, siendo resuelto por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial que, mediante la Resolución núm. 55942 de 2021, revocó la decisión inicial, declaró fundada la oposición formulada por dicha sociedad y denegó el registro como marca del signo mixto “GENCOL”.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que la SIC al expedir el acto administrativo acusado violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina5, debido a que, a su juicio, las expresiones enfrentadas “GENCOL” y “GENACOL” han coexistido pacíficamente en el mercado de los productos farmacéuticos por más de 11 años.

Indicó que el signo cuestionado “GENCOL” cuenta con elementos gráficos adicionales que permiten diferenciarlo de la marca previamente registrada “GENACOL”, tales como la figura de una molécula de ADN consistente en dos hebras (cadenas) que se entrelazan para configurar una forma conocida como lo es la doble hélice. Señaló que cuenta con un derecho adquirido respecto de la expresión “GENCOL”, puesto que obtuvo el registro como marca de dicha palabra ante la SIC desde el año 2003, para productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, con el certificado de registro núm. 281.451. 5 En adelante Decisión 486. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que las partículas “GEN” y “COL” son de uso común para productos de la citada Clase 5ª, por lo que las semejanzas presentadas entre los signos confrontados se ven diluidas por los demás elementos adicionales que conforma cada uno de ellos.

Arguyó que, por lo anterior, la adición de la vocal “A” en la marca previamente registrada “GENACOL”, le da un sentido visual y fonéticamente diferente respecto del signo solicitado “GENCOL”. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora por carecer de apoyo jurídico. Manifestó que al realizarse el análisis comparativo de los signos distintivos enfrentados “GENCOL” y “GENACOL” se advierten significativas similitudes desde los puntos de vista ortográfico y fonético, habida cuenta que se reproduce totalmente la partícula “GEN-COL”, que forma a la marca previamente registrada.

Indicó que si bien es cierto que las partículas “GEN” y “COL” son de uso común para la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, también lo es que la combinación de éstas es lo que resulta 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co suficientemente distintivo y permite que el tercero con interés directo en las resultas del proceso pueda oponerse ante la reproducción de dicha unión. Anotó que el signo cuestionado reproduce los mismos elementos que componen a la marca previamente registrada, sin que la supresión de la letra “A” en la expresión solicitada le otorgue distintividad alguna.

Mencionó que dada la similitud entre los signos distintivos cotejados, el consumidor se encontraría ante un latente riesgo de confusión, por cuanto podría llegar a pensar que el producto que está adquiriendo identificado con la expresión “GENCOL” (mixta), se trata de una de los productos identificados por la marca previamente registrada “GENACOL” (nominativa) o podría pensar que los productos identificados en el mercado con la marca cuyo registro fue denegado, tienen el mismo origen empresarial que el de la marca “GENACOL” (nominativa) ya registrada.

II.-2. La sociedad GENACOL CANADA CORPORATION INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificado en debida forma6, guardó silencio. 6 Índices 13 a 15 del expediente digital. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 24 de junio de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª de la Ley 1437 de 18 de enero de 20117, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20218, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación de la misma, consiste en determinar si la Resolución núm. 55942 de 31 de agosto de 2021, mediante la cual la SIC denegó el registro como marca del signo “GENCOL”, a nombre de la 7 CPACA. 8 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co actora, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, vulnera o no lo previsto en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por indebida aplicación. Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y la contestación de la misma. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La parte actora insistió en que se accedan a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, alegó que el signo solicitado a registro es derivado de la marca nominativa “GENCOL”, que identifica productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, la cual se encuentra inscrita desde el año 2003. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Agregó que las marcas opositoras fueron solicitadas y concedidas con posterioridad al registro de la marca “GENCOL”, de manera que es evidente que éstas pueden coexistir en el mercado sin inducir a error al consumidor.

IV.-2. La SIC insistió en que se denieguen las pretensiones de la demanda, toda vez que el signo solicitado “GENCOL” reproduce por completo la marca previamente registrada “GENACOL”, sin que cuente con elementos adicionales que permitan diferenciarlos. IV.-2. En esta etapa procesal, tanto el tercero con interés directo en las resultas del proceso como el Agente del Ministerio Público guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina9, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó10: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que la norma andina que fue objeto de la 9 En adelante el Tribunal 10 Proceso 338-IP-2022. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020220002300 constituye un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350- IP- 2022 y 391-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 y 5147 del 13 de marzo de 2023.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 55942 de 31 de agosto de 2021, denegó el registro del signo mixto solicitado, “GENCOL”, a la actora, para distinguir los siguientes productos: “[…] Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”, comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por estimar que era similarmente confundible con la marca nominativa previamente registrada, “GENACOL”, que distingue productos en la misma Clase, teniendo en cuenta que reproduce el elemento más distintivo, esto es, las palabras “GEN” y “COL”.

A juicio de la actora, el signo cuestionado “GENCOL” cuenta con elementos gráficos adicionales que permiten diferenciarlo de la marca previamente registrada “GENACOL”, tales como la figura de una molécula de ADN consistente en dos hebras (cadenas) que se entrelazan para configurar una forma conocida como lo es la doble hélice. Señaló que cuenta con un derecho adquirido respecto de la expresión “GENCOL”, puesto que obtuvo el registro como marca de dicha palabra ante la SIC desde el año 2003, para productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, con el certificado de registro núm. 281.451. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, la SIC mencionó que al realizare el análisis comparativo de los signos distintivos enfrentados “GENCOL” y “GENACOL” se advierten significativas similitudes desde los puntos de vista ortográfico y fonético, habida cuenta que se reproduce totalmente la partícula “GEN-COL”, que forma a la marca previamente registrada.

El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 338-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 145-IP-202211, 261-IP-202212, 350-IP-202213 y 391-IP-202214, en las que se interpretó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente: “[…] Decisión 486. Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios 11 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023. 12 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 de 13 de marzo de 2023. 13 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5303 de 7 de septiembre de 2023. 14 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en los referidos pronunciamientos comunitarios15, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Ahora, en este caso, es importante tener en cuenta que las marcas cotejadas protegen, entre otros, medicamentos o productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5ª Clasificación Internacional de Niza. 15 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Caber señalar que la Sala ha precisado en otras oportunidades, y de acuerdo con la Interpretación Prejudicial rendida dentro del proceso, que cuando se trate de disputa entre marcas que identifican productos farmacéuticos o medicamentos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría eventualmente la salud y la vida de los consumidores, debe hacerse un examen más riguroso sobre la confundibilidad de las marcas, porque lo cierto es que en nuestro medio generalmente los productos farmacéuticos que requieren fórmula son expedidos sin ella en cualquier farmacia, debido a que Colombia es un país de “cultura curativa personal”.16 Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y marca en conflicto, así: SIGNO MIXTO CUESTIONADO17 GENACOL MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA18 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de enero de 2019;

C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E); núm. único de radicación 2009-00535-00. 17 Folio 50 del cuaderno físico principal. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Como en el presente caso se va a cotejar un signo mixto, “GENCOL”, como lo es el cuestionado, solicitado por la actora, con una marca nominativa, “GENACOL” previamente registrada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en el mixto, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo mixto cuestionado, no así las gráficas que lo acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. Cabe precisar que los referidos pronunciamientos comunitarios19 enfatizan en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] 18 Folio 50 del cuaderno físico principal. 19 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad, prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias del signo y marca en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efectos de evaluar la similitud entre las marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.

Además, cabe resaltar que el Tribunal ha reiterado que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las expresiones de uso común que forman parte de las marcas farmacéuticas al realizar el examen comparativo de las mismas. Al efecto, se trae a colación la sentencia proferida el 9 de junio de 201120, en la que la Sala dijo lo siguiente: “[…] En consonancia con los anteriores comentarios, la Sala considera que en tratándose de marcas farmacéuticas en cuya estructura se emplean prefijos, sufijos, raíces o desinencias que actúan como partículas evocativas de los productos que ellas amparan, (verbigracia, OPTI, DERMA, NEURO, etc.), resulta procedente su registro, siempre y cuando contengan elementos adicionales que contribuyan a su distintividad.

A contrario sensu, no son registrables las marcas farmacéuticas que contengan expresiones de uso común, cuya naturaleza no sea propia de esos productos, en razón de que, como ya se dijo, la jurisprudencia comunitaria exige un mayor rigor en el registro de esas marcas, por estar de por medio la salud pública. […] En ese orden de ideas, las partículas de uso común que forman parte de una marca farmacéutica no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2011; expediente identificado con el número único de radicación 2005-00105-01, M.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los signos, ya que en estos casos es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que lo integra.

Así lo ha precisado la Sala, en sentencias de 27 de abril de 2006 (Exp. 7145, C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 11 de mayo de 2006 (Expediente 8429, C. P. MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN); 16 de noviembre de 2006 (Exp. 266, C. P. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO); 10 de mayo de 2007 (Exp. 255. C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 14 de junio de 2007 (Exp. 231, C. P. MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN); 30 de agosto de 2007 (Exp. 185 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); 13 de septiembre de 2007 (Exp. 349, C. P. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA); 13 de septiembre de 2007 (Exp. 236 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); 15 de noviembre de 2007 (Exp. 269 C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 24 de enero de 2008 (Exp. 105 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); y 7 de febrero de 2008 (Exp. 182, C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO), entre otras [ ]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Sin embargo, debe advertirse que si la exclusión de los componentes de esas características llega a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo analizando los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto, conforme lo señaló el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso, cuando al efecto sostuvo: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegar a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenarios se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]”.

En efecto, en la página web de la entidad demandada21 figuran las siguientes marcas que, a la fecha de expedición del acto administrativo acusado, se encontraban registradas para la citada Clase 5ª y que contienen las expresiones “GEN” y “COL”, tal como lo demuestran los siguientes listados: MARCA TITULAR GENOF (NOMINATIVA) ROCAPS S.A. GENTAMISOL (NOMINATIVA) PROCAPS S.A. GENISOY (NOMINATIVA) LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. GENUTEN (NOMINATIVA) MEGA LABS S.A. GENTANOVA (NOMINATIVA) NOVALFARM S.A.S BIOGENOMA (NOMINATIVA) BLUEPHARMA COLOMBIA S.A.S. MARCA TITULAR PROFICOL (MIXTA) ADAMA ANDINA B.V. SUCURSAL COLOMBIA 21 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas el 29 de mayo de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SAMBUCOL (NOMINATIVA) PHARM-A-CARE LABORATORIES PTY LIMITED N NATURCOL (MIXTA) LABORATORIOS NATURCOL S.A. TRICERCOL (MIXTA) GERMAN ORTIZ VILLADA LAMICOL (NOMINATIVA) PATENTES, MARCAS Y REGISTRO PATMAR S.A. Lo anterior pone de manifiesto que son expresiones de uso común y débiles respecto de los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Y al tratarse de unas partículas de uso común no pueden ser utilizadas o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, que como son vocablos usuales, pueden ser utilizados por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. Frente a este asunto, el Tribunal ha precisado lo siguiente22: “[…] 3.7.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros 22 Interpretación Prejudicial 318-IP-2019. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]”. (Resaltado fuera de texto) Al respecto, la Sala puntualiza que si bien es cierto que, en principio, las expresiones de uso común “GEN” y “COL”, que forman parte del signo y marca cotejados, no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que al excluir dichas partículas de uso común éstos se reducen de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto.

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de los signos en conflicto. Respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado, “GENCOL”, y la marca previamente registrada “GENACOL”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente las partículas “GEN-COL”, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión, sin que la supresión de la letra “A” sea 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co suficiente para dotar al signo solicitado de la suficiente distintividad y contribuya a diferenciarlo de la marca previamente registrada, “GENACOL”.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado suprimió la letra “A” en su intermedio ello no desvirtúa el riesgo de confusión en el presente caso, teniendo en cuenta que el signo solicitado, “GENCOL”, reproduce por completo la denominación que lleva la carga distintiva en la marca previamente registrada “GENACOL”, lo que conlleva que el signo cuestionado no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado.

Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en las raíces y terminaciones “GEN” y “COL”, siendo éstas el elemento principal de la marca registrada “GENACOL”. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: GENCOL – GENACOL – GENCOL – GENACOL – GENCOL - GENACOL GENCOL – GENACOL – GENCOL – GENACOL – GENCOL - GENACOL 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co GENCOL – GENACOL – GENCOL – GENACOL – GENCOL - GENACOL GENCOL – GENACOL – GENCOL – GENACOL – GENCOL - GENACOL En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que la partícula “GEN” contenida en las expresiones enfrentadas, según el Diccionario de la Real Academia, significa23: “[…] 1. m. Biol.

Secuencia de ADN que constituye la unidad funcional para la transmisión de los caracteres hereditarios. […]”. Por su parte, el término “COL”, presente en el signo cuestionado y la marca previamente registrada, corresponde a la abreviación de la República de Colombia. Sin embargo, la Sala advierte que las expresiones enfrentadas deben tenerse como de fantasía porque la unión de las partículas que los conforman no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano. Así las cosas y comoquiera que el signo y marca cotejados contienen expresiones de fantasía, la Sala considera que no pueden cotejarse desde este aspecto. 23 https://dle.rae.es/gen?m=form Consultado el 29 de mayo de 2024. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Vale la pena advertir que un consumidor medio al llegar al estante de un almacén donde se encuentran ubicados productos de las expresiones en disputa, al observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición, en razón a las semejanzas que ellos presentan en la expresión “GENCOL”, lo que hace que el signo solicitado no posea la suficiente capacidad distintiva.

Lo anterior, debido a que en el análisis de confundibilidad el principal elemento es la impresión final del consumidor medio luego de observar dos signos enfrentados. Adicionalmente, la Sala insiste en que en estos casos el análisis debe ser mucho más riguroso, pues se trata de signos que distinguen productos farmacéuticos cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría eventualmente la salud y la vida de los consumidores.

De lo precedente, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas tanto ortográficas y fonéticas entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión directa. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva.

Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201824 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios. 24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.

Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.

En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En el caso sub lite, la expresión cuestionada “GENCOL” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”.

La marca previamente registrada, “GENACOL”, distingue los siguientes productos de la citada Clase 5ª: “[…] suplementos dietarios […]”. De acuerdo con lo anterior, cabe mencionar que entre los citados productos existe una relación debido a que dichos signos pertenecen a una misma Clase del nomenclátor; corresponden al mismo género (sustancias dietéticas); tienen igual finalidad, al ser productos destinados para la salud; comparten los mismos canales de comercialización, pues suelen expenderse en los mismos establecimientos, esto es, droguerías y farmacias; y existe un riesgo para la salud de los consumidores quienes al guardar los productos luego de su uso podrían confundir los productos farmacéuticos en un 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co futuro, con aquellos relacionados con las sustancias dietarias, que protege la marca previamente registrada, en atención a la semejanza del signo y marca enfrentados.

Obsérvese además cómo en este caso los suplementos dietarios en un momento dado podrían causar daño irreparable a la salud de un consumidor de los productos farmacéuticos que tengan una finalidad preventiva o curativa, pues un consumidor desprevenido, al notar la clara semejanza entre las expresiones confrontadas, podría asumir que provienen del mismo empresario y adquirir un producto identificado con el signo “GENACOL” asumiendo que presenta las mismas características de los productos farmacéuticos que pretende distinguir el signo cuestionado, “GENCOL”, es decir, que podría considerarlos como intercambiables por error.

De ahí que la similitud de los signos distintivos en conflicto en sí misma conlleve un mayor riesgo25. Así las cosas, al existir una evidente semejanza entre las expresiones confrontadas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que dichos signos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de 25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de marzo de 2005, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, expediente identificado con el núm. único de radicación 2001-00270-01. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que los productos que identifican tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de registrar su signo. Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor puede pensar erróneamente que los productos identificados con esas expresiones son de productores relacionados económicamente.

Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” 26 (Destacado fuera de texto).

En ese sentido, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse la marca previamente registrada, esto es, “GENACOL”. Así lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales27: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]”. Así las cosas, al existir semejanza entre los signos cotejados y, además, conexidad competitiva entre los productos amparados por ellos, la Sala considera que se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486. 26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00065-00. 27 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, la actora también alegó que el signo cuestionado “GENCOL” (MIXTO) es derivado de la marca “GENCOL” (NOMINATIVA) con certificado de registro núm. 281451, que identifica exclusivamente productos farmacéuticos, conforme consta en la página web SIPI de la entidad demandada28.

Sobre las marcas derivadas, esta Sección en sentencia de 30 de junio de 201629 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal en torno al concepto de dichas marcas y al alcance de las normas comunitarias relacionadas con el asunto, así: “[…] Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan.” […] Además, dentro del Proceso 107-IP-2010 de 11 de noviembre de 20101, este Tribunal desarrolló el tema de la marca derivada expresando los siguientes fundamentos: […] 28 www.sipi.gov.co.

Consultadas la Resolución expedida por la SIC que concedió el registros de las marcas el 11 de abril de 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de junio de 2016, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000-2013- 00141-00. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Estas ´marcas derivadas´ -como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1998)-, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”.

En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: “El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada”. […] Por otro lado, el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro de Marca o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretender registrar. […]” (Destacado fuera de texto.) De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal, la Sala estima que el signo mixto “GENCOL”, no es una derivación de la marca nominativa “GENCOL”, previamente concedida, de la cual es titular la actora, dado que presenta variaciones sustanciales comparada con la marca ya registrada, pues el signo cuestionado: i) pretende distinguir productos diferentes a los amparados por el 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registro previo, esto es, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas; y ii) agregó una gráfica que se representa con una forma de la cadena del ADN.

Ahora, en lo concerniente al argumento de la actora consistente en que el signo cuestionado ha coexistido de forma pacífica con la marca “GENACOL”, registrada en Clase 5ª, a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso y que hasta el momento no se ha presentado riesgo alguno de confusión, dicho argumento no es de recibo para la Sala por cuanto, conforme lo ha señalado el Tribunal “[…] la “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la existencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis […]”.30 30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de 2016, C.P. María Elizabeth García González, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00629-00. 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violó la norma alegada como vulnerada por la actora; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro como marca del signo “GENCOL”, para amparar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan al acto administrativo acusado, el cual está acorde a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en el que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que allí se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00023-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 6 de junio de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.