CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025) Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Número único de radicación: 11001032400020170010100 Demandante: NH Hotel Group S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Hotel Now S.A. Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo- Reivindicación de color.
Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala1 decide, en única instancia, la demanda presentada por NH Hotel Group S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 61600 de 20 de septiembre de 2016 y 79816 de 17 de noviembre de 2016. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.
ANTECEDENTES La demanda 1 La Sala, mediante auto de 12 de diciembre de 2017, resolvió declarar fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado Oswaldo Giraldo López. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020170010100 1. NH Hotel Group S.A., en adelante la parte demandante2, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho3, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 61600 de 20 de septiembre de 2016, “Por la cual se decide una solicitud de registro”, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y 79816 de 17 de noviembre de 2016, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto NH NHOW para identificar servicios comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.
Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones: “[…] PRIMERA: Que se declare nulidad de la Resolución No. 61600 de 20 de septiembre de 2016, emitida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, notificada a mí representada el 21 de septiembre de 2016, por medio de la cual se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad HOTEL NOW S.A., con base en la marca nominativa “NOW”, clase 43 y como consecuencia de la citada declaratoria fue denegado el registro de la marca mixta NH NHOW con reivindicación de distribución de colores, para distinguir servicios de la clase 43 Internacional, solicitada por Sociedad NH HOTEL GROUP S.A. SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 79816 de 17 de noviembre de 2016, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, notificada el 18 de noviembre de 2016, por medio de la cual, al resolver el recurso de apelación interpuesto por mi mandante, se confirmó la Resolución No. 61600 de 20 de septiembre de 2016 que declaró fundada la oposición presentada por la sociedad HOTEL NOW S.A., con fundamento en la marca nominativa “NOW”, clase 43 y como consecuencia de dicha declaratoria se denegó el registro de la marca mixta NH NHOW con reivindicación de distribución de colores, para 2 Por intermedio de apoderado. 3 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 3 Núm. único de radicación: 11001032400020170010100 distinguir servicios de la clase 43 Internacional, solicitada por Sociedad NH HOTEL GROUP S.A. […]” 4. 4.
A título de restablecimiento del derecho solicitó: “[…] TERCERA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho se sirva ese Honorable Corporación ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio que proceda a otorgar el registro de la marca NH NHOW y diseño con distribución de colores, para distinguir servicios de la Clase 43 Internacional, solicitada por la Sociedad NH HOTEL GROUP S.A. CUARTA: Que se ordene comunicar las declaraciones anteriores a la Superintendencia de Industria y Comercio;
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial; para que sirva dar aplicación al artículo 186 del CPACA. QUINTA: Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la Sentencia que ponga fin al proceso de la referencia. […]”.
Presupuestos fácticos 5. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 5.1. Solicitó, el 21 de octubre de 2015, el registro como marca del signo mixto NH NHOW, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación internacional de Niza. 5.2. La referida solicitud se publicó, el 10 de noviembre de 2015, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 744, siendo objeto de oposición por parte Hotel Now S.A, en adelante, tercero con interés directo en el resultado del proceso, con fundamento en la marca nominativa NOW que distingue servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.3.
La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 61600 de 20 de septiembre de 2016, negó el registro como marca del signo mixto NH HNOW para distinguir servicios comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 4 Cfr. Folios 48 y 49 4 Núm. único de radicación: 11001032400020170010100 5.4.
Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 61600 de 20 de septiembre de 2016. 5.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 79816 de 17 de noviembre de 2016, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 61600 de 20 de septiembre de 2016.
Normas violadas 6. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas: 6.1. Artículo 134 y el literal a) del artículo136 literal de la Decisión 486 de 2000. Concepto de la violación 7. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así5: El Artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 7.1.
La parte demandada, con la expedición de los actos acusados, violó el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que el signo solicitado está provisto de suficiente fuerza distintiva y, en consecuencia, cumple con el presupuesto de representación gráfica mediante su lectura, escritura e imagen. 7.2. El signo solicitado no es semejante a la marca nominativa NOW que identifica servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual, a pesar de tener algunas letras en común, es diferente, pues cada uno de los signos distintivos cotejados cuenta con elementos conceptuales propios que impiden su similitud y confusión para los consumidores. 5 Cfr. Folios 94 a 147 5 Núm. único de radicación: 11001032400020170010100 Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 7.3.
La parte demandada vulneró el literal a) del artículo 136 literal de la Decisión 486 de 2000 toda vez que omitió la fracción NH, la cual es la parte esencial en el singo NH NHOW. En ese sentido, pues si se hubiesen cotejado los signos distintivos tomándolos como un todo, no obstante tener algunas letras en común, resultan propios y originales, pudiendo coexistir, sin ningún riesgo de confusión para los consumidores. 7.4.
Debe tenerse en cuenta la visión de conjunto, a saber, la totalidad de los elementos integrantes del signo distintivo, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas. Al aplicar tal procedimiento encontramos que las marcas en conflicto, NH NHOW \/s. NOW, ofrecen suficientes diferencias para una coexistencia pacífica sin riesgo de confusión para consumidores y comerciantes. 7.5.
Tiene un derecho adquirido en el que prima las letras NH comoquiera que, para impulsar su actividad hotelera, ha creado una familia de marcas6, nominativas, mixtas, con diseño especial, con colores, novedosos y característicos, cuyo rasgo distintivo común es NH. Contestaciones de la demanda Parte demandada 8. La parte demandada7 contestó la demanda8 y se opuso a las pretensiones formuladas así: 8.1.
No se transgredió el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 en la medida en que el elemento nominativo es el preponderante dentro del conjunto del signo solicitado, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el 6 Cfr. Folio 58 7 Actuando por intermedio de apoderado. 8 Cfr. Folios 108 a 118 6 Núm. único de radicación: 11001032400020170010100 consumidor por ser aquellas que el consumidor usaría para pedir los servicios reivindicados.
Además, el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado es NHOW, el cual hace parte de la marca registrada NOW, configurándose así una reproducción marcaría parcial, no siendo los demás elementos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos, sobre todo si se tiene en cuenta que la letra H es muda, razón por la cual en el idioma español ambos signos tendrían una pronunciación idéntica /no- u/. 8.2.
Dada la identidad de los servicios que identifican los signos distintivos cotejados, en cuanto a servicios hoteleros y alimentación, no es necesario establecer conexión competitiva entre los mismos y el riesgo de confusión existente, porque que no solo se desprende de la estrecha similitud, sino que también concurre una equivalencia entre los servicios identificados por los mismos Tercero con interés directo en el resultado del proceso 9.
El tercero con interés directo en el resultado del proceso9 contestó la demanda10 y se opuso a las pretensiones formuladas así: 9.1. Existe semejanza entre los signos distintivos cotejados comoquiera que el signo es una contracción del elemento NHOW, siendo similar a NOW, porque que es una derivación de la marca. Asimismo, existe una identidad fonética. 9.2.
Ambas marcas distinguen servicios hoteleros por lo que, respecto de la conexidad competitiva, hay similitud ya que: i) están en la misma Clase; ii) los canales de comercialización son los mismo; iii) los medios de publicidad son idénticos; iv) son el mismo género de servicios y tienen la misma finalidad; y v) ortográfica, fonética e ideológicamente son idénticos. 9.3.
El signo y la marca tienen el mismo elemento principal. Solicitud de Interpretación Prejudicial 9 Actuando por intermedio de apoderada. 10 Cfr. Folios 108 a 118 7 Núm. único de radicación: 11001032400020170010100 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 6 de mayo de 201911, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 aplicables al caso concreto; y este profirió la Interpretación Prejudicial 413-IP-2019 de 11 de diciembre de 202012, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 134 Literal y el literal a) del 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, por ser pertinente. No se interpretará el Artículo 134 de la Decisión 486 al no estar controvertido el concepto de marca ni los requisitos para su registro. De oficio se interpretará el Artículo 151 de la Decisión 486, para desarrollar el tema de la conexión entre los servicios que distinguen los signos en conflicto. […]” 11.
Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Audiencia Inicial y audiencia de pruebas 12. El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 11 de octubre de 2019, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; ii) en la audiencia inicial realizada el 21 de octubre de 201913: i) declaró saneado el proceso; ii) resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180; iii) fijó el objeto del litigio; iv) declaró precluida la posibilidad de conciliación; v) declaró precluida la fase de medidas cautelares; vi) resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; vii) prescindió de la audiencia de pruebas; y ix) realizó el respectivo control de legalidad.
Reanudación del proceso, prescindencia de la audiencia de pruebas y alegatos de conclusión 13. El Despacho Sustanciador, mediante auto 14 de enero de 202514, resolvió: i) reanudar el proceso; ii) prescindir de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, 11 Cfr. Folios 129 a 131 12 Cfr. Índice 45 del aplicativo web “SAMAI” 13 Cfr. Índice núm. 41 SAMAI 14 Cfr. Índice 56 del aplicativo web “SAMAI” 8 Núm. único de radicación: 11001032400020170010100 en ese sentido, iii) corrió traslado común a las partes e intervinientes, por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad, podría presentar el concepto, si a bien lo tenía. 14.
Durante el término legal, las partes demandante15 y demandada16, y el tercero con interés directo en el resultado del proceso17 presentaron sus alegaciones y reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la demanda. 15. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal. II.CONSIDERACIONES DE LA SALA 16.
La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 413-IP-2019 de 11 de diciembre de 2020; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala 17. Vistos: i) el artículo 14918 numeral 8.º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia; y ii) el artículo 1319 del Acuerdo núm. 80 de 15 Cfr. Índice 61 del aplicativo SAMAI 16 Cfr. índice 63 del aplicativo SAMAI 17 Cfr. índice 65 del aplicativo SAMAI 18 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción […]” 19 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 2024, “por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90” 9 Núm. único de radicación: 11001032400020170010100 12 de marzo de 201920, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 18.
Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso sub examine. Los actos acusados 19. Los actos acusados son los siguientes: 19.1. La Resolución núm. 61600 de 20 de septiembre de 2016, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos negó el registro como marca del signo mixto NH HNOW para distinguir servicios comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 19.2.
La Resolución núm. 79816 de 17 de noviembre de 2016, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. núm. 61600 de 20 de septiembre de 2016. El problema jurídico 20. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones presentadas por la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 20.1.
Si las resoluciones núms. 61600 de 20 de septiembre de 2016 y núm. 79816 de 17 de noviembre de 2016, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo mixto NH NHOW para identificar “[…] SERVICIOS HOTELEROS; SERVICIOS DE RESERVA DE HABITACIONES DE HOTEL Y OTROS ALOJAMIENTOS TEMPORALES;
ALQUILER Y RESERVAS DE HOTELES, CASAS DE HUÉSPEDES Y CASAS DE VACACIONES; AGENCIAS DE ALOJAMIENTO EN HOTELES; SERVICIOS DE 20 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020170010100 ALOJAMIENTO EN HOTELES, MOTELES Y COMPLEJOS TURÍSTICOS; ALQUILER DE INSTALACIONES PARA REUNIONES, CONFERENCIAS, EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS, CONVENCIONES, SEMINARIOS, SIMPOSIOS Y TALLERES;
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN Y ALIMENTACIÓN; SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE COMIDA Y BEBIDA; SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR Y CATERING; ALQUILER DE CARPAS; ALQUILER DE CONSTRUCCIONES TRANSPORTABLES; ALQUILER DE SILLAS, MESAS, MANTELERÍAS Y CRISTALERÍAS […]”, servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas vulneran: el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, en consecuencia, si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos acusados. 20.2.
En este sentido, se analizará, en primer lugar, si existe riesgo de confusión y/o de asociación entre el signo solicitado y la marca nominativa NOW, con registro marcario núm. 363779, que identifica servicios de la Clase 43 de la Clasificación de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, cuyo titular es Hotel Now S.A.; y 20.3.
En segundo lugar, si la parte demandante es titular de una familia de marcar y, en ese sentido, si el signo solicitado contiene elementos que poseen un rasgo distintivo común y si la parte demandada desconoció tal circunstancia al negar el registro marcario. 21. La Sala advierte que, la parte demandante invocó como vulnerado el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, el cual no se interpretó en la Interpretación Prejudicial proferida para el caso sub examine por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, comoquiera que no se está discutiendo si el signo solicitado cumple los requisitos previstos para ser registrado como marca.
Por lo que, no se incluye en el problema jurídico a resolver, el cual se centrará, como se expuso previamente, en el estudio de los supuestos previstos en el literal a) del artículo 136 ibidem. 22. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos acusados expedidos por la parte demandada. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020170010100 Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 23.
La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena21, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200022 de la Comisión de la Comunidad Andina23.
Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina24 21 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.
Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 22 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.
En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 23 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. Estas normas del derecho primario y secundario hacen parte del bloque de internacionalidad. 24 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.
El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está 12 Núm. único de radicación: 11001032400020170010100 24.
La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina25. 25. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 26.
En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 27.
Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 28.
La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 25 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020170010100 29.
En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 30. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.
Interpretación Prejudicial 413-IP-2019 31. La Sala procede a destacar los principales criterios relacionados con la interpretación prejudicial26 proferida para el caso sub examine. “[…] 1 Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética conceptual o ideológica y grafica o figurativa.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro NH NHOW (mixto) y la NOW (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad (…) […]. 1.5.
Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. en ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.
Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro NH NHOW (mixto) y la marca NOW (denominativa), es necesario que se verifique si se realizó la comparación teniendo en cuenta que 26 Cfr. Índice nún. 45 aplicativo web SAMAI. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020170010100 están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.6 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto; y posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro NH NHOW (mixto) y la marca NOW (denominativa). 3.
Familia de marcas 3.1. De acuerdo a lo alegado por la demandante, esta sería titular de una familia de marcas que presenta como elemento preponderante y común el término NH, por lo que se desarrollará dicho tema. 3.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. […] 3.5.
A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado. 4.
Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 4.1 En el proceso interno, se alegó que existe conexión entre los servicios que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. […] 4.7 Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. […]”. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020170010100 Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 32.
Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 33.
De conformidad con los marcos normativos y los criterios jurisprudenciales indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine. 34. En este sentido, el signo y la marca objeto de estudio son como se muestran a continuación: SIGNO MIXTO SOLICITADO27 Solicitante: Clase 43 “SERVICIOS HOTELEROS;
SERVICIOS DE RESERVA DE HABITACIONES DE HOTEL Y OTROS ALOJAMIENTOS TEMPORALES; ALQUILER Y RESERVAS DE HOTELES, CASAS DE HUÉSPEDES Y CASAS DE VACACIONES; AGENCIAS DE ALOJAMIENTO EN HOTELES; SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN HOTELES, 27 Cfr. Folio 15 16 Núm. único de radicación: 11001032400020170010100 MOTELES Y COMPLEJOS TURÍSTICOS;
ALQUILER DE INSTALACIONES PARA REUNIONES, CONFERENCIAS, EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS, CONVENCIONES, SEMINARIOS, SIMPOSIOS Y TALLERES; SERVICIOS DE RESTAURACIÓN Y ALIMENTACIÓN; SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE COMIDA Y BEBIDA; SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR Y CATERING; ALQUILER DE CARPAS; ALQUILER DE CONSTRUCCIONES TRANSPORTABLES;
ALQUILER DE SILLAS, MESAS, MANTELERÍAS Y CRISTALERÍAS.” MARCA NOMINATIVA REGISTRADA28 NOW TITULAR: Hotel Now S.A. CERTIFICADO NÚM. 363779 Clase 43 “SERVICIOS DE RESTAURACIÓN (ALIMENTACIÓN); HOSPEDAJE TEMPORAL.” Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 35. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo nominativo NH NHOW, solicitado por la parte demandante, se subsume dentro de los supuestos fácticos indicados en la norma comunitaria indicada supra y, en consecuencia, si procedería o no el registro marcario. 36.
De conformidad con lo indicado en el acápite supra, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; 28 Cfr. Ibidem 17 Núm. único de radicación: 11001032400020170010100 y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 37.
Esta Sección29, siguiendo los criterios desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”30. 38.
En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”31. 39.
El Tribunal precisó, en relación con el riesgo de asociación, que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”32. 40. La Sala tendrá en cuenta adicionalmente que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 413-IP-2019, proferida en el caso sub examine, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes 29 Consejo de Estado;
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 30 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 31 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016 32 Ibidem. 18 Núm. único de radicación: 11001032400020170010100 de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. a) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”33.
(Destacado fuera del texto). 41. Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre un signo mixto y una marca nominativa, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto del signo mixto, para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto. 42.
En este sentido, la Sala considera que, observando el signo mixto, resulta claro que prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilicen en el mercado para identificar servicios de que se trate.
Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 43. Con fundamento en lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación del signo y la marca objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, a saber: “[…] 33 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial Proceso 413-IP-2019. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020170010100 i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el marcado. ii)Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.
Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport- e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.
Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii)Se debe tener en cuenta que la sílaba tónica de los signos a comparar, pues sí ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv)Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v)Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”34.
(Destacado fuera del texto). 44. Asimismo, respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados.
Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por 34 ibidem 20 Núm. único de radicación: 11001032400020170010100 persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen35. 45.
La Sección Primera de esta corporación en sentencia del 11 de noviembre de 202136, consideró: “[…] Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. […]”. 46.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que37: “[ ] Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.
En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición [ ]” 47. En este orden de ideas, la Sala procede a verificar la presencia de elementos de uso común en la marca registrada, para lo cual se acudió al Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada y se encontró que la palabra NOW era reproducidas en las siguientes marcas registradas, al momento de la solicitud de registro como marca del signo NH NHOW, presentada por la parte demandante, la cual fue negada mediante los actos acusados, para identificar servicios de la Clase 43 Clasificación Internacional de Niza38: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE NOW GO ORESTE SANGIOVANNI PANEBIANCO 363782 43 35 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 36 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020090022600 Sentencia de 11 de noviembre de 2021 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 37 Interpretación Prejudicial 622-IP-2018 de 16 de 23 de octubre de 2019 38 Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 12 de agosto de 2024). 21 Núm. único de radicación: 11001032400020170010100 NOW GOOD ORESTE SANGIOVANNI PANEBIANCO 367669 43 NOW HOTEL NOW S.A.S. 363779 43 HOT KRISPY KREME ORIGINAL GLAZED NOW HDN DEVELOPMENT CORPORATION 444762 43 48.
Por lo anteriormente expuesto, la Sala considera que la palabra NOW es de uso común para identificar los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, no puede considerarse como denominaciones que puedan ser apropiadas en exclusiva por una persona, por lo que, el titular de una marca que las contenga no puede impedir el registro por parte de otras personas de marcas que las contengan, siempre que, en su conjunto, contengan elementos distintivos adicionales que permitan su diferenciación en el mercado39. 49.
Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que la parte demandada, en los actos acusados, debió realizar el estudio de registrabilidad del signo NH NHOW, cotejado con la marca NOW, teniendo en consideración que la palabra NOW es de uso común para los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza y, en consecuencia, con un grado de distintividad débil. 50.
Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Para esto, se realizará el cotejo entre el signo mixto NH NHOW y la marca nominativa NOW, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra.
Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza el signo y la marca 39 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020090022600 Sentencia de 11 de noviembre de 2021 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 22 Núm. único de radicación: 11001032400020170010100 Comparación Ortográfica 51.
El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras del signo solicitado y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes. 52. La comparación ortográfica del signo y la marca confrontada es como sigue: SIGNO SOLICITADO N H N H O W 1 2 3 4 5 6 MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA N O W 1 2 3 53.
Sobre este aspecto, al comparar los elementos nominativos en su conjunto, se encuentra que el signo NH NHOW está compuesto por dos palabras (NH - N HOW), cinco consonantes (N-H-N-H-W) y una vocal (O). En tanto, la marca registrada HOW, tiene una palabra (NOW), dos consonantes (N-W) y una vocal (O). 54. En efecto, al comparar el signo y la marca de manera sucesiva y sin descomponer los elementos que conforman su conjunto, se evidencia que, si bien existe una reproducción parcial en la expresión NOW, el signo solicitado está acompañado de la palabra NH, el cual corresponde a la razón social del solicitante, lo que permite identificar su origen empresarial con claridad y, en consecuencia, lo que le otorga un nivel de distintividad suficiente y evita que se genere una impresión de semejanza desde el punto de vista ortográfico entre las expresiones. 23 Núm. único de radicación: 11001032400020170010100 55.
Asimismo, la Sala precisa que, teniendo en cuenta que la palabra reproducida, NOW, es de uso común, por lo que es débil e inapropiable en exclusiva y la confundibilidad no se puede fundamentar en esta. 56. En efecto, la expresión adicional NH permite diferenciar las denominaciones, en la medida que: i) son los elementos predominantes en el conjunto marcario; ii) generan una estructura ortográfica disímil dentro de la cual hay un número de letras y de sílabas diferentes, así como una secuencia consonántica desigual que le otorga al signo solicitado la suficiente distintividad extrínseca exigida por la normatividad andina; y iii) hacen alusión expresa al origen empresarial de los servicios comoquiera que indican con claridad la razón social de los empresarios, a saber, NH Hotel Group S.A. 57.
Respecto del cotejo de signos que contengan, en su parte denominativa una palabra que reproduce la denominación de una marca, pero que contiene elementos adicionales que lo hacen susceptible de ser registrado pues, en su conjunto, es distintivo, esta Sección, en sentencia de 25 de agosto de 202440, consideró que: “[ ] Según las reglas de cotejo anteriormente enunciadas, por un lado, la Sala observa que el signo solicitado se compone de ocho palabras (PRODUCTOS-EL CARIBE-EL- DE-TODA-LA VIDA), por su parte, las marcas previamente registradas CARIBE se componen de una (1) palabra (CARIBE).
Con base en lo anterior, se evidencia que, si bien el signo y la marca cotejadas comparten en su composición la palabra CARIBE, el signo solicitado se encuentra acompañado de otras palabras que le imprimen suficiente distintividad. Lo anterior, permite determinar que, en razón a la extensión de cada uno de los signos distintivos, especialmente la del signo solicitado, se puede entender que el público consumidor realizará una apreciación diferente.
En este entendido, la Sala encuentra que, al comparar el signo y las marcas de manera sucesiva y sin descomponer los elementos que conforman su conjunto, se evidencia que, si bien existe similitud al compartir la expresión CARIBE, el signo solicitado PRODUCTOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA contiene adicionalmente las palabras PRODUCTOS-EL-EL-DE-TODA-LA VIDA, lo que le otorga un nivel de distintividad suficiente y evita que se genere una impresión de semejanza desde el punto de vista ortográfico entre las expresiones [ ].” 40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de agosto de 2024, núm. Único de radicación 11001032400020140009900.
CP. Hernando Sánchez Sánchez. 24 Núm. único de radicación: 11001032400020170010100 58. En consecuencia, la Sala considera que el elemento adicional NH, presente en el signo, le otorga, en su conjunto, suficiente distintividad desde la perspectiva ortográfica. Ello, máxime si se tiene en cuenta que, como se expuso supra, el elemento predominante en el signo es la palabra NH.
Ello, máxime si se tiene en cuenta que, como se expuso supra, la palabra NOW es débil. 59. De esta manera, al compararlos de manera sucesiva y sin descomponer los elementos que conforman su conjunto, se evidencia que el signo solicitado a registro tiene un elemento adicional que permite su diferenciación de la marca registrada. Comparación Fonética 60.
La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo distintivo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: NH NHOW -NOW - NH NHOW - NOW - NH NHOW - NOW - NH NHOW - NOW NH NHOW - NOW - NH NHOW - NOW - NH NHOW - NOW - NH NHOW - NOW NH NHOW - NOW - NH NHOW - NOW - NH NHOW - NOW - NH NHOW - NOW NH NHOW - NOW - NH NHOW - NOW - NH NHOW - NOW - NH NHOW - NOW 61.
En consecuencia, la Sala considera que, al pronunciarse de viva voz, desde el aspecto fonético, en el signo, el elemento adicional NH, el cual es el predominante en el conjunto, le otorga suficiente distintividad. 62. En ese sentido, la Sala, en sentencia de 14 de septiembre de 202341, al cotejar una marca concedida que reproducía una marca previamente registrada, la cual contenía una palabra distinta donde recaía su fuerza distintiva, consideró que podían coexistir comoquiera que: “[ ] En efecto, es necesario recalcar que la expresión DAMM que hace parte la marca previamente registrada, es la que mayor peso distintivo y nivel de recordación tiene en la mente el consumidor. 41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de septiembre de 2023, núm. Único de radicación 11001032400020140025200.
CP. (E) Nubia Margoth Peña Garzón. 25 Núm. único de radicación: 11001032400020170010100 Aunado a lo anterior, de la revisión tanto del signo registrado con posterioridad como de las marcas registradas previamente, la Sala también puede concluir que visualmente no se presentan similitudes que pueden ocasionar un riesgo de confusión para el público consumidor.
Ello, se puede confirmar con el análisis sucesivo de las marcas en cuestión: ESTRELLA – ESTRELLA DAMM – ESTRELLA – ESTRELLA DAMM ESTRELLA – ESTRELLA DAMM – ESTRELLA – ESTRELLA DAMM ESTRELLA – ESTRELLA DAMM – ESTRELLA – ESTRELLA DAMM ESTRELLA – ESTRELLA DAMM – ESTRELLA – ESTRELLA DAMM Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético tampoco existen similitudes entre los signos confrontados.
Ciertamente, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma diferente, en la medida que ESTRELLA difiere en la sonoridad con los términos ESTRELLA DAMMM, pues en esta última la expresión que ostenta una máxima aptitud distintiva es DAMM. [ ]” 63. Por lo expuesto anteriormente, la Sala advierte que, como se indicó en la comparación ortográfica, el signo tiene elementos disímiles lo que permite que se diferencien fonéticamente de la marca y que se generen una impresión distinta en el público consumidor.
Comparación Ideológica 64. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”42, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales los signos distintivos tienen algún significado. 65.
Al respecto, la Sala advierte la marca previamente registrada contiene la palabra NOW, la cual, como se indicó supra, se reproduce parcialmente en el signo. Dicha apalabra es de origen inglés, que en español significa “ahora” “ya”43. Al respecto, la Sala considera que NOW no es una palabra que en español sea de conocimiento por lo que el consumidor promedio en la República de Colombia, por lo que su significado y no se debe tratar como el de una expresión local.
Asimismo, 42 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009 43 Consultado en: https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/now 26 Núm. único de radicación: 11001032400020170010100 el signo contiene la expresión NH, la cual no tiene un significado en español, por lo cual, tanto el conjunto del signo, como el de la marca, son de fantasía. 66.
Respecto los signos de fantasía, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina los ha definido en los siguientes términos: “[…] Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. […] “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.
Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 989 de 29 de septiembre de 2003).
Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes […]”44. (Destacado fuera del texto) 67. Así, la Sala considera que NH NHOW y NOW, al contener en su composición elementos de fantasía, no es posible compararlos desde este criterio. 68.
Igualmente, la Sala advierte que la parte demandante, en el escrito de demanda, indicó que el signo mixto solicitado está compuesto por un “[…] diseño con distribución de colores […]” la cual lo hace distintivo respecto de la marca. 69. Al respecto, la Sala advierte que, en la solicitud de registro del signo, que obra en los antecedentes administrativos, la parte demandante indicó “[…] Reivindicación de Colores: si, Azul y Rosa […]”45. 70.
Al respecto, esta Sala ha considerado que46: 44 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 61-IP-2014 de 20 de julio de 2014 45 Cfr. Índice núm. 48 aplicativo web SAMAI. 46 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de marzo de 2024, núm único de radicación 11001032400020180043800 CP.
Hernando Sánchez Sánchez. 27 Núm. único de radicación: 11001032400020170010100 “[…] el titular la marca previamente registrada EcoPack no reivindicó derechos sobre los colores que componen su marca por lo cual se asume que está conformado por el color negro y blanco y/o una mezcla resultante de la combinación de estos dos.
La marca registrada por el tercero con interés ECO PACK, reivindicó los colores azul y verde tal como se determina en el acto administrativo demandado. Teniendo en cuenta lo anterior, las figuras y los colores que conforman la marca base de la oposición, son relevantes y predominantes dentro del conjunto marcario cuyo titular es el tercero con interés en el resultado del proceso.
Por lo anterior, se considera que los gráficos y los colores reivindicados en la marca concedida, ofrecen elementos característicos adicionales diferenciadores en comparación con la marca opositora, lo que disminuye cualquier posibilidad de confusión para el consumidor promedio […].” 71. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que el signo solicitado a registro no resulta semejante a la marca previamente registrada comoquiera que es diferente desde el punto de vista ortográfico y fonético y porque solicita la reivindicación de los colores azul y rosa, lo que disminuye cualquier posibilidad de confusión para el consumidor promedio. 72.
Sobre este asunto, la Sala concluye que en el presente caso no se cumple el primer supuesto de la causal del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cual es, que haya identidad o semejanza entre el signo y la marca comparados. Segundo supuesto: Conexidad de los servicios que identifica la marca y los que pretende identificar el signo 73.
La Sala considera que, comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, considerando que no existen en una visión en conjunto, semejanzas entre el signo nominativo NH NHOW, con reivindicación de colores, y la marca nominativa NOW, de las que pueda derivarse un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto de la causal en cuestión relativo a la conexidad de los servicios que identifican, habida cuenta que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. 28 Núm. único de radicación: 11001032400020170010100 74.
En suma, la Sala concluye, respecto del cotejo entre el signo y la marca, que no se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Familia de marcas 75. La Sala advierte que la parte demandante argumentó, en el escrito de demanda, que el signo solicitado hace parte de una familia de marcas, en la que NH es el elemento distintivo común. 76.
Al respecto, esta Sala advierte que, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial proferida en el caso sub examine, consideró que47 la familia de marcas ha sido considerada como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona.
En ese sentido, el Tribunal Andino de Justicia ha considerado que: “[…] 3.5. A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado.[…]”48. 77.
Al respecto, al revisar el escrito49 de demanda y la página web de la parte demandada50 figuraban las siguientes marcas, que a la fecha de la expedición de los actos acusados que se encontraban registradas en la Clase 43 de la Clasificación de Niza que contenían la expresión NH y de titularidad de la parte demandante: MARCA CERTIFICADO CLASE 47 Interpretación Prejudicial 413-IP-2019. 48 Ibidem 49 Cfr. Folio 58 50 www.sipi.gov.co.
Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 12 de agosto de 2024). 29 Núm. único de radicación: 11001032400020170010100 NH HOTELS 521473 43 NH COLLECTION 521474 43 NH MEETING MOMENTS 472162 43 NH BOGOTA 93 472328 43 NH 459126 43 NH 407483 43 NH HOTEL GROUP 532813 43 78.
Atendiendo a lo indicado supra, por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Sala considera que la parte demandante demostró la existencia de una familia de marcas en que el en término común es la expresión NH, para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 79. En ese sentido, la Sala considera que, en el caso sub examine, el término común de la familia de marcas de la parte demandante, NH, reafirma que no existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo NH NHOW y la marca NOW.
Lo anterior, comoquiera que, tal como se expresó supra, el elemento distintivo predominante en el signo es NH, por lo que el consumidor promedio de los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza identificará los mismos con su origen empresarial. En consecuencia, la Sala considera que la presencia de una familia de marcas reitera la no aplicabilidad de la causal de irregistrabilidad por confundibilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, respecto del signo solicitado.
Conclusión 80. La Sala considera que, en el caso sub examine, el signo NH NHOW solicitado por la parte demandante para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486; esto, comoquiera que no 30 Núm. único de radicación: 11001032400020170010100 se cumplen los requisitos de la causal en mención al no presentarse una similitud ortográfica ni fonética con la marca NOW. 81.
En este orden de ideas, la Sala declarará la nulidad de los actos acusados y accederá al restablecimiento del derecho solicitado. Condena en costas 82. Visto el numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, II.
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones núms. 61600 de 20 de septiembre de 2016 y 79816 de 17 de noviembre de 2016, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto NH NHOW, cuyo solicitante fue la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder el registro de la marca mixta NH NHOW para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 31 Núm. único de radicación: 11001032400020170010100 CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.