1 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00182-00 Demandante: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: NULIDAD RELATIVA Radicación: 11001-03-24-000-2010-00182-00 Demandante: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero Interesado: ANTARTIC TELECOM DE COLOMBIA S.A. Tema: Aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión sobre la anulación de un registro, cuando al momento de resolver el litigio ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda interpuesta por la sociedad Colombia Telecomunicaciones S.A., en ejercicio de la acción de nulidad relativa de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en contra de las resoluciones números: i) 08175 de 28 de marzo de 2007 ''Por la cual se decide una solicitud de registro de marca” y se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad actora y se concedió el registro de la marca “ANTARTIC TELECOM”; ii) 29573 de 17 de septiembre de 2007 "Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos y, iii) 51695 de 7 de octubre de 2009, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio1. 1 En adelante, SIC. 2 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00182-00 Demandante: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. I.- ANTECEDENTES 1.

La demanda La sociedad Colombia Telecomunicaciones S.A., a través de apoderado, presentó demanda en la que formuló las siguientes: 1.1. Pretensiones “2.1 Que declare la nulidad de la resolución No. 08175 del 28 de marzo de 2007 expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industrie y Comercio por medio de la cual se concedió el registro de la marca mixta ANTARTIC TELECOM para identificar servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación de Niza, Octava Edición 2.2 Que declare la nulidad de la resolución No. 29573 del 17 de septiembre de 2007 expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industrie y Comercio por medio de la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto por Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP contra la resolución 08175 del 28 de marzo de 2007 expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industrie y Comercio confirmándola en su integridad. 2.3 Que declare la nulidad de la resolución No. 51695 del 07 de octubre de 2009 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industrie y Comercio por medio de la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto por Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP contra la resolución No. 08175 del 28 de marzo de 2007 expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.4 Que como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones antes identificadas, se ordene a la Superintendencia de Industrie y Comercio, cancelar en los Libros de Registro de la División de Signos Distintivos el registro correspondiente a la marca mixta ANTARTIC TELECOM en la clase 38, a la que le asignaron el número de certificado 389.914 con vigencia desde el 28 de marzo de 2007 hasta el 28 de marzo de 2017.” 1.2.

Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionaron los siguientes: 1.2.1. La sociedad ANTARTIC TELECOM DE COLOMBIA S.A., solicitó el 25 de abril de 2006 ante la División de Signos Distintivos de la SIC, el registro de la marca mixta "ANTARTIC TELECOM", para amparar servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, correspondiéndole el número de expediente 06- 038724. 1.2.2.

El extracto de la solicitud de registro de la marca fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial 564 del 31 de mayo de 2009, y estando dentro del término legal la sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A., presentó oposición al registro de la marca mixta "ANTARTIC 3 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00182-00 Demandante: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. TELECOM", basándose en el registro de la marca mixta “TELECOM“ de la clase 38 de la Calificación Internacional de Niza. 1.2.3.

La SIC expidió la resolución 08175 del 28 de marzo de 2007, suscrita por la Dirección de Signos Distintivos, mediante la cual declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca mixta “ANTARTIC TELECOM“, para distinguir servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. Ante esa decisión, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la decisión contenida en la anterior resolución. 1.2.4.

Mediante la resolución 29573 del 17 de septiembre de 2007, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión recurrida. Y posteriormente, mediante la resolución 51695 del 07 de octubre de 2009, la SIC, resolvió el recurso de apelación presentado resolviendo confirmar la decisión contenida en la resolución 08175 del 28 de marzo de 2007. 1.3.

Normas violadas y concepto de la violación La parte actora manifestó que con el acto controvertido la entidad demandada vulneró las siguientes normas: artículo 134, literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. En primer lugar, señaló que frente al artículo 134 de la referida Decisión existió una falta de aplicación por parte de la SIC en consideración a que un signo que se asemeja y contiene una marca registrada por un tercero, no cumple con el requisito de distintividad, en la medida en que no permite al público establecer una diferencia entre la originalmente registrada y la marca semejante posteriormente solicitada.

En segundo lugar, explicó que en su consideración la SIC no aplicó el literal a) del articulo 136, puesto que, de haberlo hecho, habría tenido necesariamente que negar el registro de la marca mixta “ANTARTIC TELECOM” solicitada por la sociedad ANTARTIC TELECOM DE COLOMBIA S.A., en atención a que esta marca es semejante y por ende confundible con la marca “TELECOM” registrada con anterioridad. 4 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00182-00 Demandante: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. II.

TRÁMITE DEL PROCESO 2.1. Mediante auto de julio 27 de 2010 el entonces Magistrado sustanciador admitió la demanda y ordenó la notificación y el traslado correspondiente a la accionada para que contestara, propusiera excepciones y aportara y/o solicitara la práctica de las pruebas. Igualmente ordenó la notificación a la sociedad Antartic Telecom de Colombia S.A., y al Ministerio Público. 2.2.

De las contestaciones de la demanda 2.2.1. La SIC a través de apoderado judicial contestó la demanda señalando que es evidente que entre las marcas enfrentadas no se presenta similitudes de tipo ortográfico, gráfico y fonético o conceptual, toda vez, que si bien es cierto, dentro del conjunto del signo solicitado se comparte la expresión TELECOM con la marca previamente registrada, esta palabra evoca los servicios de telecomunicaciones teniendo relación con los servicios a distinguir por la complementariedad, del mismo modo adujo que existen varias marcas previamente registradas que utilizan la palabra TELECOM y por ende es de uso común. 2.2.2.

La sociedad Antartic Telecom de Colombia S.A., no se pronunció dentro del presente proceso. III. PRUEBAS 3.1. Mediante auto2 del 2 de agosto de 2012 el entonces magistrado sustanciador ordenó abrir el periodo probatorio y se pronunció sobre las pruebas solicitadas, así: 3.1.1. De la SIC Se decretaron como pruebas las documentales aportadas. 3.1.2.

Del tercero con interés No contestó la demanda 3.1.3. De la parte demandante Se decretaron como pruebas las documentales aportadas. 2 Folios 253 a 254 del expediente 5 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00182-00 Demandante: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de 24 de mayo de 2013 se corrió traslado a las partes para que, en el término de diez días, presentaran sus alegatos de conclusión, y al Ministerio Público para que, si a bien lo tenía, presentara concepto. 4.1.

La SIC como entidad demandada mediante escrito del 19 de junio de 2013 presentó alegatos de conclusión en el cual reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. 4.1.2. La sociedad Antartic Telecom de Colombia S.A., como tercero con interés, no se pronunció.

4.1.3. COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP, como actora, mediante escrito del 19 de junio de 2013 presentó alegatos de conclusión en el cual reiteró los argumentos expuestos en la demanda. 4.1.4 El Ministerio Público, no intervino en el proceso. V. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial3 núm. 53-IP-2018.

III. ACTUACIÓN POSTERIOR Por auto de julio 17 de 2023, el Magistrado sustanciador ordenó que, por Secretaría, se descargara el reporte del estado actual del certificado de registro marcario 389914, correspondiente a la marca mixta «ANTARTIC TELECOM», cuyo titular es ANTARTIC TELECOM DE COLOMBIA S.A. A partir de ello, se advirtió que la referida marca se encuentra caducada desde el 29 de marzo de 2017, como consecuencia de su falta de renovación. De este reporte se corrió traslado a las partes entre el 01 y el 03 de agosto de 2023, sin que ninguna de ellas hubiere hecho alguna manifestación de conformidad con la constancia secretarial4 de fecha 08 de agosto de 2023. 3 Folios 300 a 305 del expediente. 4 Anotaciones números 55 del expediente digital disponible en el aplicativo SAMAI. 6 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00182-00 Demandante: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. IV.

CONSIDERACIONES DE LA SALA 6.1. Competencia Conformidad a lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como a lo previsto en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia5. 6.2.

Aplicabilidad de las causales de nulidad invocadas y el supuesto del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. Ahora bien, aunque en este punto sería procedente efectuar el análisis de legalidad de los actos administrativos de concesión marcaria conforme a las causales de irregistrabilidad en las que supuestamente incurre la marca, para lo cual se realizaría el análisis de confundibilidad entre los signos en cuestión, lo cierto es que la marca mixta «ANTARTIC TELECOM» identificada con el registro marcario núm. 389914, otorgada a favor de la sociedad ANTARTIC TELECOM DE COLOMBIA S.A., la cual obra como tercero con interés y cuya eventual nulidad se solicitó en este proceso, caducó por falta de renovación. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente desde el 28 de marzo de 2007 hasta el 28 de marzo de 2017, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial SIPI6 de la entidad demandada, así: 5 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 6 Índice 50 del Sistema de Gestión Documental SAMAI 7 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00182-00 Demandante: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. Acorde con lo anterior en el caso bajo estudio se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca mixta «ANTARTIC TELECOM», cuya nulidad se solicitó en la presente demanda, la cual, como ya se explicó supra, caducó por no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. En ese orden la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, disposición que dispone lo siguiente: «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]» (destaca la Sala).

Ahora, bajo estos supuestos, y recordando que la acción ejercida en este caso es la de nulidad relativa, resulta aplicable al presente caso lo dicho por esta Sección en fallo7 de 18 de febrero de 2021, en el que se precisó que cuando la acción de nulidad marcaria que se estudia comporta un claro interés particular, por haber sido promovida frente al acto que ha concedido un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, cuando tales derechos pierden vigencia desaparece también el interés de la actora en que se profiera una decisión que los proteja8.

En años recientes, la Sección Primera ha emitido varias providencias de este tipo9, al encontrar, al momento de proferir su decisión, que la(s) causal(es) invocadas han devenido inaplicables, al producirse un cambio sobreviniente 7 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 18 de febrero de 2021, número único de radicación 2008- 00189-00 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés). 8 En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa ver auto de septiembre 28 de 2017, rad 11001032400020110025800 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés). 9 Ver, entre otras, las sentencias de 21 de febrero de 2019, Rad. 2009-00622-00, de 26 de mayo de 2022, Rad 2010-00416-01 (C.P. Oswaldo Giraldo López, y de 11 de febrero de 2021, Rad. 2002-00037-01 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés). 8 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00182-00 Demandante: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. que afecta al registro cuya nulidad se pretendía o a aquel(los) con los que se compara, en vista de su eventual confusión. En particular, la Sección uniformemente ha señalado que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando una de las marcas confrontadas ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada10.

De conformidad con la norma comunitaria transcrita, es claro que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del registro marcario.

Ahora bien, es así mismo evidente que el juez a cargo de un proceso de esta naturaleza tiene el deber de verificar la posible configuración del supuesto de hecho previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo, según lo ha precisado repetidamente el Tribunal Andino de Justicia11.

En esa línea, y como ya se dijo, en el caso bajo examen, se verificó que el registro de la marca mixta «ANTARTIC TELECOM», cuyo titular es ANTARTIC TELECOM DE COLOMBIA S.A., y cuya nulidad se solicitó en este proceso se encuentra caducado por falta de renovación, circunstancia que fue puesta en conocimiento de las partes, sin que ninguna de ellas hubiere hecho manifestación alguna.

En ese orden de ideas, conforme a lo expuesto, se impone dar por terminado el presente proceso, al configurarse el supuesto previsto en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como quiera que al momento de resolverse esta acción han dejado de ser aplicables las causales de nulidad invocadas en el libelo de la demanda, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de 2021, número único de radicación 2012-00365-00 (C.P. Nubia Margoth Peña Garzón). 11 Cfr. en este sentido, entre otras, las interpretaciones judiciales de 25 de abril de 2013 (Proceso 50-IP-2013), 11 de septiembre de 2013 (Proceso 95-IP-2013) y 8 de octubre de 2013 (Proceso 183-IP-2013). 9 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00182-00 Demandante: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la configuración del supuesto previsto en el inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, PONER FIN al presente proceso con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente Consejera de Estado Consejero de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado Con aclaración de voto CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.