CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Referencia. Acción de nulidad relativa Actora: SWATCH AG TESIS: EL SIGNO CUESTIONADO “iWATCH” SÍ RESULTA REGISTRABLE, HABIDA CUENTA QUE POSEE LA SUFICIENTE DISTINTIVIDAD, NO SÓLO DESDE EL PUNTO DE VISTA INTRÍNSECO, SINO TAMBIÉN DESDE LA PERSPECTIVA EXTRÍNSECA.

NO EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURA RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN ENTRE LAS MARCAS “iWATCH” Y “SWATCH”, TENIENDO EN CUENTA QUE LA EXPRESIÓN “WATCH” ES DE USO COMÚN Y DÉBIL; Y QUE LAS EXPRESIONES COTEJADAS EMPLEAN INICIOS DISTINTOS QUE LES APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad SWATCH AG, a través de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de las 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co resoluciones núms. 7684 de 26 de febrero de 2015, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario multiclase”, expedida por la directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 50712 de 19 de agosto de 2015, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 4 de junio de 2013, la sociedad APPLE, INC. presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “iWATCH”, para identificar productos comprendidos en las clases 9ª y 143 de la 3 Este signo fue solicitado para amparar los siguientes productos: “[…] Clase 9ª: computadores;dispositivos periféricos de computador;equipo de computador;máquinas de juegos de computador, computadores manuales, computadores tablet (tablet pcs), asistentes digitales personales, organizadores electrónicos, libretas de notas electrónicas, lectores de libros electrónicos;unidades electrónicas manuales de juegos adaptadas para ser usadas con una pantalla o monitor externo;dispositivos electrónicos digitales manuales y programas de computador relacionados con los anteriormente mencionados;dispositivos electrónicos móviles digitales manuales con capacidad de proveer acceso a internet y para enviar, recibir, y almacenar llamadas telefónicas, faxes, correo electrónico, y otros datos digitales;unidades manuales electrónicas para recepción, almacenamiento y/o transmisión inalámbrica de datos y mensajes, y dispositivos electrónicos que le permiten al usuario rastrear o manejar información personal;aparatos para grabar y reproducir sonido;mp3 y otros reproductores de formato de audio digital;grabadores de audio digital;grabadores y reproductores de video digital;grabadores y reproductores de cassettes de audio;grabadores y reproductores de video cassettes;grabadores y reproductores de discos compactos;grabadores y reproductores de discos versátiles digitales;grabadores y reproductores de cintas de audio digital;radios, transmisores, y receptores de radio;mezcladores de audio, video, y digital;amplificadores de audio;receptores de audio;decodificadores de audio;aparatos de audio para carros;audífonos, auriculares;parlantes de audio;micrófonos;componentes y accesorios de audio;módems;aparatos de redes de 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4. comunicación;equipo e instrumentos de comunicación electrónica;aparatos de enseñanza audiovisual;aparatos e instrumentos ópticos;aparatos e instrumentos de telecomunicaciones;dispositivos de posicionamiento global (gps);teléfonos;dispositivos de comunicación inalámbricos para la transmisión de voz, datos o imágenes;cables;aparatos para almacenar datos;medios de datos magnéticos;chips, discos y cintas portando o para grabar programas de computador y software;máquinas facsímile;cámaras;baterías;televisores;receptores de televisión;monitores de televisión;decodificadores de televisión;programas de computador;juegos de computador y electrónicos;programas de computador (software) del sistema de posicionamiento global (gps);programas de computador (software) para viajes y turismo, planeación de viajes, navegación, planeación de itinerario de viajes, información geográfica, destinos, transporte y de tráfico, direcciones para manejar y caminar, cartografía personalizada de lugares, información de calles, visualización de mapas electrónicos, e información de destino;programas de computador para crear, fabricar, distribuir, descargar, transmitir, recibir, reproducir, editar, extraer, codificar, descifrar o decodificar, reproducir, almacenar y organizar textos, datos, gráficos, imágenes, archivos de audio, archivos de video, y otro contenido multimedia, publicaciones electrónicas, y juegos electrónicos;programas de computador para uso en grabar, organizar, transmitir, manipular, y revisar textos, datos, archivos de audio, archivos de video y juegos electrónicos en conexión con computadores, televisores, decodificadores de televisión, reproductores de audio, reproductores de video, reproductores de medios, teléfonos, y dispositivos electrónicos digitales manuales;programas de computador.que permiten a los usuarios programar y distribuir textos, datos, gráficos, imágenes, audio, video, y otro contenido multimedia por medio de redes de comunicación global y otro computador, redes electrónicas y de comunicaciones;programas de computador para identificar, ubicar, agrupar, distribuir, y administrar datos y links entre servidores y usuarios de computadores conectados a redes de comunicación global y otro computador, redes electrónicas y de comunicaciones;programas de computador para uso con dispositivos electrónicos móviles digitales manuales y otros electrónicos de consumo;programas de computador de publicación electrónica;programas de computador para lectores de publicaciones electrónicas;programas de computador para el manejo de la información personal;audio pre-grabado y contenidos audiovisuales, información, y comentarios descargables;libros electrónicos, revistas, publicaciones periódicas, boletines, periódicos, y otras publicaciones descargables;programas de computador para la administración de bases de datos;programas de computador de reconocimiento de caracteres;programas de computador para el reconocimiento de la voz;correo electrónico y programas de computador de mensajería;programas de computador para tener acceso, ojear y buscar bases de datos en línea;tableros para boletines electrónicos;programas de sincronización de datos;programas de desarrollo de aplicaciones;manuales para el usuario legibles electrónicamente, legibles por máquina o legibles por computador para uso con, y vendido como una unidad con, todos los productos anteriormente mencionados;conectores eléctricos y electrónicos, acopladores, alambres, cables, cargadores, puertos, estaciones de acoplamiento, interfaces, y adaptadores para ser usados con todos los productos anteriormente mencionados;equipos de computador para ser usados con todos los productos anteriormente mencionados;aparatos electrónicos con funciones multimedia para ser usados con cualquiera de los productos anteriormente mencionados;aparatos electrónicos con funciones interactivas para uso con cualquiera de los productos anteriormente mencionados;accesorios, partes, accesorios, y aparatos de prueba para todos los productos anteriormente mencionados;cobertores, bolsos y estuches adaptados o formados para contener todos los productos anteriormente mencionados;instrumentos de navegación;aparatos para revisar correo con estampillas;cajas registradoras;mecanismos para aparatos de previo pago;dictáfonos;marcadores de dobladillo;máquinas de votación;etiquetas electrónicas para mercancías;máquinas de selección de premios;aparatos e instrumentos de pesaje;medidas;tableros para anuncios electrónicos;aparatos de medición;aparatos e instrumentos ópticos;wafers [láminas de silicona];circuitos integrados;pantallas fluorescentes;aparatos de control remoto;filamentos conductores de luces [fibras ópticas];instalaciones eléctricas para el control remoto de operaciones industriales;pararrayos;electrolizadores;extintores;aparatos radiológicos para usos industriales;aparatos y equipos de socorro (salvamento);alarmas de silbato;gafas de sol;dibujos animados;clasificador de huevos a trasluz;silbatos para perro;imanes decorativos;cercas electrificadas;calcetines o medias con calefacción eléctrica.

Clase 14: instrumentos de relojería y cronométricos; relojes de pulsera; relojes; relojes cronométricos; cronógrafos para ser usados como relojes cronométricos; cronómetros; correas para reloj; pulseras para reloj; estuches para relojes de pulsera, relojes, e instrumentos de relojería y cronométricos; partes para relojes de pulsera, relojes, e instrumentos de relojería y cronométricos; joyería. […]”. 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, junto con la sociedad ICE IP S.A. formularon oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad frente a las marcas mixtas “SWATCH” e “ICE WATCH”, previamente registradas a favor de cada una de ellas, respectivamente. 3º: Agregó que mediante la Resolución núm. 7684 de 2015, la directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundadas las oposiciones formuladas y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo mixto “iWATCH”, para distinguir productos comprendidos en la Clases 9ª y 14 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Señaló que contra la citada resolución interpusieron recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 50712 de 2015, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industria de a SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó los artículos 135, literales b), e) y f), y 136, literal a), de la Decisión 486 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de 14 de septiembre de 20005, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486; y 80 del CPACA, por cuanto concedió el registro de la marca objeto de controversia sin poseer la suficiente distintividad; y que, además, pasó por alto que aquel está constituido tanto por el nombre técnico o genérico de los productos que distingue, así como descriptivo de sus cualidades.

Indicó que el signo “iWATCH” consiste exclusivamente en una expresión que sirve para distinguir en el comercio, de forma común, las características de los productos comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. Aseguró que dicho signo distintivo no será percibido por el público consumidor como una marca originada en una determinada fuente empresarial, sino principalmente como un término descriptivo en cuanto a su naturaleza que trasmite información directa acerca de los productos que identifica, esto es, control, monitoreo, supervisión, rastreo o vigilancia a través de internet.

Indicó que el prefijo “i” es comúnmente utilizado en los contextos de internet o electrónicos, como una abreviatura de “internet” o 5 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “interactivo”; que también dicha letra es empleada en ocasiones para atribuir una “funcionalidad de internet”; y que la palabra “WATCH” se refiere a determinadas funciones de los productos que identifica la Clase 9ª.

Manifestó que al perseguir la nulidad de los actos administrativos que concedieron el registro del signo censurado, se pretende un objetivo de interés público, el cual no es otro que los signos descriptivos y genéricos de las características de los productos que distinguen puedan ser usados libremente por todos. Señaló que el sustantivo “WATCH” significa “reloj” y se refiere a una palabra común del vocabulario inglés que designa un producto extremadamente corriente.

Sostuvo que las expresiones “SWATCH” e “iWATCH” son prácticamente idénticas conforme a su composición semántica, gramatical y similitud fonética; asimismo identifican similares productos de las Clases 9ª y 14 de la Clasificación Internacional de Niza. Adujo que la expresión “iWATCH” reproduce el 83% de la marca de su propiedad sin que se le agreguen elementos que le otorguen 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co distintividad alguna, pues la única diferencia es el cambio de la letra “S” por la vocal “I”, en el mismo orden. Manifestó que el público consumidor se verá inmerso en error al adquirir los productos identificados por la marca objeto de controversia, pues, por un lado, creerá que se trata de una nueva versión de la marca “SWATCH” y, por el otro, pasará por alto la inclusión de la vocal “I”, y pensará que se trata de la misma marca “SWATCH”.

Arguyó que la expresión “iWATCH” ha sido denegada como marca en diferentes oficinas de marcas de varios países, como lo son Belice, Honduras, Albania, Romania, Suiza, Panamá, Costa Rica, España, entre otros. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora por carecer de apoyo jurídico.

Adujo que en cuanto a las causales de irregistrabilidad intrínsecas alegadas por la parte actora, la marca cuestionada “iWATCH” tiene elementos adicionales que permiten que el consumidor identifique el producto que pretende distinguir y lo asocie a un origen empresarial en específico. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que lo anterior se debe a que la combinación de la letra “i” con el término en inglés “WATCH” genera una marca completamente distintiva y registrable, que no resulta ni genérica ni descriptiva, ya que es evidente, a su juicio, que el tercero con interés directo en las resultas del proceso no pretende apropiarse del término “WATCH” aisladamente considerado, sino de la unión del conjunto marcario conformado por varios elementos nominativos y gráficos.

Sostuvo que también se demuestra la distintividad intrínseca de dicho signo teniendo en cuenta que las mismas marcas de la actora están compuestas por el término “WATCH” acompañado de otra letra y elementos gráficos adicionales. Explicó que el término “WATCH” es de uso común para identificar productos de las clases 9ª y 14 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que resulta inapropiable de forma exclusiva y, de esa manera, todos los intervinientes en el mercado pueden hacer uso y explotar dicha expresión, ello siempre y cuando contenga algún elemento diferenciador, como ocurre en el presente caso.

Adujo que, frente a la causal de irregistrabilidad extrínseca alegada por la parte demandante, entre las marcas enfrentadas “SWATCH” y 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “iWATCH” no existen semejanzas que sean susceptibles de inducir a error al público consumidor, ya que a pesar de que comparten el término “WATCH”, -el cual es inapropiable por ser de uso común-, cada una de ellas cuenta con elementos propios y particulares que permiten su distinción, como lo son, por ejemplo, la letra “i” minúscula en la marca cuestionada y la letra “S” en la previamente registrada.

Insistió en que la semejanza en el término “WATCH”, entre las marcas objeto de controversia, no es suficiente para determinar que exista un riesgo en el público consumidor, máxime si se tiene en cuenta que ésta es inapropiable de manera exclusiva al consistir en una expresión de uso común para los productos que amparan en las clases 9ª y 14 de la Clasificación Internacional de Niza.

II.-2. La sociedad APPLE INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Adujo que la marca cuestionada “iWATCH” es distintiva y no se encuentra incursa en los literales b), e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486, toda vez que la letra “i” es mundialmente reconocida 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co como parte integral de las marcas de su propiedad, como lo son “iMAC”, “iPHONE”, “iMOVIE”, “iPOD”, “iCHAT”, entre otras. Aseguró que como resultado de la publicidad y aceptación de las numerosas marcas bajo su titularidad que comparten el prefijo “i”, las cuales conforman una familia de marcas, la expresión cuestionada sin duda alguna, a su juicio, será inmediatamente relacionada con ella y, por lo tanto, a un origen empresarial en específico.

Precisó que sus marcas son indiscutiblemente famosas y notorias; y que todos los productos que comercializa utilizan la firma de la marca “APPLE” y una “i” minúscula, seguida de una palabra que comienza con una letra mayúscula. Indicó que en el trámite administrativo demostró que la marca “iWATCH” ha tenido reconocimiento a nivel mundial junto con sus otras marcas que contienen el prefijo “i”, por lo que el consumidor jamás se confundiría sobre la procedencia empresarial ligada al reloj inteligente “iWATCH”.

Mencionó que los elementos adicionales de cada una de las marcas enfrentadas “SWATCH” y “iWATCH” permiten que se presenten 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co diferencias desde los puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual, máxime si se tiene en cuenta que la parte gráfica de cada marca tiene un diseño particular, en la que en la cuestionada resalta la letra “i” minúscula acompañada de una “W” mayúscula.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 16 de diciembre de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182A ibidem, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20216, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: 6 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y las contestaciones de la misma, consiste en determinar si las resoluciones núms. 7684 y 50712 de 2015, mediante las cuales la SIC concedió el registro como marca del signo mixto “iWATCH”, para distinguir productos comprendidos en las clases 9ª y 14 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran o no lo previsto en los artículos 135, literales b), e) y f) y, 136, literal a), de la Decisión 486 del 2000; y 80 del CPACA.

Las partes no tuvieron objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y las contestaciones presentadas por la entidad demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1.

La sociedad actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda y solicitó acceder a las pretensiones de la misma. Insistió en que la expresión "iWATCH” es descriptiva y genérica respecto de los productos que pretende identificar. Aseguró que las marcas enfrentadas “iWATCH” y “SWATCH” son similarmente confundibles desde los puntos de vista ortográfico y fonético.

IV.-2. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, para lo cual, adujo que la marca cuestionada “iWATCH” goza de la suficiente distintividad intrínseca y extrínseca, toda vez que pertenece a una familia de marcas que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona a un mismo origen empresarial, en este caso, el prefijo “i”.

IV.-3. La sociedad APPLE, INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteró los argumentos expuestos en su escrito de intervención. Al respecto, sostuvo que la marca “iWATCH” goza de distintividad intrínseca al encontrarse compuesta en su inicio por 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la letra “i” mundialmente conocida por ser parte de su familia de marcas, lo cual desvirtúa, a su juicio, que se trate de un signo descriptivo o genérico. Agregó que, contrario a lo afirmado por la demandante, el carácter distintivo de la marca “iWATCH” se deriva del hecho de que la misma pertenece a su notoriamente conocida familia de marcas, caracterizada por la anteposición del conocido prefijo “i”, que junto con la palabra “WATCH” le otorga suficiente distintividad a la marca para ser registrada.

IV.-4. El Agente del Ministerio Público, mediante el Concepto núm. 164-24, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. En efecto, sostuvo que las marcas enfrentadas “iWATCH” y “SWATCH” no presentan semejanzas en su escritura ni pronunciación, por lo que son diferenciables desde los puntos de vista ortográfico y fonético. Alegó que el signo distintivo registrado se compone del vocablo “iWatch”, escrito en un tipo de letra especial y en idioma inglés que traduce a “RELOJ”, mientras que la marca registrada “SWATCH”, es de naturaleza evocativa. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que, en efecto, las marcas enfrentadas cuentan con elementos adicionales disímiles tales como “i/s” en sus raíces que generan fonemas iniciales diferentes “ai/su”; y que, aunque comparten una secuencia de letras correspondientes al vocablo “WATCH”, dicha semejanza no es suficiente para concluir que exista un posible riesgo de confusión en el público consumidor.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina7, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó8: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 110010324000201600283300 constituye un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 344-IP-2022 y 261-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5154 del 12 de abril de 2023 y 5146 del 13 de marzo de 2023. 7 En adelante el Tribunal 8 Proceso 39-IP-2023. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante las resoluciones núms. 7684 y 50712 de 2015, concedió el registro de la marca mixta “iWATCH”, solicitada por la sociedad APPLE INC., para distinguir los siguientes productos: “[…] computadores; dispositivos periféricos de computador;equipo de computador; máquinas de juegos de computador, computadores manuales, computadores tablet (tablet pcs), asistentes digitales personales, organizadores electrónicos, libretas de notas electrónicas, lectores de libros electrónicos;unidades electrónicas manuales de juegos adaptadas para ser usadas con una pantalla o monitor externo;dispositivos electrónicos digitales manuales y programas de computador relacionados con los anteriormente mencionados;dispositivos electrónicos móviles digitales manuales con capacidad de proveer acceso a internet y para enviar, recibir, y almacenar llamadas telefónicas, faxes, correo electrónico, y otros datos digitales;unidades manuales electrónicas para recepción, almacenamiento y/o transmisión inalámbrica de datos y mensajes, y dispositivos electrónicos que le permiten al usuario rastrear o manejar información personal;aparatos para grabar y reproducir sonido;mp3 y otros reproductores de formato de audio digital;grabadores de audio digital;grabadores y reproductores de video digital;grabadores y reproductores de cassettes de audio;grabadores y 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co reproductores de video cassettes;grabadores y reproductores de discos compactos;grabadores y reproductores de discos versátiles digitales;grabadores y reproductores de cintas de audio digital;radios, transmisores, y receptores de radio;mezcladores de audio, video, y digital;amplificadores de audio;receptores de audio;decodificadores de audio;aparatos de audio para carros;audífonos, auriculares;parlantes de audio;micrófonos;componentes y accesorios de audio;módems;aparatos de redes de comunicación;equipo e instrumentos de comunicación electrónica;aparatos de enseñanza audiovisual;aparatos e instrumentos ópticos;aparatos e instrumentos de telecomunicaciones;dispositivos de posicionamiento global (gps);teléfonos; dispositivos de comunicación inalámbricos para la transmisión de voz, datos o imágenes;cables;aparatos para almacenar datos;medios de datos magnéticos;chips, discos y cintas portando o para grabar programas de computador y software; máquinas facsímile; cámaras; baterías; televisores; receptores de televisión; monitores de televisión;decodificadores de televisión;programas de computador; juegos de computador y electrónicos;programas de computador (software) del sistema de posicionamiento global (gps);programas de computador (software) para viajes y turismo, planeación de viajes, navegación, planeación de itinerario de viajes, información geográfica, destinos, transporte y de tráfico, direcciones para manejar y caminar, cartografía personalizada de lugares, información de calles, visualización de mapas electrónicos, e información de destino;programas de computador para crear, fabricar, distribuir, descargar, transmitir, recibir, reproducir, editar, extraer, codificar, descifrar o decodificar, reproducir, almacenar y organizar textos, datos, gráficos, imágenes, archivos de audio, archivos de 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co video, y otro contenido multimedia, publicaciones electrónicas, y juegos electrónicos;programas de computador para uso en grabar, organizar, transmitir, manipular, y revisar textos, datos, archivos de audio, archivos de video y juegos electrónicos en conexión con computadores, televisores, decodificadores de televisión, reproductores de audio, reproductores de video, reproductores de medios, teléfonos, y dispositivos electrónicos digitales manuales;programas de computador.que permiten a los usuarios programar y distribuir textos, datos, gráficos, imágenes, audio, video, y otro contenido multimedia por medio de redes de comunicación global y otro computador, redes electrónicas y de comunicaciones;programas de computador para identificar, ubicar, agrupar, distribuir, y administrar datos y links entre servidores y usuarios de computadores conectados a redes de comunicación global y otro computador, redes electrónicas y de comunicaciones;programas de computador para uso con dispositivos electrónicos móviles digitales manuales y otros electrónicos de consumo;programas de computador de publicación electrónica;programas de computador para lectores de publicaciones electrónicas;programas de computador para el manejo de la información personal;audio pre-grabado y contenidos audiovisuales, información, y comentarios descargables;libros electrónicos, revistas, publicaciones periódicas, boletines, periódicos, y otras publicaciones descargables;programas de computador para la administración de bases de datos;programas de computador de reconocimiento de caracteres;programas de computador para el reconocimiento de la voz;correo electrónico y programas de computador de mensajería;programas de computador para tener acceso, ojear y buscar bases de datos en línea;tableros para boletines 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co electrónicos;programas de sincronización de datos;programas de desarrollo de aplicaciones;manuales para el usuario legibles electrónicamente, legibles por máquina o legibles por computador para uso con, y vendido como una unidad con, todos los productos anteriormente mencionados;conectores eléctricos y electrónicos, acopladores, alambres, cables, cargadores, puertos, estaciones de acoplamiento, interfaces, y adaptadores para ser usados con todos los productos anteriormente mencionados;equipos de computador para ser usados con todos los productos anteriormente mencionados;aparatos electrónicos con funciones multimedia para ser usados con cualquiera de los productos anteriormente mencionados;aparatos electrónicos con funciones interactivas para uso con cualquiera de los productos anteriormente mencionados;accesorios, partes, accesorios, y aparatos de prueba para todos los productos anteriormente mencionados;cobertores, bolsos y estuches adaptados o formados para contener todos los productos anteriormente mencionados;instrumentos de navegación;aparatos para revisar correo con estampillas;cajas registradoras;mecanismos para aparatos de previo pago;dictáfonos; marcadores de dobladillo; máquinas de votación;etiquetas electrónicas para mercancías;máquinas de selección de premios;aparatos e instrumentos de pesaje; medidas;tableros para anuncios electrónicos;aparatos de medición; aparatos e instrumentos ópticos; wafers [láminas de silicona]; circuitos integrados;pantallas fluorescentes;aparatos de control remoto; filamentos conductores de luces [fibras ópticas]; instalaciones eléctricas para el control remoto de operaciones industriales; pararrayos; electrolizadores; extintores; aparatos radiológicos para usos industriales; aparatos y equipos de socorro 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (salvamento);alarmas de silbato;gafas de sol;dibujos animados;clasificador de huevos a trasluz;silbatos para perro;imanes decorativos;cercas electrificadas;calcetines o medias con calefacción eléctrica […]” e “[…] instrumentos de relojería y cronométricos; relojes de pulsera;relojes;relojes cronométricos;cronógrafos para ser usados como relojes cronométricos;cronómetros;correas para reloj;pulseras para reloj;estuches para relojes de pulsera, relojes, e instrumentos de relojería y cronométricos;partes para relojes de pulsera, relojes, e instrumentos de relojería y cronométricos; joyería. […]”, comprendidos en las clases 9ª y 14 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente.

Al respecto, la actora alegó que la SIC concedió el registro de la marca objeto de controversia sin poseer la suficiente distintividad; y que, además, pasó por alto que aquella está constituida, tanto por el nombre técnico o genérico de los productos que distingue, así como descriptivo de sus cualidades. Sostuvo que las expresiones “SWATCH” e “iWATCH” son prácticamente idénticas conforme a su composición semántica, gramatical y similitud fonética; asimismo identifican similares productos de las Clases 9ª y 14 de la Clasificación Internacional de Niza. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, la SIC estimó que la marca cuestionada “iWATCH” tiene elementos adicionales que permiten que el consumidor identifique el producto que pretende distinguir y lo asocie a un origen empresarial en específico. Señaló que lo anterior se debe a que la combinación de la letra “i” con el término en inglés “WATCH” genera una marca completamente distintiva y registrable, que no resulta ni genérica ni descriptiva, ya que es evidente, a su juicio, que el tercero con interés directo en las resultas del proceso no pretende apropiarse del término “WATCH” aisladamente considerado, sino de la unión del conjunto marcario conformado por varios elementos nominativos y gráficos.

Explicó que el término “WATCH” es de uso común para identificar productos de las clases 9ª y 14 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que resulta inapropiable de forma exclusiva y, de esa manera, todos los intervinientes en el mercado pueden hacer uso y explotar dicha expresión, ello siempre y cuando contenga algún elemento diferenciador, como ocurre en el presente caso.

Adujo que, frente a la causal de irregistrabilidad extrínseca alegada por la parte demandante, entre las marcas enfrentadas “SWATCH” y 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “iWATCH” no existen semejanzas que sean susceptibles de inducir a error al público consumidor, ya que a pesar de que comparten el término “WATCH”, -el cual es inapropiable por ser de uso común-, cada una de ellas cuenta con elementos propios y particulares que permiten su distinción, como lo son, por ejemplo, la letra “i” minúscula en la marca cuestionada y la letra “S” en la previamente registrada.

En igual sentido, se pronunció el tercero con interés directo en las resultas del proceso, pues sostuvo que la marca cuestionada “iWATCH” es distintiva y no se encuentra incursa en los literales b), e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486, toda vez que la letra “i” es mundialmente reconocida como parte integral de las marcas de su propiedad, como lo son “iMAC”, “iPHONE”, “iMOVIE”, “iPOD”, “iCHAT”, entre otras.

Aseguró que como resultado de la publicidad y aceptación de las numerosas marcas bajo su titularidad que comparten el prefijo “i”, las cuales conforman una familia de marcas, la expresión cuestionada sin duda alguna, a su juicio, será inmediatamente relacionada con ella y, por lo tanto, a un origen empresarial en específico. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Precisó que sus marcas son indiscutiblemente famosas y notorias; y que todos los productos que comercializa utilizan la firma de la marca “APPLE” y una “i” minúscula, seguida de una palabra que comienza con una letra mayúscula. El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 39-IP-2023, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios interpretativos contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 344-IP-20229 y 261-IP-202210, en la que se interpretaron los artículos 135, literales b), e) y f) y 136, literal a), de la Decisión 486.

Así las cosas, el texto de las normas aludidas es el siguiente: “Decisión 486. Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad. […] e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho 9 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 del 12 de abril de 2023. 10 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 del 13 de marzo de 2023. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate. […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.

De conformidad con lo anterior, la Sala procederá a examinar si: i) la marca cuestionada “iWATCH” cuenta con distintividad intrínseca y, de ser así, ii) si resulta o no similarmente confundible con la marca previamente registrada “SWATCH”..- De la falta de distintividad intrínseca: De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; y, además, si no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El requisito de distintividad es definido como la capacidad o aptitud que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. De acuerdo con la citada interpretación prejudicial, la distintividad es considerada como la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e, incluso la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo alegado por la demandante, resulta necesario analizar si la marca cuestionada “iWATCH” resulta descriptiva o genérica o si, por el contrario, resulta distintiva, de conformidad con lo manifestado por la SIC y el tercero con interés directo en las resultas del proceso. Sobre el particular, es del caso traer a colación la sentencia de 22 de julio de 201011, en la cual esta Sección tuvo en cuenta los conceptos de signo genérico y descriptivo, de la siguiente manera: 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, expediente identificado con el número único de radicación 2005-00378-00. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] signo genérico12, entendido como aquel que se refiere exclusivamente al género de los productos o servicios que pretende distinguir […] la marca descriptiva13, entendida esta como aquella que directamente informa al consumidor acerca de la calidad, valor, destino, cantidad, lugar de origen, época de producción, o alguna otra característica o dato primario o esencial del producto o servicio respectivo […]”.

Ahora, para fijar la genericidad de los signos, el Tribunal y esta Corporación han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata. En el caso sub examine, los productos que pretender distinguir la marca “iWATCH” son de las clases 9ª y 14 de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente, “[…] computadores; dispositivos periféricos de computador; equipo de computador; máquinas de juegos de computador, computadores manuales, computadores tablet (tablet pcs), asistentes digitales personales, organizadores electrónicos, libretas de notas electrónicas, lectores de libros electrónicos; unidades electrónicas manuales de juegos adaptadas para ser usadas con una pantalla o monitor externo; dispositivos electrónicos digitales manuales y programas de computador relacionados con los anteriormente mencionados; dispositivos electrónicos móviles digitales manuales con capacidad de proveer acceso a internet y para 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 20 de mayo de 2010, expediente identificado con el número único de radicación 2003-00456-00.

C.P Marco Antonio Velilla Moreno. 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 8 de mayo de 2008, expediente identificado con el número único de radicación 2001-00175-00. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co enviar, recibir, y almacenar llamadas telefónicas, faxes, correo electrónico, y otros datos digitales; unidades manuales electrónicas para recepción, almacenamiento y/o transmisión inalámbrica de datos y mensajes, y dispositivos electrónicos que le permiten al usuario rastrear o manejar información personal; aparatos para grabar y reproducir sonido;mp3 y otros reproductores de formato de audio digital; grabadores de audio digital; grabadores y reproductores de video digital; grabadores y reproductores de cassettes de audio; grabadores y reproductores de video cassettes; grabadores y reproductores de discos compactos; grabadores y reproductores de discos versátiles digitales; grabadores y reproductores de cintas de audio digital; radios, transmisores, y receptores de radio; mezcladores de audio, video, y digital; amplificadores de audio; receptores de audio; decodificadores de audio; aparatos de audio para carros; audífonos, auriculares; parlantes de audio; micrófonos; componentes y accesorios de audio; módems; aparatos de redes de comunicación; equipo e instrumentos de comunicación electrónica; aparatos de enseñanza audiovisual; aparatos e instrumentos ópticos; aparatos e instrumentos de telecomunicaciones; dispositivos de posicionamiento global (gps);teléfonos; dispositivos de comunicación inalámbricos para la transmisión de voz, datos o imágenes; cables; aparatos para almacenar datos; medios de datos magnéticos; chips, discos y cintas portando o para grabar programas de computador y software; máquinas facsímile; cámaras; baterías; televisores; receptores de televisión; monitores de televisión; decodificadores de televisión; programas de computador; juegos de computador y electrónicos; programas de computador (software) del sistema de posicionamiento global (gps);programas de computador (software) para viajes y turismo, planeación de 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co viajes, navegación, planeación de itinerario de viajes, información geográfica, destinos, transporte y de tráfico, direcciones para manejar y caminar, cartografía personalizada de lugares, información de calles, visualización de mapas electrónicos, e información de destino; programas de computador para crear, fabricar, distribuir, descargar, transmitir, recibir, reproducir, editar, extraer, codificar, descifrar o decodificar, reproducir, almacenar y organizar textos, datos, gráficos, imágenes, archivos de audio, archivos de video, y otro contenido multimedia, publicaciones electrónicas, y juegos electrónicos; programas de computador para uso en grabar, organizar, transmitir, manipular, y revisar textos, datos, archivos de audio, archivos de video y juegos electrónicos en conexión con computadores, televisores, decodificadores de televisión, reproductores de audio, reproductores de video, reproductores de medios, teléfonos, y dispositivos electrónicos digitales manuales; programas de computador.que permiten a los usuarios programar y distribuir textos, datos, gráficos, imágenes, audio, video, y otro contenido multimedia por medio de redes de comunicación global y otro computador, redes electrónicas y de comunicaciones; programas de computador para identificar, ubicar, agrupar, distribuir, y administrar datos y links entre servidores y usuarios de computadores conectados a redes de comunicación global y otro computador, redes electrónicas y de comunicaciones; programas de computador para uso con dispositivos electrónicos móviles digitales manuales y otros electrónicos de consumo; programas de computador de publicación electrónica; programas de computador para lectores de publicaciones electrónicas; programas de computador para el manejo de la información personal; audio pre-grabado y contenidos 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co audiovisuales, información, y comentarios descargables; libros electrónicos, revistas, publicaciones periódicas, boletines, periódicos, y otras publicaciones descargables; programas de computador para la administración de bases de datos; programas de computador de reconocimiento de caracteres; programas de computador para el reconocimiento de la voz; correo electrónico y programas de computador de mensajería; programas de computador para tener acceso, ojear y buscar bases de datos en línea; tableros para boletines electrónicos; programas de sincronización de datos; programas de desarrollo de aplicaciones; manuales para el usuario legibles electrónicamente, legibles por máquina o legibles por computador para uso con, y vendido como una unidad con, todos los productos anteriormente mencionados; conectores eléctricos y electrónicos, acopladores, alambres, cables, cargadores, puertos, estaciones de acoplamiento, interfaces, y adaptadores para ser usados con todos los productos anteriormente mencionados; equipos de computador para ser usados con todos los productos anteriormente mencionados; aparatos electrónicos con funciones multimedia para ser usados con cualquiera de los productos anteriormente mencionados; aparatos electrónicos con funciones interactivas para uso con cualquiera de los productos anteriormente mencionados; accesorios, partes, accesorios, y aparatos de prueba para todos los productos anteriormente mencionados; cobertores, bolsos y estuches adaptados o formados para contener todos los productos anteriormente mencionados; instrumentos de navegación; aparatos para revisar correo con estampillas; cajas registradoras; mecanismos para aparatos de previo pago; dictáfonos; marcadores de dobladillo; máquinas de votación; etiquetas electrónicas para mercancías; máquinas de selección de premios; aparatos e 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co instrumentos de pesaje; medidas; tableros para anuncios electrónicos; aparatos de medición; aparatos e instrumentos ópticos; wafers [láminas de silicona]; circuitos integrados; pantallas fluorescentes; aparatos de control remoto; filamentos conductores de luces [fibras ópticas]; instalaciones eléctricas para el control remoto de operaciones industriales; pararrayos; electrolizadores; extintores; aparatos radiológicos para usos industriales; aparatos y equipos de socorro (salvamento);alarmas de silbato; gafas de sol; dibujos animados; clasificador de huevos a trasluz; silbatos para perro; imanes decorativos; cercas electrificadas; calcetines o medias con calefacción eléctrica; instrumentos de relojería y cronométricos; relojes de pulsera; relojes; relojes cronométricos; cronógrafos para ser usados como relojes cronométricos; cronómetros; correas para reloj; pulseras para reloj; estuches para relojes de pulsera, relojes, e instrumentos de relojería y cronométricos; partes para relojes de pulsera, relojes, e instrumentos de relojería y cronométricos; joyería. […]”, entonces la respuesta obvia no hace referencia alguna a tales productos, pues no existe en dichas clases algún elemento cuya denominación genérica sea “iWATCH”.

Dicha marca tampoco es descriptiva, pues para juzgar si un signo es descriptivo o no, el Tribunal y esta Corporación han señalado que es necesario formular la pregunta: ¿cómo es? el producto o servicio amparado por el signo. Si la respuesta designa la cualidad o descripción del producto o servicio, o alguna otra característica del 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mismo que sea primaria o esencial, entonces dicho signo es irregistrable por estar incurso en la causal contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486. En el caso bajo examen, al realizar la pregunta ¿cómo es?, la respuesta lógica es que no describe o informa de manera directa acerca de una cualidad o descripción o característica esencial y primordial de los productos comprendidos en las clases 9ª y 14 de la Clasificación Internacional de Niza, que pretende distinguir dicha marca.

En ese orden de ideas, la Sala considera que la expresión en mención puede ser catalogada como de fantasía, ya que el término “IWATCH” si bien es cierto que contiene una partícula que se encuentra escrita en idioma inglés, esto es, “WATCH”, también lo es que no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano14 y, además, se encuentra combinado con el prefijo “i” a su inicio. 14 No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traducción de la palabra “WATCH” sea de conocimiento generalizado.

Criterio señalado por la Sala en sentencia de 18 de marzo de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, expediente núm. 2011- 00321-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Reiterado en sentencia de 11 de mayo de 2023, núm. único de radicación 2013-00074-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, la Sala advierte que la expresión “IWATCH” es lo suficientemente distintiva, porque: i) está compuesta por la unión de las partículas “I” y “WATCH”, las cuales forman una palabra sin significado; y ii) aunque el término “WATCH”, que hace parte de dicha marca, se traduce al español como reloj15, no se logró demostrar que el usuario común distinga dicha expresión para los productos que ampara, teniendo en cuenta que los consumidores promedios son personas no versadas en el idioma inglés y, por lo tanto, contrario a lo afirmado por la actora, el signo no se constituye como carente de distintividad y mucho menos de ser asociado con el género de los relojes.

Respecto de las marcas compuestas por expresiones en otro idioma, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que se presume que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común y, en consecuencia, se consideran como de fantasía. En efecto, la Sala en sentencia de 26 de noviembre de 202016, señaló lo siguiente: “[…] En ese orden, la Sala encuentra que el signo solicitado «Sponge Towels» (nominativo) consiste en 15 https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/smoking Consultado el 1º de agosto de 2023. 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2020, núm. único de radicación 2011-00304-00, C.P. Oswaldo Giraldo López. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co una frase del idioma inglés, que no corresponde a unos vocablos de conocimiento generalizado, pues, a partir de un juicio objetivo, se requiere de un conocimiento del idioma inglés y de un grado medio de complejidad del aprendizaje de este idioma para saber de qué se trata.

Se refuerza esta idea, cuando el significado del signo en inglés no es comprensible por parte del consumidor promedio de los productos respecto de los cuales se solicitó el registro, a saber, “Toallas de papel, toallas faciales de papel, toallas de papel para desmaquillar, toallitas de papel y celulosa para bebé, desechables, toallas de cocina; papel higiénico, servilletas, pañuelos faciales, pañales desechables, papel, cartón, y articulo de estos materiales no comprendidos en otras clases”, comprendidos en la Clase 16 Internacional de la Clasificación de Niza.

Sobre el particular se trae a colación el estudio publicado por el periódico El Tiempo el 22 de noviembre de 2020, denominado EF English Proficiency Index (EPI) y realizado por la firma Education First a 100 naciones cuya lengua nativa no es el inglés, en el cual Colombia ocupó el puesto 77 con una puntuación de 448 sobre 1000, clasificándose así en el nivel muy bajo.

En dicho estudio, además, se analizaron 19 departamentos de los cuales los mejor punteados fueron, Atlántico, Antioquia, Santander, Quindío y Caldas, en ese orden y los peor calificados fueron Nariño, Tolima, Córdoba, Huila y Cauca, respecto de las ciudades las mejores fueron Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Bogotá; no obstante, en todos los niveles el dominio de la lengua inglesa se clasificó en los niveles bajo y muy bajo.

Así las cosas, es claro para la Sala que el idioma inglés no es una lengua de común conocimiento y referencia por parte de la mayoría población colombiana y bajo esta perspectiva, al ser una expresión cuyo entendimiento no es generalizado, se advierte que el signo bajo examen no consiste de manera exclusiva en una expresión que informa directamente acerca de uno de los productos que identifica, ni de las características de los productos que pretende identificar, máxime cuando el signo negado no se expresa en un idioma que sirve de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada.

Por lo tanto, la genericidad de la misma no se configura y al no ser de común entendimiento en la mayoría de la población colombiana, se constituye como un signo de fantasía en idioma extranjero. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo anterior, la expresión «Sponge Towels» se constituye como una expresión con fuerza distintiva, pues el consumidor al observarla no la reputará como un elemento que indica las calidades de los productos o el producto en sí. En consecuencia, la Sala advierte que la expresión «Sponge Towels» no es genérica de los productos amparados en la clase 16, porque si bien su traducción al español significa «Toalla/ Esponja» no se logró demostrar que el usuario común distinga la expresión para los productos que ampara, teniendo en cuenta que los consumidores promedio son personas no versadas en el idioma inglés y, por lo tanto, el signo no se constituye como descriptivo para los productos que la marca ampara. […]”.

(Destacado fuera de texto). Y en igual sentido se pronunció el Tribunal en la Interpretación Prejudicial 042-IP-2013, al indicar que: “[…] Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.

Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, “Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”.

(Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 398, de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta). […] Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”. (Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 189, de 10 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI).

Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]” (Destacado fuera de texto). Adicionalmente, dicha Corporación en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, determinó que “[…] las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marca […]”, tal y como ocurre en el caso sub examine con la expresión “WATCH”, que hace parte de la marca objeto de controversia “iWATCH”.

Así las cosas, la palabra “iWATCH” sí resulta registrable como marca, habida cuenta que posee la suficiente distintividad, no sólo desde el punto de vista intrínseco, en cuanto tiene la capacidad de distinguir los productos que ampara de los de la competencia, sino también desde la perspectiva extrínseca, esto es, que puede diferenciarse de otras marcas en el mercado. 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Y al ser distintiva el referido signo, cumple con la función de indicar el origen empresarial, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor. Por lo precedente, para la Sala no se configuró la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135, literales b), e) y f) de la Decisión 486, por lo que dicho cargo no está llamado a prosperar..- De la falta de distintividad extrínseca Ahora, con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: MARCA MIXTA CUESTIONADA17 SWATCH MARCAS NOMINATIVA Y MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADAS18 Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, “iWATCH”, como lo es la cuestionada, con unas marcas nominativa y mixta “SWATCH”, a nombre de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en las marcas mixtas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 17 Folio 301 del cuaderno físico principal. 18 Folio 320 del cuaderno físico principal. 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas mixtas enfrentadas, no así las gráficas que la acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue.

Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] (a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. A efecto de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, 40 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante […]”.

Es del caso señalar que tal y como se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. Así, lo expresó: “[…] 4. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2.

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 41 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.4. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultará imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto. 42 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. En el caso sub examine, la Sala comprobó que en la página web de la entidad demandada19, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, figuraban registradas para las clases 9ª y 14 las siguientes marcas, que contienen la expresión “WATCH”: 19 https://sipi.sic.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas el 5 de diciembre de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 43 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARCA TITULAR REG. NÚM. CLASE G WATCH (MIXTA) LG ELECTRONICS INC. 515678 9ª HTC WATCH (NOMINATIVA) HTC CORPORATION 456135 9ª ICE-WATCH (MIXTA) ICE IP S.A. 582960 9ª MUD WATCH (NOMINATIVA) VARCO I/P, INC 298229 9ª D WATCH (NOMINATIVA) ELITE BRANDS S.A. 378792 14 MYWATCH 5U9R3M3 (MIXTA) GUILLERMO LEON MORENO VARGAS VICTOR ANTONIO MURILLO CONTRERAS 274863 14 WATCH STATION INTERNATIONAL (NOMINATIVA) SUNGLASS HUT INTERNATIONAL, INC. 283158 14 STRIKE WATCH (MIXTA) JUAN GUILLERMO SOTO LOPERA 368187 14 Lo anterior pone de manifiesto que se trata de una expresión de uso común y débil, respecto de los productos de las clases 9ª y 14 de la Clasificación Internacional de Niza.

Al ser la expresión “WATCH” una partícula de uso común, no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. 44 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre el particular, es del caso traer a colación la Interpretación Prejudicial rendida en la sentencia de 11 de junio de 202020, en la que el Tribunal precisó: “[…] 5.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. […]” (Resaltado fuera de texto) Por lo tanto, la actora, como titular de una marca con elementos de uso común, esto es, “WATCH”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula en marcas de terceros y fundar en esa circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre elementos de uso general21.

Al respecto, la Sala observa que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común “WATCH”, que forma parte de las marcas enfrentadas, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que al excluir dicha partícula de uso común se reducen de tal manera que resultaría 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2011-00061-00. 21 Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2010-00023-00), que ahora se prohíja. 45 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando las marcas en su conjunto. Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, esto es, “iWATCH” y “SWATCH”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que los signos en conflicto cuentan con diferente raíz, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, pues la marca cuestionada, “iWATCH” se conforma por una (1) palabra, tres (3) sílabas (I-WAT- CH), cuatro (4) consonantes (W-T-C-H), dos (2) vocales (I-A), mientras que la marca previamente registrada, “SWATCH”, está compuesta por una (1) palabra, dos (2) sílabas (SWA-TCH), cinco (5) consonantes (S-W-T-C-H) y una (1) vocal (A).

Ahora, si bien es cierto que las marcas enfrentadas comparten en su final una partícula, “WATCH”, la cual, como ya se dijo, es de uso común y por lo tanto inapropiable, también lo es que la marca cuestionada, a diferencia de la marca opositora, está compuesta en 46 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co su inicio por la vocal “i”, mientras que la segunda comprende una raíz diferente con la consonante “S”, por lo que se generan unas expresiones completamente diferentes y distintivas, que hacen distintiva a la marca cuestionada “iWATCH” frente a la marca opositora “SWATCH” y permite concluir que no hay similitud ortográfica.

Se observa, entonces, que la marca cuestionada al estar acompañada en su inicio con una letra diferente “i”, genera una expresión completamente distintiva, que puede ser registrable; además, aquella le imprime la fuerza distintiva necesaria y contribuye a diferenciarla de la marca previamente registrada, “SWATCH”. En otras palabras, la consonante “S” de la marca opositora y la vocal “i”, de la marca cuestionada refuerzan las diferencias entre las expresiones en disputa y permiten al consumidor vincularlas con un origen empresarial determinado, dotándolas de mayor distintividad y otorgándoles “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”22, lo que incide en que no se genere riesgo de confusión o asociación. 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 11001032400020000653501. 47 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En virtud de lo expuesto, de la comparación entre las marcas enfrentadas no se evidencia que exista similitud ortográfica alguna, en la medida que corresponden a expresiones totalmente diferentes. Referente a la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que la letra “i”, al estar al inicio del signo distintivo cuestionado, le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante, dado que representa un fonema vocálico cerrado anterior23; mientras que la “S” en la raíz de la marca previamente registrada, “SWATCH”, incorpora un fonema consonántico fricativo dentoalveolar sordo24.

Es de resaltar que el fonema vocálico cerrado anterior representado por la letra “i”, al inicio de la marca cuestionada, “iWATCH”, tiene como característica principal la iniciación en desplazamientos de la lengua dejando mayor o menor espacio de abertura hacia la próxima letra “W”; mientras que la “S” en la raíz de la marca opositora “SWATCH” implica que la lengua debe estar cerca de los dientes superiores, sin tocar el paladar y el aire debe fluir entre la lengua y los dientes para producir el sonido. 23 https://dle.rae.es/i?m=form 24 https://dle.rae.es/s?m=form 48 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cabe señalar que al iniciar la marca cuestionada en una vocal, como lo es la letra “I”, muestra un alófono en distribución complementaria manteniendo su forma prototípica cerrada, haciendo que se produzca una pausa entre su pronunciación y la consonante que le sucede, como lo es en este caso la letra “W” que representa un fonema consonántico bilabial sonoro.

A ese respecto, cabe señalar que el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 253 IP-2014, señaló lo siguiente: “[…] El Tribunal respecto de la confusión fonética ha manifestado que se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones […] el cotejo de signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 1.

Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las silabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender como el signo es percibido en el mercado. 2. Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 3.

Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. 4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría como es captada la marca en el mercado [ ]”. 49 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De conformidad con lo anterior, la marca cuestionada es “iWATCH”, que contiene la raíz “I” y la terminación “WATCH”. Sobre la sílaba tónica, y teniendo en cuenta que ambos vocablos son de aquellos denominados de fantasía, por no ser parte del lenguaje común y corriente ni tener significado en nuestro idioma, tiende a marcarse en la primera sílaba “I”.

Ahora, respecto de “SWATCH”, que contiene la raíz “SWA” y la terminación “TCH”, su silaba tónica tiende a ubicarse en su primera sílaba “SWA”, de manera que si bien la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas ocupa la misma posición, cabe advertir que, en lo relacionado con la tonalidad de las marcas, existen diferencias, puesto que la pronunciación de la silaba tónica varía en la primera consonante y vocal (I – S) lo que las hace fonéticamente diferentes.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: iWATCH – SWATCH - iWATCH – SWATCH - iWATCH – SWATCH iWATCH – SWATCH - iWATCH – SWATCH - iWATCH – SWATCH iWATCH – SWATCH - iWATCH – SWATCH - iWATCH – SWATCH iWATCH – SWATCH - iWATCH – SWATCH - iWATCH – SWATCH 50 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, la Sala considera que el hecho de que las marcas cotejadas utilicen raíces diferentes hace que el impacto visual y fonético sea distinto, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de letras e inicios distintos le aportan una fuerza distintiva especial a las marcas para que sean registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.25 En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que la expresión “WATCH”, que comparten las marcas enfrentadas, como ya se dijo, corresponde a una expresión en inglés que traduce a reloj, sin embargo, debe tenerse como de fantasía porque no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano. Por su parte, se advierte que las letras “i” y “S”, que hacen parte de la marca cuestionada y previamente registrada, respectivamente, corresponden a letras del abecedario. 25 Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001032400020120027500.

Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E) núm. único de radicación 11001-03-24-000-2014-00121-00. 51 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En este sentido, la Sala estima que la unión de las partículas “iWATCH” y “SWATCH” forman partículas de fantasía, por lo que las mismas no pueden cotejarse desde el punto de vista ideológico o conceptual.

Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas enfrentadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca cuestionada es lo suficientemente distintiva y diferente de la previamente registrada. Sobre el particular, cabe señalar que la Sala, en anterior ocasión26 y que ahora se prohíja, al cotejar dos marcas conformadas por partículas inapropiables, determinó que la letra adicional de la marca cuestionada era suficiente para diferenciarla de la previamente registrada.

En efecto, en esa oportunidad, se consideró lo siguiente: “[…] Por lo tanto, el actor como titular de un signo con un elemento de uso generalizado, esto es, “FOMI”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula o palabra en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia 26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de octubre de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2010-00083-00. 52 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general o usual. […] Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que los signos en conflicto cuentan con diferente extensión, así como distinta secuencia consonántica, pues “FOMIX” está compuesta por cinco (5) letras (F-O-M-I-X), dos (2) sílabas (FO-MIX), tres (3) consonantes (F-M-X) y dos (2) vocales (O-I); mientras que “FOMI” se conforma por cuatro (4) letras (F-O-M-I) dos (2) sílabas (FO-MI), dos (2) consonantes (F-M) y dos (2) vocales (O-I).

Además, la marca solicitada al estar acompañada de otra letra en su terminación, esto es, la “X”, genera un signo completamente distintivo, que puede ser registrable, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica. Cabe precisar, sobre el particular, que la referida letra “X”, del signo cuestionado, le imprime la fuerza distintiva necesaria y contribuye a diferenciarlo de la marca previamente registrada, “FOMIX”.

En otras palabras, la letra “X”, refuerza las diferencias entre los signos en disputa, dotando a la marca cuestionada de mayor distintividad, otorgándole “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”27, lo que incide en que no se genere riesgo de confusión o asociación. Además, si bien es cierto que las marcas enfrentadas comparten la partícula de uso generalizado, “FOMI”, la cual, como ya se dijo, puede ser utilizada por cualquier persona para formar sus marcas, también lo es que este vocablo en el signo cuestionado se encuentra combinado con una letra diferente, esto es, la “X”.

Referente a la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que la letra “X” al estar al final del signo cuestionado le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante, dado que representa un fonema oclusivo velar sordo28; mientras que la “I” en la terminación de la 27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020000653501. 28 https://dle.rae.es/x?m=form Consultado el 23 de septiembre de 2021. 53 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marca previamente registrada, “FOMI”, incorpora un fonema vocálico cerrado anterior29. Es de resaltar que el fonema oclusivo velar sordo representado por la letra “X” al final de la marca cuestionada, “FOMIX”, tiene como característica principal la iniciación egresiva pulmónica, que significa que es articulada empujando el aire de los pulmones y a través del tracto vocal, en vez del glotis o la boca; mientras que el fonema vocálico cerrado anterior, constituido por la letra “I” en la terminación de la marca previamente registrada, “FOMI”, se particulariza por producir desplazamientos de la lengua dejando mayor o menor espacio de abertura.

Cabe señalar que al terminar la marca previamente registrada en una vocal, como lo es la letra “I”, muestra un alófono en distribución complementaria manteniendo su forma prototípica cerrada, haciendo que se produzca una pausa entre su pronunciación y la consonante nasal que le antecede, como lo es en este caso la letra “M” que representa un fonema consonántico nasal bilabial.

A ese respecto, cabe señalar que el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 253 IP-2014, señaló lo siguiente: […] De conformidad con lo anterior, las marcas confrontadas son “FOMIX” que contiene la raíz “FO” y la terminación “MIX”. Respecto a la sílaba tónica, y teniendo en cuenta que ambas marcas son de aquellas denominadas de fantasía, por no ser parte del lenguaje común y corriente ni tener significado en nuestro idioma, tiende a marcarse en la primera sílaba “FO”.

Respecto de ”FOMI”, contiene la raíz “FO” y la terminación “MI”, su silaba tónica tiende a ubicarse en su primera sílaba “FO” y el acento prosódico de las dos en la primera vocal “O”; en ese sentido, si bien la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente y ocupa la misma posición, cabe advertir que, en lo relacionado con la tonalidad de las marcas, existen diferencias, puesto que la pronunciación de la silaba tónica varía en la última consonante y vocal (X – I) lo que las hace fonéticamente diferentes. […] 29 https://dle.rae.es/i?m=form Consultado el 23 de septiembre de 2021. 54 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, la Sala considera que el hecho de que las marcas cotejadas utilicen terminaciones diferentes (“I” – “X”) hace que el impacto visual y fonético sea distinto, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de prefijos y culminaciones distintas le aportan una fuerza distintiva especial a las marcas, para que sean registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. […] Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica, fonética ni gráfica, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada cuestionada “FOMIX” es lo suficientemente distintiva y diferente de la previamente registrada.

Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. […]” (Destacado fuera de texto).

Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. 55 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, cabe señalar que el tercero con interés directo en las resultas del proceso también adujo que la marca cuestionada pertenece a una familia de marcas que contienen la expresión “i” a su inicio, acompañadas de otra expresión que la sigue.

Sobre el particular, el Tribunal precisó que la familia de marcas debe ser entendida como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial, de la siguiente manera: “[…] 3.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 3.3.

En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dada que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. 3.4.

El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta 56 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co clase de productos.

Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona. ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común […]”.

(Resaltado fuera de texto). Al revisar la expresión “i”, ubicada al inicio, junto con otras expresiones que la siguen, en el sistema SIPI de la SIC, la Sala encontró que dicha combinación está presente en una gran cantidad de marcas registradas a nombre del mismo titular, esto es, la sociedad APPLE, INC., que funge en el presente proceso como tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Lo anterior, se observa de manera clara en la siguiente tabla30: EXPEDIENTE NÚM. MARCA VIGENCIA 14270479 iCloud 21 jul. 2034 15103993 ICLOUD DRIVE 02 dic. 2034 13296380 IPAD AIR 20 nov. 2033 14062918 ICLOUD KEYCHAIN 09 dic. 2033 14083711 ICLOUD KEYCHAIN 09 dic. 2033 30 Las resoluciones que concedieron las marcas que se citan a continuación fueron expedidas por la SIC y consultadas en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 57 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co EXPEDIENTE NÚM. MARCA VIGENCIA 14216485 iCloud 08 jul. 2033 SD2022/0011815 ICLOUD+ 15 nov. 2031 SD2022/0022955 ICLOUD PRIVATE RELAY 12 nov. 2031 SD2022/0044395 ICLOUD+ 15 nov. 2031 SD2022/0057706 ICLOUD PRIVATE RELAY 12 nov. 2031 01092695 ITUNES 25 jun. 2032 01110266 IPHOTO 03 abr. 2033 01029699 IDVD 28 feb. 2033 01082311 IPOD 30 ago. 2032 00075323 IMAC 02 jul. 2033 10052337 IBOOKSTORE 14 may. 2032 10086602 IWORK 26 ago. 2033 12055385 ISIGHT 30 oct. 2032 12217058 IPAD MINI 31 may. 2033 11117836 IMESSAGE 22 mar. 2032 13135113 iWatch 26 feb. 2035 13264598 IBEACON 26 jun. 2034 14004535 IBOOKS STORE 28 ago. 2034 SD2021/0085807 IPAD FOR LIFE 21 jun. 2032 58 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Como se puede advertir, la sociedad APPLE, INC. cuenta con varios registros de marcas que comparten la letra “i” en su inicio combinada con otras palabras, conformando lo que la doctrina ha convenido en denominar una “familia marcaria”, conceptualizada o entendida como el conjunto de diversas marcas que presentan un elemento distintivo común a partir del cual el público puede establecer asociaciones entre las marcas individuales.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala estima que si bien la combinación de la letra “i” al inicio de cada marca junto con otra denominación, hacen parte de una familia de marcas, también lo es que como se determinó anteriormente entre las marcas en conflicto no existe identidad o similitud que pueda generar riesgo de confusión. Ahora, en relación al argumento del tercero con interés directo en las resultas del proceso referente a que sus marcas que comparten la partícula “i” son notoriamente conocidas, la Sala estima que ello es irrelevante porque el análisis efectuado anteriormente permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento injusto del prestigio, o dilución de la capacidad distintiva, como tampoco que la notoriedad alegada sea respecto de la marca solicitada “iWATCH”, 59 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sino que ésta recaía era respecto de otros registros previos de propiedad de la sociedad APPLE, INC. Por consiguiente, la Sala considera que no son de recibo los argumentos del tercero con interés directo en las resultas del proceso en relación con la notoriedad de sus marcas y se abstendrá de analizar las pruebas allegadas y los argumentos esgrimidos por ella al respecto.

Finalmente, frente al alegato de la actora relativo a que la marca cuestionada “iWATCH” había sido denegada en otros países, la Sala advierte que ello no puede ser fundamento para ordenar la cancelación del registro de la marca aquí cuestionada, toda vez que el registro de dicha marca fue otorgado conforme a las normas pertinentes sobre la materia y que la obligación de la SIC es realizar un examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, de manera autónoma e independiente del estudio efectuado ya sea sobre signos idénticos o similares31, por parte de otras oficinas de marcas en 31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de junio de 2011, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020040006901. 60 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co otros países, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15032 de la Decisión 486.33 En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de “distintividad” necesaria y al no existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas como transgredidas; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “iWATCH”, para amparar productos de las clases 9ª y 14 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que allí se adoptó, por lo que tampoco se advierte alguna vulneración del artículo 80 del CPACA. 32 “[…] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución[…]”. 33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020130046300. 61 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 12 de diciembre de 2024. 62 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00283-00 Actora: SWATCH AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.