CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., primero (1º) de julio de dos mil veintidós (2022) CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Referencia: Nulidad relativa Radicación número: 11001032400020110045800 Actor: Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: Cooperativa Nacional de Droguistas Detallistas – COPIDROGAS Tema: Registro Marcario – Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo – Marcas farmacéuticas en conflicto: CEREBRYL – CEREBRINA SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, presentó la sociedad Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S. por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones Nos. 73143 del 27 de diciembre de 2010, 3958 del 31 de enero de 2011 y 38888 del 26 de julio de 2011, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca CEREBRYL (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la Cooperativa Nacional de Droguistas Detallistas – COPIDROGAS. 1.

ANTECEDENTES 1.1. La demanda 1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado1, el apoderado judicial de la sociedad Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S. en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretará como de nulidad relativa, solicitó que se realicen las siguientes declaraciones y condenas: «[…] 1.- Que se declare la nulidad de la resolución No. 73143 del 27 de diciembre de 2010, mediante la cual la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declara infundada una oposición y concede el registro de la marca CEREBRYL (NOMINATIVA), para distinguir productos de la clase 5 internacional. 1 El 5 de diciembre de 2011 (folios 1 a 47 del expediente ordinario de la referencia). 2 Radicacion: 11001032400020110045800 Demandante: Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.- Que se declare la nulidad de la resolución No. 3958 del 31 de enero de 2011, mediante la cual la Dirección de Signos Distintivos confirma la decisión proferida en la resolución No. 73143 del 27 de diciembre de 2010. 3.- Que se declare la nulidad de la resolución No. 38888 del 26 de Julio de 2011, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resuelve el recurso de apelación confirmando la decisión adoptada por la Jefe de la Dirección de Signos Distintivos y por lo tanto se concede el registro de la marca CEREBRYL (NOMINATIVA) y se declara infundada una oposición, agotándose finalmente la vía gubernativa. 4.

Que como efecto de las peticiones anteriores y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, declarar fundada la oposición presentada por la sociedad LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S., y en consecuencia se niegue el registro de la marca nominativa CEREBRYL, para distinguir productos de la clase 5 internacional, concedida a favor de la COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS - COPIDROGAS. 5.

Que, como consecuencia de la anterior petición, se ordene a la entidad demandada, cancelar el registro de la marca nominativa CEREBRYL, para distinguir productos de la clase 5 internacional, concedida a favor del señor COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS — COPIDROGAS según expediente administrativo No. 2010 075012. 6.

Que se ordene la Publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, conforme a lo establecido en el artículo 2° literal d) Decreto legislativo 209 de 1957. 7. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dar cumplimiento a la sentencia dentro del término que se establece en el artículo 176 del C.C.A. […]»2. 1.2.

Los hechos 2. Manifestó que, mediante escrito de 22 de junio de 2010, la Cooperativa Nacional de Droguistas Detallistas – COPIDROGAS, presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro del signo CEREBRYL (nominativo) para amparar productos incluidos en la clase 5ª del nomenclátor internacional. 3. Indicó que, luego de publicada la solicitud de registro en el extracto en la Gaceta de la Propiedad No. 619 del 19 de agosto de 2010, la sociedad Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S. presentó escrito de oposición basado en sus marcas CEREBRINA (nominativa), registradas en las clases 5ª y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

Señaló que mediante la Resolución No. 73143 del 27 de diciembre de 2010, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundada la oposición y, otorgó el registro de la marca CEREBRYL (nominativa) a la Cooperativa Nacional de 2 Folios 24 a 25. 3 Radicacion: 11001032400020110045800 Demandante: Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Droguistas Detallistas – COPIDROGAS, para identificar s de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 5.

Relató que, dentro de la oportunidad legal, la sociedad Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, en contra de esa decisión, la que fue confirmada en reposición a través de la Resolución No. 3958 del 31 de enero de 2011 y en apelación mediante la Resolución No. 38888 del 26 de julio de 2011. 1.3.

Fundamentos de derecho y concepto de violación3 6. Manifestó la parte actora que, con la expedición de los actos administrativos demandados, la Superintendencia de Industria y Comercio, violó los artículos 134, 135, 136 literal a), 148, 150 y demás concordantes de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 7. Sostuvo que, en el presente caso, existe una clara identidad y semejanza entre los signos enfrentados “CEREBRYL” y “CEREBRINA”, desde el punto de vista visual, conceptual, fonético y auditivo. 8.

Adujo que, se demuestra claramente la ausencia de distintividad de la marca solicitada “CEREBRYL”, pues en su sentir, reproduce enteramente la marca previamente registrada “CEREBRINA”. 9. Argumentó que la existencia de dos marcas que contienen la expresión CEREB, no pueden llevar a concluir que esta es de uso común, más bien se trataría de un prefijo evocativo. 10.

Puso de presente que, del examen de los signos enfrentados y vistos en conjunto, se puede generar confusión en el mercado; pues la marca pretendida “CEREBRYL”, sin lugar a dudas, carece de la posibilidad de ser individualizada por el consumidor, no permite diferenciación alguna con relación a las marcas similares ya previamente registradas y, además, no genera un elemento diferenciador o perceptible para efectos de poder entender su origen empresarial. 11.

Concluyó señalando que: “[…] el signo solicitado a registro está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 –literal a)– de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y, su registro, atenta contra el principio de especialidad; según el cual, la protección de una marca se relaciona necesariamente con los productos descritos en el registro.

Es decir, la marca solicitada, pretende la protección de productos ya protegidos por las marcas registradas, lo que genera una conexión competitiva que impide la posibilidad de que las marcas coexistan sanamente en el mercado […]”. 3 Folios 30 a 45 del expediente ordinario de la referencia, con radicación No. 2011-00458-00. 4 Radicacion: 11001032400020110045800 Demandante: Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio4 12. El apoderado judicial de la entidad demandada manifestó que, con ocasión de la expedición de los actos administrativos acusados, no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000, y, por lo contrario, los mismos se fundamentan en estas y en la jurisprudencia aplicable al caso. 13.

Explicó que, si bien es cierto los signos confrontados comparten las dos primeras sílabas “CERE”, tal circunstancia no es suficiente para concluir que entre ellos exista riesgo de confusión y asociación. 14. Esgrimió que la composición evoca o hace alusión al término “CEREBRAL”5, el cual es de uso común en la clase 5ª del nomenclátor internacional, impidiendo con ello que pueda ser apropiado por un solo empresario. 15.

Adujo que esa entidad pudo determinar que era procedente el registro de la marca solicitada “CEREBRYL” (nominativa), por contar, por un lado, con la distintividad necesaria y, por el otro, porque no obedece a un signo descriptivo. 16. Referenció que, desde el aspecto visual, a pesar de que las marcas objeto de debate comparten la partícula común “CERE”, del estudio conjunto de las mismas es posible deducir un claro aspecto diferenciador; pues, la primera tiene cuatro (4) sílabas (CE-RE-BRI-NA) y, la segunda, por su parte, está conformada por tan solo tres (3) sílabas (CE-RE-BRYL).

Con esto, aseguró que no hay lugar a que visualmente exista riesgo alguno de confundibilidad en el mercado. 17. Anotó que, al comparar las marcas desde el punto de vista fonético, estas son susceptibles de diferenciarse a pesar de compartir la partícula “CERE”; pues mientras que la marca previamente registrada está compuesta por cuatro sílabas, por su parte, el signo posteriormente registrado, está compuesto por tres.

Con ello, argumentó que sus terminaciones son totalmente disímiles y que su pronunciación resulta abiertamente diferente, sin presentarse similitud alguna. 18. Concluyó que, en el presente caso, fuerza colegir que los signos en disputa cuentan con elementos que les otorgan la suficiente distintividad; lo que aunado a la evocación que cada uno genera en el comprador, su pronunciación y su sonoridad, permiten que puedan ser diferenciados por el consumidor, sin generar riesgo alguno de confundibilidad en el mercado. 4 Folios 125 a 136 de la causa ordinaria. 5 Aspectos relacionados con la mente y/o actividad mental. 5 Radicacion: 11001032400020110045800 Demandante: Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.2.

Intervención del tercero interesado6 19. La Cooperativa Nacional de Droguistas Detallistas – COPIDROGAS, se pronunció en esta etapa procesal afirmando que, la marca solicitada CEREBRYL no tiene similitud fonética ni gramatical en sus partículas con la marca opositora CEREBRINA; “por lo no son susceptibles de crear confusión en el mercado y para los consumidores corrientes”, cumpliendo así con los requisitos establecidos en la Decisión 486 de 2000. 20.

Señaló, que: “[…] en la actualidad coexisten en el mercado diversos productos registrados en la Clase 5 Internacional, que utilizan en su denominación marcaria la partícula o prefijo CEREBR, cuya raíz etimológica deriva del latín cérvix (“cabeza”) (The Online Spot Dictionary), con lo cual jamás se podría causar confusión en el público general, por el contrario, es lógico y normal en el mercado farmacéutico el utilizar como parte del nombre comercial la partícula del género, con el fin de que sea distinguido en el mercado para su aplicación […]”. 21.

Destacó que, en el presente caso, la marca solicitada no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Adujo que, del estudio comparativo entre los signos enfrentados, tampoco se encuentra similitud en su secuencia silábica, vocálica, ortográfica, fonética o visual. 22.

Aunado a ello, expresó que la partícula CEREB, que compone las marcas CEREBRYL y CEREBRINA, es de uso común en los productos farmacéuticos, lo que impediría que fuera susceptible de apropiación exclusiva. 23. Mencionó, también, que el registro de la marca CEREBRYL en nada vulnera el derecho de propiedad intelectual del extremo accionante, si se tiene en cuenta que: “[…] se trata de dos marcas radicalmente opuestas, cuyos signos, etiquetas y aplicación son diametralmente distintas y para nada implicarían confusiones en el público consumidor, por lo que no sería viable la apreciación y el cotejo de las marcas CEREBRYL y CEREBRINA al indicar que existe un 99% de la marca registrada, obligando a buscar las diferencias en las terminaciones “L” o “NA”, teniendo en cuenta que es precisamente los fonemas entre una y otra lo que impide que se genere dicha confusión, y por ende, quedar incursa en causal de irregistrabilidad conforme lo establece la decisión 486 de la CAN […]”. 24.

Expresó finalmente, que como las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente (que le dan al signo algún poder evocativo), ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común, ya que pueden ser utilizadas por todo el público. 6 Folios 96 a 112 del plenario ordinario. 6 Radicacion: 11001032400020110045800 Demandante: Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 25. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 437-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 20167, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación son aplicables al asunto bajo examen, en particular sobre el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina; excluyendo del análisis los artículos 134, 135, 148 y 150, al considerar que hacían referencia a temas que no tenían pertinencia directa en el análisis del proceso interno8.

Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dicha disposición, formuló las siguientes conclusiones: […] 1.7. La Corte Consultante, al resolver la controversia, deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar, si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la semejanza entre dos signos puede ser fonética, ortográfica, figurativa o conceptual. […] 2.1.

Como la controversia radica en la confusión de marcas denominativas (CEREBRYL / CEREBRINA), es necesario que la Corte Consultante proceda a compararlas teniendo en cuenta que los signos de tal naturaleza están conformados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual. […] 2.4. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, la Corte Consultante deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre las marcas denominativas “CEREBRYL” y “CEREBRINA”. […] 4.4. […] en consecuencia, es preciso que el Juez Consultante determine si las partículas CEREB o CEREBR son de uso común en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para posteriormente realizar el cotejo de los signos en conflicto. […] 4.6.

El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles. 4.7. Por lo tanto, las partículas de uso común que conforman marcas farmacéuticas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo 7 Folios 166 a 180 del expediente ordinario de la referencia. 8 Verbigracia: concepto de marca y los requisitos esenciales para su registro, notificación de plazo de prueba en caso de oposición al registro de marca y pronunciamiento posterior al vencimiento de dicho plazo. 7 Radicacion: 11001032400020110045800 Demandante: Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. 4.8.

De conformidad con lo anterior, la Corte Consultante deberá determinar si las partículas CERE, CEREB o CEREBR son de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para así establecer el riesgo de confusión 27que pudiera presentarse en el público consumidor. (negrilla fuera de texto) […].

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 26. Mediante auto de 31 de enero de 20179, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; dentro de dicho plazo la parte demandante10 y la demandada11, reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación de esta, respectivamente.

El Ministerio Público y el tercero interviniente, por su parte, guardaron silencio en esta etapa procesal.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 5.1. La clase de acción incoada 27. En primer lugar, la Sala estima necesario pronunciarse en relación con la procedencia de la acción incoada por la parte actora, en tanto que se invoca la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo – CCA, para controvertir el acto administrativo a través del cual la SIC concedió un registro marcario. 28.

Ahora bien, tal y como esta Sección lo ha precisado, “la correcta escogencia de la acción al momento de presentar la demanda es uno de los supuestos para entender que se ha presentado en debida forma, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 137 y 138 del Código Contencioso Administrativo, sobre el contenido de la demanda y la individualización de las pretensiones; sin embargo, cuando la parte demandante invoca una acción que no corresponde con los hechos y pretensiones de la demanda, impide que el juez analice y resuelva el conflicto planteado”12. 29.

Para evitar lo anterior, el juez debe interpretar la demanda al trámite que corresponda, siempre y cuando tal hecho no implique una variación de las pretensiones o los hechos y la acción a la cual se interpreta no haya caducado en 9 Folio 252 del expediente de la referencia con radicación No. 2011-00458-00. 10 Folios 253 a 260 del plenario ordinario. 11 Folios 261 a 269 de la causa ordinaria. 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Sentencia de 6 de noviembre de 2020; núm. único de radicación 11001-03-24-000-2009-00391-00; C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 8 Radicacion: 11001032400020110045800 Demandante: Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los términos previstos en la ley; garantizando en todo caso el debido proceso de las partes e intervinientes13. 30.

En ese orden de ideas, y toda vez que en el asunto que nos ocupa se demanda la nulidad de un acto administrativo respecto del cual se concedió un registro marcario, con fundamento en la presunta infracción del artículo 136, para la Sala es claro que el trámite del presente asunto debe surtirse acorde con la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 inciso 2 de la Decisión 486 de 2000, por lo que se estima necesario interpretar el trámite de la demanda admitida como de nulidad y restablecimiento del derecho a la de nulidad relativa de que trata el referido. 5.2.

El problema jurídico 31. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S., con miras a que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 73143 del 27 de diciembre de 2010, 3958 del 31 de enero de 2011 y 38888 del 26 de julio de 2011, por medio de las cuales la SIC concedió el registro de la marca «CEREBRYL» (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza14, a favor de la Cooperativa Nacional de Droguistas Detallistas – COPIDROGAS. 32.

La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto la marca CEREBRYL es similarmente confundible, tiene conexidad competitiva y genera riesgo de asociación con la previamente registrada «CEREBRINA», cuya titularidad le fue concedida a la sociedad Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S. 5.3. Las causales de irregistrabilidad en estudio 5.3.1.

Violación de los artículos 134, 135, 148 y 150 de la Decisión 486 de 2000. 33. Ahora bien, la Sala encuentra que, la sociedad demandante, Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S., señaló como normas violadas los artículos 134, 135, 136 literal a), 148 y 150 de la Decisión 486 de 2000. 34. Sin perjuicio a lo anterior, la Sala encuentra que el sub lite, el cargo de violación se circunscribe a considerar que la marca CEREBRYL (nominativa) es similarmente confundible, tiene conexidad competitiva y genera riesgo de asociación con la previamente registrada CEREBRINA, impidiendo su registro como marca en la Clase 5ª del nomenclátor internacional. 13 Ibídem. 14 “Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas”. 9 Radicacion: 11001032400020110045800 Demandante: Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 35.

En ese orden de ideas, la Sala considera que, para el caso que nos ocupa, no procede el análisis del presunto desconocimiento de los artículos 134, 135, 148 y 150 de la Decisión 486 de 2000; en cuanto a que el libelo de demanda se refiere específicamente a la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136, tal y como lo concluyó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación rendida en el interior de este proceso15. 5.3.2.

Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 36. La parte actora señaló que los actos acusados vulneraron el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual dispone lo siguiente: […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […]. 5.4.

El examen de registrabilidad 37. De la lectura detallada del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. 38.

Aunado a lo anterior, la norma comunitaria exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 39. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que «[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]»16. 40.

Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los 15 Folios 166 a 180 del plenario ordinario (Interpretación Prejudicial No. 437-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016). 16 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. 10 Radicacion: 11001032400020110045800 Demandante: Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. 41.

En este sentido, el referido Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común17. 42.

Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”18. 43.

En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que, con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. 5.5. Las reglas de cotejo marcario 44. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria19 ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: […] 1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 17 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 18 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON 19 Ibídem. 11 Radicacion: 11001032400020110045800 Demandante: Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.

Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]”. 5.

En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”. 6.

En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate. (Negrillas fuera de texto). 45. De lo anterior se tiene que, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual y un análisis de los signos compuestos de palabras de uso común, los signos en idioma extranjero y los signos de fantasía. 5.6.

Productos farmacéuticos 46. Toda vez que los productos que pretende amparar el signo CEREBRYL se encuentran en la clase 5ª del nomenclátor internacional y que ellos se enmarcan en los productos farmacéuticos, en la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia Andina allegada al presente proceso se señaló que el estudio del riesgo de confusión se torna más riguroso, en vista de la repercusión que eventualmente podría tener en la vida y salud de los consumidores. 47.

Al respecto, el órgano jurisdiccional andino manifestó20: […] Los signos en conflicto amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Intencional de Niza. Por lo tanto, es pertinente tratar el examen de los signos que distinguen productos farmacéuticos, para tal efecto reiteramos el pronunciamiento dado por el Tribunal en el Proceso 173-IP-2015 “( ) El examen de signos que amparan productos farmacéuticos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de riesgo de confusión entre los consumidores.

En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso”. Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas 20 Folios 166 a 180 del plenario ordinario (Interpretación Prejudicial No. 437-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016). 12 Radicacion: 11001032400020110045800 Demandante: Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.

El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que, además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente. […]”. (Negrillas fuera de texto). 5.7. El caso concreto 5.7.1.

Comparación de los signos 48. Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: Signo solicitado: CEREBRYL (Nominativo) (Clase 5ª) Marcas previamente registradas: CEREBRINA (Nominativa) (Clases 5ª - 30) 49. Una vez verificadas las marcas objeto de controversia, inicialmente encontramos que las marcas confrontadas son nominativas, por ello la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se realizará atendiendo estos elementos, toda vez que son estas palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores. 50.

En efecto, el elemento nominativo es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 51. Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto CEREBRYL y CEREBRINA con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, visuales, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor, no sin antes precisar si las partículas CERE, CEREB y CEREBR son de uso común en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza21. 21 “Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas”. 13 Radicacion: 11001032400020110045800 Demandante: Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 52.

En efecto, el tercero con interés en las resultas del proceso fundamenta su argumento de defensa en el hecho de que del análisis de confundibilidad debe excluirse la partícula CEREBR, toda vez es de uso común en marcas de productos farmacéuticos que corresponden a los productos de la clase 5ª internacional. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia sostuvo que el Juez Consultante debe determinar si las partículas CERE, CEREB o CEREBR son de uso común en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza22. 53.

Al respecto, al revisar el registro de marcas de la Superintendencia de Industria y Comercio23, la Sala observa que las partículas CERE, CEREBR y CEREB son partículas de uso común y evocativas en las marcas de productos farmacéuticos, tal y como se observa a continuación24: NOMBRE CLASE FECHA DE REGISTRO TITULAR CERENIA 5 26 de julio de 2005 Zoetis Services LLC CERENEX 5 30 de octubre de 2006 Laboratorio Homeopático Aleman CEREVITAN 5 21 de octubre de 2005 Laboratorio Ayerst CEREFRON 5 15 de julio de 1976 Alberto Agudelo Vergara CERETOX 5 25 de marzo de 1969 Celamerck Gmbh CO KG CERESAN 5 10 de septiembre de 1969 Farbenfabriken Bayer A.G CERESPINAXIAL 5 6 de julio de 1993 Interalia Pharma S.A. CEREGUMIL 5 30 de enero de 1986 Fernandez y Canivell S.A. CERESTABON 5 24 agosto de 2003 Takeda Chemical Industries LTD CERESTAZOL 5 2 de septiembre de 2003 Takeda Chemical Industries LTD CEREDIP 5 31 de octubre de 2004 Lafrancol S.A.S. 54.

De otro lado, frente a la partícula CERBR encontramos: 22 Folios 166 a 180 del expediente ordinario de la referencia (Interpretación Prejudicial No. 437-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016). 23 Signos registrados con anterioridad a la solicitud de registro (publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 619 del 19 de agosto de 2010) y a los actos administrativos acusados. 24 La relación de los registros marcarios se hace conforme a lo determinado en el Artículo 177 de la Ley 1564 de 2012. https://sipi.sic.gov.co. 14 Radicacion: 11001032400020110045800 Demandante: Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co NOMBRE CLASE FECHA DE REGISTRO TITULAR CEREBROTOM 5 6 de agosto de 1986 Neftalí Moreno CEREBROLYSIN 5 28 de enero de 1997 Ever Neuro Pharma GMBH CEREBRIQUIN 5 31 de agosto de 2010 Juleps Pharma Ltda Laboratorios HOMO- CEREBRINA 5 4 de julio de 1973 Jose del Carmen Suarez GOTA- CEREBRINA 5 30 de mayo de 1983 Eli Lilly and Company OSPINA TONICO CEREBRAL 5 9 de septiembre de 1970 Pedro Nel Ospina 55.

Por último frente a la partícula CEREB encontramos: NOMBRE CLASE FECHA DE REGISTRO TITULAR CEREBILOX 5 27 de septiembre de 2007 Laboratorios Escovar S.A.S. CEREBROTOM 5 6 de agosto de 1986 Neftalí Moreno CEREBROLYSIN 5 28 de enero de 1997 Ever Neuro Pharma GMBH CEREBRIQUIN 5 31 de agosto de 2010 Juleps Pharma Ltda Laboratorios HOMO- CEREBRINA 5 4 de julio de 1973 Jose del Carmen Suarez GOTA- CEREBRINA 5 30 de mayo de 1983 Eli Lilly and Company OSPINA TONICO CEREBRAL 5 9 de septiembre de 1970 Pedro Nel Ospina 56.

Respecto de las partículas de uso común que conforman marcas farmacéuticas, la Interpretación Prejudicial rendida para el caso de autos señaló que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen y que, en consecuencia, su signo sería considerado débil o con bajo poder de oposición, soportando la coexistencia de marcas que también los contengan, y en caso de conflicto marcario, los mencionados elementos deberán ser excluidos del cotejo25. 57.

En este aparte, se recuerda que conforme con la jurisprudencia de esta Sección, al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras o partículas de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión. 25 Sobre el particular, ver, entre otras: H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 4 de agosto de 2016, Exp.

No. 11001032400020130035100, Actora: SANOFI- AVENTIS DE COLOMBIA S.A., C.P. María Elizabeth García González. 15 Radicacion: 11001032400020110045800 Demandante: Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 58.

Cabe resaltar que, acorde con la jurisprudencia de esta Sección, por regla general al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión; sin embargo, se ha precisado que en aquellos eventos en los cuales la exclusión de dichas palabras o expresiones llegaren a reducir un signo de tal forma que resulte imposible hacer la comparación, no se realizará la referida exclusión, ello en aras de que se pueda hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto, tal y como ocurre en el caso de autos. 59.

Ciertamente, la Sala considera que en el caso de marras no debe excluirse del cotejo las partículas CERE, CEREB y CERBR de las marcas opositoras, en tanto que ello conllevaría a que no se pudiera efectuar el análisis de confundibilidad. 60. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procederá a efectuar la comparación de las marcas en conflicto teniendo en consideración las reglas de cotejo previamente señaladas, expuestas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

La estructura de cada uno de los signos es la siguiente: Signo solicitado C E R E B R Y L 1 2 3 4 5 6 7 8 Marca registrada C E R E B R I N A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 61. En lo atinente a la similitud ortográfica, la Sala considera que los signos en conflicto resultan disimiles en cuanto a su extensión y configuración, toda vez que el signo solicitado está conformado por la palabra (CEREBRYL) que tiene tres (3) silabas (CE, RE, BRYL), ocho (8) letras, con seis (6) consonantes (C, R, B, R, Y y L) y dos (2) vocales (E y E), y la marca opositora (CEREBRINA), está conformada por cuatro (4) silabas (CE,RE, BRI, NA), nueve (9) letras, cinco (5) consonantes (C, R, B, R y N) y cuatro (4) vocales (E, E, I y A). 62.

Cabe resaltar que, de la lectura detallada de los registros marcarios, la Sala evidencia que, si bien es cierto que en todos los signos las partículas CERE, CEREBR, CEREB se encuentran presente, también lo es que, como se determinó 16 Radicacion: 11001032400020110045800 Demandante: Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co líneas atrás, la misma son de uso común y, por ende, débiles, razón por la cual pueden ser utilizadas cualquier persona para formar sus marcas. 63.

Por lo anterior, los sufijos y las terminaciones (“YL” y “INA”) que tienen las marcas en conflicto, les dan la distintividad suficiente, y lo que fuerza la conclusión que los vocablos que identifican las marcas en conflicto no tienen similitud ortográfica. 64. Aunado a lo anterior, de la revisión tanto del signo registrado con posterioridad como de las marcas registradas previamente, la Sala también puede concluir que visualmente no se presentan similitudes que pueden ocasionar un riesgo de confusión para el público consumidor.

Ello se puede confirmar con el análisis sucesivo de las marcas en cuestión: CEREBRINA – CEREBRYL – CEREBRINA – CEREBRYL CEREBRINA – CEREBRYL – CEREBRINA – CEREBRYL CEREBRINA – CEREBRYL – CEREBRINA – CEREBRYL CEREBRINA – CEREBRYL – CEREBRINA – CEREBRYL 65. Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen elementos diferentes entre los signos confrontados.

En efecto, al pronunciarse de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de manera diferente conforme se puede apreciar del análisis realizado líneas atrás, dado que las terminaciones (INA – YL) son las que les dan más fuerza a los signos. 66. En cuanto a la similitud ideológica, la Sala advierte que las partículas CEREBR, CERE y CEREB que comparten las marcas en conflicto, evoca26 el concepto de “CEREBRAL”27, no obstante, a lo anterior, las expresiones no tienen un significado en su conjunto, y por ende, la Sala considera que no es posible realizar dicha comparación en la medida que se trata, en todos los casos, de signos de fantasía. 67.

Por tal razón, la Sala considera que entre los signos cotejados no existen similitudes desde el punto de vista ortográfico, fonético y visual, ni tampoco semejanzas que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión. 68. En este aparte, la Sala recuerda que en un caso de similares supuestos fácticos y jurídicos y en el cual se comparó los signos DOLEX y DOLNIX28, la Sección concluyó que las partículas de uso común DOL no son apropiables y, por ende, no 26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 13 de febrero de 1997, C.P Libardo Rodríguez Rodríguez, Radicación: 2556.

“La expresión Sulfaplata es un término fantasioso o evocativo, pues como tal no tiene un significado en la lengua castellana y por lo tanto es susceptible de registro como marca”. 27 “Perteneciente o relativo al cerebro” (https://dle.rae.es/cerebral). 28 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 31 de enero de 2021.

Rad.: 2009}-00075-00 Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés 17 Radicacion: 11001032400020110045800 Demandante: Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co se puede prohibir su utilización por otro empresario y que las terminaciones son las que le dan su distintividad: “Respecto de las partículas de uso común la Interpretación Prejudicial rendida para el caso de autos señaló que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen y que, en consecuencia, su signo sería considerado débil o con bajo poder de oposición, soportando la coexistencia de marcas que también los contengan (…)”. 69.

Teniendo en cuenta que en los signos en conflicto se encuentran partículas de uso común, conforme a los múltiples registros marcarios que las utilizan, las convierten en débiles, pudiendo ser utilizadas por varios empresarios. 70. Habida cuenta que en el presente caso no existe similitud entre los signos resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto que establece la Decisión 486 de 2000 relativo a la conexidad competitiva de los productos que identifican las marcas en conflicto, el riesgo de asociación en el mercado, tal y como esta Sala lo ha considerado en reiteradas oportunidades29. 5.8.

Conclusión 71. Del anterior examen, permite concluir a la Sala que, entre las marcas cotejadas, que amparan productos de esta naturaleza, no existen similitudes sustanciales que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión o asociación y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de ambos signos en el registro marcario, razón por la cual se denegarán las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:

PRIMERO: ADECUAR el presente trámite de la demanda presentada por la sociedad Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S., como de nulidad y restablecimiento del derecho al de nulidad relativa consagrada en el inciso 2º del artículo 172 de la Decisión 486 del 2000, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 29 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 22 de octubre de 2021. Rad.: 2009 00085 00 Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. 18 Radicacion: 11001032400020110045800 Demandante: Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

CUARTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. P (20)