11001032400020180047500 — Consejo de Estado

1 Radicado: 11001 0324 000 2018-00475 00 Demandante: Retail Royality Company. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veintitrés (2023) Radicación: 11001 0324 000 2018-00475 00 Medio de control: Acción de Nulidad Relativa Demandante: Retail Royalty Company.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: Gabriel Jaime Fernández y Cía S.A.S. I.

ANTECEDENTES 1.1 La demanda fue presentada por la sociedad Retail Royalty Company en ejercicio de la acción de nulidad relativa establecida en el artículo 172 de la Decisión 486 del 2000 y radicada en la Secretaría de la Sección el 19 de noviembre de 2018, conforme consta a folio 52 del Cuaderno principal del expediente. 1.2 La sociedad demandante pretende la declaratoria de nulidad de la resolución 35840 de 25 de mayo de 2018, mediante la cual la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la previa decisión contenida en la resolución 28315 de 23 de mayo de 2017, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Retail Royality Company y concedió el registro de la marca mixta PC 1977 para distinguir los productos comprendidos en la clase 18 de la clasificación internacional de Niza, a nombre de Gabriel Jaime Fernández y Cía S.A.S. 1.3.

Como consecuencia de la nulidad del acto administrativo acusado, la parte demandante solicitó que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio: i) anular el registro de la marca mixta PC 1977 para distinguir los productos comprendidos en la clase 18 de la clasificación internacional de Niza solicitada por la sociedad Gabriel Jaime Fernández y Cía S.A.S., cuya solicitud se tramitó bajo el expediente nro.

SD2016/0035822, y ii) publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el presente proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 192 del CPACA. 2 Radicado: 11001 0324 000 2018-00475 00 Demandante: Retail Royality Company. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.4.

Mediante auto de 27 de mayo de 2019 se admitió la demanda por reunir los requisitos legales, como consta a folios 54 al 55 del cuaderno principal, y, en consecuencia, se ordenó notificar personalmente a la parte demandada, Superintendencia de Industria y Comercio, al tercero con interés, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 1.5.

Mediante escrito radicado el 29 de julio de 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio allegó los antecedentes administrativos del acto acusado, los cuales obran a folios 70 al 124 del cuaderno principal. 1.6 Mediante escrito radicado el 26 de agosto de 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda, folios 126 al 134 del expediente, advirtiéndose que no formuló excepciones previas o mixtas. 1.7 El tercero con interés no contestó la demanda, según se observa en la constancia secretarial de fecha 9 de marzo de 2020 obrante a folio 155 del expediente. 1.8 Por Secretaría se corrió el traslado de que trata el parágrafo 2º del artículo 175 CPACA, término en el cual no existió pronunciamiento alguno, de conformidad con la constancia secretarial del 9 de marzo de 2020 obrante a folio 155 del expediente.

II. CONSIDERACIONES 2.1. Generalidades El artículo 182 A del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 del 2021, dispuso que se podrá dictar sentencia anticipada dentro de los procesos contenciosos administrativos, entre otros, en estos eventos: “Artículo 182A. Sentencia anticipada. Se podrá dictar sentencia anticipada: 1.

Antes de la audiencia inicial: a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho; b) Cuando no haya que practicar pruebas; c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento; 3 Radicado: 11001 0324 000 2018-00475 00 Demandante: Retail Royality Company.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles. El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia.

Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito. No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código.

(…).” Parágrafo. En la providencia que corra traslado para alegar, se indicará la razón por la cual dictará sentencia anticipada. Si se trata de la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre cuál o cuáles de las excepciones se pronunciará. Surtido el traslado mencionado se proferirá sentencia oral o escrita, según se considere.

No obstante, escuchados los alegatos, se podrá reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada. En este caso continuará el trámite del proceso.” (Subrayas del Despacho). De la lectura de la norma se desprende que la posibilidad de emitir sentencia anticipada se encuentra circunscrita a los siguientes supuestos: (i) antes de la audiencia inicial, en los eventos que más adelante se precisan;

(ii) en cualquier estado del proceso, cuando se presente petición conjunta de las partes en ese sentido; iii) cuando el juez así lo estime de oficio, dada la existencia de una de las excepciones que se enlistan en el numeral 3º, y (iv) cuando exista una válida manifestación de allanamiento o transacción por parte del demandado. Así pues, en el primer escenario, dicha figura operaría bajo uno de varios supuestos (las distintas letras del numeral 1º), todos los cuales confluyen en el segundo de ellos, esto es, que no haya que practicar pruebas, pues en efecto, esto es lo que ocurre cuando: (i) se trata de asuntos de puro derecho;

(ii) se hayan pedido y se decreten pruebas que no requieran ser practicadas; (iii) solo se hayan pedido pruebas documentales respecto de las cuales no se haya propuesto tacha alguna, o (iv) cuando pese a haberse solicitado otro tipo de pruebas, no haya lugar a su decreto y práctica debido a su impertinencia, su inconducencia o su inutilidad, lo que entonces conduciría a su negación. 4 Radicado: 11001 0324 000 2018-00475 00 Demandante: Retail Royality Company.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por tal razón, una vez presentada la contestación de la demanda y resueltas las excepciones previas o mixtas que se hubieren propuesto, el juez deberá examinar las peticiones probatorias formuladas a efectos de determinar si el caso se encuadra en alguna de estas hipótesis, caso en el cual le impartirá el trámite de sentencia anticipada, o en caso contrario procederá a convocar la audiencia inicial.

Ahora, en caso de cumplirse alguno de los supuestos que habilitan la emisión de sentencia anticipada antes de celebrarse la audiencia inicial, el juez deberá primero emitir un proveído en el que procederá a fijar el litigio y se pronunciará sobre las pruebas en el sentido que según el caso corresponda, punto en el cual la misma norma previó, en forma expresa, la necesidad de aplicar el artículo 173 del Código General del Proceso.

El inciso tercero del artículo 182A del CPACA dispuso también que, una vez cumplido lo anterior, se deberá correr traslado para alegaciones finales en la manera dispuesta en el artículo 181 ibídem. En este punto, advierte el despacho que esta última actuación procede una vez se encuentren en firme las decisiones correspondientes a la fijación del litigio y el decreto de pruebas, como quiera que es a partir de ese momento en el que efectivamente está definido el objeto (pretensión o excepción) y la causa petendi (hechos y fundamentos de derecho) que se ventilan en el proceso y, a su vez, las partes tienen ya certeza respecto de qué pruebas serán valoradas en la sentencia. En otras palabras, dictadas las decisiones y surtidas las etapas sobre fijación del litigio y el decreto probatorio, se habilita el traslado para las alegaciones finales, máxime si se tiene en cuenta que, de un lado, esa es la última oportunidad procesal de las partes para manifestarse en relación con la hipótesis del caso, y de otro, dado el efecto devolutivo en el cual se concede el recurso de súplica (que podría plantearse como subsidiario del de reposición) frente a la eventual decisión de negar el decreto de una prueba (por aplicación de los artículos 242, 243 y 246 del CPACA).

Esta secuencia procesal garantiza entonces la concreción de los derechos al debido proceso y de defensa y el debido equilibrio que debe alcanzarse en el trámite e impulso de los actos procesales. 5 Radicado: 11001 0324 000 2018-00475 00 Demandante: Retail Royality Company. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sin perjuicio de las anteriores consideraciones, el despacho precisa que, en tratándose de asuntos de única instancia que, como ocurre en este caso, involucren la aplicación de alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, previo al traslado para las alegaciones finales, deberá contarse con la interpretación prejudicial de las normas pertinentes por parte del Tribunal Andino de Justicia. Para ello se formulará solicitud en tal sentido en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 123 de la Decisión 500 de 2001 del Acuerdo de Cartagena1, o si fuere del caso, se dará aplicación a la doctrina del acto aclarado, conforme a lo decidido por ese alto tribunal comunitario en su sesión del 13 de marzo de 2023. 2.2.

Caso concreto 2.2.1. Decreto de pruebas Bajo tal perspectiva, y habida cuenta de que el proceso de la referencia se enmarca en lo previsto en el primer escenario de sentencia anticipada y que es necesario pronunciarse sobre la solicitud probatoria, el despacho lo efectuará como en seguida se observa: 2.2.1.1. De la parte demandante 2.2.1.1.1.

La actora solicitó que se oficie a la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio para que expida copia autentica del expediente administrativo nro. SD2016/0035822, en el cual se tramitó la solicitud de registro de la marca mixta PC 1977 en clase 18. Frente a la anterior solicitud de prueba el despacho advierte que los antecedentes administrativos del acto acusado fueron aportados por la demandada, en cumplimiento de lo ordenado en el parágrafo 1º del artículo 175 del CPACA, y, en tal sentido, el despacho les dará el valor que en derecho corresponda. 2.2.1.1.2.

El demandante solicitó también oficiar a la Superintendencia de Industria y Comercio, para que certifique sobre la vigencia, titularidad y alcance de la marca 1977, certificado número 507537, clase 35. 1 “Artículo 123.- Consulta obligatoria. De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.” 6 Radicado: 11001 0324 000 2018-00475 00 Demandante: Retail Royality Company.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Frente a esta solicitud de prueba el despacho niega oficiar a la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 173 del CGP, según el cual: “[ ] El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente […]”.

Ello por cuanto, en efecto, la demandante pudo haber conseguido y aportado, directamente los documentos atrás referidos, sin embargo, no hay constancia de que lo haya hecho, ni se aduce que, pese a haber presentado petición en ese sentido, ésta no hubiese sido atendida. 2.2.1.2. De la parte demandada La SIC solicitó que se tenga como prueba el expediente administrativo SD2016/003582, que contiene los antecedentes de los actos administrativos acusados, el cual fue allegado en cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 175 del CPACA, y obra en el expediente a folios 70 al 124 del cuaderno principal.

En consecuencia, el despacho le asignará el valor probatorio que en derecho le corresponde. 2.2.2. Fijación del litigio Previa verificación del cumplimiento de la carga argumentativa que corresponde al demandante y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 187 del CPACA, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 281 del CGP, así como las excepciones que se hubieren propuesto y las que de oficio se encontraren probadas, en los términos del artículo 282 del mismo Código, se deberá decidir lo siguiente: Si la resolución 35840 de 25 de mayo de 2018, mediante la cual la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la decisión contenida en la resolución 28315 de 23 de mayo de 2017, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Retail Royality Company y concedió el registro de la marca mixta PC 1977 para distinguir los productos comprendidos en la clase 18 de la clasificación internacional de Niza, a nombre de Gabriel Jaime Fernández y Cía S.A.S., expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, infringe la siguiente 7 Radicado: 11001 0324 000 2018-00475 00 Demandante: Retail Royality Company.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co disposición: literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Si la respuesta al anterior interrogante es afirmativa, la Sala deberá decidir si es nula la resolución número 35840 de 25 de mayo de 2018.

De ser cierto lo anterior, deberá resolverse si, conforme a la pretensión de la parte actora, hay lugar a ordenarle a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el presente proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 192 del CPACA. 2.2.3. Reconocimiento de personería Visto el informe secretarial del 13 de noviembre de 2020, se reconocerá personería a la abogada Mary Elisa Blanco Quintero como apoderada judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos y para los fines del poder a ella conferido2.

En mérito de lo expuesto, el despacho RESUELVE:

PRIMERO: FIJAR EL LITIGIO, de conformidad con la parte considerativa de la presente providencia, en los siguientes términos: “Previa verificación del cumplimiento de la carga argumentativa que corresponde al demandante y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 187 del CPACA, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 281 del CGP, así como las excepciones propuestas y las que de oficio se encontraren probadas, en los términos del artículo 282 del mismo Código, se deberá decidir lo siguiente: Si la resolución 35840 de 25 de mayo de 2018, mediante la cual la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, revocó la decisión contenida en la resolución nro. 28315 de 23 de mayo de 2017 y, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Retail Royalty Company y concedió el registro de la marca mixta PC 1977 para distinguir los productos comprendidos en la clase 18 de la clasificación internacional de Niza, a nombre de Gabriel Jaime Fernández Y CIA S.A.S., expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, infringen la siguiente 2 SAMAI MemorialWeb-Poder(.pdf) NroAct ua 27 8 Radicado: 11001 0324 000 2018-00475 00 Demandante: Retail Royality Company.

SEGUNDO: DAR a las pruebas documentales aportadas por las partes, el valor probatorio que le corresponde, de acuerdo con lo indicado en la parte considerativa de esta providencia TERCERO: NEGAR las pruebas señaladas en el numeral 2.2.1.1.2, solicitadas por la parte demandante, de conformidad con lo preceptuado en la parte considerativa de esta providencia.

CUARTO: RECONOCER personería a la abogada Mary Elisa Blanco Quintero identificada con cédula de ciudadanía 1.091.663.607 y tarjeta profesional 239.010 del C.S. de la J. como apoderada judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos y para los fines del poder a ella conferido. Notifíquese y cúmplase. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmado electrónicamente en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.