11001032400020120000200 — Consejo de Estado

1 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00002 00 Demandante: PM GROUP S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: NULIDAD RELATIVA Radicación: 11001 03 24 000 2012 00002 00 Demandantes: PM GROUP S.P.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Terceros con interés: TRANSNEVADA LIMITADA Tesis: No es nula la resolución que concedió el registro de la marca “PM GROUP S.P.A.” (mixta) para distinguir servicios en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto aquella no se encuentra constituida en una expresión que pueda engañar a los medios comerciales o al público sobre la procedencia geográfica de los servicios que distingue.

No es nula la resolución que concedió el registro de la marca “PM GROUP S.P.A.” (mixta) para distinguir servicios en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza en favor de Transnevada Limitada, pues la actora no logró demostrar que fuese titular de un signo distintivo similar que se encontrara protegido y tampoco se probó la mala fe en la solicitud de registro de marca.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA_________________________ La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad PM Group S.P.A1, en ejercicio de la acción de nulidad relativa establecida en el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, con miras a obtener la nulidad de la resolución número 16611 de 25 de marzo 1 Folios 99 a 127 del expediente de la referencia. 2 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00002 00 Demandante: PM GROUP S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de 2010 por la cual se concedió el registro de la marca “PM GROUP S.P.A.” (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

ANTECEDENTES I.1. LA DEMANDA La sociedad PM Group S.P.A., a través de apoderada judicial, presentó demanda en la que formuló las siguientes: I.1.1. Pretensiones “1. Sírvase declarar la nulidad de la Resolución No. 16611 de fecha 25 de Marzo de 2010, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y por medio de la cual se concedió el registro de la marca PM GROUP S.P.A. (Mixta), la cual fue tramitada bajo el expediente administrativo No. 09-106853, y le fue asignado el certificado de registro No. 397768, marca que identifica servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente: “Comercialización de vehículos, grúas, y repuestos fabricados por terceros, así como la comercialización de equipos con sistemas de elevación o brazos hidráulicos, igualmente fabricados por terceros. 2.

Como consecuencia de la declaración de nulidad de la mencionada resolución, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del registro correspondiente a la marca PM GROUP S.P.A. (Mixta), con certificado No. 397768.”2 I.1.2. Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: I.1.2.1.

La sociedad Transnevada Limitada solicitó el registro como marca del signo “PM GROUP S.P.A." (mixto) para identificar servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que fue radicada con el número 09-106853 y publicada en la 2 Páginas 99 a 100 del expediente físico. 3 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00002 00 Demandante: PM GROUP S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Gaceta de Propiedad Industrial número 610 de 30 de noviembre de 2009.

Contra dicha solicitud no se presentaron oposiciones. I.1.2.2. Mediante la resolución número 16611 de 25 de marzo de 2010, la SIC concedió el registro como marca del signo “PM GROUP S.P.A." (mixto) para identificar servicios3 comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad Transnevada Limitada.

Contra dicha decisión no se presentaron recursos. I.1.2.3. Por su parte, la sociedad PM Group S.P.A. solicitó ante la SIC el registro como marca de los signos mixtos “PM” y “PM GROUP” para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 7, 12, 35, y 37 de la Clasificación Internacional de Niza. Las solicitudes se tramitaron bajo los expedientes números 10-109822, 10-109818, 10-109816, 10- 109813, 10-109808, 10-109825, 10-109821, 10-109829, 10-109833, 10-109837, 10-109827.

I.1.3. Normas violadas y concepto de la violación La parte actora estimó que el acto administrativo demandado es violatorio de lo dispuesto en el literal i) del artículo 135, el literal d) del artículo 136 y el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. Adicionalmente, afirmó que la solicitud de registro de la marca cuestionada se presentó mediando mala fe de su titular.

Como razones de la vulneración alegada señaló, en síntesis, lo siguiente: I.1.3.1. En primer lugar, puso de presente que PM Group S.P.A. se constituyó en 1959 como el primer constructor italiano de grúas 3 Certificado de registro número 397768. Los servicios de la clase 35 amparados son los siguientes: COMERCIALIZACIÓN DE VEHÍCULOS, GRUAS, Y REPUESTOS FABRICADOS POR TERCEROS, ASÍ COMO LA COMERCIALIZACIÓIN DE EQUIPOS CON SISTEMAS DE ELEVACIÓN O BRAZOS HIDRÁULICOS, IGUALMENTE FABRICADOS POR TERCEROS. 4 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00002 00 Demandante: PM GROUP S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co hidráulicas para camión, y que ha usado la marca “PM” y el nombre comercial “PM GROUP S.P.A.” siendo los signos corporativos del grupo.

I.1.3.2. Informó que para el año 2001 la señora Doris Rosalba Carrillo Gil, quien más adelante constituyó la sociedad que ahora se denomina Transnevada Limitada, inició relaciones de tipo comercial con PM Group S.P.A. y para tal efecto adquirió los productos comercializados por esta última, en particular, las grúas para trabajo en altura, sus partes y repuestos, todos identificados con la marca “PM”, con el fin de importarlos, distribuirlos y comercializarlos en Colombia.

Tales relaciones continuaron hasta el 2009. Con todo, la actora afirmó que nunca autorizó directa o indirectamente, ni expresa o tácitamente a Transnevada Limitada o la señora Carrillo para solicitar el registro de sus marcas en Colombia. I.1.3.3. Informó que colaboró con Transnevada Limitada para que esta última presentara acción de cancelación respecto de la marca “AUTOGRU PM” registrada en la clase 35 internacional en favor de Industrias Jabell S.A., en un esfuerzo aunado para la defensa de la expresión “PM” respecto de la cual únicamente tiene derechos la actora.

I.1.3.4. Pese a lo anterior, la sociedad Transnevada Limitada, siendo distribuidora de los productos y sin previa autorización, solicitó registro como marca del signo “PM GROUP S.P.A.” para amparar servicios de comercialización de vehículos, grúas, y repuestos fabricados por terceros, así como la comercialización de equipos con sistemas de elevación o brazos hidráulicos, igualmente fabricados por terceros.

Dicha marca se solicitó para la clase 37, respecto de la cual se inició acción judicial que se encontraba en trámite para la fecha de radicación de la demanda de la referencia y, para la clase 35 la cual es objeto de los presentes cuestionamientos. 5 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00002 00 Demandante: PM GROUP S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.1.3.5.

Sostuvo que la solicitud marcaria de la sociedad Transnevada Limitada respecto del signo “PM GROUP S.P.A.” es un acto de mala fe, en tanto que con ella busca apropiarse de unos signos distintivos creados y desarrollado por PM Group S.P.A., los cuales fueron de conocimiento previo de Transnevada a través de la señora Doris Carrillo como consecuencia de las relaciones comerciales que se suscitaron.

I.1.3.5. Explicó que el registro marcario concedido sobre el signo “PM GROUP S.P.A.” induce en error al consumidor quien creerá que los servicios comercializados bajo su amparo son ofertados por una sociedad de origen italiano en tanto que la sigla S.P.A. indica el tipo societario proveniente de ese país: Societe Per Azzioni, cuando en realidad se trata de una sociedad con domicilio en Colombia que únicamente importa y comercializa productos de maquinaria pesada en ese país, pero que no cuenta con el nivel y la capacidad tecnológica y estructural de una compañía italiana como la aquí demandante.

I.2. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA I.2.1. La sociedad TRANSNEVADA LIMITADA, por intermedio de apoderada judicial, contestó la demanda así4: I.2.1.1. Manifestó que, aunque la señora Carrillo Gil adquirió productos comercializados por PM Group S.P.A., no por dicha razón resulta posible afirmar que adquirió la calidad de importadora, distribuidora autorizada o comercializadora en el territorio nacional de los productos de la actora.

I.2.1.2. Informó que, a través de autorización tácita de PM Group S.P.A., el 30 de septiembre de 2009 solicitó la cancelación por no uso de la marca “AUTOGRU PM” a la cual accedió la SIC a través de resolución número 41084 de 6 de agosto de 2010; sin embargo, contrario a lo que sostuvo 4 Folios 173 a 183 del expediente físico de la referencia. 6 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00002 00 Demandante: PM GROUP S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la actora, dicha acción no se presentó para la protección de los derechos de propiedad industrial de esa sociedad sino como estrategia de defensa de Transnevada Limitada con ocasión de las acciones que se adelantaron en su contra y que fueron promovidas por Industrias Jabell S.A. A lo anterior, agregó que el escenario fáctico descrito pone de presente la falta de interés de la actora respecto de la marca “PM”.

I.2.1.3. Adujo que no existió la vulneración del literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, pues los documentos aportados como prueba no logran acreditar la existencia de un vínculo comercial y/o contractual entre aquella y Transnevada Limitada, así como tampoco se observan facultades otorgadas a esta última respecto de la comercialización de los productos, tiempo de desarrollo de dicha actividad o zona geográfica en la cual se ejecutaría. A lo cual agregó que únicamente se aportaron facturas de venta de los productos de la actora a Transnevada Limitada, sin que ello sea suficiente para determinar que esta última obtuvo la calidad de distribuidora, la cual se impone como un supuesto para que se configure la causal de irregistrabilidad invocada por la demandante.

I.2.1.4. Sostuvo que no existió la vulneración al literal i) del artículo 135 ibidem, considerando que, aunque la marca contiene la expresión “S.P.A”, lo cierto es que el consumidor promedio colombiano no es conocedor del idioma italiano ni del sistema jurídico societario de Italia, por lo tanto, tal vocablo se entenderá como una elección caprichosa de letras y no como una distorsión sobre el origen de los servicios que identifica la marca cuestionada.

I.2.1.5. Acusó de temeraria la afirmación de la actora en relación con la supuesta mala fe de Transnevada Limitada al solicitar el registro de la marca cuestionada, pues la actora olvidó que la intención de obtener el 7 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00002 00 Demandante: PM GROUP S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registro de marca resultó como estrategia de defensa coordinada entre dichas sociedades ante las diferentes acciones judiciales que inició Industrial Jabell S.A. contra Transnevada Limitada por la marca “AUTOGRU PM”.

Adicionalmente, afirmó que el interés que le asistió para solicitar la cancelación de la marca “AUTOGRU PM” surgió porque dicho signo constituía un obstáculo para obtener el registro de la marca “PM GROUP S.P.A.”. I.2.1.6. Finalmente, formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por activa con fundamento en que el poder que se le confirió al apoderado de la actora es general, según se observa de su contenido, y no cumple con la solemnidad de escritura pública.

Agregó que, aunque el documento se encuentra acompañado de la apostilla, aquella es una legalización que permite verificar su autenticidad, pero su presentación no exonera al mandante de elevar a escritura pública el poder general. I.2.2. La SIC, a través de apoderada judicial, contestó la demanda en los siguientes términos5: Señaló que el argumento de la actora sobre la presunta mala fe del solicitante marcario es una situación que no pudo ser prevista en sede administrativa, pues contra la solicitud de registro de marca cuestionado no se presentaron oposiciones.

Adicionalmente, sostuvo que la marca de la demandante no se encontraba registrada para el momento en que se realizó el estudio de registrabilidad de la marca “PM GROUP S.P.A.” cuestionada. 5 Folios 213 a 223 del expediente físico de la referencia. 8 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00002 00 Demandante: PM GROUP S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Explicó que como quiera que la demandante no presentó oposición contra la solicitud de registro marcario cuestionada, “[…] no puede pretender que la decisión tomada legalmente por la SIC mediante un trámite administrativo debidamente publicado y dado a conocer a la sociedad e interesados, hoy sean acusados de ilegales o violatorios de derechos como los aducidos por el hoy demandante en su líbelo demandatorio, cuando éste gozó de un momento y termino específico para ejercer el derecho a oponerse […]”6.

Por ello, afirmó que caducó la oportunidad de la actora para oponerse al registro marcario en tanto que lo hizo en un escenario distinto al del trámite administrativo. I.2.3. El Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal. I.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Mediante auto de fecha 28 de marzo de 20177, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión. I.3.1.

La SIC8 reiteró los argumentos planteados en la contestación de la demanda. I.3.2. La sociedad demandante y el tercero con interés en las resultas del proceso guardaron silencio. I.3.3. El Ministerio Público no intervino en esta etapa del proceso. 6 Folio 219 del expediente físico 7 Folio 324 del expediente físico de la referencia. 8 Folios 325 a 329 del expediente físico de la referencia. 9 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00002 00 Demandante: PM GROUP S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.4.

LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial9 número 513-IP-2015, en los siguientes términos: “B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del Literal i) del Artículo 135, del Literal d) del Artículo 136 y del Artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación de dichas disposiciones por ser materia de controversia.” En dicha interpretación, el Tribunal Andino emitió su criterio y concepto en torno a los siguientes temas: 1) La nulidad de registro de marca. 2) Irregistrabilidad de signos engañosos por indicación geográfica. 3) Irregistrabilidad de signos que sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero cuando el solicitante haya sido un representante o distribuidor o expresamente autorizado por el titular. 4) La mala fe.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA II.1. EL ACTO ACUSADO Se solicita la nulidad de la resolución número 16611 de 25 de marzo de 201010 “Por la cual se concede un registro” como marca al signo (mixto) “PM GROUP S.P.A.” para distinguir servicios en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de Transnevada Limitada.

La resolución fue expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio. II.2. LA NORMATIVA APLICABLE 9 Folios 312 a 322 del expediente físico de la referencia. 10 Folios 6 a 7 del expediente físico de la referencia. 10 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00002 00 Demandante: PM GROUP S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De conformidad con la demanda, las contestaciones y la Interpretación Prejudicial emitida para el caso sub examine por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las normas aplicables al presente caso son el literal i) del artículo 135, el literal d) del artículo 136 y el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: […] d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; […] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.” 11 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00002 00 Demandante: PM GROUP S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adicionalmente, la Sala destaca que el debate propuesto por la actora se centra en considerar que, en primer lugar, el signo solicitado se encuentra conformado por una expresión que resulta engañosa en relación con el origen geográfico de los servicios que pretende distinguir; y que, en segundo lugar, aquel resulta similarmente confundible con su marca extranjera y fue solicitado por una sociedad distribuidora de los productos que ofrece la actora, de manera que esta providencia se dedicará a dilucidar dichos cuestionamientos.

II.3. PROBLEMAS JURÍDICOS De conformidad con la demanda y sus contestaciones, la Sala deberá resolver los siguientes cuestionamientos: En primer lugar, atendiendo a la contestación de la demanda presentada por el tercero con interés en virtud de la cual formuló la excepción de falta de legitimación por activa, le corresponde a la Sala establecer si el apoderado de la sociedad PM Group S.P.A. se encontraba legitimado para promover la presente demanda de nulidad relativa contra el acto administrativo que concedió el registro como marca del signo “PM GROUP S.P.A.” (mixto) para distinguir servicios en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza en favor de la sociedad Transnevada Limitada.

En caso de que la respuesta al anterior interrogante es afirmativa, la Sala deberá determinar si el signo “PM GROUP S.P.A.” (mixto) concedido para distinguir servicios en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza a través del acto demandado en favor de Transnevada Limitada, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, por tratarse de un signo engañoso respecto del origen geográfico de los servicios que pretende distinguir. 12 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00002 00 Demandante: PM GROUP S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En el mismo sentido, corresponde a la Sala resolver si respecto del signo “PM GROUP S.P.A.” (mixto) concedido en favor de la sociedad Transnevada Limitada para distinguir servicios en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, se configuró la causal de irregistrabilidad prevista en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, disposición que exige la comprobación de dos supuestos: (i) la semejanza determinante de error en el público consumidor con un signo de un tercero; y (ii) que el solicitante sea o haya sido, representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido.

Finalmente, la Sala deberá estudiar si en el presente caso existió mala fe del solicitante en el trámite de registro como marca del signo “PM GROUP S.P.A.” (mixto) para distinguir servicios en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza concedido en favor de la sociedad Transnevada Limitada. Dilucidado lo anterior, la Sala deberá establecer si es nula, por violación de normas superiores, la resolución número 16611 de 25 de marzo de 2010 “Por la cual se concede un registro” como marca al signo (mixto) “PM GROUP S.P.A.” para distinguir servicios en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza en favor de Transnevada Limitada, expedida por la SIC.

Si la respuesta al anterior interrogante es afirmativa, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a ordenarle a la SIC que anule el certificado de registro marcario número 397768 correspondiente al signo (mixto) “PM GROUP S.P.A.” para distinguir servicios en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza de titularidad de Transnevada Limitada. 13 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00002 00 Demandante: PM GROUP S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.4.

EL ANÁLISIS DEL ASUNTO II.4.1. De la legitimación en la causa por activa II.4.1.1. La sociedad Transnevada Limitada formuló la excepción de falta de legitimación por activa con fundamento en que el poder que se le confirió al abogado de la actora es general, según se observa de su contenido, y no cumple con la solemnidad de escritura pública.

En el mismo sentido, la sociedad en comento agregó que, aunque el documento se encuentra acompañado de la apostilla, aquella es una legalización que permite verificar su autenticidad, pero su presentación no exonera al mandante de elevar a escritura pública el poder general. Pues bien, sea lo primero decir que esta Corporación ha sostenido que “[…] la legitimación en la causa es un elemento sustancial relacionado con la calidad o el derecho que tiene una persona, como sujeto de la relación jurídica sustancial, para formular o para contradecir las pretensiones de la demanda; de esta manera, la parte demandante tiene la posibilidad de reclamar el derecho invocado en la demanda -legitimación por activa- frente a quien fue demandado -legitimación por pasiva-.

En ese sentido, se entiende que la primera (la legitimación por activa) es la identidad que tiene el demandante con el titular del derecho subjetivo quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, al paso que la segunda (la legitimación por pasiva), es la identidad que tiene la parte accionada con quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado […]”11.

En esa línea, la Sala observa, en primer lugar, que la demanda de la referencia fue promovida por PM GROUP S.P.A. en ejercicio de la acción 11 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia de 16 de mayo de 2019. Consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera. Radicación número: 25000-23-26-000-2011-00438- 01(47649).

Reiterado en el auto de 7 de septiembre de 2021; M.P. Oswaldo Giraldo López; Radicado 11001-03-24-000-2016-00509-00; Actor: Club De Fútbol Profesional Real Sincelejo. 14 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00002 00 Demandante: PM GROUP S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de nulidad relativa de que trata el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, cuyo tenor literal es el siguiente: “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.” El texto de la aludida norma desarrolla las acciones judiciales que proceden en contra de los registros de marca que han sido concedidos en contravención de las normas andinas.

Particularmente, en cuanto a la acción de nulidad relativa, la disposición comunitaria prevé que aquella puede ser promovida por la autoridad nacional o a solicitud de cualquier persona cuando se encuentre que el registro marcario se concedió en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión en comento o cuando se hubiera efectuado de mala fe.

En otras palabras, quien presenta una demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa en contra de un acto administrativo que concedió el registro de una marca en las circunstancia descrita con anterioridad, no debe acreditar interés alguno basado en la titularidad de un derecho subjetivo que ha sido conculcado con la expedición de dicho acto administrativo, en tanto que la norma procesal comunitaria habilitó, a cualquier persona, la posibilidad de acceder a la jurisdicción en aras de obtener la nulidad del registro de una marca.

Así las cosas, la Sala advierte que la sociedad demandante se encuentra legitimada para presentar la demanda de la referencia como quiera que para ello no resulta necesario la acreditación de un interés legítimo en conseguir la nulidad del acto administrativo que concedió el registro de la marca mixta cuestionada “PM GROUP S.P.A”; aunque en el presente 15 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00002 00 Demandante: PM GROUP S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co asunto sí es cierto que la actora aduce ser titular de un registro de marca similarmente confundible con aquella, con todo, hasta este punto se encuentra no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa.

II.4.1.2. Ahora bien, el tercero con interés pone en consideración que el poder con el cual se presentó el abogado de la actora ante la presente instancia judicial, obedece a la naturaleza de un poder general y que, en ese orden, el documento se encuentra desprovisto de las exigencias formales para su presentación, particularmente la relacionada con elevar dicho poder a escritura pública.

Sobre ese punto, valga señalar que el argumento presentado pretende exponer una eventual indebida representación de la demandante, en tanto que discute el cumplimiento de las formalidades para la presentación del poder que la actora otorgó a su abogado para que defienda sus intereses en la presente instancia judicial. En ese orden, la Sala advierte que la designación efectuada por el director general de PM GROUP S.P.A. corresponde a un mandato especial en los términos del artículo 2156 del Código Civil12, en tanto que las facultades atribuidas se circunscriben a las actuaciones administrativas y judiciales relativas únicamente a “los asuntos de propiedad industrial”.

Así lo determinó esta Sala en oportunidad anterior13 en la cual se discutió la forma en que se presentó el mismo poder que aquí se examina. En consecuencia, para la presentación del poder ante esta instancia judicial no resultó necesario que la actora cumpliera con la solemnidad de 12 “Artículo 2156. Si el mandato comprende uno o más negocios especialmente determinados, se llama especial; si se da para todos los negocios del mandante, es general; y lo será igualmente si se da para todos, con una o más excepciones determinadas. […]”. 13 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; M.P. Oswaldo Giraldo López; sentencia de 29 de febrero de 2024; radicado número 11001-03-24-000-2012- 00213-00; Actor: Transnevada Limitada. 16 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00002 00 Demandante: PM GROUP S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co elevar dicho documento a escritura pública, en tanto que siendo un poder especial se trata de un documento privado que no requiere de dicha exigencia para que surta los efectos pretendidos.

También por esta razón la Sala encuentra no probada la excepción formulada tendiente a considerar la indebida representación de la demandante. II.4.2. De los cargos de nulidad invocados por la demandante II.4.2.1. De la infracción al literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 II.4.2.1.1. La causal de irregistrabilidad marcaria de que trata el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 supone la prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño respecto de la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitudes para el empleo de los productos o servicios que pretenda distinguir.

En relación con la figura del engaño, el Tribunal en la interpretación prejudicial que emitió para el presente asunto lo explicó de la siguiente manera: “2.4. El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicios, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.

La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor. El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir.”14 La demandante funda su cargo de nulidad en el hecho consistente en que por la inclusión de la sigla “S.P.A.” el signo cuestionado resulta engañoso respecto del origen geográfico de los servicios que pretende distinguir, 14 Folio 319 del expediente físico. 17 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00002 00 Demandante: PM GROUP S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pues dicha sigla alude a un tipo de sociedad en el sistema societario italiano que, a su vez, posee el siguiente significado en el idioma de ese país: Società Per Azioni.

Particularmente, sobre el engaño en cuanto al lugar de procedencia, el Tribunal determinó que aquel puede generar error respecto a las características y calidad del producto o servicio respectivo. En ese sentido, sostuvo que “[…] un consumidor al pensar que determinados productos o servicios provienen de un lugar determinado, podría asumir que estos reúnen las mismas características y especificaciones de los realmente originarios de dicho territorio […]”15.

En ese orden, la Sala pone de presente, en primer lugar, que el alegado engaño respecto del origen geográfico de los servicios distingue la marca mixta cuestionada “PM GROUP S.P.A.”, debe advertirse directamente de la naturaleza de los servicios en cuestión, de manera que el signo no resulta engañoso por sí mismo, sino que debe existir una relación entre la supuesta indicación engañosa del origen geográfico y las características y naturaleza de los servicios que identifica el signo. Por ello, resulta del caso realizar el examen de los servicios para los cuales se solicitó el registro como marca del signo cuestionado, los cuales corresponden a la clase 35, y particularmente son los siguientes: “COMERCIALIZACIÓN DE VEHÍCULOS, GRUAS, Y REPUESTOS FABRICADOS POR TERCEROS, ASÍ COMO LA COMERCIALIZACIÓIN DE EQUIPOS CON SISTEMAS DE ELEVACIÓN O BRAZOS HIDRÁULICOS, IGUALMENTE FABRICADOS POR TERCEROS.” Como se observa, los servicios amparados con el registro de marca cuestionado corresponden a aquellos relacionados con la actividad de 15 Ibidem. 18 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00002 00 Demandante: PM GROUP S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comercialización de variedad de productos fabricados por terceros como vehículos, grúas y equipos hidráulicos, de tal manera que la naturaleza de dicho servicios, esto es, las actividades comerciales respecto de dichos productos, no guardan relación directa con la engañosa indicación geográfica que propone la actora, es decir, que son de origen italiano, en tanto que aquellas actividades no son propias ni únicas de ese país, pues bien pueden ser ejecutadas por un empresario perteneciente a cualquier nación. De modo que, resulta dable afirmar que el consumidor promedio colombiano no asociará el servicio de comercialización de productos de vehículos, grúas y equipos hidráulicos con una procedencia geográfica en particular, de manera que, la inclusión de una sigla que eventualmente guarde relación con un tipo societario italiano en la marca que ampara dichos servicios, no tiene la entidad suficiente para generar engaño en cuanto a su origen geográfico.

En gracia de discusión, el alegado engaño se generaría si se tratara por ejemplo de productos directamente relacionados con la región italiana, como es el caso del aceite de oliva, algunos tipos de quesos, y bebidas alcohólicas. En este punto, resulta del caso traer a colación el criterio del Tribunal andino que en la interpretación prejudicial 35-IP-1998, señaló lo siguiente: “[ ] se concluye que no necesariamente debe comprender o constituir una indicación geográfica per se, sino un símbolo o indicación que pueda inducir a engaño, dada la asociación con un lugar geográfico determinado, el que ha de estar caracterizado en razón de la producción de los bienes respectivos, pero con la advertencia de que, sin embargo, la alusión general que haga el signo marcario a una procedencia, por sí misma no puede ser causal de irregistrabilidad de una marca [ ]”.

(destacado de la Sala). Adicionalmente, en relación con la inclusión de siglas a los signos distintivos, si bien aquellos pueden constituir dicho signo, serán identificables conceptualmente por el consumidor respecto del sentido 19 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00002 00 Demandante: PM GROUP S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co literal de las letras que conforman la sigla, y no respecto de su significado en sí mismo.

Por lo tanto, en el presente caso resulta dable afirmar que, el consumidor promedio colombiano al observar la marca “PM GROUP S.P.A.” no asociará la sigla S.P.A. a su significado en idioma italiano Società Per Azioni, pues el significado no está impreso en la marca como tal, sino que la entenderá como una elección caprichosa de letras, que por más resultarían de fantasía. Finalmente, la Sala advierte que, el consumidor promedio colombiano no conoce el significado de la sigla “S.P.A.” en el idioma italiano y, en suma, dentro del expediente no obran pruebas que acrediten que la expresión dicha sigla sea de uso generalizado del consumidor promedio colombiano. En consecuencia, la inclusión de las letras “S.P.A.” en la marca cuestionada no resulta engañosa sobre el origen geográfico de los servicios que pretende distinguir, y en ese orden, el acto administrativo que concedió el registro de dicha marca no vulneró el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

II.4.2.2. De la infracción al literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 II.4.2.2.1. La Sala destaca que del contenido normativo del literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 se establecen dos supuestos necesarios para que se configure la causal de irregistrabilidad allí prevista, a saber: (i) que el signo en controversia sea idéntico o se asemeje a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; y, (ii) que el solicitante de dicho registro haya sido representante, distribuidor o una 20 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00002 00 Demandante: PM GROUP S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero.

En atención a lo previsto en la causal de irregistrabilidad traída a colación, le corresponde a la Sala determinar si la marca mixta cuestionada “PM GROUP S.P.A.”, concedida a favor Transnevada Limitada, es idéntica o se asemeja a un signo distintivo de un tercero, en particular, a una marca objeto de protección cuyo registro hubiere sido otorgado a favor de la sociedad PM Group S.P.A., pues se trata del primer presupuesto que exige la norma para la configuración de la mencionada causal.

Así pues, la Sala procedió a consultar en el sistema para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio16 y evidenció que, para la fecha de expedición del acto acusado, no existían marcas registradas en Colombia que consistieran en la expresión “PM GROUP S.P.A.” o, la contuvieran y, que pudieran considerarse semejantes a la marca “PM GROUP S.P.A” cuestionada.

Valga señalar que el registro de la marca mixta “AUTOGRU PM” para distinguir servicios en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza con certificado número 172938 de titularidad de la sociedad Industrias Jabell S.A., tal como lo sostuvieron las partes procesales en sus escritos, se encuentra cancelado totalmente desde el 6 de agosto de 2010.

De otra parte, revisados los documentos aportados con la demanda, se advierte que la parte actora allegó copia de un documento que al parecer sería el certificado de registro de la marca “PM” en la oficina de registros de la Unión Europea (EUIPO)17. Este documento se encuentra en idioma 16 Consulta realizada el 5 de junio de 2024, En aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020.

Los resultados de la consulta pueden consultarse a través de los siguientes vínculos: https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=638532190345259959 y https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=638532190345259959 17 Anteriormente conocida como la OAMI. 21 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00002 00 Demandante: PM GROUP S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co italiano e inglés18 y cuenta con apostilla y autenticación notarial, estas últimas con traducción simple al idioma castellano. Pues bien, resulta del caso traer a colación el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil, cuyo texto reza de la siguiente manera: “ARTÍCULO 260.

DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO. <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 119 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba, se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez; en los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser presentados directamente.” La previsión efectuada por el legislador en el estatuto procesal comentado fue reiterada más tarde en el texto del artículo 251 del Código General del Proceso, en el siguiente sentido: “ARTÍCULO 251.

DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO Y OTORGADOS EN EL EXTRANJERO. Para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez.

En los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser presentados directamente. En caso de presentarse controversia sobre el contenido de la traducción, el juez designará un traductor. Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de éste o con su intervención, se aportarán apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia.

En el evento de que el país extranjero no sea parte de dicho instrumento internacional, los mencionados documentos deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República de Colombia en dicho país, y en su defecto por el de una nación amiga. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de éste por el cónsul colombiano. Los documentos que cumplan con los anteriores requisitos se entenderán otorgados conforme a la ley del respectivo país.” 18 Folios 95 a 98 del expediente físico de la referencia. 22 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00002 00 Demandante: PM GROUP S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Vistas las normas procesales en comento, para la Sala es claro que el actor debió aportar el documento otorgado en el extranjero, objeto del estudio con su respectiva traducción oficial al idioma castellano para que aquel pudiese ser valorado como prueba en la presente instancia judicial, siendo claro también, que el cumplimiento de la exigencia que se refiere al apostillaje de tales documentos no releva al interesado de cumplir con las demás formalidades que prevé la disposición normativa en estudio.

Valga señalar que el hecho de que el documento aportado por la actora se encuentre en un idioma extranjero, impide la debida valoración probatoria que le corresponde, pues ante el desconocimiento de su contenido real no resulta dable ningún intento de interpretación o inferencia en relación con lo que se pretende acreditar a través de la pieza documental allegada, en tanto que se erige la regla que, en aras de la igualdad procesal, prescribe que los procesos judiciales se tramiten exclusivamente en lengua castellana.

En oportunidades anteriores19, esta Sala ha dilucidado en relación con el alcance y la finalidad de las exigencias que presentan las normas procesales para la valoración de los documentos que han sido otorgados en idioma extranjero, en el siguiente sentido: “Frente a este asunto, debe puntualizarse que la no valoración de los documentos allegados en idioma distinto al castellano que carecen de la respetiva traducción oficial no puede ser calificada como una exigencia desproporcionada, sino como el debido cumplimiento de un mandato legal, conforme lo precisó la Sección Primera en la sentencia de 6 de noviembre de 2020, al sostener: “[…] La Sala considera que no le asiste la razón a la parte demandante, toda vez que la decisión, de la parte demandada, referente a la no valoración de los documentos allegados en idioma distinto al castellano que carecieren de la respetiva traducción oficial, tuvo sustento legal en los artículos 8 de la Decisión 486 y 260 del Código de Procedimiento Civil, por lo que contrario sensu, no puede ser calificada dicha decisión como una exigencia desproporcionada, sino como el debido cumplimiento de un mandato legal […].” (Destacado de la Sala). 19 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia de 23 de septiembre de 2021; M.P. Nubia Margoth Peña Garzón; Radicado 11001-03-24-000-2012- 00029-00; Actor: VALENTINO S.P.A 23 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00002 00 Demandante: PM GROUP S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adicionalmente, en esta materia, esta Sección20 ha sostenido que no se encuentra dada la facultad oficiosa al juez para que, de forma alguna, supla el principio de la carga de la prueba que le compete a la parte procesal interesada, así: “Esta Sección, respecto de la apreciación de los documentos en idioma distinto al castellano consideró: “[…] A su vez, esta Sección ha considerado que para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere: Que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez.

En los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser presentados directamente. En caso de presentarse controversia sobre el contenido de la traducción, el juez designará un traductor. En la citada sentencia se consideró que para apreciarse como prueba los documentos extendidos en idioma distinto al castellano, no puede considerarse que la potestad oficiosa del juez señalada en el artículo 169 del Código de Procedimiento Civil, tenga por objeto subsanar, mejorar o perfeccionar una prueba que alguna de las partes ha presentado de manera deficiente; su finalidad es esclarecer puntos oscuros o dudosos de la controversia.

Además, no debe olvidarse que conforme al artículo 177 ibídem incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que determinan el efecto jurídico que ellas persiguen. De manera que no puede considerarse que la facultad oficiosa del juez en materia probatoria supla el principio de la carga de la prueba […]”. (destacado de la Sala).

En consideración a lo anterior, la Sala encuentra que la demandante no logró demostrar que fuese la titular de un registro similar o idéntico a la marca mixta cuestionada “PM GROUP S.P.A.”, en tanto que el documento con el cual pretendió hacerlo no puede ser valorado como prueba ante la ausencia de la traducción oficial que exige la norma procesal para su apreciación en las instancias judiciales, lo cual pone de presente que no se encuentra acreditado el primer supuesto necesario para la 20 Consejo de Estado;

Sala de la Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia de 29 de abril de 2021; M.P. Hernando Sánchez Sánchez; Radicado número: 25000-23-24-000-2008- 00490-02; Actor: CARCAFE LTDA. C.I. 24 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00002 00 Demandante: PM GROUP S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, esto es, que el signo solicitado “sea idéntico o se asemeje a un signo distintivo de un tercero”.

Por tal motivo, resultaría innecesario analizar el segundo supuesto de la referida norma, relativo a que el solicitante sea o haya sido representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido. No obstante, en atención a la relación con el segundo cargo propuesto, la Sala encuentra pertinente referirse al planteamiento expuesto en la demanda conforme el cual, la sociedad Transnevada Limitada fue distribuidora de los productos comercializados por la sociedad PM Group S.P.A. bajo la marca “PM” y que, aprovechándose de esa circunstancia, en un acto de mala fe, solicitó el registro como marca del signo “PM GROUP S.P.A.”.

II.4.2.2.2. Al respecto, sea lo primero decir que de las pruebas allegadas a la instancia judicial de la referencia, no resulta posible afirmar que la sociedad Transnevada Limitada ostentara la calidad de representante o distribuidor de los productos que comercializó la actora supuestamente bajo la marca “PM”. Tal conclusión se desprende, en primer lugar, del hecho de que algunas de las facturas aportadas21 por la actora se encuentran en idioma italiano sin la correspondiente traducción al castellano que prescribe la norma procesal anteriormente estudiada, por lo que se impone la no valoración de aquellas, y algunas más22 dan cuenta únicamente de la venta de algunos productos que le hiciere PM Group S.P.A. a Transnevada Limitada, sin que de tal negocio comercial sea posible advertir que entre las sociedades existió un vínculo de la categoría que lo exige la causal de irregistrabilidad invocada en la demanda. 21 Folios 14 a 76 del expediente físico. 22 Folios 77 a 80 del expediente físico. 25 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00002 00 Demandante: PM GROUP S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Partiendo de esa conclusión, la Sala observa que la alegada mala fe del solicitante tampoco se encuentra probada, máxime si se tiene en cuenta que en algunos apartes de los escritos presentados por los extremos procesales, como algunos de los mensajes de datos que fueron presentados como prueba23, se observa con claridad que las acciones adelantadas por Transnevada Limitada, como lo fuere la acción de cancelación por no uso de la marca “AUTOGRU PM” así como la solicitud de registro como marca del signo “PM GROUP S.P.A.” fueron de conocimiento de la sociedad PM GROUP S.P.A., y al parecer se efectuaron como consecuencia de una colaboración entre aquellas para obtener los derechos sobre la marca cuestionada en Colombia.

La conclusión anterior encuentra sustento, principalmente, en el comunicado de 14 de julio de 2010 con referencia “solicitud de traspaso marca solicitadas y registradas de PM GROUP S.P.A” dirigido a Transnevada Limitada, el cual obra a folios 210 a 212 del expediente físico de la referencia, en el que se observa cómo el señor Juan Carlos Torres Ibarra, quien se presenta como apoderado general de la sociedad actora, luego de relacionar las solicitudes de registro formuladas por Transnevada Limitada dentro de las que se encuentran la aquí cuestionada, pretendió llevar a cabo la cesión de los derechos sobre tales registros, y sostuvo lo siguiente: “[…] estamos seguros que en tales solicitudes no hay intención desleal o de mala fe por parte de Transnevada y que obedecen a una estrategia de defensa frente a la demanda judicial que temerariamente presentó Industrial Jabell S.A. en contra de Transnevada, por la supuesta infracción de su marca PM AUTOGRU, clase 42, la cual fue registrada sin autorización y con desconocimiento de PM GROUP S.P.A. Sabemos que Transnevada, de forma atinada, ha decidido presentar acción de cancelación por falta de uso del registro de la marca AUTOGRUP PM, de Jabell, acción de que debería prosperar en tanto tal sociedad no usa en el mercado la marca para los servicios de la clase 42 que ampara.

Adicionalmente, el hecho de que a la fecha ya se haya registrado la marca PM AUTOGRU en clase 35 a favor 23 Folios 205, 206 y 210 del expediente físico. 26 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00002 00 Demandante: PM GROUP S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de Transnevada, dejaría la demanda sin fundamento, que desde un inicio ha sido improcedente […]”.

Pues bien, no se encuentra acreditado el alegato de la actora en tanto que es claro que la solicitud de registro como marca del signo “PM GROUP S.P.A.” (mixto) en la clase 35, objeto del presente asunto, no fue formulada concurriendo mala fe por parte de Transnevada Limitada, pues se advierte que aquella resultó como una estrategia ante las acciones judiciales que Industria Jabell S.A. presentó en su contra, sobre las cuales la actora tuvo conocimiento.

En consecuencia, la Sala no encontró probado que concurriera mala fe de Transnevada en la solicitud de registro marcario acusado ni en su concesión. Al margen de esta conclusión, valga aclarar que el eventual debate relacionado con la ausencia de intención de cesión de los derechos de la marca “PM GROUP S.P.A.” de Transnevada Limitada a PM Group S.P.A. no encuentra cabida en el presente asunto como quiera que el litigio aquí planteado se dirige únicamente a cuestionar la legalidad del acto administrativo que concedió el registro como marca del signo confrontado, en atención a la mala fe que la actora alegó de la solicitud marcaria respectiva, por la cual eventualmente resultaría infringido el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000; de manera que la calificación de las conductas adelantadas por Trasvenada Limitada en escenario distinto al de la solicitud de registro de marca se impone como una cuestión que escapa del ámbito de conocimiento de esta Sala.

En ese orden es importante traer a colación lo expresado por el Tribunal en la interpretación prejudicial rendida para este proceso, en la cual señaló que para acreditar la mala se debe: “3.8 Sobre el particular, este Tribunal ha establecido que “para acreditar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal” 27 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00002 00 Demandante: PM GROUP S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (…) 3.10 Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada.

Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de Propiedad Industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de la marca.”24 En consecuencia, la Sala concluye que de la revisión del material probatorio obrante en el expediente se puede advertir que la parte actora no acreditó que la sociedad Transnevada Limitada hubiera sido representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por la sociedad demandante de la marca “PM” que alegan estaba protegida en el extranjero, ni que, valiéndose de tal circunstancia, la sociedad Transnevada Limitada en un acto de mala fe solicitara el registro como marca del signo cuestionado en el presente asunto.

II.4.2.2.3. Así las cosas, teniendo en cuenta que, para la fecha de expedición del acto acusado, (i) no existían marcas registradas en Colombia idénticas o semejantes a la marca “PM GROUP S.P.A.” cuestionada; (ii) que tampoco se demostró que la sociedad PM GROUP S.P.A. fuese titular en el extranjero de una marca similar o idéntica a la marca “PM GROUP S.P.A.”, (iii) que, por lo mismo, no se acreditó que el titular de la marca acusada hubiere sido representante, distribuidor o autorizado por las demandantes de la marca en cuestión, (iv) ni que mediera mala fe del solicitante del registro de marca objeto de examen, la Sala concluye que no prospera el cargo por violación del literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

II.5. Conclusión. Al no encontrarse configurada la violación del literal i) del artículo 135 y el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala denegará 24 Folio 320 a 321 del expediente físico. 28 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00002 00 Demandante: PM GROUP S.P.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co las pretensiones de la demanda, al no haber sido desvirtuada la presunción de legalidad del acto acusado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA:

PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por activa e indebida representación de la demandante, propuestas por el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

CUARTO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Con aclaración de voto CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.