CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00473-00 Demandante: Productos Farmacéuticos S.A. de C.V.1 Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Laboratorios Armofar Ltda. Tema: Registro como marca del signo nominativo “SINAXAR A” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de la Resolución 93637 de 30 de noviembre de 20152 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se concedió el registro de la marca nominativa “SINAXAR A” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Laboratorios Armofar Ltda. I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad Nova Calixa S.A.R.L.4, a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] 2.1. Que se declare la nulidad del siguiente acto administrativo: 2.1.1.
Resolución número 93637 de 30 de noviembre de 2015, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se decidió conceder el registro de la marca SINAXAR A (NOMINATIVA), para distinguir medicamento (analgésico relajante muscular) producto de la clase quinta (5a) de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.
Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio CANCELAR la inscripción de certificado de registro número 529.855 de la marca SINAXAR A (NOMINATIVA), 1 Antes Nova Calixa S.A.R.L. Folio 220 C pp. 2 Folio 12 C pp. “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 3 Folios 15 a 35 C pp. 4 Hoy Productos farmacéuticos S.A. de C.V. Folio 220 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00473-00 Demandante: Productos Farmacéuticos S.A. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio para identificar productos de la clase quinta (5a) internacional, en el Registro de la Propiedad Industrial a su cargo. 2.3.
Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia […]”5 (mayúsculas y negrillas del original). I.1.1. Los hechos de la demanda6 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3.
Manifestó que, el 7 de mayo de 2015, la sociedad Laboratorios Armofar Ltda. solicitó el registro como marca del signo nominativo “SINAXAR A” para identificar productos comprendidos en la clase 5ª7 de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] medicamento (analgésico, relajante muscular) […]”. 4. Indicó que la anterior solicitud fue publicada en la Gaceta de la propiedad industrial, sin que se presentara oposición por parte de terceros. 5.
Anotó que, mediante la Resolución 93637 de 30 de noviembre de 2015, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC concedió el registro de la marca nominativa “SINAXAR A” a la sociedad solicitante. I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación8 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 6. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debía fundarse el acto acusado, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literal a).
I.1.2.2. El concepto de violación 7. El apoderado de la parte demandante aseguró que el acto acusado se encuentra viciado de nulidad, toda vez que la SIC concedió el registro como marca del signo nominativo “SINAXAR A” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Ello, sin considerar que la misma era similarmente confundible con la marca nominativa “SYNALAR”, de la cual es titular. 5 Folio 17 C pp. 6 Folios 18 y 19 C pp. 7 Folio 13 C pp. 8 Folios 19 a 33 C pp. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00473-00 Demandante: Productos Farmacéuticos S.A. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 8.
Explicó que “[…] cuando se presenta una solicitud de marca, durante el trámite de registro la Superintendencia de Industria y Comercio […] está obligada a realizar el examen de registrabilidad que consiste en revisar en los registros de Propiedad Industrial la existencia de marcas confundiblemente similares respecto del signo solicitado como marca, situación que conlleva a que se deba negar el registro solicitado con posterioridad […]”. 9.
Manifestó que la SIC omitió realizar el cotejo entre las marcas “SINAXAR A” y “SYNALAR”, las cuales no pueden coexistir en el mercado comoquiera que son confundibles. 10. Argumentó que las marcas “[…] presentan las siguientes similitudes desde el punto de vista ortográfico y fonético: en el caso de la marca SYNALAR, se trata de una palabra conformada por tres silabas con acento en la sílaba inicial SY y con la secuencia silábica: SY-NA-LAR: respecto de la marca SlNAXAR A, también se trata de una palabra conformada por tres sílabas con acento en la sílaba inicial Si y con secuencia silábica SI-NA-XAR.
Es indudable que para el consumidor la impresión que le despierta la apreciación sucesiva de las marcas es muy similar, de manera que en el mercado éste no dispondrá de los elementos de juicio necesarios para independizar, individualizar y distinguir plenamente los signos […]”. 11. Destacó, en cuanto a la conexidad competitiva entre los productos amparados por los signos distintivos estudiados, que, a pesar de no tener propósitos idénticos, son medicamentos que comparten los canales de distribución. Asimismo, adujo que “[…] SINAXAR A corresponde a un relajante muscular de venta libre en sitios web sin formulación médica, lo que aumenta el riesgo de confusión en los consumidores con el producto de marca SYNALAR […]”.
II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio9 12. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante para lo cual señaló que no incurrió en el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000, toda vez que el acto administrativo demandado fue expedido con fundamento en lo dispuesto en dicha normativa. 13.
Explicó que la marca concedida es distintiva por lo que su registro no genera un riesgo de confusión o de asociación a los consumidores. Señaló que la pronunciación de las marcas cotejadas es abiertamente diferente, así como son disímiles desde la perspectiva visual y conceptual. 9 Folios 55 a 62 C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00473-00 Demandante: Productos Farmacéuticos S.A. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 14.
Mencionó que “[…] si bien es cierto que los productos a identificar con las marcas en estudio son medicamentos, los mismos tienen usos muy diferentes y por lo tanto su comercialización se hace de manera distinta, pues una persona que va en busca de una pasta para el dolor no compra un medicamento para tratar afecciones en la piel. dado que este último será vendido únicamente con fórmula médica […]”.
II.2. Contestación de la sociedad Laboratorios Armofar Ltda. 15. La sociedad Laboratorios Armofar Ltda., tercera interesada en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada10 en debida forma del auto admisorio, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda. III. TRÁMITE DEL PROCESO 16.
La sociedad Nova Calixa S.A.R.L.11 presentó demanda de nulidad relativa el 1° de agosto de 201612 en contra de la Resolución 93637 de 30 de noviembre de 2015, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 17. Mediante auto de 22 de agosto de 201713 se admitió y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Laboratorios Armofar Ltda. El 13 de octubre de 201714 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 18.
A través de auto de 31 de julio de 201815 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, la cual se realizó el 22 de febrero de 201916. 19. En la citada audiencia, se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181. 20.
Mediante auto de 22 de marzo de 201917 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 21. Por auto de 2 de agosto de 201918 se resolvió: i) aceptar la renuncia presentada por la abogada Laura Gómez Rivera, apoderada de la SIC; y ii) no aceptar la renuncia 10 Folios 45, 51 y 70 C pp. 11 Hoy Productos Farmacéuticos S.A. de C.V. Folio 220 C pp. 12 Folio 1 C pp. 13 Folios 41 y 42 C pp. 14 Folio 42 vto.
C pp. 15 Folio 71 C pp. 16 Folios 84 a 91 C pp. 17 Folios 140 a 143 C pp. 18 Folios 166 y 167 C pp. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00473-00 Demandante: Productos Farmacéuticos S.A. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la abogada Edna Sarmiento Charry, apoderada de la parte demandante. Frente a lo cual la parte demandante solicitó aclaración, la cual se negó a través del auto de 13 de marzo de 202019. 22.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 236-IP-2019 de 4 de marzo de 202120, dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, el 150 ibidem, en la cual dicho tribunal consideró lo siguiente: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la interpretación solicitada por ser pertinente. 2.De oficio se interpretará el Artículo 150 de la Decisión 486, a fin de desarrollar el tema del examen de registrabilidad y debida motivación de los actos. […] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] 1.2 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […] 1.3 Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […] 3.
Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos […] 3.3 A la oficina nacional competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun cuando no se presenten oposiciones. La autoridad competente en ningún caso queda 19 Folios 203 y 204 C pp. 20 Índice 55 aplicativo web para la gestión judicial SAMAI. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00473-00 Demandante: Productos Farmacéuticos S.A. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.
Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 150 de la referida Decisión, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el Artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones de los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486 […]”.
(mayúscula y negrilla del original). 23. Mediante auto de 13 de marzo de 202021 se requirió al abogado Jesús María Méndez Bermúdez para que aportara copia del contrato de cesión de la marca “SYNALAR”, celebrado entre Nova Calixa S.A.R.L. y Productos Farmacéuticos S.A. de C.V., y este lo aportó al expediente del proceso de la referencia. 24.
Por auto de 24 de agosto de 202122 se requirió a la SIC para que manifestara si acepta la sucesión procesal de la sociedad Productos Farmacéuticos S.A. de C.V., y esta aceptó. 25. A través de auto de 19 de octubre de 202123 se tuvo a la sociedad Productos Farmacéuticos S.A. de C.V. como sucesora procesal de la sociedad Nova Calixa S.A.R.L, la cual fungía en el presente proceso como parte demandante. 26.
En auto de 16 de diciembre de 202124 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 27. En el término para alegar de conclusión, la parte demandante25 y la SIC26 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente.
Por su parte, el tercero con interés directo en el resultado del proceso guardó silencio y el Ministerio Público27 rindió concepto, en el cual indicó que las marcas cotejadas son semejantes desde la perspectiva ortográfica y fonética. Asimismo, sostuvo que reivindican productos farmacéuticos, los cuales se venden a través de droguerías, esto es, los mismos canales de distribución, por lo que el examen debe ser más riguroso.
En consecuencia, el registro de la marca concedida mediante al acto acusado crea un riesgo de confusión y asociación en el mercado. 21 Folio 195 C pp. 22 Folio 218 C pp. 23 Folio 220 C pp. 24 Folio 221 C pp. 25 Índice 77 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 26 Índice 79 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 27 Índice 78 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00473-00 Demandante: Productos Farmacéuticos S.A. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio IV.
CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 28. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14928 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.
La formulación del problema jurídico 29. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de la Resolución 93637 de 30 de noviembre de 2015 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se concedió el registro como marca del signo nominativo “SINAXAR A” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 30.
La Sala deberá analizar si entre la marca concedida y la marca nominativa “SYNALAR” que reivindica productos de la clase 5ª, cuyo titular es la parte demandante, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo previsto en el artículo 150 ibidem, interpretado de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 31.
Para lo anterior, la Sala abordará la identificación del acto administrativo demandado y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación del acto demandado 32. La demandante solicita se declare la nulidad de la Resolución 93637 de 30 de noviembre de 201529 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se concedió el registro de la marca nominativa “SINAXAR A” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Laboratorios Armofar Ltda. 28 “[…] Artículo 149.
El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 29 Folio 12 C pp.
“[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00473-00 Demandante: Productos Farmacéuticos S.A. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio IV.4. Análisis del caso concreto 33. La SIC, mediante el acto administrativo acusado, concedió el registro de la marca nominativa “SINAXAR A” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª30 de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] medicamento (analgésico, relajante muscular) […]”. 34.
A juicio de la parte demandante la resolución acusada está viciada de nulidad por cuanto el signo concedido y la marca nominativa “SYNALAR”, previamente registrada, son similarmente confundibles. Ello, comoquiera que son semejantes y al existir conexidad competitiva entre los productos reivindicados por estas, por lo que se genera riesgo de confusión y de asociación en los consumidores.
Asimismo, adujo que la SIC omitió realizar el estudio de registrabilidad de conformidad con el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000. 35. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación 236-IP-2019 de 4 de marzo de 202131, dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, el 150 ibidem. 36.
Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.
En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución […]”. De la vulneración del artículo 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000 37. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe 30 Folio 13 C pp. 31 Índice 55 aplicativo web para la gestión judicial SAMAI. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00473-00 Demandante: Productos Farmacéuticos S.A. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 38.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: Marca concedida al tercero con interés directo en el resultado del proceso32 SINAXAR A (nominativa) Certificado: 529855 Clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Marca previamente registrada por la parte demandante33 SYNALAR (nominativa) Certificado: 49022 Clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza 39.
Ahora, de manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si las marcas confrontadas contienen elementos de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 40.
Sobre el particular, se advierte que las expresiones “SINA”, “XAR”, “A”, “SYNA” y “LAR” son de uso común para la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza; como se observa de los resultados de la consulta que se relacionan a continuación34: 32 Folio 13 C pp. 33 Folio 14 C pp. 34 Consulta realizada el 26 de septiembre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00473-00 Demandante: Productos Farmacéuticos S.A. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “SINA” MARCA TITULAR CLASE REG.
NÚM. SINABON MEGALABS COLOMBIA S.A.S 5ª 230774 SINADICT LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. 5ª 235849 SINARQ LABORATORIOS BUSSIE S.A. 5ª 277812 “XAR” MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM. HEXARINSE VIRVAC S.A. 5ª 234328 XAROCID BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH 5ª 250275 APLYXAR ASTRAZENECA AB 5ª 255005 MOXAR LABORATORIOS BUSSIE S.A. 5ª 307863 “A” MARCA TITULAR CLASE REG.
NÚM. A G AMERICAN GENERICS S.A.S. 5ª 235846 VERMECTIN L.A. KYROVET LABORATORIES S.A. 5ª 255333 SERVIOX 200 L.A. LABORATORIOS SERVINSUMOS S.A 5ª 260397 Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.
Registros a la fecha en el que se expidieron los actos administrativos demandados. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00473-00 Demandante: Productos Farmacéuticos S.A. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “SYNA” MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM. SYNAMEN LABORATORIOS PRANA S A S 5ª 353108 SYNARTRIT PRODUCTOS DORNELLI S.A.S EN LIQUIDACION 5ª 350612 SYNAPLIN BIOGEN MA INC 5ª 372452 SYNAPSA SOHO FLORDIS INTERNATIONAL PTY LTD 5ª 521498 “LAR” MARCA TITULAR CLASE REG.
NÚM. ILARIS NOVARTIS AG 5ª 242491 BRONCLAR HEALTHCO LIMITED 5ª 238438 CLARION BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH 5ª 240569 LARVICID ZOETIS SERVICES LLC 5ª 303853 41. Cabe advertir que las expresiones de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, el titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. 42.
De lo expuesto, si bien es cierto que, en principio, los elementos conformados por expresiones de uso común como “SINA”, “XAR”, “A”, “SYNA” y “LAR”, al estar presentes en las marcas enfrentadas dentro de la clase 5ª no deberían ser tenidas en cuenta al momento de realizar el examen de confundibilidad dado que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se trata de palabras que no pueden ser utilizadas en exclusiva por un empresario, también lo es que su exclusión 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00473-00 Demandante: Productos Farmacéuticos S.A. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio del análisis de cotejo no resulta procedente en este caso, en la medida en que dichos elementos son precisamente los que fundamentan la controversia.
Asimismo, las marcas resultarían fraccionadas y haría imposible su cotejo. 43. Adicionalmente, la Sala pone de presente que tanto “SINA” y “SINA” como “XAR”, “A” y “LAR”, son términos de uso común que se encuentran en situación equivalente desde el punto de vista de su débil capacidad distintiva. De ahí que, si se aceptara excluir del cotejo únicamente los vocablos “A”, “LAR” o “XAR” pero se mantuviera el análisis con base en “SINA” y “SYNA”, (o viceversa), se estaría aplicando un criterio parcial y selectivo contrario al criterio fijado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el cual ha advertido que los signos conformados exclusivamente por denominaciones comunes solo pueden ser considerados en el cotejo cuando su exclusión imposibilite la comparación. Lo anterior se refuerza en el entendido que el mismo Tribunal ha reconocido que cuando esas expresiones débiles o comunes se combinan, pueden llegar a configurar un signo distintivo en su conjunto. 44.
Así lo establece el numeral 3.7 de la interpretación prejudicial 344-IP-2022, aplicable en este proceso, al indicar que “[…] los signos conformados exclusivamente por denominaciones […] comunes o usuales al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos […]”, lo cual implica que la debilidad individual de los componentes no impide su análisis conjunto si el resultado global tiene capacidad distintiva.
Por su parte, el numeral 3.8 precisa que, cuando la exclusión de tales componentes redujera el signo de forma que se imposibilite el cotejo, este debe ser valorado en su conjunto. 45. En este contexto, en el caso sub examine, no es posible fragmentar el examen con base en la naturaleza débil de sus componentes, sino que debe asumirse el criterio interpretativo según el cual el cotejo debe realizarse sobre el conjunto marcario, sin fraccionarlo. 46.
Por lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto “SINAXAR A” y “SYNALAR”, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la interpretación prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00473-00 Demandante: Productos Farmacéuticos S.A. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”. 47.
Corresponde entonces abordar el análisis de las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada una de las marcas, la Sala observa lo siguiente: Marca concedida S I N A X A R A 1 2 3 4 5 6 7 8 Marca previamente registrada S Y N A L A R 1 2 3 4 5 6 7 48.
De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del análisis de las marcas confrontadas, la Sala advierte que existen similitudes que pueden inducir a confusión, toda vez que la marca registrada “SINAXAR A” está compuesta por dos palabras, la primera de siete letras y tres sílabas, cuatro consonantes (S-N-X-R) y tres vocales (I-A-A); mientras que la marca previamente registrada “SYNALAR” se compone de una palabra de siete letras en tres sílabas, cinco consonantes (S-Y-N-L-R) y dos vocales (A-A).
Así, ambas comparten la mayoría de sus consonantes y vocales (S-N-R) (A-A). Además de presentar una similitud en cuanto a sus terminaciones “AR” y raíces “SINA” y “SYNA”. Esta coincidencia resulta relevante, toda vez que la fuerza distintiva recae precisamente en dicha raíz, considerando que, en el idioma español, la vocal “I” y la consonante “Y” se pronuncian de manera semejante, como se explicará a continuación. 49.
Ahora, si bien “SINAXAR A” contiene una letra adicional, esto es “A”, a modo de segunda palabra, lo mismo no aporta distintividad ortográfica al conjunto. En efecto, ambos signos mantienen una estructura semejante, esto es, comienzan con la raíz “SINA/SYNA” y concluyen con la terminación “AR”. La adición de una vocal al final no altera la percepción de conjunto, pues el consumidor medio retiene principalmente los elementos iniciales y finales de la palabra, los cuales coinciden en ambos signos. 50.
Además, la distribución silábica de “SINAXAR A” (cuatro sílabas) y “SYNALAR” (tres sílabas) no elimina la similitud, dado que las coincidencias en el inicio y en la terminación son relevantes en la similitud ortográfica global. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00473-00 Demandante: Productos Farmacéuticos S.A. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 51.
Así, desde el punto de vista ortográfico, estas marcas presentan una configuración estructural que refuerza el riesgo de confusión, toda vez que no solo coinciden en su número de sílabas y en el patrón silábico general, sino que también comparten letras esenciales que se repiten en un similar orden, lo que impide que puedan ser consideradas significativamente diferentes. 52.
En relación con la similitud fonética, cabe destacar que la pronunciación de las expresiones comparadas no presenta diferencias claras y significativas. Al respecto, la Sala considera que la expresión “SINAXAR A” posee una sonoridad marcadamente similar a la de “SYNALAR”, en la medida en que no solo comparten la mayoría de las consonantes y vocales, sino ambas comparten raíz semejante, “SINA/SYNA”, cuya articulación fonética resulta prácticamente indistinguible en lengua castellana. 53.
En efecto, la partícula “SYNA”, pese a incluir la letra “Y”, se pronuncia de forma semejante a “SINA”, ya que en español la “Y” puede adquirir un valor fonético equivalente al de la vocal cerrada “I” en posición final. Esta circunstancia refuerza la percepción de similitud sonora entre los signos, la cual se proyecta sobre el consumidor medio, que no realiza un análisis detallado ni técnico al momento de identificar productos por su marca. 54.
Aunado a lo anterior, debe resaltarse que el aspecto fonético se debe atender a la impresión de conjunto que genera el signo en el consumidor medio, y no un examen fragmentado letra por letra. De este modo, la coincidencia en la raíz y terminación resulta relevante. 55. La Sala destaca que la percepción auditiva del consumidor medio se desarrolla en contextos comerciales como solicitudes verbales de productos.
En tales situaciones, el recuerdo fonético se consolida sobre la impresión global y, en particular, sobre la sílaba tónica final. Así, la semejanza entre “SINAXAR A” y “SYNALAR” resulta aún más evidente y riesgosa dada la clase de productos amparados por ambos, al no existir diferencias perceptibles que permitan evitar la confusión en el mercado. 56.
Cabe advertir que, como se precisó, las partículas “XAR” y “A” son de uso común la clase 5ª, por lo que su fuerza distintiva es débil y no permite dotar al signo de un carácter diferenciador autónomo. En consecuencia, la distintividad del signo debe recaer en los demás elementos del conjunto marcario, particularmente en su terminación. 57.
En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal semejanza: SINAXAR A – SYNALAR – SINAXAR A – SYNALAR – SINAXAR A – SYNALAR SINAXAR A – SYNALAR – SINAXAR A – SYNALAR – SINAXAR A – SYNALAR SINAXAR A – SYNALAR – SINAXAR A – SYNALAR – SINAXAR A – SYNALAR SINAXAR A – SYNALAR – SINAXAR A – SYNALAR – SINAXAR A – SYNALAR 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00473-00 Demandante: Productos Farmacéuticos S.A. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 58.
Del anterior cotejo fonético sucesivo la Sala evidencia que la sonoridad de los signos es similar, al punto que no se perciben diferencias sustanciales al ser articulados en voz alta, lo que confirma el riesgo de confusión desde este aspecto para el consumidor medio, particularmente al momento de solicitar el producto verbalmente35. 59.
De esta manera, se concluye que la marca cotejada no genera un impacto visual ni fonético suficientemente distintivo respecto de la marca previamente registrada. Al aplicar el método de cotejo sucesivo, se observa que los elementos diferenciadores presentes en la marca concedida no tienen la entidad necesaria para conferirle una fuerza distintiva propia. 60.
En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se observa que los signos en conflicto están conformados por las expresiones “SINAXAR A” y “SYNALAR”, expresiones que, individualmente considerados, no tienen una acepción clara en idioma castellano ni corresponden, en conjunto, a términos de uso común en relación con los productos de la clase 5ª del nomenclátor internacional. 61.
En efecto, dichas denominaciones no guardan correspondencia con palabras del lenguaje corriente, de modo que carece de un significado conceptual preciso en el ámbito de los productos amparados, pues tampoco se traducen a un concepto inequívoco en castellano y que, en todo caso, no describe de manera directa características de los productos que amparan. 62.
En este contexto, aun cuando en el plano fonético y ortográfico se ha advertido la coincidencia relevante en la raíz “SINA/SYNA” “AR”, desde el aspecto ideológico las expresiones analizadas corresponden a signos de fantasía. Por esta razón, no es posible realizar una comparación desde este enfoque36. 63. La Sala considera relevante señalar que, tratándose de signos distintivos destinados a identificar productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, el análisis de confundibilidad debe ser especialmente riguroso.
Esto se justifica, debido al impacto que una posible confusión podría tener sobre la salud de los consumidores, quienes, en muchos casos, no cuentan con conocimiento técnico suficiente para diferenciar entre marcas similares y dependen de la correcta identificación del producto para su uso adecuado. En este contexto, incluso una semejanza ortográfica o fonética mínima puede generar riesgos significativos, tanto en el proceso de prescripción como al momento en el cual se entrega el medicamento en las farmacias. 35 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Rad.: 2012-00275-00. MP. Dra. María Elizabeth García González. Reiterada en sentencias de 31 de enero de 2019. MP. Dr. Hernando Sánchez Sánchez (E). Rad.: 2014-00121-00 y de 11 de junio de 2020. MP. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. Rad.: 2011-00061-00. 36 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 27 de junio y 21 de julio de 2024. Rad.: 2015-00535-00 y 2015-00508-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00473-00 Demandante: Productos Farmacéuticos S.A. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 64.
De esta manera, teniendo en cuenta la similitud en la composición de las marcas cotejadas, la Sala concluye que son confundibles desde el punto de vista ortográfico y fonético. 65. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en razón a la existencia de similitud entre la marca cuestionada y la previamente registrada a favor de la demandante. 66.
Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de confusión o de asociación entre los consumidores. 67. Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201837 se refirió a la circunstancia en que los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.
Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el 37 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00. M.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00473-00 Demandante: Productos Farmacéuticos S.A. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 68. Sobre este tema, la Sala destaca que, para verificar la conexión entre los productos amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos para lograr el objetivo de determinar dicha conexidad. 69.
Así las cosas, la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios se debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. 70. En el caso sub examine, la marca cuestionada “SINAXAR A” fue solicitada para proteger los siguientes productos de la clase 5ª38 de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] medicamento (analgésico, relajante muscular) […]”. 71.
La marca previamente registrada, “SYNALAR” también ampara productos de la clase 5ª39 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son “[…] productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]” 72.
Al comparar los productos de “SINAXAR A” con los productos protegidos por “SYNALAR” la Sala observa que comparten la misma categoría y cumplen con los criterios sustanciales de conexidad competitiva por sustituibilidad, complementariedad y razonabilidad. 73. En cuanto a la sustituibilidad, la Sala observa que los productos identificados por las marcas incluyen, por un lado, productos farmacéuticos y, por el otro, medicamento (analgésico, relajante muscular), el cual, corresponde a un tipo de fármaco, lo que indica que están dirigidos a un mismo segmento de mercado y cumplen una función análoga.
La posibilidad de que un consumidor elija indistintamente entre los productos de ambas marcas para suplir una misma necesidad resulta evidente. 38 Folio 13 C pp. 39 Certificado 49022. 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00473-00 Demandante: Productos Farmacéuticos S.A. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 74.
En este contexto, existe una alta probabilidad de que un consumidor elija de manera indistinta productos de una u otra marca para suplir la misma necesidad fisiológica, lo cual permite concluir que los bienes son intercambiables desde el punto de vista funcional. 75. Ahora, como se precisó líneas atrás, tratándose de la clase 5ª, el análisis debe ser más riguroso, en tanto el riesgo de confusión no solo compromete los intereses comerciales de los titulares marcarios, sino también la protección del consumidor y el interés público en materia de salud pública. 76.
Lo anterior, determina una identidad respecto de este tipo de bienes, al tratarse de productos del mismo género, destinados al mismo segmento del mercado. Esta coincidencia refuerza el riesgo de asociación, en tanto los productos podrían ser percibidos por el consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o vinculados funcional o comercialmente. 77.
Respecto a la complementariedad, la Sala pone de presente que los productos amparados por los signos distintivos confrontados dentro de la clase 5ª comparten un entorno funcional común, en especial en el ámbito médico. En efecto, medicamentos analgésicos y relajantes, son tipos de compuestos médicos que pueden ser consumidos juntamente con otros productos farmacéuticos, higiénicos para la medicina o sustancias dietéticas, para formar parte de una misma estrategia terapéutica o medicinal.
Esta relación funcional refuerza el riesgo de que el consumidor medio establezca un vínculo entre los productos y, por ende, entre las marcas que los distinguen, lo cual puede inducir a confusión sobre su origen empresarial, como se precisó con antelación. 78. La complementariedad implica que el consumo de un producto o servicio fomente el uso del otro de manera directa, generando una interdependencia en la percepción del consumidor.
En efecto, en el ámbito farmacéutico, es usual que ciertas preparaciones médicas se prescriban o consuman conjuntamente para lograr un tratamiento integral. 79. En términos de razonabilidad, la Sala considera que existe una asociación natural en la mente del consumidor medio entre los productos identificados por ambos signos, toda vez que comparten características funcionales, finalidades terapéuticas similares, y se comercializan habitualmente a través de los mismos canales de distribución, como farmacias, establecimientos especializados en productos de salud y bienestar.
Esta circunstancia aumenta el riesgo de asociación, al facilitar que el consumidor perciba los productos como parte de una misma línea o portafolio empresarial. 80. La Sala resalta que, en el presente caso, los productos identificados por los signos distintivos cotejados poseen un alto grado de relevancia desde la perspectiva del interés público, dado su impacto potencial en la salud. 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00473-00 Demandante: Productos Farmacéuticos S.A. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 81.
Algunos productos que ampara la marca previamente registrada, tales como productos para destruir animales dañinos, herbicidas y fungicidas tienen naturaleza tóxica o biocida, lo que implica un riesgo directo si no son diferenciados adecuadamente en el mercado. Por tanto, el riesgo de confusión entre productos exige un análisis más estricto de diferenciación marcaria. 82.
La similitud en los productos y su finalidad médica y nutricional aumenta la posibilidad de que el consumidor medio considere que “SINAXAR A” y “SYNALAR” son líneas de una misma empresa o marcas vinculadas. Lo anterior, en la medida en que el consumidor puede interpretar que los productos de ambas marcas provienen del mismo empresario, dado que, además de compartir la clase 5ª del nomenclátor internacional y referirse a productos para la salud y bienestar, los signos presentan una estructura similar, donde la marca concedida reproduce parcialmente la marca previamente registrada, como se concluyó con antelación. Esta circunstancia dificulta que incluso un consumidor informado pueda distinguir que los productos de la marca demandada no se relacionan directamente con los de la marca cotejada, existiendo así una base razonable para atribuirles un origen empresarial común, lo que configura un riesgo de asociación en el mercado. 83.
Esta circunstancia dificulta que incluso un consumidor informado pueda distinguir que los productos de la marca demandada no se relacionan directamente con los de la marca previamente registrada, existiendo así una base razonable para atribuirles un origen empresarial común, lo que configura un riesgo de confusión en el mercado. 84.
En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201540, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). […] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de 40 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015. Rad.: 2008-00065-00. MP.: Dra. María Elizabeth García González. 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00473-00 Demandante: Productos Farmacéuticos S.A. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […]” (negrilla fuera de texto). 85.
Por tal razón, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, debe protegerse las marcas previamente registradas. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales41: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]” (negrilla del original). 86. Por lo expuesto y teniendo en cuenta que hay una semejanza entre las marcas, conexión competitiva entre los productos de la clase 5ª que amparan y riesgo de asociación en el mercado, esta Sala considera que se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 87.
Por último, la Sala destaca que la parte demandante argumentó, en el escrito de demanda, que “[…] durante el trámite de registro la Superintendencia de Industria y Comercio […] está obligada a realizar el examen de registrabilidad que consiste en revisar en los registros de Propiedad Industrial la existencia de marcas confundiblemente similares respecto del signo solicitado como marca, situación que conlleva a que se deba negar el registro solicitado con posterioridad […]”. 88.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, interpretó de oficio el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, disposición que establece la obligación de la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad aun cuando no se presenten oposiciones, y de pronunciarse de manera expresa sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca. 89.
Al respecto, la Sala considera que, ante la existencia de similitud entre las marcas confrontadas, conexidad competitiva y riesgo asociación, era deber de la SIC aplicar lo dispuesto en el mencionado artículo 150 ibidem, de modo que debió negar el registro solicitado. 90. En consecuencia, no solo se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, sino también la vulneración de la obligación de verificación oficiosa de la autoridad administrativa prevista en el artículo 150. 41 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Ver, entre otras, la interpretación prejudicial 59-IP-2001. 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00473-00 Demandante: Productos Farmacéuticos S.A. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio IV.5. Conclusión 91. Por lo anterior, la Sala considera que la SIC no debió conceder el registro de la marca “SINAXAR A” para amparar productos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
En consecuencia, la Sala accederá a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad de la Resolución 93637 de 30 de noviembre de 2015, expedida por la SIC, por medio de la cual se concedió el registro como marca al signo nominativo “SINAXAR A” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 92.
Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución 93637 de 30 de noviembre de 2015, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar la inscripción del certificado de registro 529855 asignado a la marca “SINAXAR A”, para distinguir productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.
CUARTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
QUINTO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI. 22 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00473-00 Demandante: Productos Farmacéuticos S.A. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.