1 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00259 00 Demandante: WILCOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 11001 03 24 000 2010 00259 00 Demandante: WILCOS S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Litisconsorte necesario: LABORATORIOS COSMÉTICOS Y QUÍMICOS S.A. COSQUIM S.A. Tesis: No son nulos los actos administrativos que negaron la cancelación por falta de uso la marca “MELODY” (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto que su titular demostró con suficiencia el uso real y efectivo dentro del periodo relevante, en consideración a la naturaleza de los productos.
Aplicación de las pautas de flexibilidad del criterio cuantitativo en la acción de cancelación por no uso de marcas. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA_________________________ La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad WILCOS S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo – CCA en contra de las resoluciones números 24595 de 17 de julio de 2008 y 69748 de 31 de diciembre de 2009, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio: (i) revocó la resolución número 32371 de 28 de septiembre de 2007, y en su lugar (ii) 2 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00259 00 Demandante: WILCOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co negó la cancelación total por no uso de la marca “MELODY” (nominativa) para identificar productos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza de titularidad de la sociedad Laboratorios Cosméticos y Químicos S.A. COSQUIM1.
I.
ANTECEDENTES I.1. LA DEMANDA La sociedad Wilcos S.A., a través de apoderado judicial, presentó demanda2 en la que formuló las siguientes: I.1.1. Pretensiones “1. QUE SE DECLARE LA NULIDAD y SE ordene el restablecimiento del derecho en contra de la Resolución número 24595 del 17 de julio de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio y la Resolución 69748 de 31 diciembre 2009, expedida por el Superintendente Delegado para Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.
Ordenar la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial en la cual se informe que es nula la Resolución No. 24595 del 17 de julio de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio y la Resolución 69748 de 31 diciembre 2009. expedida por el Superintendente Delegado para Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 3.
Que como consecuencia de la declaración de nulidad de la Resolución 24595 del 17 de julio de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio y la Resolución 69748 de 31 diciembre 2009, expedida por el Superintendente Delegado para Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, se ordene la cancelación por no uso del registro 85456 para la marca "Melody" en la clase 3, actualmente vigente hasta el 18 de agosto de 2020, en forma total. 4.Que se ordene a la División de Signos Distintivos expedir Resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.” (sic). 1 En adelante Laboratorios COSQUIM S.A. 2 Folios 28 a 50 del expediente físico de la referencia. El proceso se encuentra digitalizado en el índice número 77 de SAMAI. 3 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00259 00 Demandante: WILCOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.1.2.
Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionaron los siguientes: I.1.2.1. La sociedad Laboratorios COSQUIM S.A. solicitó el registro como marca del signo “MELODY” (nominativo) para identificar “JABONES, PERFUMERÍA, ACEITES ESENCIALES, COSMÉTICOS Y LOCIONES CAPILARES” productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que fue radicada con el número 921467743.
Posterior a ello, mediante la resolución número 3272 de 18 de agosto de 1975 se concedió el registro como marca del signo mencionado, asignándole el certificado de registro número 85456. I.1.2.2. El 11 de abril de 2007, la sociedad Wilcos S.A. presentó escrito ante la SIC a través del cual solicitó la cancelación total por no uso de la marca “MELODY” (nominativa) para identificar productos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.
La solicitud fue admitida mediante oficio número 4711. I.1.2.3. Mediante la resolución número 32371 de 28 de septiembre de 2007 “por la cual se decide la cancelación por no uso del registro de una marca” la SIC canceló totalmente por no uso la marca “MELODY” (nominativa) para identificar productos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.
I.1.2.4. Contra dicha decisión la sociedad Wilcos S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales se resolvieron mediante las resoluciones números 24595 de 17 de julio de 2008 y 69748 de 31 de diciembre de 2008 a través de las cuales se: (i) revocó la resolución número 32371 de 28 de septiembre de 2007, en su lugar, (ii) negó la cancelación total por no uso de la marca objetada, y (iii) confirmó la decisión de negar la cancelación, respectivamente. 4 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00259 00 Demandante: WILCOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.1.2.5.
Finalmente, esta Sala destaca como hecho que, con posterioridad a la presentación de la demanda de la referencia, la sociedad Laboratorios COSQUIM S.A., transfirió la marca a la sociedad Laboratorios Incobra S.A. Más adelante, la actual titular solicitó que se tuviera como sucesora procesal de la sociedad Laboratorios COSQUIM S.A., la cual fue negada por el despacho sustanciador mediante auto de 10 de octubre de 2019.
I.1.3. Normas violadas y concepto de la violación La parte actora estimó que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 165, 166 y 170 de la Decisión 486 de 2000, y el artículo 29 de la Constitución Política. Como razones de la vulneración alegada señaló, en síntesis, lo siguiente: I.1.3.1.
Consideró que las pruebas aportadas por el titular de la marca “MELODY” (nominativa) para identificar productos comprendidos en la clase 3 internacional, no indican un volumen de ventas suficiente para demostrar el uso real y efectivo de la mencionada marca, pues se trata de la suma de catorce millones ochocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos noventa y cinco pesos ($14’852.495), equivalente a 15.249 unidades en total.
I.1.3.2. Afirmó que en los actos administrativos acusados se sostuvo, sin que se encuentre demostrado al menos sumariamente, que: (i) la titular de la marca objeto de la acción de cancelación es una empresa pequeña; (ii) que los productos de la mencionada marca son artículos de aseo a bajo precio; (iii) y que los consumidores no cuentan con una gran capacidad adquisitiva.
I.1.3.3. Explicó que la titular de la marca es una sociedad que se presume cuenta con una importante capacidad de comercialización y distribución 5 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00259 00 Demandante: WILCOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de productos, y cuenta con un amplio portafolio de productos de diferentes tipos, lo cual se impone como un indicio de su significativa capacidad económica.
En consecuencia, no se trata de una mediana o pequeña empresa, como lo consideró la SIC en los actos demandados. I.1.3.4. Señaló que los productos que identifica la marca “MELODY” son de consumo masivo, esto es, producido en grandes cantidades y dirigido de forma habitual a los consumidores en general, pues aquellos corresponden a la canasta familiar, y en consideración a la naturaleza que reviste los productos, la SIC debió valorar el volumen de ventas acreditado, en aplicación de los criterios subjetivo y objetivo sobre el uso de marcas, establecidos por la Indecopi.
I.1.3.5. Adujo que los informes del revisor fiscal de la titular marcaria presentan un total de cinco mil ciento noventa y ocho (5.198) unidades vendidas por año, e indicó que tal resultado se obtiene de dividir el volumen total de ventas en los 3 años que corresponde probar su uso. Agregó que, realizando el mismo proceso matemático, se puede afirmar que al mes únicamente se vendieron 433 unidades de productos identificados con la marca “MELODY”.
I.1.3.6. Rescató que, en sede de reposición o apelación, la titular no aportó pruebas adicionales en relación con las cantidades vendidas, de manera que la SIC debió mantenerse en su primigenia decisión de cancelar totalmente por no uso el registro marcario. I.1.3.7. Sostuvo que la autoridad nacional valoró como prueba 11 copias de declaraciones de importación, 77 copias de facturas cambiarias de compraventa, y declaraciones del revisor fiscal de la sociedad titular, las cuales fueron aportadas con el recurso de reposición, esto es, por fuera del plazo de los 60 días posteriores a la notificación de la acción de cancelación. Además, dichos documentos no son complementarios de los 6 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00259 00 Demandante: WILCOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co inicialmente aportados, ni buscan subsanar inconsistencias en cuanto a su autenticidad ni contenido, de tal manera que no debieron ser valorados en razón a su extemporaneidad.
I.2. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA I.2.1. La sociedad Laboratorios COQUIM S.A., contestó la demanda, en síntesis, en los siguientes términos3: Advirtió que la demanda se formuló con base en el desacuerdo de la actora en relación con el uso de la marca “MELODY”, pues en ella se considera que el volumen de ventas probado no es suficiente, sin embargo, no explica cómo los actos administrativos violan las normas invocadas.
Afirmó que la marca “MELODY” se usó en el comercio de manera permanente y continua para distinguir principalmente productos cosméticos, tal como se observa suficientemente acreditado de las pruebas aportadas en sede administrativa. Mencionó que los criterios objetivo y subjetivo de valoración del uso de la marca, a los que se refiere la actora, no pueden ser tenidos en cuenta por la SIC, pues se trata de pautas desarrolladas por una oficina de marcas extranjera como lo es la Indecopi.
Señaló que la actora únicamente presume que la titular de la marca objeto de la acción de cancelación posee una significativa capacidad económica, sin embargo, dicha aseveración no logra controvertir las pruebas de uso de la marca “MELODY”, ni la correcta valoración probatoria que se desarrolló en los actos acusados. Agregó que la capacidad económica de 3 Folios 79 a 94 del expediente físico de la referencia. 7 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00259 00 Demandante: WILCOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la titular no puede ser un criterio para exigir más o menos ventas de un producto con el fin de evitar la cancelación por no uso de la marca que lo identifica.
Adujo que la titular sí posee la categoría de Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), atendiendo a los parámetros de la planta de personal, menos de 200 trabajadores, así como a los activos totales, los cuales eran menores a 30.000 salarios mínimos mensuales, que para los años 2005 y 2006 eran trecientos ochenta y un mil quinientos pesos ($381.500) y cuatrocientos ocho mil pesos ($408.000), respectivamente.
Indicó que es oportuno y legal presentar las pruebas que se pretenden hacer valer con los recursos dirigidos a impugnar una resolución que ordena la cancelación de un registro de marca por falta de uso, y que, en ese orden, además de las pruebas aportadas en la contestación a la acción de cancelación, la titular presentó con sus recursos 7 grupos documentales, en los que se incluyen facturas de compraventa, declaraciones de importación y certificaciones de revisores fiscales, para que aquellos fueran valorados como pruebas.
Declaró que la actora solicitó el registro como marca del signo “MELODY KIUT” en la clase 3 internacional, la cual fue finalmente negada, sin embargo, empezó a fabricar, comercializar en Colombia y exportar al Ecuador, cosméticos y productos de aseo bajo esa denominación; ante lo cual, la titular solicitó a la actora que se abstuviera de utilizar su marca, pues con ello se configuraba una infracción a sus derechos de propiedad industrial.
Con todo, la actora ignoró los requerimientos, de manera que se presentó denuncia penal en contra de su representante legal. Informó que, como consecuencia de la denuncia, la Fiscalía realizó cuantiosas incautaciones de los productos con la denominación “MELODY KIUT”, formuló imputación en contra del representante legal de la actora, 8 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00259 00 Demandante: WILCOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y finalmente realizó audiencia de juicio oral, para la misma época en que la aquí actora presentó la acción de cancelación en estudio, sin embargo, el proceso penal terminó en la declaratoria de su prescripción. Con todo, afirmó que los mencionados hechos ponen de presente la mala fe de la solicitante de la acción de cancelación. Finalmente, señaló que la demanda carece de los requisitos y formalidades previstos en la ley, pues no contiene la copia completa de la resolución número 32371 de 28 de septiembre de 2007, así como tampoco la prueba del recurso de apelación presentado por el demandante que dio origen al acto acusado, ni las demás pruebas que estaban en su poder.
I.2.2. La SIC, a través de apoderada judicial, contestó la demanda, en síntesis, en el siguiente sentido4: Sostuvo que, revisadas las pruebas documentales aportadas dentro del expediente administrativo, a saber, las facturas y los documentos contables, se logró concluir que la marca “MELODY” fue usada por su titular, pues se acreditó que comercializó los productos cosméticos que distingue tales como jabones, aceites y champú. Mencionó que, al sumar las ventas de los productos efectuadas durante los tres años anteriores a la solicitud de cancelación, se observa que estas ascienden a catorce millones ochocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos noventa y cinco pesos ($14.852.495).
Explicó que los productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, y particularmente el jabón, los polvos de talco para el cuerpo, los aceites de tocador o de baño y el champú, son de consumo extendido y continuo, teniendo una demanda amplia y constante, por lo 4 Folios 203 a 213 del expediente físico de la referencia. 9 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00259 00 Demandante: WILCOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cual su volumen de ventas debe ser elevado.
Sin embargo, se trata de artículos de aseo de bajo precio que se comercializan en sectores donde los consumidores además de contar con diferentes opciones en el mercado, no cuenta con una gran capacidad adquisitiva, por lo cual se determinó que el valor de ventas acreditado es suficiente para demostrar el uso real y efectivo de la marca en el mercado y adecuado a los niveles de comercialización. Afirmó que otras pruebas como, los elementos publicitarios y las copias de los contratos de prestación de servicios para la producción de productos con la marca “MELODY”, así como los registros de importación de dichos productos a otros países, y algunas de las certificaciones en las que se afirma la distribución de los productos, permitieron concluir que su titular tuvo la intención de promocionarlos y que aquellos han estado presentes en el mercado.
I.2.3. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal. I.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Mediante auto de 7 de noviembre de 20175, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión. I.3.1. La SIC reiteró los argumentos planteados con la contestación de la demanda6. I.3.2.
La actora, el litisconsorte necesario y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal. 5 Folios 292 y reverso del expediente físico de la referencia. 6 Folios 309 a 316 del expediente físico de la referencia. 10 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00259 00 Demandante: WILCOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.4.
LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 372-IP-20157, en los siguientes términos: “[…] 3. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: -Solicitados: 165, 166 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
No procede la interpretación del artículo 170 de la citada normativa por cuanto en el presente caso no versa sobre las notificaciones que debe realizar la Oficina Nacional Competente ni de la oportunidad para presentar pruebas y alegatos. Procede la interpretación de los artículos 165 y 166 de la misma Decisión […]”. En dicha interpretación, el Tribunal emitió su criterio y concepto en torno a los siguientes temas: 1) Cancelación por falta de uso de la marca.
Su procedimiento. 2) Prueba del uso de la marca. Los productos de consumo masivo. El tamaño de la empresa. 3) Motivación del acto administrativo que resuelve sobre la cancelación de la marca por falta de uso. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA II.1. LOS ACTOS ACUSADOS Se solicita en este proceso la nulidad de las resoluciones números 24595 de 17 de julio de 20098 y 69748 de 31 de diciembre de 20099, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio: (i) revocó la resolución número 32371 de 28 de septiembre de 2007, y en su lugar (ii) negó la cancelación total por no uso de la marca “MELODY” (nominativa) para identificar productos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza de titularidad de la sociedad Laboratorios COSQUIM S.A. II.2.
LA NORMATIVA APLICABLE 7 Folios 273 a 290 del expediente físico de la referencia. 8 Folios 5 a 17 del expediente físico de la referencia. 9 Folios 18 al 26 del expediente físico de la referencia. 11 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00259 00 Demandante: WILCOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De conformidad con la demanda, las contestaciones y la Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las normas aplicables son los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de 2000, cuyo texto es del siguiente tenor: “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.
No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.” No se estudiará en la presente sentencia el artículo 170 ibidem, por no ser parte de la controversia judicial los plazos establecidos para presentar las pruebas en sede de la acción de cancelación por no uso de una marca.
Tal determinación se encuentra acorde con la Interpretación Prejudicial 12 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00259 00 Demandante: WILCOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co emitida en el presente asunto, en la que se prescindió de la interpretación de dicha norma.
Lo anterior, sin perjuicio del pronunciamiento que corresponde en relación con la presunta vulneración del artículo 29 superior, en virtud del cual la actora alegó que la SIC tuvo en consideración pruebas que habían sido allegadas de manera extemporánea en el desarrollo del trámite de la acción de cancelación marcaria. II.3. PROBLEMA JURÍDICO De conformidad con la demanda y sus contestaciones, la Sala deberá resolver los siguientes cuestionamientos: En primer lugar, y de conformidad con la contestación de la demanda presentada por el litisconsorte necesario, la Sala deberá resolver si se encuentra probada la excepción previa de inepta demanda, por cuanto la demanda no cumplió con los requisitos formales para su presentación. Si la respuesta al interrogante anterior es negativa, corresponde a la Sala determinar si, en sede administrativa, la titular de la marca “MELODY” (nominativa) para identificar productos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, aportó dentro del plazo dispuesto para ello las pruebas de uso que sirvieron de sustento para adoptar las decisiones administrativas acusadas.
Adicionalmente, deberá la Sala determinar si la titular de la marca “MELODY” (nominativa) para identificar productos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, acreditó su uso real y efectivo entre el 11 de abril de 2004 y el 11 de abril de 2007, y particularmente, si el volumen de venta acreditado es suficiente para demostrar dicho uso en 13 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00259 00 Demandante: WILCOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consideración de la naturaleza y la forma de los productos que identifica la marca.
Resueltos los anteriores cuestionamientos, la Sala deberá establecer si son nulos, por violación de normas superiores, los actos administrativos que negaron la cancelación por no uso de la marca “MELODY” (nominativa) para identificar productos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, con certificado de registro número 85456.
De ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento previo, corresponde a la Sala determinar si, a título de restablecimiento del derecho, hay lugar a ordenar a la SIC que cancele el certificado de registro número 85456 correspondiente a la marca “MELODY” (nominativa) para distinguir productos en la clase 3 internacional. II.4. EL ANÁLISIS DEL ASUNTO II.4.1.
Cuestión previa II.4.1.1. De la excepción de inepta demanda alegada por el litisconsorte necesario La sociedad señaló que la demanda carece de los requisitos y formalidades previstos en la ley, pues no contiene la copia completa de la resolución número 32371 de 28 de septiembre de 2007, así como tampoco la prueba del recurso de apelación presentado por el demandante que dio origen al acto acusado, ni las demás pruebas que estaban en su poder.
Al respecto, la Sala encuentra conveniente traer a colación el artículo 139 del Código Contencioso Administrativo, cuyo tenor literal es el siguiente: 14 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00259 00 Demandante: WILCOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] LA DEMANDA Y SUS ANEXOS.
ARTÍCULO 139. A la demanda deberá acompañar el actor una copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, si son del caso; y los documentos, contratos y pruebas anticipadas que se pretenda hacer valer y que se encuentren en su poder. Se reputan copias hábiles para los efectos de este artículo, las publicadas en los medios oficiales, sin que para el efecto se requiera la autenticación. Cuando la publicación se haya hecho por otros medios, la copia tendrá que venir autenticada por el funcionario correspondiente.
Cuando el acto no ha sido publicado o se deniega la copia o la certificación sobre su publicación, se expresará así en la demanda bajo juramento que se considerará prestado por la presentación de la misma, con la indicación de la oficina donde se encuentre el original o del periódico en que se hubiere publicado, a fin de que se solicite por el ponente antes de la admisión de la demanda.
Deberá acompañarse también el documento idóneo que acredite el carácter con que el actor se presenta al proceso, cuando tenga la representación de otra persona, o cuando el derecho que reclama proviene de haberlo otro trasmitido a cualquier título, y la prueba de la existencia y representación de las personas jurídicas distintas de las de derecho público que intervengan en el proceso.
Al efecto deberá acompañarse con la demanda la prueba del recurso o petición elevado ante la administración, con la fecha de su presentación. Deberá acompañarse copias de la demanda y sus anexos para la notificación de las partes”. La norma en cita prevé, entre otros requisitos para la presentación de la demanda, la copia del acto acusado con su constancia de publicación, notificación o ejecución, según sea el caso.
Ahora bien, revisados los documentos aportados por la actora con la demanda de la referencia, la Sala encuentra que aquella sí se acompañó de la copia de los actos acusados y su constancia de notificación, los cuales obran a folios 5 a 17 y 18 al 26 del expediente físico de la referencia, en tal sentido, la demandante cumplió con el requisito de presentación formal que echa de menos el litisconsorte necesario.
Adicionalmente, se advierte que no correspondía a la actora, como mal lo interpretó el litisconsorte necesario, aportar la copia de la resolución número 32371 de 28 de septiembre de 2007, a través del cual la SIC canceló totalmente por no uso la marca “MELODY” (nominativa) para 15 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00259 00 Demandante: WILCOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co identificar productos comprendidos en la clase 3 internacional, pues aquella no fue el objeto de la demanda de la referencia en tanto que lo allí resuelto favorece los intereses de la actora.
En todo caso, se advierte que tanto la resolución mencionada como los demás documentos que constituyen los antecedentes administrativos de los actos acusados, fueron aportados al expediente de la referencia y apreciados con el valor que por ley les corresponde. Es por todo lo anterior que esta Sala encuentra no probada la excepción de inepta demanda formulada por el litisconsorte necesario, y en tal sentido se decidirá en la parte resolutiva de esta sentencia. II.4.2.
De los cargos de nulidad formulados por la actora II.4.2.1. De la violación al artículo 29 de la Constitución Política En el presente caso la parte actora consideró que la SIC vulneró su derecho al debido proceso porque admitió y valoró las pruebas que presentó el titular marcario con el recurso de reposición y en subsidio de apelación, sin considerar que la oportunidad para allegar el material probatorio correspondiente es de 60 días posteriores a la notificación de la acción de cancelación, en otras palabras, que los elementos de prueba deben allegarse con la contestación de la acción y no con los recursos.
Por su parte, el litisconsorte necesario advirtió que es oportuno presentar las pruebas que se pretenden hacer valer con los recursos dirigidos a impugnar una resolución que ordena la cancelación de un registro de marca por falta de uso, y que, en ese orden, se encontró acertado aportar con sus recursos 7 grupos documentales, en los que se incluyen facturas de compraventa, declaraciones de importación y certificaciones de revisores fiscales, para que aquellos fueran valorados como pruebas. 16 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00259 00 Demandante: WILCOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Pues bien, la Sala se referirá en primera medida a la oportunidad para presentar los argumentos que controvierten la acción de cancelación marcaria, para lo cual corresponde traer a colación el artículo 170 de la Decisión 486 de 2000, ya referido por la autoridad demandada, y que a tenor literal señala lo siguiente: “l CAPÍTULO V De la Cancelación del Registro […] Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.
Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución.” (destacado fuera del texto original). De la lectura de la norma en cita, es claro para esta Sala que el régimen comunitario en materia de propiedad industrial estima de manera expresa un plazo para que el titular de la marca objeto de cancelación no solo presente sus alegaciones, sino que también aporte las pruebas que considere pertinentes en aras de acreditar el uso real y efectivo de la marca que está siendo cuestionada.
Es así como, el plazo señalado en la norma comunitaria, aunque no constituya un periodo probatorio propiamente dicho, sí determina la oportunidad que el titular de la marca objeto de cancelación tendrá para que sus pruebas puedan ser consideradas por la oficina nacional y así mismo se le otorgue el valor que corresponda según las reglas de valoración probatoria aplicables al asunto.
Al respecto, valga traer a colación las consideraciones que sobre el tema ha emitido el Tribunal comunitario, veamos: 17 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00259 00 Demandante: WILCOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “5.2. Como puede apreciarse, lo que se cuestiona es la posibilidad de valorar medios probatorios con posterioridad al plazo de 60 días de notificada la acción de cancelación e incluso, la posibilidad de presentar nuevos medios probatorios al momento de interponer un recurso impugnativo. […] Como se puede apreciar el Artículo 170 precitado prevé el plazo de 60 días a efectos de que el titular haga valer sus alegatos y presente las pruebas que estime convenientes.
Dicho plazo debe ser analizado considerando la finalidad de la acción de cancelación de una marca, la cual busca retirar del registro aquellos signos que no vienen siendo usados en el mercado: esto es, aproximar el contenido formal del registro a la realidad concreta de la utilización de las marcas en el mercado conforme lo prescribe el principio de verdad material.
En ese sentido, el plazo de 60 días hábiles previsto en el Artículo 170 de la Decisión 486 es un plazo que deben respetar tanto el titular de la marca como la autoridad nacional competente. Sin embargo, considerando que hay escenarios en los que es razonable cierta demora en la obtención de los medios probatorios relevantes, este Tribunal considera que si el titular de la marca solicita una ampliación antes del vencimiento de dicho plazo y su solicitud se encuentra debidamente motivada, se podrá aceptar la presentación de nuevas pruebas después del vencimiento del referido plazo, siempre y cuando la autoridad administrativa aún no se haya pronunciado y se asegure el respeto al principio de contradicción; esto es, que las nuevas pruebas sean trasladadas a la otra parte, para que esta se pronuncie al respecto.
La referida interpretación constituye una garantía a favor del administrado, el cual mantiene la posibilidad, si se presentan las condiciones mencionadas en el párrafo anterior, de presentar pruebas fuera del referido plazo a efectos de que estas sean evaluadas por la autoridad competente en tanto esta no haya emitido su pronunciamiento; o, de ser el caso, a través de los recursos impugnativos que la legislación interna de cada País Miembro establezca”10.
(Destacado fuera del texto original). De conformidad con la cita previa, tanto el titular de la marca como la oficina nacional, se encuentran llamados a atender el plazo previsto por el artículo 170 ibidem, de manera que el Tribunal ha considerado que solo cuando se presenta una solicitud de ampliación de dicho término antes de que se encuentre vencido y con la motivación que le corresponde, podrá la oficina nacional aceptar nuevas pruebas aportadas con posterioridad a dicho vencimiento. 10 Proceso 511-IP-2016. 18 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00259 00 Demandante: WILCOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, en oportunidad anterior11, la Sala de esta Sección dilucidó entorno al plazo para aportar pruebas en el trámite de cancelación marcaria, rescatando que la norma comunitaria de manera expresa consagra un término para que se presente el material probatorio correspondiente en desarrollo del trámite de cancelación marcaria, razón por la cual debe aplicarse dicha disposición; y que, contrario a ello, en relación con la oportunidad para presentar pruebas en la vía gubernativa, esto es, al momento de formular los recursos procedentes en contra del acto administrativo que decidió la solicitud de cancelación, debe aplicarse la norma nacional en ejercicio del principio de complemento indispensable, pues sobre este último evento nada ha determinado la legislación andina; así se consideró: “[…] La Sala observa que el artículo 170 de la Decisión 486, en el marco de un procedimiento administrativo de cancelación de registro marcario por no uso, regula la oportunidad probatoria para que el titular del registro marcario presente pruebas al momento de contestar la solicitud de cancelación, pero no regula la posibilidad de solicitar pruebas durante la interposición de recursos.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial, señaló al respecto: “[…] el Artículo 170 de la Decisión 486 no regula actividad probatoria en los procedimientos recursivos, ni ante las instancias jurisdiccionales correspondientes. Con relación a estas eventuales posteriores etapas, este Tribunal considera que, salvo que la legislación nacional lo prohíba expresamente, las partes involucradas pueden ofrecer pruebas adicionales en los procedimientos recursivos y en los procesos judiciales correspondientes con la finalidad de acreditar el uso o no de una marca, en aplicación del principio de verdad material y desde una visión garantista del debido proceso […]” (Destacado fuera del texto).
Considerando que existen asuntos que no han sido desarrollados por la normativa comunitaria andina; la Sala, en virtud del principio de complemento indispensable, aplicará la norma interna con el fin de determinar si es posible presentar medios probatorios junto con el recurso de apelación interpuesto en el procedimiento administrativo.
Ahora bien, como se indicó en acápite supra, en el recurso de apelación presentado en el procedimiento administrativo el recurrente cuenta con la posibilidad de relacionar las pruebas que pretenda hacer valer. 11 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia de 24 de septiembre de 2020; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; radicado número 11001-03-24-000- 2013-00451-00;
Actora: MARILAN ALIMENTOS S.A. 19 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00259 00 Demandante: WILCOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La Sala considera que esto se debe a la importancia de ofrecerle a quien va a resolver el recurso de apelación todos los elementos para adoptar la decisión final y para esclarecer mejor los fundamentos de su decisión. Corolario de lo anterior esta Sección12 ha considerado que “[…] existe una diferencia entre el trámite administrativo para cancelar el registro de una marca por no uso y la vía gubernativa, en cuanto, en el primero se aplican estricta y exclusivamente las normas comunitarias y en la segunda, las disposiciones del C.C.A., pues ésta corresponde a un asunto del derecho interno, no regulado en la legislación comunitaria […]”.
Lo anterior permite colegir que, el término establecido en el artículo 170 de la Decisión 486 es la oportunidad prevista en la norma comunitaria, siendo el procedimiento administrativo un momento procedimental diferente, donde se aplican las normas del Código Contencioso Administrativo. En ese sentido, la Sala considera que era posible que el tercero con interés directo en el resultado del proceso al momento de presentar el recurso de apelación contra el acto administrativo que canceló por falta de uso el registro marcario núm. 175573, correspondiente a la marca nominativa MARYLAND, presentara pruebas y, en ese sentido, la parte demandada no vulneró ni el artículo 170 de la Decisión 486 ni el artículo 29 de la Constitución Política […]”.
Pues bien, la Sala prohíja el pronunciamiento adoptado en esa oportunidad por esta Sección, en el sentido de considerar que, en aplicación del principio de complemento indispensable, quien recurra una decisión administrativa relativa a la acción de cancelación de uso marcaria, se encuentra habilitado para presentar con su recurso las pruebas que pretenda hacer valer, de tal manera que la oficina nacional de marcas deberá valorar los elementos aportados por el recurrente al momento de sustentar la decisión que en derecho corresponde.
En ese sentido, acertadamente lo concluyó la resolución número 69748 de 31 de diciembre de 2009, en la que se puntualizó que “[…] las pruebas aportadas con los recursos […], siempre y cuando fueran conducentes, legales y cumplieran con las formalidades establecidas en la ley en lo que respecta a autenticidad y otros aspectos similares, debieron ser tenidas en cuenta pues versan sobre el asunto tramitado en la acción de cancelación, o sea, se aportaron con el objetivo de ampliar la 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 18 de agosto de 2012;
C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001032400020040014001. 20 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00259 00 Demandante: WILCOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co demostración del uso de la marca MELODY […]”13, de conformidad con el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo.
En consecuencia, con la valoración de las pruebas que aportó el titular marcario con su recurso de reposición y en subsidio de apelación, no se vulneró la garantía del debido proceso que le asistió a la actora, solicitante de la cancelación marcaria. Por lo tanto, las pruebas que deben ser consideradas por la autoridad demandada en sede administrativa, y respecto de las cuales corresponde un análisis en esta instancia, serán aquellas que fueron aportadas con el escrito de contestación de la solicitud de cancelación, así como las que se aportaron con el recurso de reposición y en subsidio de apelación formulado en contra de la resolución que, en un primer momento del trámite administrativo, canceló totalmente por no uso la marca “MELODY” (nominativa) para identificar productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.
En consecuencia, el argumento de la actora relacionado con la vulneración del debido proceso no tiene vocación de prosperar. II.4.2.2. De la prueba del uso real y efectivo de la marca “MELODY” (nominativa) para identificar productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza II.4.2.2.1. La demandante señaló que el volumen de venta probado por el titular de la marca “MELODY” (nominativa) para identificar productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, no es suficiente para acreditar su uso real y efectivo, en consideración a que la naturaleza de los productos responde a la de bienes de consumo 13 Página 6 de la resolución número 69748 de 31 de diciembre de 2009. 21 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00259 00 Demandante: WILCOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co masivo, de manera que su comercialización es en grandes cantidades, sin embargo, las pruebas no arrojan grandes sumas de dinero obtenido con las ventas, por lo que el uso demostrado no es el idóneo para evitar la cancelación de la marca.
Adicionalmente, sostuvo que la capacidad económica de la empresa titular, quien posee un patrimonio bien valorado, y un amplio catálogo de productos, lo que le permite comercializar en grandes volúmenes los artículos que identifica la marca. Por su parte, la SIC consideró que las piezas aportadas por el titular de la marca objeto de cancelación fueron suficientes para acreditar el uso real y efectivo de la marca porque se trata de productos comercializados bajo un valor de venta menor en comparación con otros bienes de consumo masivo, y además se encuentran dirigidos a un público que no ostenta un poder adquisitivo que le permita pagar precios altos por artículos de aseo así como tampoco comprarlos con regularidad, como sí sucede en otros sectores poblacionales, por lo tanto, los mencionados bienes han sido comercializados en la cantidad y forma adecuada.
A su vez, el litisconsorte necesario consideró que es una empresa incluida en la categoría de Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), pues cuenta con menos de 200 empleados, y su patrimonio no supera los 300 salarios mínimos mensuales, a lo cual agregó que los productos se venden a precios asequibles y se dirigen a consumidores de escasos recursos de tal manera que el volumen de ventas acreditado, por lo que, aunque los documentos no informan grandes sumas de dinero, sí prueban una coherente comercialización en consideración al tipo de empresa y la naturaleza de los productos, de manera que son suficientes para acreditar el uso real y efectivo de su marca.
II.4.2.2.2. Pues bien, vistas las consideraciones de las partes procesales, es claro que el debate se centra en determinar si el volumen de venta acreditado es suficiente para probar el uso real y efectivo de la marca 22 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00259 00 Demandante: WILCOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “MELODY”, en consideración a la naturaleza de los productos que distingue, a saber, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos y lociones capilares, así como a la capacidad financiera de la empresa titular de la marca.
Para ello, la Sala se referirá al valor que le otorgó la SIC a las distintas piezas probatorias aportadas por la titular de la marca objeto de cancelación, en aras de determinar si aquellas resultaron suficientes para acreditar el uso real y efectivo de la marca “MELODY”. Sobre este asunto, en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: “[…] 2.3.
Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. […] 2.5.
El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso. […] 2.6.
De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se deberá tener en consideración lo siguiente: a) Legitimación para iniciar el trámite. […] b) Oportunidad para iniciar el trámite. […] c) Falta de uso de la marca […]”14. 14 Proceso 511-IP-2016. 23 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00259 00 Demandante: WILCOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo tanto, es posible afirmar que para encontrar que en efecto se estuviese usando una marca, es necesario que esta haya sido utilizada de manera real y efectiva en cualquier momento de los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción de cancelación. Adicionalmente, quien pretenda la cancelación de una marca deberá contar con un interés para promover la acción y promoverla dentro de los 3 años siguientes a la decisión que concedió el registro de la marca que será objeto de la cancelación; sin embargo, sobre estos últimos presupuestos la Sala no hará mayores elucubraciones, en la medida que, como se advirtió con anterioridad, no han sido objeto de debate en el proceso.
En ese sentido, la jurisprudencia comunitaria también ha sostenido que la acreditación del uso real y efectivo de una marca deberá analizarse de manera correspondiente a los productos o servicios que aquella distingue, con el fin de determinar si estos se encuentran disponibles en el mercado bajo la marca en comento, y particularmente, en la cantidad y modo pertinentes en atención a su naturaleza y su forma de comercialización. En relación con la naturaleza, cantidad y forma de comercialización de los productos o servicios, el Tribunal comunitario, en la Interpretación Prejudicial emitida para el presente asunto, sostuvo lo siguiente: “[…] El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: 1.
La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real v efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades demostradas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 24 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00259 00 Demandante: WILCOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.
La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta como se comercializan los productos v servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.
(Subrayado por fuera del texto)”. Ahora bien, en cuanto al parámetro cuantitativo que ha de aplicarse para determinar la forma y modo en que debe encontrarse comercializado un producto a efectos de acreditar el uso de la marca que lo identifica, en la misma Interpretación Prejudicial se consideró lo siguiente: “[…] Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.
El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.
En cambio, no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año solo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso […]”. (Destacado de la Sala). Además de lo anterior, el Tribunal ha señalado que el criterio cuantitativo aplicable al estudio de las pruebas de uso deberá analizarse en consideración a las pautas flexibles que abarcan, en síntesis, la naturaleza del producto que identifica la marca y las características de la empresa titular, así: “[…] no es lo mismo distinguir productos masivos, que productos selectivos, puesto que en el caso de productos selectivos (como, por ejemplo, venta de aviones) las ventas son esporádicas o en mucho menor cantidad por la calidad, naturaleza, grado de especialidad, preciso, entre otros.
Asimismo, como se señaló precedentemente, el elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso es relativo, debiendo relacionarse con las características de la empresa que utiliza la marca. 25 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00259 00 Demandante: WILCOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adicionalmente, otro aspecto relevante para analizar la cantidad de ventas es la dimensión de la empresa titular.
En ese sentido, una empresa pequeña podrá justificar su uso con menos ventas que una de gran dimensión. Debiendo consignarse que, si bien es cierto que al apreciar el requisito de la cifra de ventas es indispensable una cierta cuantificación, no lo es menos que la apreciación de la cifra de ventas ha de realizarse no con arreglo a criterios estrictamente matemáticos, sino mediante la aplicación de pautas flexibles.
Como ha puesto de manifiesto la doctrina alemana, estas pautas son fundamentalmente la índole del producto distinguido por la marca y la dimensión de la empresa titular de marca […]”. Finalmente, el Tribunal comunitario ha considerado que el estudio de las pruebas de uso también deberá realizarse “[…] excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca […]”.
II.4.2.2.3. Precisado lo anterior, la Sala descenderá al estudio de las pruebas allegadas al expediente, con el propósito de determinar si el volumen de venta acreditado por la titular marcaria es suficiente para acreditar el uso real y efectivo de la marca “MELODY” (nominativa) para identificar productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos y lociones capilares, los cuales, en consideración de las partes, responden a la categoría de bienes de consumo masivo, en el periodo comprendido entre el 11 de abril de 2004 y 11 de abril de 2007.
En ese orden, se prescindirá del análisis de los presupuestos relacionados con la legitimación y la oportunidad para iniciar la acción de cancelación por no uso, en la medida que no se advierte desacuerdo de las partes cuanto a dichos aspectos. En consecuencia, de las pruebas aportadas al expediente15, se destacan las siguientes16: -Veintiocho (28) copias de facturas de compraventa expedidas por el Laboratorio COSQUIM S.A. expedidas en marzo de 2004, correspondientes a jabones, aceites, 15 Las pruebas analizadas corresponden a la acción de cancelación que fue admitida mediante oficio número 4711. 16 Las pruebas se encuentran en su versión digital en el anexo documental de los antecedentes administrativos obrante en el índice número 148 del expediente de la referencia en SAMAI. 26 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00259 00 Demandante: WILCOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co perfumes, champú y polvo natural bajo la marca “MELODY”.
Se advierte que se encuentran por fuera del periodo relevante para probar el uso. -Ciento y una (101) facturas de compraventa expedidas por Laboratorios COSQUIM S.A. entre el 11 de abril de 2004 y 11 marzo de 2007 correspondientes a jabones, aceites, perfumes, champú y polvo natural bajo la marca “MELODY”. -Veinte (22) facturas de compraventa expedidas por Laboratorios Incobra S.A. entre el 26 de mayo de 2006 y 22 marzo de 2007 correspondientes a jabones, aceites, perfumes, champú y polvo natural bajo la marca “MELODY”. -Dos (2) facturas de compraventa expedidas por Laboratorios Incobra S.A. entre el 23 y 24 de abril de 2007 correspondientes a jabones, aceites, perfumes, champú y polvo natural bajo la marca “MELODY”.
Se advierte que se encuentran por fuera del periodo relevante para probar el uso. -Documento de Laboratorios COSQUIM S.A. en el que se enlistan las facturas de venta de marzo de 2004 a marzo de 2007 correspondiente a jabón, champú, aceite y polvos. -Certificación expedida el 15 de junio de 2007 por el revisor fiscal de la sociedad Laboratorios COSQUIM S.A., en la que se relaciona: (i) la existencia de un contrato de maquila entre ella y la compañía Valebron y Cia C.A.;
(ii) una lista de facturas de venta de productos bajo la marca “MELODY” entre marzo de 2004 y marzo de 2007; (iii) declaraciones sobre la inversión en promoción, mercadeo y publicidad de los productos de la marca “MELODY” y sobre los convenios de fabricación y distribución de productos “MELODY” entre COSQUIM y Laboratorios Incobra S.A. -Copia del catálogo de publicitario de productos comercializados por la Laboratorios COSQUIM S.A. -Contrato de prestación de servicios de fabricación, suscrito el 15 de enero de 2003 entre la sociedad Laboratorios COSQUIM S.A. y Valdebron & Cia C.A. con el objeto de fabricar productos identificado con la marca “MELODY”.
Así como el otrosí del contrato mediante el cual se cede la totalidad de lo allí acordado a la sociedad Laboratorios Incobra S.A. -Certificación de 2 de junio de 2007, expedida por el revisor fiscal de la sociedad Laboratorios Incobra S.A., en virtud del cual se declara sobre un contrato de maquila entre ella y la compañía Valebron y Cia C.A. para fabricar jabones, aceites, perfumes, champú y polvo natural bajo la marca “MELODY”, así como sobre la inversión en promoción, mercadeo y gestión de ventas de dichos productos. -Documento contable con visto bueno del revisor fiscal de Laboratorios Incobra S.A. en el cual se informa ventas efectuadas durante el año 2006, correspondientes a 1.344 unidades de jabón de la marca “MELODY” por un valor de novecientos setenta y cuatro pesos ($990.274). -Documento contable con visto bueno del revisor fiscal de Laboratorios Incobra S.A. en el cual se informa ventas efectuadas durante el año 2006, correspondientes a 565 unidades de aceite de la marca “MELODY” por un valor de dos millones trecientos sesenta y tres mil trescientos cincuenta y tres pesos ($2’363.353). -Documento contable con visto bueno del revisor fiscal de Laboratorios Incobra S.A. en el cual se informa ventas efectuadas durante el año 2006, correspondientes a 1.344 unidades de champú de la marca “MELODY” por un valor de ($1’871.284). 27 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00259 00 Demandante: WILCOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co -Documento contable con visto bueno del revisor fiscal de Laboratorios Incobra S.A. en el cual se informa ventas efectuadas durante el año 2007, correspondientes a 2.511 unidades de jabón de la marca “MELODY” por un valor de ($1’897.976). -Documento contable con visto bueno del revisor fiscal de Laboratorios Incobra S.A. en el cual se informa ventas efectuadas durante enero y mayo del año 2007, correspondientes a 539 unidades de aceite de la marca “MELODY” por un valor de ($2’294.723). -Documento contable con visto bueno del revisor fiscal de Laboratorios Incobra S.A. en el cual se informa ventas efectuadas durante enero y mayo del año 2007, correspondientes a 608 unidades de champú de la marca “MELODY” por un valor de ($1’904.697). -Copia de los registros números 5208041, 5208041, 5089758, 5089759 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que constan las importaciones de productos identificados con la marca “MELODY” desde Venezuela. -Resoluciones expedidas por el INVIMA, mediante las cuales se concede el registro sanitario a productos identificados con la marca “MELODY”. -Autorización de uso de la marca “MELODY”, otorgada por la sociedad titular a favor de LABORATORIOS INCOBRA S.A., efectuada el 23 de noviembre de 2004. -Copia del estudio para determinar el conocimiento de la marca “Melody” preparado por Cindamer el 12 de junio de 2007, el cual tiene por objetivo “determinar el conocimiento, posicionamiento y situación actual de la marca MELODY dentro de la categoría de productos cosméticos para el cuidado del bebé, a nivel del target definido”, a saber, (i) 101 droguerías ubicadas en los sectores de estratos socioeconómicos 2 al 5 y (ii) 156 amas de casa con niños menores de 5 años pertenecientes a los estratos socioeconómicos 2 al 5.
Adicionalmente, se decretó como prueba del litisconsorte necesario el interrogatorio del señor Wilson Alfredo Roa Chamorro en su calidad de representante legal de la sociedad actora, sin embargo, la misma no se practicó pues transcurrido un término prudencial el citado no compareció a la diligencia, tal como se observa del acta obrante a folios 235 y 236 del expediente físico de la referencia. Pues bien, revisadas las pruebas en mención, la Sala estima en primer lugar que aquellas logran acreditar el uso de la marca “MELODY” (nominativa) que fue concedida para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza17, dentro del periodo 17 JABONES, PERFUMERÍA, ACEITES ESCENCIALES, COSMÉTICOS Y LOCIONES CAPILARES. 28 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00259 00 Demandante: WILCOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co relevante para tal efecto, a saber, desde el 11 de abril de 2004 y hasta el 11 de abril de 2007, tal como lo han sostenido las partes.
Ello es así porque, tanto los documentos contables como las facturas de venta que los soportan informan la cantidad y el precio en que se encontraron en el comercio los productos que identifica la marca “MELODY”, a saber, jabones, aceites esenciales y cosméticos en el periodo relevante, los cuales comprenden la línea de productos para niños de la empresa titular, de manera que son suficientes para demostrar que dichos productos se encontraron disponibles en el comercio bajo esa denominación. Sin embargo, la contoversia en el presente asunto radica en determinar si los productos jabones, aceites esenciales y cosméticos para niños de la marca “MELODY” (nominativa) se encontraban disponibles en el comercio en las cantidades ideales de conformidad con su naturaleza y forma de comercialización, y en tal sentido, si el volumen de venta acreditado logra ser idóneo para encontrar probado el uso de la marca, pues la norma comunitaria de propiedad industrial no exige un uso cualquiera sino una ocupación de la marca en el mercado que se encuentre en línea con las características del producto o servicio que pretende distinguir.
Así pues, en primer lugar, la Sala precisa que de los documentos contables que se encuentran soportados en las facturas de venta también aportadas al expediente, se observa que (i) en el periodo desde abril 2004 y en el año 2005 vendieron 8.685 unidades de productos identificados bajo la marca objeto de la acción de cancelación; y (ii) en lo que respecta al periodo del año 2006 al mes de abril 2007 vendieron 6.911 unidades de los respectivos productos.
En consecuencia, en el periodo relevante se encontraron en disponibles en el comercio 15.596 unidades de los productos identificados con la marca objeto de este estudio. 29 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00259 00 Demandante: WILCOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En segundo lugar, de las pruebas aportadas al expediente se observa que los titulares de la marca objeto de este estudio, (i) en el periodo desde abril 2004 y el año 2005 vendieron la suma de tres millones quinientos treinta mil ciento setenta y cuatro pesos ($3’530.174); y (ii) en lo que respecta al periodo del año 2006 al mes de abril 2007 vendieron once millones trecientos veintidós mil trescientos siete pesos ($11.322.307).
En consecuencia, en el periodo relevante comprendido entre el 11 de abril de 2004 y el 11 de abril de 2007, a saber, 3 años consecutivos, la suma de las ventas obtenidas por los empresarios alcanzó el valor de catorce millones ochocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos ochenta y un pesos ($14.852.481), correspondientes a los productos jabones, aceites esenciales y cosméticos para niños identificados con la marca “MELODY”.
Por lo anterior, la Sala colige que la titular de la marca consiguió probar que entre el 11 de abril de 2004 y el 11 de abril de 2007, los productos jabones, aceites esenciales y cosméticos para niños identificados con la marca “MELODY” fueron puestos en el comercio en la cantidad y modo correspondientes a la naturaleza de los productos, pues es evidente que no se trató de unas pocas cantidades meramente simbólicas, como lo sería si se tratara de unas cuantas decenas o centenas de unidades, sino que las cifras vendidas, a saber, 15.596 representan un uso real y efectivo de la marca.
Adicionalmente, la suma acreditada correspondiente a las ventas de los productos jabones, perfumería, aceites esenciales y cosméticos para niños identificados con la marca “MELODY” en el periodo relevante, la cual asciende a catorce millones ochocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos ochenta y un pesos ($14.852.481), demuestra tambien que los mencionados bienes no solo se han encontrado disponibles en el comercio, sino que han sido objeto de transacciones comerciales lo cual 30 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00259 00 Demandante: WILCOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co resulta suficiente para afirmar que la empresaria ha utilizado su marca en forma real y efectiva en el mercado.
Ahora bien, conviene recordar que el parámetro cuantitativo que ha de aplicarse para determinar la forma y modo en que debe encontrarse comercializado un producto en aras de acreditar el uso de la marca que lo identifica, es relativo y no puede establecerse en valores absolutos, de modo que resulta inviable realizar una valoración probatoria con arreglo a criterios meramente matemáticos, como lo pretende la actora, los cuales implicarían, por ejemplo, ejecutar cálculos con el fin de identificar una medida promedio de ventas por año. Así lo sostuvo en oportunidad anterior esta Sección, veamos: “[…] Ahora bien, en orden a determinar el uso real y efectivo de una marca, es preciso tener en cuenta que las normas andinas no establecen un parámetro mínimo en términos de cantidad y volumen de ventas, a partir del cual una marca pueda tenerse por usada; por lo mismo, su uso real y efectivo no puede establecerse en términos absolutos […]”18.
En ese orden, esta Sala recalca el criterio del Tribunal comunitario según el cual la acreditación del uso, y particularmente el análisis del criterio cuantitativo, si bien deviene indispensable pues atañe a las cifras de ventas acreditadas, debe efectuarse mediante la aplicación de pautas flexibles, las cuales, en síntesis, proponen el estudio de (i) la naturaleza de los productos, y (ii) las características de la empresa.
Por demás, ese entendimiento se encuentra en línea con la consideración que reiteradamente ha adoptado esta Sección, a partir de la cual deberá entenderse que la exigencia del uso de la marca no supone en sí misma el éxito comercial del empresario titular. Pues bien, se destaca, en primer lugar, que la actora sostuvo que se trata de productos de consumo masivo y uso permanente, por su parte, la SIC 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de septiembre de 2011;
C.P: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Radicación núm: 11001‐03‐24‐000‐ 2003‐00312‐01, Actor: Consuelo Plazas Lartigau. 31 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00259 00 Demandante: WILCOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co señaló que los productos son adquiridos por personas de recursos económicos limitados, sobre lo cual debe esta Sala decir que la apreciación de la actora es acertada en la medida que los bienes identificados corresponden a implementos de higiene personal, sin embargo, en el expediente no obra el material probatorio que permita afirmar que el público al que se dirigen los bienes posee un poder de adquisición limitado.
Ahora bien, lo que sí es cierto es que, pese a que se trata de productos de consumo masivo, estos bienes también poseen una característica particular, y es que se encuentran dirigidos al público infantil. Por esa última circunstancia, se advierte que si bien los bienes como jabones, perfumería, y aceites esenciales que se comercializan de ordinario en droguerías, supermercados de cadena e incluso en pequeños establecimientos de comercio, no es menos cierto que quienes adquieren este tipo de productos cuando se encuentran dirigidos al público infantil, adoptan un criterio de selección preferente que se encuentra consolidado a partir de conocimientos previos sobre la calidad, ingredientes, formas de uso e incluso la marca en particular con el fin de comprar el bien que mejor se adapte a las necesidades del infante, haciendo más probable que existan marcas que no sean las más elegidas por los consumidores.
A lo anterior se debe agregar que los productos de higiene personal se encuentran en una oferta considerablemente mayor en comparación con otros de consumo masivo, por lo que las opciones que se encuentran en el mercado son altamente variadas, lo cual puede explicar un volumen inferior de ventas en comparación con grandes marcas dedicadas al expendio de esos mismos productos.
Tan es así, que del documento estudio para determinar el conocimiento de la marca “MELODY” preparado por Cindamer el 12 de junio de 2007, aportado en sede administrativa como prueba del solicitante de la cancelación, se logró evidenciar que en 32 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00259 00 Demandante: WILCOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la mayoría de los casos el público consumidor de productos para la higiene personal de los niños prefirió marcas como Johnson, Agu, Winny o Pequeñín. En lo respectivo a las características de la empresa, se advierte que la actora ha negado que la titular posea la categoría de Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), mientras que el litisconsorte necesario ha sostenido que, atendiendo a los parámetros de la planta de personal, menos de 200 trabajadores, así como a los activos totales, los cuales eran menores a 30.000 salarios mínimos mensuales, que para los años 2005 y 2006 eran trecientos ochenta y un mil quinientos pesos ($381.500) y cuatrocientos ocho mil pesos ($408.000), respectivamente, la empresa sí responde a dicha categoría. Para esta Sala, el material probatorio aportado al presente asunto judicial no permiten afirmar que la titular de la marca “MELODY” se encuentre en la categoría de Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), sin embargo, la ausencia de constatación de las caracteristicas de la empresa no es óbice para adoptar la consideración que esta Sala ha sustentado con suficiencia relativa a la acreditación del uso real y efectivo de la marca objeto de estudio.
Además de lo dicho, corresponde señalar que el hecho de que la titular de la marca cuestionada ostente un amplio portafolio de productos de diferentes tipos, no se constituye en un indicio de su significativa capacidad económica, en tanto que el diseño de líneas de bienes no indica por sí mismo su efectiva producción, así como tampoco su puesta y disposición en el comercio.
A manera de conclusión, para la Sala, en aplicación de las pautas flexibles del criterio cuantitativo, el volumen de venta alcanzado, así como las cantidades vendidas en el periodo relevante, logran el uso real y efectivo de la marca “MELODY” en cuanto a jabones, perfumería, y aceites esenciales, pese a tratarse sumas de dinero por debajo de las que puedan 33 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00259 00 Demandante: WILCOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co alcanzar otros empresarios al comercializar bienes de consumo masivo como los de higiene personal, pues la exigencia del uso responde a la ocupación de la marca en el mercado cumpliendo su objetivo principal, cual es, identificar los productos para los que fue registrada como tal, más no supone el éxito comercial de la misma.
Finalmente, la Sala advierte que las pruebas aportadas no demuestran el uso real y efectivo de la marca en mención para perfumería y lociones capilares, sin embargo, se advierte que dichos productos guardan conexión con aquellos respecto de los cuales sí se probó el uso real y efectivo, a saber, jabones, aceites, y otros productos cosméticos como los polvos y champú, en tanto que atienden a la misma naturaleza y finalidad, el cual es productos de higiene dedicados al cuidado personal y estético, por lo que tambien comparten canales de comercialización tales como droguerías, pequeños establecimientos comerciales y supermercados, así como canales de publicidad tales como radio, televisión e internet.
En tal sentido, la Sala encuentra inviable la exclusión de los productos perfumería y lociones capilares de la cobertura del registro de la marca “MELODY”, en tanto que la prueba del uso resulta extensible a estos bienes por ser conexos a los jabones, aceites, y otros productos cosméticos como los polvos y champú. Por todo lo anterior, es posible afirmar que los actos administrativos demandados no vulneraron los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de 2000 invocados por la actora, en la medida que, al encontrarse acreditado el uso real y efectivo de la marca en cuestión, correspondía negar la cancelación por no uso, tal y como se adoptó en las decisiones administrativas demandadas.
II.4.3. CONCLUSIÓN 34 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00259 00 Demandante: WILCOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El material probatorio obrante en el expediente de la referencia fue suficiente para, en aplicación de las pautas flexibles, acreditar el uso real y efectivo de la marca “MELODY” (nominativa) para identificar productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, y en tal sentido, la Superintendencia de Industria y Comercio acertó al expedir las resoluciones que negaron su cancelación por no uso, de manera que se mantiene incólume la presunción de legalidad de los actos en mención y se impone negar las pretensiones de la demanda.
Así las cosas, el examen efectuado le permite concluir a la Sala que la titular marcaria logró acreditar el uso real y efectivo de la marca ““MELODY” (nominativa) para identificar productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, en el periodo relevante correspondiente, a saber, 11 de abril de 2004 a 11 de abril de 2007, lo que es suficiente para mantener incólume la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados.
II.4.4. SOBRE LAS COSTAS Finalmente, tras analizar la conducta asumida por las partes de acuerdo con lo indicado en el artículo 171 del CCA, en concordancia con los artículos 361 y 365 del CGP19, la Sala concluye que no se configuran los presupuestos normativos allí previstos, por lo que no se condenará en costas a la parte demandante.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA: 19 Aplicables al asunto caso por la remisión del artículo 267 del CCA. 35 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00259 00 Demandante: WILCOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: SIN CONDENA en costas, por las razones expuestas.
TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
CUARTO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente, previas las anotaciones de rigor. CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE,
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.