CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00247-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: JAFER ENTERPRISESR&D, S.L.U. TESIS: NO EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURA RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN ENTRE EL SIGNO “EXTENDER YANBAL”, DE LA ACTORA, Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA “STENDERS”, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE RAÍCES Y TERMINACIONES DISTINTAS QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL.

LA PARTÍCULA “TENDER” ES DE USO COMÚN EN LA CLASE 3ª DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA Y, POR LO TANTO, INAPROPIABLE DE MANERA EXCLUSIVA. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad JAFER ENTERPRISESR&D, S.L.U., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª.

Son nulas las resoluciones núms. 0049315 de 21 de agosto de 2012, “Por la cual se niega un registro”, expedida por la directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00247-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Comercio1; y 00001146 de 28 de enero de 2013, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada de Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo nominativo “EXTENDER YANBAL”. 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1.

La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 27 de abril de 2012 presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo “EXTENDER YANBAL”, para identificar 1 En adelante SIC. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00247-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos comprendidos en la Clase 3ª2 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó oposición alguna. 3º: Que mediante la Resolución núm. 0049315 de 2012 la directora de Signos Distintivos de la SIC denegó el registro como marca del signo nominativo “EXTENDER YANBAL”, para distinguir productos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, por encontrar, de oficio, que resultaba similarmente confundible con la marca previamente registrada, “STENDERS”, a nombre de la sociedad SIA STENDERA ZIEPJU FABRIKA, que también ampara productos de la citada Clase 3ª. 4º: Que contra el citado acto administrativo interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 00001146 de 2013, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. 2 El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes productos: “[…] cosméticos; jabones; champúes, reacondicionadores, mousses, geles, cremas, lociones y bálsamos para el peinado, estilizado, laceado, desenredado, cuidado, limpieza, fortalecimiento, teñido, coloración, decoloración, arreglo y ondulación del cabello; desodorantes de uso personal; productos antitranspirantes (artículos de tocador); lociones, bálsamos, geles y cremas cosméticas para la piel; mascarillas cosméticas; preparaciones cosméticas para el adelgazamiento; cremas, lociones, geles y preparaciones protectoras y bronceadoras de la piel expuesta a los rayos solares; maquillaje facial; esmaltes y barnices para las uñas; lápices delineadores de cejas, labios y ojos; lápices labiales; máscara para pestañas; productos de perfumería, fragancias de uso personal, aguas de colonia, aguas de perfume, aguas de tocador […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00247-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal a), por error de interpretación, por cuanto, a su juicio, el signo solicitado “EXTENDER YANBAL” no es similarmente confundible con la marca previamente registrada “STENDERS”.

Adujo que el signo cuestionado posee elementos adicionales y distintivos que le permitirán al consumidor identificar e individualizarlo respecto de otras marcas integradas por la expresión “TENDER”, máxime si se tiene en cuenta que la misma es evocativa de las palabras “TERNURA” o “DELICADEZA”, las cuales son usuales para designar características de los productos de belleza comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Explicó que existen varios registros marcarios que contienen la palabra “TENDER”, de manera que la misma resulta de uso común para los productos de la citada Clase 3ª; y que, por lo anterior, la marca “STENDERS” resulta débil. Mencionó que el cotejo marcario entre los signos objeto de controversia debe centrarse respecto del análisis en conjunto de los mismos, en el 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00247-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cual debe incluirse la totalidad de las expresiones que los conforman, así: “STENDERS” / “EXTENDER YANBAL”.

Que la adición de las letras “EX” y la marca notoria “YANBAL”, le otorgan al signo cuestionado suficientes elementos adicionales y diferenciadores de la marca débil y previamente registrada, “STENDERS”. Manifestó que los signos enfrentados presentan terminaciones diferentes (“DERS” – “YANBAL”) que resaltan las diferencias presentadas entre los mismos, por lo que el público consumidor podrá distinguirlas fácilmente.

Señaló que existen diferencias ideológicas o conceptuales, toda vez que el signo solicitado está compuesto por una palabra que tiene un significado en castellano, esto es, “EXTENDER”, mientras que la marca previamente registrada presenta un carácter evocativo que no lleva consigo un significado en concreto. Arguyó que la inclusión de su marca notoria “YANBAL” en el signo cuestionado juega un papel determinante, pues gracias a su posicionamiento y reconocimiento en el mercado colombiano le indicará 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00247-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co claramente a los consumidores el origen empresarial de los productos que pretende proteger.

Agregó que dicha inclusión se constituye como un elemento de garantía que le permitirá a los consumidores realizar su elección con facilidad e identificar al signo “EXTENDER YANBAL”, como una de las marcas que hace parte de la familia de marcas que se identifican comúnmente en el mercado bajo la expresión “YANBAL”. Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el inciso 2º del artículo 137 del CPACA, por falta de motivación, ya que se incluyeron unas conclusiones frente a las cuales no se expuso un sustento motivacional coherente.

Adujo que, a su juicio, era evidente que no debía darse aplicación a la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, ya que el signo cuestionado “EXTENDER YANBAL” es diferente a la marca previamente registrada “STENDERS”. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico.

Para el efecto, adujo que el signo 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00247-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co solicitado “EXTENDER YANBAL” es similarmente confundible con la marca previamente registrada “STENDERS”.

Aseguró que las expresiones enfrentadas son casi idénticas, al reproducirse una conjugación de la estructura “STENDERS – EXTENDER”, no solo en cuanto a su pronunciación, sino también por la estructura fonética símil que se presenta entre ambos signos distintivos. Señaló que la pronunciación del signo solicitado es prácticamente igual, como se aprecia del siguiente ejercicio: “EXTENDER – (E)STENDERS”.

Adujo que entre los productos que amparan el signo y la marca enfrentados existe conexidad competitiva, ya que ambos protegen productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. II.-2. La sociedad SIA STENDERA ZIEPJU FABRIKA, tercero con interés directo en las resultas del proceso, a través de curador ad litem, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00247-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Arguyó que el elemento preponderante en el signo cuestionado es la expresión “EXTENDER”, la cual es similarmente confundible con la marca previamente registrada “STENDERS”.

Agregó que los signos distintivos enfrentados “EXTENDER YANBAL” y “STENDERS” fueron debidamente declarados como confundibles, pues de permitirse agregar elementos a marcas registradas a un signo solicitado para registro se estaría pretermitiendo el correcto análisis de registrabilidad que propende por evitar que en el mercado el público encuentre expresiones confundibles.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 10 de junio de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20214, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas 4 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.

En concordancia con el artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 2020 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00247-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y las contestaciones de la misma, consiste en determinar si las resoluciones núms. 0049315 de 21 de agosto de 2012 y 00001146 de 28 de enero de 2013, mediante las cuales la SIC denegó el registro como marca del signo “EXTENDER YANBAL” (nominativo) a nombre de la sociedad JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U., para distinguir productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo previsto en los artículos 136, literal a), de la Decisión 486 y 137, inciso 2º, del CPACA.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00247-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora insistió en que se accedan a las pretensiones de la demanda y, además, alegó que las semejanzas que presentan las expresiones enfrentadas se derivan únicamente de la reproducción de la partícula “TENDER”, la cual ha sido catalogada como de uso común, siendo inapropiable de manera exclusiva para identificar productos cosméticos inmersos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Sostuvo que la SIC fundamentó exclusivamente su decisión en un cotejo marcario aplicado en contravía de lo establecido por el Tribunal, toda vez que, a su juicio, incurrió en dos yerros: el primero de ellos se materializa en lo anteriormente alegado, una motivación que acoge una partícula común presente en ambos signos distintivos a la hora 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00247-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de hacer el estudio de registrabilidad, excluyendo así los demás componentes de la marca solicitada, sin contemplar la unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica de la marca, lo cual evidencia el segundo yerro en la motivación, esto es, la carencia del análisis en conjunto.

IV.-2. La parte demandada reiteró que existen evidentes semejanzas ortográficas y fonéticas entre los conjuntos confrontados, los cuales, además, identifican los mismos productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, circunstancias éstas que refuerzan la idea de que su coexistencia en el mercado acarrearía riesgo de asociación. IV.-3.

El tercero con interés directo en las resultas del proceso se ratificó en lo expuesto en su escrito de intervención. En efecto, sostuvo que el signo denominativo “EXTENDER YANBAL” está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. IV.-4. En esta etapa procesal, el Agente del Ministerio Público guardó silencio. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00247-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó5: “[…] “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que la norma andina que fue objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020130024700 constituye un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350- IP- 2022 y 391-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 y 5147 del 13 de marzo de 2023.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 0049315 de 21 de agosto de 2012 y 00001146 de 28 de enero de 2013, denegó el registro como marca 5 Proceso 230-IP-2022. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00247-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del signo nominativo “EXTENDER YANBAL” a la actora, para amparar productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, al encontrarlo, de oficio, similarmente confundible con la marca previamente registrada, “STENDERS”, de propiedad de la sociedad SIA STENDERA ZIEPJU FABRIKA; y que entre los productos que distinguían, existe conexidad competitiva.

A juicio de la demandante, el signo cuestionado posee elementos adicionales y distintivos que le permitirán al consumidor identificar e individualizarlo respecto de otras marcas integradas por la expresión “TENDER”, máxime si se tiene en cuenta que la misma es evocativa de las palabras “TERNURA” o “DELICADEZA”, las cuales son usuales para designar características de los productos de belleza comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

A su vez, puso de presente que existen varios registros marcarios que contienen la palabra “TENDER”, de manera que la misma resulta de uso común para los productos de la citada Clase 3ª; y que, por lo anterior, la marca “STENDERS” resulta débil. Manifestó que los signos enfrentados presentan terminaciones diferentes (“DERS” – “YANBAL”) que resaltan las diferencias 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00247-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co presentadas entre los mismos, por lo que el público consumidor podrá distinguirlas fácilmente.

Por su parte, la SIC indicó que el signo solicitado “EXTENDER YANBAL” es similarmente confundible con la marca previamente registrada “STENDERS”. Aseguró que las expresiones enfrentadas son casi idénticas, al reproducirse una conjugación de la estructura “STENDERS – EXTENDER”, no solo en cuanto a su pronunciación, sino también por la estructura fonética símil que se presenta entre ambos signos distintivos.

En igual sentido, se pronunció el tercero con interés directo en las resultas del proceso, puesto que alegó que el elemento preponderante en el signo cuestionado es la expresión “EXTENDER”, la cual es similarmente confundible con la marca previamente registrada “STENDERS”. Agregó que los signos distintivos enfrentados “EXTENDER YANBAL” y “STENDERS” fueron debidamente declarados como confundibles, pues de permitirse agregar elementos a marcas registradas a un signo solicitado para registro se estaría pretermitiendo el correcto análisis 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00247-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de registrabilidad que propende por evitar que en el mercado el público encuentre expresiones confundibles.

El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 230-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 145-IP-20226, 261-IP-20227, 350-IP-20228 y 391-IP-20229, en las que se interpretó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las expresiones en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo 6 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023. 7 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 de 13 de marzo de 2023. 8 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5303 de 7 de septiembre de 2023. 9 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00247-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marcario, que señaló el Tribunal en los referidos pronunciamientos comunitarios10, así: “[…] 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y las marcas en conflicto, así: EXTENDER YANBAL SIGNO NOMINATIVO CUESTIONAD011 10145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022. 11 Folio 42 del cuaderno físico principal. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00247-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA12 Como en el presente caso se va a cotejar un signo nominativo, “EXTENDER YANBAL”, como lo es el cuestionado, con una marca mixta, “STENDERS”, a nombre del tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en la marca mixta, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca mixta previamente registrada, no así las gráficas que las acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. Cabe precisar que las citadas interpretaciones prejudiciales13 enfatizan en que si el elemento determinante es el denominativo el 12 Folio 42 del cuaderno físico principal. 13145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00247-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00247-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. A efectos de evaluar la similitud entre los signos y marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00247-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Antes de ello, cabe señalar que el Tribunal ha reiterado que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las expresiones de uso común que forman parte de los signos y marcas al realizar el examen comparativo de los mismos.

Frente a dicho aspecto, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal expresó lo siguiente: “[…] 3.3. En el marco del Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate. 3.4.

En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de las indicaciones comunes o usuales que lo integren. 3.5. La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo, y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico. […] 3.7.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformado exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se pude proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. […]”. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00247-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultare imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] 3.8 No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00247-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Según la actora, la expresión “TENDER” es de uso común y débil, para los productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Al respecto, en el caso sub examine se encontró que en la página web de la entidad demandada14 figuran las siguientes marcas, que a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados se encontraban registradas en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, que contienen la expresión “TENDER”: MARCA TITULAR TENDER CARE (NOMINATIVA) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY TENDER SMILES L'OREAL COLOMBIA S.A.S ORIFLAME TENDERLY (NOMINATIVA) ORIFLAME COSMETICS AG UNICLUB DON LEVER, EL MEJOR AMIGO DE LOS TENDEROS (MIXTA) UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA Lo anterior pone de manifiesto que “TENDER” es una expresión de uso común y débil respecto de los productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. 14 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 23 de abril de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00247-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Y al tratarse de una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, que como es un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Sobre el particular, el Tribunal ha precisado lo siguiente15: “[…] 3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]”. (Resaltado fuera de texto) Por lo tanto, el tercero con interés directo en las resultas del proceso, como titular de una marca que incluye una partícula de uso común, esto es, “TENDER”, no puede impedir la inclusión de dicho término en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general16. 15 Interpretación Prejudicial 318-IP-2019. 16 Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023-00, C.P. María Elizabeth García González, que ahora se prohíja. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00247-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre el particular, la Sala puntualiza que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común “TENDER”, que forma parte del signo y marca enfrentados, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo del signo y marcas en cotejo, también lo es que al excluir dicha partícula se reduce la marca previamente registrada de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizándolos en su conjunto.

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de la marca y el signo en conflicto. Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que el signo solicitado “EXTENDER YANBAL” y la marca previamente registrada “STENDERS”, cuentan con diferentes números de palabras, raíces y terminaciones, así como distinta secuencia vocálica y consonántica pues, el signo cuestionado “EXTENDER YANBAL”, se conforma por dos (2) palabras, cinco silabas (EX-TEN-DER-YAN- BAL), catorce (14) letras (E-X-T-E-N-D-E-R-Y-A-N-B-A-L), nueve (9) consonantes (X-T-N-D-R-Y-N-B-L) y cinco (5) vocales (E-E-E- A-A), mientras que la marca previamente registrada “STENDERS” está compuesta por una (1) palabra, dos (2) sílabas (STEN-DERS), 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00247-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ocho (8) letras (S-T-E-N-D-E-R-S), seis (6) consonantes (S-T-N-D- R-S) y dos (2) vocales (E-E).

Cabe mencionar que el signo solicitado y la marca previamente registrada al estar acompañadas de palabras diferentes en su inicio “EX” – “STEN”) y terminación (“BAL” – “DERS”), generan unas marcas completamente distintivas que las hace registrables. Ahora, si bien es cierto que el signo cuestionado contiene una partícula de uso común, “TENDER” la cual, como ya se dijo, puede ser utilizada por cualquier persona para formar sus marcas, también lo es que este vocablo en el signo cuestionado se encuentra combinado con unas expresiones diferentes, esto es, “EX” y “YANBAL”.

En ese sentido, la Sala considera que al estar combinada la expresión cuestionada en su inicio con otro vocablo, como lo es la partícula “EX”, y en su terminación con el término “YANBAL” genera una marca completamente distintiva y diferente, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica. En otras palabras, las expresiones “EX” y “YANBAL” refuerzan las diferencias entre el signo y marca en disputa, otorgándole al signo 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00247-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co solicitado “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”17, lo que incide en que no se genere riesgo de confusión o asociación. En cuanto a la similitud fonética, la Sala estima que la pronunciación de las expresiones cotejadas es diferente, debido a que, como ya se dijo, son expresiones totalmente disímiles, máxime si se tiene en cuenta que presentan inicios y terminaciones distintas.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: EXTENDER YANBAL – STENDERS – EXTENDER YANBAL – STENDERS EXTENDER YANBAL – STENDERS – EXTENDER YANBAL – STENDERS EXTENDER YANBAL – STENDERS – EXTENDER YANBAL – STENDERS EXTENDER YANBAL – STENDERS – EXTENDER YANBAL – STENDERS Al respecto, la Sala advierte que el hecho de que las marcas registradas con anterioridad y el signo solicitado tengan inicios y terminaciones diferentes hace que su pronunciación y fonética sean distintas, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020000653501. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00247-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co apreciar que el empleo de raíces y finalizaciones distintas le aportan una fuerza distintiva especial a las mismas, lo que las hace registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.18 En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que la palabra “EXTENDER”, que hace parte del signo cuestionado según el Diccionario de la Real Academia Española, significa: “[…] 1. tr.

Hacer que algo ocupe un espacio mayor que el que antes ocupaba. U. t. c. prnl. […]”19. De otra parte, la Sala observa las expresiones “YANBAL” y “STENDERS” deben tenerse de fantasía, comoquiera que no cuentan con un significado propio en el lenguaje castellano. Así las cosas y comoquiera que la marca previamente registrada y el signo cuestionado contienen expresiones de fantasía, no pueden cotejarse desde este aspecto. 18 Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020120027500.

Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E), número único de radicación 11001-03-24-000-2014-00121-00. Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2011-00061-00. 19https://dle.rae.es/extender?m=form, consultado el 23 de abril de 2024. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00247-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por todo lo anterior, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que el signo cuestionado, “EXTENDER YANBAL”, es lo suficientemente distintivo y diferente de la marca previamente registrada.

En este orden de ideas, al poseer el signo solicitado “EXTENDER YANBAL”, la condición de “distintividad” necesaria y no existir entre el signo y marca enfrentados semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala considera que en el presente caso no se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, lo que impone declarar la nulidad de los actos acusados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Cabe señalar que ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado anteriormente, la Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados en la demanda, criterio adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 201620, en la que se precisó lo siguiente: "[ ] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 20 del Decreto 1070 de 31 de marzo de 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00457-00. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00247-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la infracción de las normas que consagran la obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando con la decisión resulten desconocidos sus derechos [ ]" (Destacado fuera de texto).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 0049315 de 21 de agosto de 2012 y 00001146 de 28 de enero de 2013, expedidas por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO conceder el registro como marca del signo nominativo “EXTENDER YANBAL”, solicitado para distinguir productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la actora; y publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00247-00 Actora: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

CUARTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 9 de mayo de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.