CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00153-00 Demandante: Inverluna y Cía S en C.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Global Investment & Trading Management Inc. Tema: Registro del signo “SERVIGIROS” (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 13878 de 30 de marzo de 20151 y 66696 de 28 de septiembre de 20152, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Global Investment & Trading Management Inc., negó la presentada por la sociedad Servientrega S.A. y, como consecuencia de ello, negó el registro como marca del signo mixto “SERVIGIROS” para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Inverluna y Cía S en C.A. I.

ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad Inverluna y Cía S en C.A., a través de apoderada judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 13878 de fecha 30 de marzo de 2015, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se niega el 1 Folios 8 a 20 C pp.

“[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folios 21 a 24 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 25 a 39 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00153-00 Demandante: Inverluna y Cía S en C.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio registro de la marca mixta SERVIGIROS para distinguir servicios de la clase 36 Internacional.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución número 66696 de fecha 28 de septiembre de 2015, proferida por el Superintendente Delegado Para La Propiedad Industrial, mediante la cual resuelve recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución número 13878 de fecha 30 de marzo de 2015, confirmándola. TERCERA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de marca mixta SERVIGIROS concedida a la sociedad INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. para distinguir servicios de la clase 36 de la clasificación de marcas.

CUARTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que sirva dar aplicación al artículo 192 del C.P.C.A. QUINTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad Industrial […]”4 (mayúscula y negrilla del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. La apoderada de la parte demandante señaló que, Inverluna y Cía S en C.A. solicitó el registro como marca del signo mixto “SERVIGIROS”, para identificar los servicios de la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son, “[…] servicios de gestión de activos financieros, servicios financieros a través de financiera, red electrónica, servicios de información servicios de operaciones de cambios. servicios de operaciones financieras monetarias, servicios de realización de operaciones financieras en línea, servicios de realización de transacciones financieras, servicios de realización de transacciones en línea […]”. 4.

Indicó que, frente a la anterior solicitud, las sociedades Global Investment & Trading Management Inc. y Servientrega S.A., presentaron oposición, la primera, por cuanto había registrado previamente la marca nominativa “SERVIGIROS” para los servicios de la clase 366 del mencionado nomenclátor, estos son “[…] servicios de gestión de activos financieros, servicios financieros de operaciones de cambios, servicios de operaciones financieras monetarias, servicios de realización de operaciones financieras en línea, servicios de realización de transacciones financieras, servicios de realización de transacciones en línea, servicios de giro postal, servicios de transferencia de fondos, servicios de giro de dinero y de pago y envió de remesas, servicios de recaudo de dinero para su posterior envió […]. 4 Folios 26 a 27 C pp. 5 Folios 24 a 25 C pp. 6 Versión 10.

Certificado de registro número 533.968. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00153-00 Demandante: Inverluna y Cía S en C.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 5. Sobre la oposición de Servientrega S.A., esta alegó que había riesgo de confusión y asociación por cuanto había registrado previamente la marca notoriamente conocida “SERVIENTREGA”7. 6.

Anotó que, mediante la Resolución 13878 de 30 de marzo de 2015, la Directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Global Investment & Trading Management Inc., negó la presentada por la sociedad Servientrega S.A. y, como consecuencia de ello, negó el registro como marca del signo mixto “SERVIGIROS” para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y que, contra dicha decisión, la demandante presentó recurso de apelación. 7.

Mencionó que, mediante la Resolución 66696 de 28 de septiembre de 2015, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la citada Resolución 13878. I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación8 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de la norma en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantados: (i) Constitución Política, artículo 29 y;

(ii) Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literal a). I.1.2.2. El concepto de violación 9. La apoderada de la parte demandante aseguró que las resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, en razón a que la SIC negó el registro como marca del signo mixto “SERVIGIROS” para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Inverluna y Cía S en C.A., al considerar que era confundible con la marca nominativa “SERVIGIROS” de la sociedad Global Investment & Trading Management Inc., que protege servicios de la clase 36, lo que implicó el desconocimiento del artículo 29 de la Constitución Política y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 10.

Subrayó que, Inverluna y Cía S en C.A. tiene derecho a que se registre el signo “SERVIGIROS”, toda vez que tiene bajo su titularidad las marcas mixtas y nominativas “RED SERVI”, “SER>I SERVI, SUS GIROS, SUS PAGOS”, “RED SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS” y “SV GIROS Y PAGOS DONDE USTED ESTÁ” en las clases 35, 36, 38, 39 y 45, por lo que sostuvo que era “[…] un sin sentido jurídico, […] que no se pueda registrar la contracción del mismo SERVIGIROS […]”. 7 La Sala precisa que, la oposición presentada por la sociedad Servientrega S.A. fue negada, razón por la cual la misma no es objeto de análisis en el presente proceso. 8 Folios 28 a 38 del C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00153-00 Demandante: Inverluna y Cía S en C.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 11.

Finalmente, señaló que la SIC no tuvo en cuenta que ha concedido registros de marcas similares en la clase 36 del mencionado nomenclátor a nombre de diferentes titulares. II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio9 12. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que el signo negado para registro “SERVIGIROS” no cuenta con elementos que lo dote de distintividad con la marca opositora “SERVIGIROS”, además que la expresión “SERVI” es de uso común, por lo que no era procedente tomar esta como característica del concepto de familia de marcas, así como tampoco como una marca derivada. 13.

Sostuvo que el hecho de que los signos sean iguales podría inducir a los consumidores a error, por lo que, al realizar un estudio frente a la conexidad competitiva, a pesar de tratarse de “[…] clases diferentes […]”, cuentan con medios de publicidad afines, por cuanto muchos de los servicios de transporte de dinero y valores se han convertido en el medio por el cual se pueden llevar a cabo servicios de realización de operaciones de giro postal, de transferencia de fondos, de giro de dinero y de pago y envío de remesas, así como de servicios de recaudo de dinero para su posterior envío. 14.

Finalmente, afirmó que no existía desconocimiento del artículo 29 de la Constitución Política, por cuanto no era posible comparar lo considerado en los actos demandados con otras decisiones adoptadas por la autoridad administrativa, “[…] en la medida que cada marca se ve afectada por una serie de sutilezas propias que dotan al cotejo marcario en cada caso […]”.

II.2. Intervención de la sociedad Global Investment & Trading Management Inc.10 15. La sociedad Global Investment & Trading Management Inc. contestó la demanda de manera extemporánea11. II.3. Intervención de la sociedad Servientrega S.A. 16. La sociedad Servientrega S.A. a pesar de haber sido notificada en debida forma12, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de demanda. 9 Folios 115 a 122 C pp. 10 Folios 127 a 143 del C pp. 11 Folio 196 C pp.

Según constancia secretarial de 16 de enero de 2017. 12 Folios 89 y 97 C pp. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00153-00 Demandante: Inverluna y Cía S en C.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio III. TRÁMITE DEL PROCESO 17. La sociedad Inverluna y Cía S en C.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 17 de febrero de 201613, en contra de las Resoluciones 13878 de 30 de marzo de 2015 y 66696 de 28 de septiembre de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 18.

Mediante auto de 16 de marzo de 201614, se inadmitió la demanda y, a través de auto de 5 de julio de 201615, se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de las sociedades Global Investment & Trading Management Inc y Servientrega S.A. El 26 de septiembre de 201616, se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 19.

Por autos de 14 de diciembre de 2017 y 25 de mayo de 201817, se fijó fecha y hora para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, la cual se realizó el 1° de junio de 201818. 20. En la citada audiencia, se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y se ordenó oficiar a la SIC para que allegara certificación de titularidad y vigencia de los registros de propiedad industrial solicitados. 21.

Mediante auto de 30 de noviembre de 201819, se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 22. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 40-IP-2019 de 3 de junio de 201920, en la que interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y de oficio el literal g) del artículo 135 y los artículos 151 y 168 ibidem.

Dicho tribunal consideró que: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser pertinente. 2. De oficio se interpretarán el Literal g) del Artículo 135 y los artículos 151 y 168 de la Decisión 486, a fin de tratar la conexión entre los servicios amparados por los signos en conflicto, las palabras de uso común en la conformación de 13 Folio 25 C pp. 14 Folios 42 a 43 C pp. 15 Folios 83 a 85 C pp. 16 Índice 85 Vto.

C pp. 17 Folios 197 y 205 C pp. 18 Folios 218 a 228 C pp. 19 Folios 294 y vto. C pp. 20 Folios 310 a 328 C pp. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00153-00 Demandante: Inverluna y Cía S en C.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio signos y el ejercicio del derecho preferente por parte del opositor, respectivamente.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 2. Comparación entre signos mixtos y denominativos. 3.

Derecho preferente originado en la cancelación por no uso de una marca registrada. 4. Palabras de uso común en la conformación de marcas. 5. Familia de marcas. 6. Marca derivada. 7. Conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza. E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo SERVIGIROS (mixto) y la marca SERVIGIROS (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de lrregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente. […] 1.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor a) El riego de confusión […] b) El riesgo de asociación. […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […] 2.

Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado SERVIGIROS (mixto) y la marca SERVIGIROS (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00153-00 Demandante: Inverluna y Cía S en C.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio […] 2.6 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado SERVIGIROS (mixto) y la marca SERVIGIROS (denominativa). […] 4.

Palabras de uso común en. La conformación de marcas 4.1. En el presente caso la SIC señaló que el término SERVI es de uso común para servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.Por lo tanto, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil. […] 4.12.

En tal sentido, se debe determinar si los signos solicitados presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posterioemnte, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 5.

Familia de marcas 5.1. De acuerdo a lo alegado por el demandante, el signo solicitado a registro hace parte de una familia de marcas cuyo elemento o término común es SERVI por lo que se desarrollara dicho tema. […] 5.5. A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado. 6.

Marca derivada 6.1. Dado que el demandante alega que ya es titular de la marca SERVI SUS GIROS SUS PAGOS y que el signo solicitado sería una marca derivada de las marcas RED SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS, SERVI SERVI, SUS GIROS, SUS PAGOS, SV Giros y pagos donde usted está y GIROS Y ENVÍOS DONDE USTED ESTÁ, entre otras, previamente registradas a favor de Global Investment & Trading Management Inc., corresponde abordar este tema. […] 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00153-00 Demandante: Inverluna y Cía S en C.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 6.6.

Sobre la base de los criterios expuestos se establecerá si un signo solicitado a registro constituye o no una variación de las marcas previamente inscritas, teniendo en cuenta que la nueva solicitud debe comprender a la misma marca con variaciones no sustanciales, y que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los productos amparados por las marcas ya registradas.

Asimismo, cabe recalcar que la solicitud de registro de un signo derivado de una marca inscrita con anterioridad no le otorga a su titular el derecho indefectible a que se le conceda el registro solicitado, debido a que toda nueva solicitud de registro de marca se encuentra sujeta al análisis de registrabilidad que corresponde realizar a la autoridad competente. […]” (mayúscula y negrilla del original). 23.

Por auto de 12 de noviembre de 201921, se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas de que trata el artículo 181 de la Ley 1437 de 2011, así como la de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 ibidem y en consecuencia se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y, al Ministerio Público para que rindiera concepto. 24.

En el término para alegar de conclusión, las sociedades Inverluna y Cía S en C.A.22, y Global Investment & Trading Management Inc.23 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, la SIC24 presentó sus alegatos de manera extemporánea25. y el Ministerio Público guardó silencio. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1.

Competencia 25. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14926 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo 2019, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.

La formulación del problema jurídico 26. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 13878 de 30 de marzo de 201527 y 66696 de 28 de septiembre de 201528, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales declaró 21 Folio 330 C pp. 22 Folios 335 a 337 C pp. 23 Folios 338 a 341 C pp. 24 Folios 346 a 347 C pp. 25 Folio 348 C 2.

Según constancia secretarial de 20 de enero de 2020. 26 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 27 Folios 8 a 20 C pp.

“[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 28 Folios 21 a 24 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00153-00 Demandante: Inverluna y Cía S en C.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio fundada la oposición presentada por la sociedad Global Investment & Trading Management Inc., negó la presentada por la sociedad Servientrega S.A. y, como consecuencia de ello, negó el registro como marca del signo mixto “SERVIGIROS” para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Inverluna y Cía S en C.A. 27.

La Sala deberá analizar si entre el signo mixto “SERVIGIROS” solicitado para identificar servicios en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Inverluna y Cía S en C.A. y la marca nominativa “SERVIGIROS” para distinguir servicios en la clase 36 del mismo nomenclátor, previamente registrada a favor de la sociedad Global Investment & Trading Management Inc., se presenta riesgo de confusión, conexión competitiva y riesgo de asociación al tenor de lo dispuesto en los artículos 135 literal g), 136 literal a), 151 y 168 de la Decisión 486 de 2000.

Así como el desconocimiento del artículo 29 de la Constitución Política. 28. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación de los actos demandados 29. La sociedad Inverluna y Cía S en C.A. solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 13878 de 30 de marzo de 2015 y 66696 de 28 de septiembre de 2015, por medio de las cuales la SIC declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Global Investment & Trading Management Inc., negó la presentada por la sociedad Servientrega S.A. y, como consecuencia de ello, negó el registro como marca del signo mixto “SERVIGIROS” para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Inverluna y Cía S en C.A. IV.4.

Análisis del caso concreto 30. La SIC, mediante los actos administrativos acusados negó el registro como marca al signo mixto “SERVIGIROS” para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son “[…] servicios de gestión de activos financieros, servicios financieros a través de financiera, red electrónica, servicios de información servicios de operaciones de cambios. servicios de operaciones financieras monetarias, servicios de realización de operaciones financieras en línea, servicios de realización de transacciones financieras, servicios de realización de transacciones en línea […]”. 31.

A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la SIC negó el registro como marca del signo mixto “SERVIGIROS” para distinguir servicios de la clase 36, sin considerar que no era confundible con la marca 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00153-00 Demandante: Inverluna y Cía S en C.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio nominativa previamente registrada “SERVIGIROS” de la sociedad Global Investment & Trading Management Inc., que protege servicios de la clase 3629, “[…] servicios de gestión de activos financieros, servicios financieros de operaciones de cambios, servicios de operaciones financieras monetarias, servicios de realización de operaciones financieras en línea, servicios de realización de transacciones financieras, servicios de realización de transacciones en línea, servicios de giro postal, servicios de transferencia de fondos, servicios de giro de dinero y de pago y envió de remesas, servicios de recaudo de dinero para su posterior envió […]”. 32.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 40-IP-2019 de 3 de junio de 201930, pronunciándose sobre la aplicación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y de oficio los artículos 135 literal g), 151 y 168 concerniente a la conformación de marcas con denominaciones de uso común, la conexión entre los servicios y el ejercicio del derecho preferente por parte del opositor, respectivamente. 33.

Aunque el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina analizó el artículo 168 de la Decisión 486 de 2000, la Sala no llevará a cabo un examen de dicha disposición, ya que en el presente caso no se está cuestionando la nulidad de los actos administrativos que otorgaron el registro de la marca “SERVIGIROS” a la sociedad Global Investment & Trading Management Inc., a través del derecho preferente. 34.

Así las cosas, el texto de las normas objeto de análisis son las siguientes: “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país. […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”. 29 Versión 10. Certificado de registro número 533.968. 30 Folios 310 a 328 C pp. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00153-00 Demandante: Inverluna y Cía S en C.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio IV.4.1.

De la vulneración de los artículos 135 literal g), 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000 35. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo y la marca en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor31: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 36.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y la marca en conflicto, así: Signo cuestionado de la sociedad Inverluna y Cía S en C.A.32 (mixta) Clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Marca previamente registrada por la sociedad Global Investment & Trading Management Inc.33 “SERVIGIROS” Registro 533.968.

Clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Titular: Global Investment & Trading Management Inc. 31 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP- 2022 y 391-IP-2022. 32 Folio 33 C pp. 33 Folios 265 y 285 C 2. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00153-00 Demandante: Inverluna y Cía S en C.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 37.

Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar el signo mixto “SERVIGIROS”, solicitado por la demandante, con la marca nominativa “SERVIGIROS”, previamente registrada por el tercero con interés en el resultado del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en ellas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 38.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo y la marca objeto de análisis, no así la gráfica que acompaña el cuestionado, toda vez que son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque de su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. 39. En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 40.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 41.

Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] la prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”34. 42.

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo del signo en conflicto “SERVIGIROS”, de la clase 36, así como la marca nominativa “SERVIGIROS” de la clase 36, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. 34 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. MP. Dr. Guillermo Vargas Ayala. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00153-00 Demandante: Inverluna y Cía S en C.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 43.

Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias del signo “SERVIGIROS” de la demandante y “SERVIGIROS” del tercero con interés en el resultado del proceso, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas o conceptuales, con el fin de determinar el grado de confusión y riesgo de asociación que pueda existir entre las mismas, de acuerdo con los conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales. 44.

Así pues, corresponde abordar el análisis del signo y la marca confrontada respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada uno de los signos, la Sala observa lo siguiente: Signo cuestionado S E R V I G I R O S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Marca previamente registrada S E R V I G I R O S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 45.

De la revisión de las mismas, la Sala advierte la identidad de sus raíces y terminaciones que pueden inducir a confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado “SERVIGIROS” y la marca registrada previamente guardan igual disposición y composición vocálica “E-I-I-O”, la misma raíz y terminación “SERVI- GIROS”, número de sílabas “4” y secuencia de las consonantes, esto es, “S-R-V-G- R-S” frente a “S-R-V-G-R-S”, lo que lleva a que el signo cuestionado “SERVIGIROS” no sea suficientemente distintivo y diferente a la marca previamente registrada. 46.

En sentencia de 9 de julio de 202035, esta Sección evaluó que cuando un signo reproduzca los elementos de otra marca, debe incluir elementos adicionales que le 35 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 9 de junio de 2020. Rad.: 2009-00118-00. MP Dr. Hernando Sánchez Sánchez. Criterio reiterado: Sentencia de 18 de ese mes y año. MP Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00153-00 Demandante: Inverluna y Cía S en C.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio otorguen una carga semántica distintiva.

Sin estos elementos, no procede su registro, ya que persistiría el riesgo de confusión: “[…] 57. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.

De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]”. 47. Por tanto, en el caso sub examine, el signo cuestionado “SERVIGIROS” no cuenta con elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora que permite otorgarle suficiente distintividad para diferenciarla de la previamente registrada “SERVIGIROS”. 48.

En relación con la similitud fonética, es importante señalar que la pronunciación de las expresiones comparadas es idéntica, ya que comparten la expresión “SERVIGIROS”, que constituyen las letras de la marca previamente registrada, adicionalmente coinciden con la raíz “SERVI”, la terminación “GIROS” y la misma secuencia vocal “E-I-I-O”. 49.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal diferencia: SERVIGIROS – SERVIGIROS – SERVIGIROS – SERVIGIROS SERVIGIROS – SERVIGIROS – SERVIGIROS – SERVIGIROS SERVIGIROS – SERVIGIROS – SERVIGIROS – SERVIGIROS SERVIGIROS – SERVIGIROS – SERVIGIROS – SERVIGIROS 50. Ahora bien, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala pone de presente que, si bien es cierto que la partícula “SERVI” evoca servicios y “GIROS” significa “Acción y efecto de girar”36, también lo es que en su conjunto es una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores y no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, por lo que la expresión “SERVIGIROS” es de fantasía. Por esta razón, no es posible realizar una comparación desde este enfoque37. 51.

En consecuencia, se cumple el primer supuesto del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, en el sentido de que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión para el público consumidor. 36 https://www.rae.es/drae2001/giro. Consultado el 2 de diciembre de 2024. 37 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Primera. Sentencias de 27 de junio y 21 de julio de 2024. Rad.: 2015-00535-00 y 2015-00508-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00153-00 Demandante: Inverluna y Cía S en C.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 52. Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de asociación entre los consumidores. 53.

Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201838 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de 38 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00. MP Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00153-00 Demandante: Inverluna y Cía S en C.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 54.

Sobre este tema, la Sala aclara que, para verificar la conexión entre los servicios amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos para lograr el objetivo de determinar dicha conexidad. 55. En el caso sub lite, la expresión cuestionada “SERVIGIROS” fue solicitada para proteger los siguientes servicios de la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] servicios de gestión de activos financieros, servicios financieros a través de financiera, red electrónica, servicios de información servicios de operaciones de cambios. servicios de operaciones financieras monetarias, servicios de realización de operaciones financieras en línea, servicios de realización de transacciones financieras, servicios de realización de transacciones en línea […]”. 56.

La marca previamente registrada, identifican los siguientes servicios en la clase 36 de la citada clasificación: “[…] servicios de gestión de activos financieros, servicios financieros de operaciones de cambios, servicios de operaciones financieras monetarias, servicios de realización de operaciones financieras en línea, servicios de realización de transacciones financieras, servicios de realización de transacciones en línea, servicios de giro postal, servicios de transferencia de fondos, servicios de giro de dinero y de pago y envió de remesas, servicios de recaudo de dinero para su posterior envió […]”. 57.

Al analizar la relación entre los servicios asociados al signo solicitado “SERVIGIROS” y la marca previamente registrada, se evidencia que ambos comparten la misma categoría, lo que refuerza una conexión significativa entre los servicios protegidos. Esta relación se sustenta en criterios de sustituibilidad, complementariedad y canales de comercialización, lo que puede derivar en una confusión para los consumidores sobre el origen empresarial de los servicios39. 58.

En cuanto a la sustituibilidad, el signo solicitado ampara servicios como gestión de activos financieros, transacciones financieras y transacciones en línea. De igual manera, la marca registrada protege servicios como gestión de activos financieros, transacciones, giros de dinero y recaudo para envío de remesas, o que demuestra que comparten una finalidad común: satisfacer la necesidad de movilizar recursos económicos.

Esta similitud funcional genera una percepción de sustituibilidad en el consumidor, quien podría considerar que ambos servicios cumplen el mismo propósito, reforzando la idea de que provienen del mismo empresario. 39 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 27 de junio y 21 de julio de 2024.

Rad.: 2015-00535-00 y 2015-00508-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00153-00 Demandante: Inverluna y Cía S en C.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 59. Respecto a la complementariedad, la Sala encuenta que los servicios amparados por la solicitud de registro, corresponden a los mismos servicios financieros registrados en la clase 36 de la marca previamente registrada, motivo por el cual, son intrínsecamente complementarios debido a su naturaleza, lo que puede llevar a los consumidores a percibir ambos con el mismo origen empresarial, más aún al tener en cuenta la identidad entre los signos, tal y como se analizó con anterioridad. 60.

La complementariedad implica que el consumo de un producto o servicio fomente el uso del otro, generando una interdependencia en la percepción del consumidor. Los servicios de gestión de activos financieros utilizan o incorporan el transporte de dinero y valores. La relación de complementariedad sugiere que la prestación de servicios de gestión financiera crea una conexión en la percepción del consumidor.

Esta relación complementaria puede llevar a los consumidores a percibir ambos con el mismo origen empresarial, más aún al tener en cuenta la identidad entre los signos, tal y como se analizó con anterioridad. 61. Finalmente, en términos de razonabilidad, resulta claro suponer que el consumidor pudiera interpretar que los servicios de “SERVIGIROS” de la demandante y los servicios de “SERVIGIROS” del tercero con interés en el resultado del proceso provienen del mismo empresario, dado que, pueden compartir los mismos canales de comercialización y de publicidad. 62.

En ese sentido, ambos grupos de servicios comparten canales de comercialización como folletos, prensa, revistas especializadas y plataformas digitales. Además, sus destinatarios podrían incluir tanto individuos como empresas interesadas en la movilización de recursos financieros y valores. La promoción conjunta en medios similares refuerza la posibilidad de que los consumidores perciban una conexión empresarial entre ellos. 63.

En virtud de lo expuesto, al aplicar los criterios de sustitución, complementariedad y razonabilidad, la Sala concluye que existe una conexión entre los servicios del signo solicitado por la demandante “SERVIGIROS” y los servicios de la marca previamente registrada por el tercero con interés en el resultado del proceso “SERVIGIROS” por lo que no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, por cuanto se podría predicar la posibilidad de confusión y asociación en el consumidor, quien no tendría elementos para interpretar que los servicios de un signo no están directamente ligados a los servicios de la marca, asumiendo así un origen empresarial compartido. 64.

En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201540, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: 40 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015. Rad.: 2008-00065-00. MP Dra. María Elizabeth García González. 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00153-00 Demandante: Inverluna y Cía S en C.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). […] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […]” (negrilla fuera de texto). 65.

Por tal razón, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, debe protegerse la marca nominativa previamente registrada. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales41: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]” (negrilla del original). 66. Por lo expuesto y teniendo en cuenta que hay identidad entre el signo y la marca analizadas, conexión competitiva entre los servicios que representan y riesgo de asociación en el mercado, esta Sala considera que se configura la causal de irregistrabilidad señalada en los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000. 67.

Por otra parte, la Sala debe analizar sí a pesar de que la expresión “SERVI” es de uso común al tenor de lo dispuesto en el artículo 135 literal g) de la Decisión 486 de 2000, era procedente tomar esta como característica del concepto de familia de marcas, así como una marca derivada de las marcas mixtas y nominativas “RED SERVI”, “SER>I SERVI, SUS GIROS, SUS PAGOS”, “RED SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS” y “SV GIROS Y PAGOS DONDE USTED ESTÁ”. 41 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Ver, entre otras, la interpretación prejudicial 59-IP-2001. 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00153-00 Demandante: Inverluna y Cía S en C.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 68. Sobre las marcas derivadas, esta Sección en sentencia de 30 de junio de 201642 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, en torno al concepto de dichas marcas y al alcance de las normas comunitarias relacionadas con el asunto, así: “[…] Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan. […] Además, dentro del Proceso 107-IP-2010 de 11 de noviembre de 20101, este Tribunal desarrolló el tema de la marca derivada expresando los siguientes fundamentos: […] Estas ´marcas derivadas´ -como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1998)-, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”.

En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: “El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada”. […] Por otro lado, el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro de Marca o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretender registrar […]” (negrilla fuera de texto). 69.

De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal, la Sala estima que el signo mixto “SERVIGIROS”, no es una derivación de las marcas “RED SERVI”, “SER>I SERVI, SUS GIROS, SUS PAGOS”, “RED SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS” y “SV GIROS Y PAGOS DONDE USTED ESTÁ”, así como tampoco una contracción de las mismas, dado que presenta variaciones sustanciales comparadas con dichas 42 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 30 de junio de 2016. Rad.: 2013-00141-00. MP: Dra. María Elizabeth García González. 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00153-00 Demandante: Inverluna y Cía S en C.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio marcas, suprime las partículas “RED”, “SUS”, “PAGOS”, “SV”, “Y” “DONDE”, “USTED” y “ESTÁ” y crea una nueva combinación de partículas “SERVI” y “GIROS”. 70.

Ahora, cabe señalar que la demandante también alegó que el signo cuestionado pertenece a una familia de marcas compuesta por la partícula “SERVI”. 71. Sobre el particular, el Tribunal precisó que la familia de marcas debe ser entendida como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial, de la siguiente manera: “[…] 4.2.

Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 4.3. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.

El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dada que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. 4.4.

El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona. ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común […]”. 72.

De acuerdo con lo anterior, la Sala estima que lo signos traídos a colación no pertenecen a una familia marcaria, habida cuenta que la partícula “SERVI”, que forma parte del signo cuestionado, es una expresión que es comúnmente utilizada en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, en la medida en que existen muchas otras personas que han registrado sus marcas en la misma clase utilizando la citada partícula; y, por ello, dicho vocablo no lograría identificar de manera exclusiva los servicios de la clase antes mencionada. 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00153-00 Demandante: Inverluna y Cía S en C.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 73.

En efecto, en el caso sub examine se encontró que en la página web de la entidad demandada43 figuraban las siguientes marcas, que a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados se encontraban registradas en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, que contienen la expresión “SERVI”: “SERVI” CLASE 36 “SERVIPAGOS” (Mixta) BANCO DE BOGOTÁ 254.203 “SERVIEFECTIVO” (Mixta) SERVIEFECTIVO S.A.S. 263.581 “SERVIPUNTOS” (Mixta) COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVIPUNTOS S.A. 358.955 “SERVIMCOOP” (Mixta) SERVIMCOOP LTDA 459.027 “SERVICREDITO” SERVICREDITO S.A 464.083 74.

Por lo anterior, no podría impedirse que otras personas utilicen el término “SERVI”, para identificar sus servicios, al ser una partícula de uso común. 75. En lo atinente al argumento de la demandante, concerniente a que se violó el artículo 29 de la Constitución Política, no se evidencia dicha violación, habida cuenta que la demandada denegó el registro de la marca cuestionada de acuerdo con las normas aplicables sobre la materia, conforme se puso de presente en las consideraciones expuestas en este acápite de la sentencia. 76.

Aunado a ello, el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada país miembro. Así, la referida autonomía se manifiesta, no solo en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, sino además respecto de sus propias decisiones, por lo que no le asiste razón a la parte demandante cuando afirmó que la SIC no tuvo en cuenta que ha concedido registros de marcas similares en las clases 36 del mencionado nomenclátor a nombre de diferentes titulares. 43 Consulta realizada el 2 de diciembre de 2024 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en el estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 22 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00153-00 Demandante: Inverluna y Cía S en C.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 77.

La Sala concluye que, al existir: (i) identidad entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada y, (ii) conexidad competitiva y riesgo de asociación entre los servicios protegidos por ella, el signo en controversia no puede coexistir pacíficamente en el mercado, por lo que la decisión de la SIC fue acorde con el ordenamiento jurídico vigente y no se vulneró lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política, 135 literal g), 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000, razón por la cual se negarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. 78.

Finalmente, no se condenará en costas como quiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 del CPACA. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente 23 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00153-00 Demandante: Inverluna y Cía S en C.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.