CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00177-00 Referencia: Acción de nulidad relativa Actora: INVERSIONES GMH S.A. TESIS: ENTRE LA MARCA NOMINATIVA CUESTIONADA, “NH”, DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO Y LA MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA DE LA ACTORA, “BH HOTELES”, EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS Y FONÉTICAS, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS SERVICIOS QUE CADA UNA DE ELLAS IDENTIFICA EN LA CLASE 43 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.
REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA Comoquiera que el proyecto de fallo que presentó a consideración el Consejero de Estado doctor OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, no obtuvo la mayoría de votos requeridos para su aprobación, la Sala procederá a decidir, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad INVERSIONES GMH S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00177-00 Actora: INVERSIONES GMH S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 12885 de 8 de marzo de 2010, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario", 26677 de 26 de mayo de 2010 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio2; y 41175 de 9 de agosto de 2010, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 30 de enero de 2009 la sociedad NH HOTELES S.A.3, presentó la solicitud de registro como marca del signo nominativo "NH", para distinguir servicios comprendidos en la Clase 434 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante SIC. 3 Hoy NH HOTEL GROUP S.A. 4 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes servicios: “[…] Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal […]”. 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00177-00 Actora: INVERSIONES GMH S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad BH HOTELES INC. formuló oposición contra el anterior registro con fundamento en que era similarmente confundible con la marca mixta "BH HOTELES", previamente registrada a su favor en la misma Clase. 6º: Que mediante la Resolución núm. 12885 de 8 de marzo de 2010, la directora de Signos Distintivos declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca nominativa "NH", para distinguir servicios comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad NH HOTELES S.A. 4º- Adujo que contra la citada resolución la sociedad BH HOTELES INC., interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria.
El primero de ellos mediante la Resolución núm. 26677 de 26 de mayo de 2010, expedida por la directora de Signos Distintivos de la SIC, y el segundo a través de la Resolución núm. 41175 de 9 de agosto de 2010, emanado del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00177-00 Actora: INVERSIONES GMH S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas vulneró los artículos 135, literal b), y 136, literal a), de la Decisión 486; 10°, 11, 14 y 15 de la Ley 256 de 15 de enero de 1996; y 606 y 607 del Código de Comercio, por cuanto pasó por alto que la expresión “NH” carece de distintividad por cuanto es similar a la marca mixta “BH HOTELES” previamente registrada, lo que significa que existe un evidente riesgo de confusión para los consumidores.
Explicó que las marcas en conflicto ostentan semejanzas en sus aspectos fonético, visual y ortográfico, que impiden que el consumidor identifique el origen empresarial de los servicios prestados por ellas, quien pensara erradamente al encontrarlas que la marca “NH” deviene de una familia de marcas “BH”. Manifestó que la SIC se centró en las diferencias entre las consonantes “N” y “B”, dejando de lado la letra “H”, que se encuentra en las dos marcas, y su parecido con la palabra “HOTELES”.
Señaló que la SIC no realizó consideración alguna ni disertación sobre la conexión competitiva entre la marca cuestionada y la previamente registrada, dejando de lado aspectos tales como: i) se encuentran en la misma Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza; ii) comparten iguales canales de comercialización, esto es, establecimientos como 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00177-00 Actora: INVERSIONES GMH S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co hoteles, especializados en alimentación y hospedaje temporal; iii) comprenden el mismo género y finalidad; y iv) existe intercambiabilidad entre los servicios que identifican.
Advirtió que la marca cuestionada es susceptible de causar un aprovechamiento injusto del prestigio de la sociedad BH HOTELES INC, así como la dilución de la fuerza distintiva de su marca “BH HOTELES”, su valor comercial y publicitario, lo cual configura un acto de competencia desleal por parte de la hoy sociedad NH HOTELES GROUP S.A. Sostuvo que la concesión del registro de la marca nominativa “NH” posibilita el engaño a terceros sobre la naturaleza de la actividad desempeñada por su titular, puesto que podrían confundirla con aquellas adelantadas bajo la marca “BH HOTELES”.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00177-00 Actora: INVERSIONES GMH S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Afirmó que las marcas en conflicto no son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación para los consumidores, en tanto que cada una de ellas están conformadas por estructuras ortográficas, secuencias vocálicas y silábicas disimiles que las hacen ser fácilmente diferenciables por el consumidor.
Explicó que las expresiones que conforman tales marcas resultan también distintas en cuanto a su aspecto fonético, pues comprenden consonantes diferentes, esto es, “N” y “B”, que hacen que las marcas se pronuncien diferente. Añadió que aunque las marcas están compuestas por términos descriptivos de los servicios que pretenden distinguir, a saber, hoteles, lo cierto es que aquellas se encuentran acompañadas de otras expresiones que en su conjunto devienen en un signo registrable sin que pueda afirmarse que su titular ostente la exclusividad de cada uno de los vocablos que la constituyen.
II.2. La sociedad NH HOTELES S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las súplicas incoadas. Sostuvo que la expresión “NH” es suficientemente distintiva y no se encuentra afectada por el registro previo de la marca “BH”, ni se 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00177-00 Actora: INVERSIONES GMH S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co puede predicar confusión directa o indirecta entre aquellas, en tanto que se trata de marcas totalmente diferentes.
Explicó que la partícula “NH” consiste en una palabra indivisible, caprichosa y novedosa, con fuerza distintiva suficiente que coincide con la razón social de su titular, por lo tanto, cumple plenamente con el presupuesto de representación gráfica, mediante su lectura y escritura. Afirmó que al cotejar la marca cuestionada “NH” y la previamente registrada “BH HOTELES”, se evidencia que son ampliamente diferentes.
Aseguró que la marca objeto de controversia “NH” no causa aprovechamiento injusto del supuesto prestigio de la marca registrada “BH HOTELES”; y que, además, han coexistido desde hace varios años en el país sin que se presente ningún tipo de conflicto. Adujo que los artículos 606 y 607 del Código de Comercio refieren sobre nombres comerciales y enseñas, por lo que no resultan aplicables al presente caso. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00177-00 Actora: INVERSIONES GMH S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.2.
La sociedad BH HOTELES INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó acceder a las súplicas incoadas en la demanda y respaldó los hechos y pretensiones expuestos por la actora. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, insistió en la presunta ilegalidad de los actos que concedieron el registro de la marca “NH”, teniendo en cuenta que carece de distintividad al resultar similar visual, conceptual y fonéticamente con la marca previamente registrada “BH HOTELES”, lo que genera un evidente riesgo de confusión y asociación para los consumidores; así también, tal concesión conllevó un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca “BH HOTELES”.
IV.-2. La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, además, solicitó despachar desfavorablemente las pretensiones de la demanda para lo cual señaló que las marcas en 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00177-00 Actora: INVERSIONES GMH S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conflicto resultan diferentes y fácilmente diferenciables por el consumidor.
IV.-3. La sociedad NH HOTELES S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, además, señaló que las marcas “NH” y “BH HOTELES” son diferentes y pueden coexistir en el mercado sin que exista riesgo de confusión para los consumidores. IV.-4. En esta etapa procesal, tanto el Agente del Ministerio Público como la sociedad BH HOTELES INC, tercero con interés directo en las resultas del proceso, guardaron silencio.
V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó6: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 2.1. […] cuyo tenor es el siguiente: 6 Proceso 210-IP-2016. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00177-00 Actora: INVERSIONES GMH S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […] a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.7.
Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya recibido tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00177-00 Actora: INVERSIONES GMH S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.
Comparación entre una marca denominativa y una marca mixta con elemento denominativo compuesto […] 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe identificar cual de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 3.
Conexión entre los servicios de la Clase 43 Clasificación Internacional de Niza […] 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00177-00 Actora: INVERSIONES GMH S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.4. Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. […] b) La complementariedad de los productos o servicios […] c) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios […] 4.
Familia de marcas […] 4.2 Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. […] 5. Coexistencia de hecho de marcas […] 6. La marca notoriamente conocida, su protección y prueba […] 7.
Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial […]”. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00177-00 Actora: INVERSIONES GMH S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, -esto es, las resoluciones núms. 12885 de 8 de marzo, 26677 de 26 de mayo y 41175 de 9 agosto de 2010-, concedió el registro de la marca nominativa “NH” a la sociedad NH HOTELES S.A., para amparar los siguientes servicios en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal […]”.
A juicio de la demandante, la SIC pasó por alto que la expresión “NH” carece de distintividad por cuanto es similar a la marca mixta “BH HOTELES”, previamente registrada, lo que significa que existe un evidente riesgo de confusión para los consumidores. Explicó que las marcas en conflicto ostentan semejanzas en sus aspectos fonético, visual y ortográfico, que impiden que el consumidor identifique el origen empresarial de los servicios prestados por ellas, quien pensara erradamente al encontrarlas que la marca “NH” deviene de una familia de marcas “BH” de titularidad de la sociedad BH HOTELES INC. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00177-00 Actora: INVERSIONES GMH S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que la SIC no realizó consideración alguna ni disertación sobre la conexión competitiva entre la marca cuestionada y la previamente registrada, dejando de lado aspectos importantes, entre ellos que: i) se encuentran en la misma Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza; ii) comparten iguales canales de comercialización, esto es, establecimientos como hoteles, especializados en alimentación y hospedaje temporal; iii) comprenden el mismo género y finalidad; y iv) existe intercambiabilidad entre los servicios que identifican.
Por su parte, la SIC señaló que las marcas en conflicto no son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación para los consumidores en tanto que cada una de ellas están conformadas por estructuras ortográficas, secuencias vocálicas y silábicas disimiles que las hacen ser fácilmente diferenciables por el consumidor. Explicó que las expresiones que conforman tales marcas resultan también distintas en cuanto a su aspecto fonético, pues comprenden consonantes diferentes, esto es, “N” y “B”, que hacen que las marcas se pronuncien diferente.
El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00177-00 Actora: INVERSIONES GMH S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co interpretación de los artículos 136, literales a) y h7), 137 y 258 de la Decisión 486, “[…] por ser materia de controversia el riesgo de confusión del signo solicitado con una marca previamente registrada […]” y “[…] pues se ha alegado que el signo solicitado sería susceptible de causar aprovechamiento injusto del prestigio de la marca registrada BH HOTELES (mixta), diluir su fuerza distintiva, así como el valor comercial y publicitario de ésta, favoreciendo la competencia desleal por parte de la sociedad NH HOTELES contra BH HOTELES […]”, y no procede respecto del artículo 135, literal b), “[…] por no ser materia de controversia la falta de distintividad intrínseca del signo solicitado […]”.
Así las cosas, el texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, 7 Dicho literal al igual que los artículos 137 y 258 de la Decisión 486 fueron interpretados de oficio por el Tribunal. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00177-00 Actora: INVERSIONES GMH S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. […] Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.
Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. […]” Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00177-00 Actora: INVERSIONES GMH S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: NH MARCA NOMINATIVA CUESTIONADA8 MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA9 Ahora, como en el presente caso se va a cotejar una marca nominativa, como es la cuestionada, concedida a favor del tercero con interes directo en las resultas del proceso, con una marca mixta, previamente registrada, a favor de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en la marca mixta, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.
La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca mixta, no así la gráfica que la acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que 8 Folio 80 del cuaderno principal. 9 Folio 80 del cuaderno principal. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00177-00 Actora: INVERSIONES GMH S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co distinguen, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los servicios amparados bajo las mismas son solicitados por su denominación y no por la descripción de aquella.
Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] i. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00177-00 Actora: INVERSIONES GMH S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.
Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.
Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas.
A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00177-00 Actora: INVERSIONES GMH S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.
Ahora, es del caso señalar, conforme se indicó en la interpretación prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, que el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. Así, lo expresó: “[…] 4. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2.
Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4.
La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00177-00 Actora: INVERSIONES GMH S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica.
Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8. No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.11.
En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.
Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegara a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.
Al efecto, el Tribunal precisó: 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00177-00 Actora: INVERSIONES GMH S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).
Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. En ese sentido, para fijar la genericidad de los signos, el Tribunal, como esta Corporación, han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata.
Al respecto, la Sala observa que la marca opositora posee una partícula genérica, esto es, “HOTELES”, respecto de los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, debido a que la 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00177-00 Actora: INVERSIONES GMH S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co misma señala directamente el servicio que se pretende ofrecer, es decir, servicios de hotelería10.
Así las cosas, la expresión “HOTELES”, que hace parte de la marca opositora, es una expresión genérica que debe ser excluida del cotejo marcario, teniendo en cuenta que la interpretación prejudicial traída a colación sugiere que el Juez Consultante no la debe tener en cuenta al realizar el examen comparativo de las marcas. Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, “NH” y “BH”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas.
Frente a la similitud ortográfica, es preciso indicar que las marcas en conflicto tienen el mismo número de letras, la misma terminación y comparten igual consonante “H”; y que la única diferencia radica en la sustitución en su inicio de la letra “N” por una “B” en la marca 10 Dicho criterio fue señalado por esta Sección en sentencia de 24 de marzo de 2023, dentro del expediente identificado con el número único de radicación 2016-00043-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. En efecto: “[…]Al respecto, la Sala observa que los signos opositores poseen una partícula genérica, esto es, “HOTEL”, respecto de los servicios de la Clase 42 (hoy 43) de la Clasificación Internacional de Niza, debido a que la misma señala directamente el servicio que se pretende ofrecer, es decir, servicios de hotelería. […]”.
(Destacado fuera de texto). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, expediente identificado con el núm. único de radicación 2009-00201-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Reiterado en sentencia de 1º de julio de 2021, núm. Único de radicación 2012-0055-00. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00177-00 Actora: INVERSIONES GMH S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuestionada, la cual no provee la suficiente distintividad al conjunto marcario de manera que contribuya a diferenciarla de la previamente registrada.
Lo anterior permite concluir que existe similitud ortográfica entre las marcas enfrentadas. Cabe señalar que la Sala, en sentencia de 9 de julio de 202011, fijó como regla que en los casos en los cuales un signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas, toda vez que de no cumplirse dicho requisito no procede su registro, habida cuenta que no se eliminaría el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial.
En efecto, así lo indicó: “[…] 57. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2011-00278-00.
Criterio reiterado en sentencia de 18 de ese mes y año, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009- 00118-00. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00177-00 Actora: INVERSIONES GMH S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.
De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]”. Por tanto, la Sala estima que, en el caso bajo examen, la marca cuestionada “NH” no cuenta con elementos adicionales que la doten de una carga semántica particularizadora que permita otorgarle suficiente distintividad para diferenciarla de la previamente registrada, “BH”.
En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es similar, dada que las marcas en conflicto comparten la misma terminación e igual silaba tónica. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal semejanza: NH - BH – NH – BH – NH – BH NH - BH – NH – BH – NH – BH NH - BH – NH – BH – NH – BH NH - BH – NH – BH – NH – BH En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que la marca cuestionada y la previamente registrada “NH” y “BH” deben tenerse como de fantasía, por cuanto éstas no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00177-00 Actora: INVERSIONES GMH S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consumidor promedio colombiano, razón por la que no se pueden cotejar desde este aspecto12.
Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre la marca cuestionada y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión directa. A tal conclusión arribó la Sala en sentencia de 15 de septiembre de 202313, en un asunto similar, en el que se alegaba la confundibilidad de la marca mixta aquí opositora “BH HOTELES”, frente a la marca mixta “NH HOTELES”, de propiedad de la sociedad NH HOTELES S.A., que ahora se prohíja.
En efecto, en dicha sentencia se precisó: “[…] Primer supuesto: Identidad o semejanza entre las marcas cotejadas. Comparación ortográfica. 56. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de las marcas cotejadas desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, y las raíces o las terminaciones comunes de las marcas en cuestión. Marca Registrada B H Marca Concedida N H 12 Criterio señalado en sentencia de 1o de julio de 2021.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2012- 00055-00. 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E), núm. único de radicación 2013-00019-00. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00177-00 Actora: INVERSIONES GMH S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 57.
Revisadas las marcas sujetas a cotejo encontramos que las mismas son expresiones compuestas exclusivamente por 2 letras, dos consonantes, compartiendo una de ellas, con lo cual, de conformidad con lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deberán privilegiarse las similitudes y no las diferencias, es clara la existencia de similitudes ortográficas susceptibles de causar riesgo de confusión entre los conjuntos marcarios.
Comparación fonética 58. El aspecto fonético se refiere a la semejanza de los sonidos al pronunciar las marcas, al respecto encontramos que las marcas cotejadas al ser escuchadas de forma sucesiva se perciben así: BH-NH-BH-NH-BH-NH BH-NH-BH-NH-BH-NH 59. Así las cosas, encontramos que las marcas comparten la misma terminación y la misma silaba tónica.
La Sala advierte que, la diferencia que se encuentra, la sílaba en el inicio de la expresión, lo cual, se considera, que no es suficiente para establecer la existencia de diferencias susceptibles de anular el riesgo de confusión o de asociación. Comparación conceptual o ideológica. 60. El aspecto conceptual o ideológico hace referencia a la idea o concepto que evocan las marcas, de manera que la similitud se configura si las marcas evocan una idea semejante o idéntica. la Sala considera que las expresiones BH y NH se tratan de unas partículas producto del ingenio de los empresarios y, en consecuencia, las marcas en conflicto son de fantasía, por lo que no es posible compararlas ideológicamente. 61.
Considerando el análisis expuesto, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que la marca demandada y la marca previamente registrada presentan similitudes desde el ámbito ortográfico y fonético. De esta forma, la Sala concluye que en el presente caso se cumple el primer supuesto de la causal sub examine, cual es, que haya identidad o semejanza entre las marcas comparadas […]”.
(Destacado fuera de texto). 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00177-00 Actora: INVERSIONES GMH S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión y asociación para el público consumidor.
Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201814 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.
Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00177-00 Actora: INVERSIONES GMH S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.
Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.
En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los servicios amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00177-00 Actora: INVERSIONES GMH S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.
En el caso sub lite, la expresión cuestionada “NH” fue solicitada para amparar los siguientes servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal […]”. La marca previamente registrada, “BH HOTELES”, distinguen los siguientes servicios en la misma Clase de la citada Clasificación: “[…] Servicios prestados por personas o establecimiento cuyo fin es preparar alimentos y bebidas para el consumo así como los servicios prestados procurando el alojamiento, el albergue y la comida en hoteles pensiones y otros establecimientos que aseguran hospedaje temporal, servicios de restauración […]”.
De acuerdo con lo anterior, no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los servicios que reivindica la marca cuestionada y aquellos que distingue la marca previamente registrada en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, además de que comparten una misma Clase del nomenclátor, se evidencia que están dirigidos al manejo y explotación de hoteles, así como la provisión en ellos de alimentos y bebidas para consumo humano; 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00177-00 Actora: INVERSIONES GMH S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pertenecen al mismo género de hotelería y turismo; dichos servicios se promocionan por iguales medios, tales como folletos, televisión, prensa y redes sociales; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza de las marcas.
Así las cosas, al existir similitud entre las marcas confrontadas y una relación entre los servicios que distinguen, debe concluirse que las mismas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del tercero con interés directo en las resultas del proceso, en caso de coexistir su marca en el mercado15.
Ello, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: 15 A dicha conclusión también arribó la Sala en la referida sentencia de 15 de diciembre de 2023, en la que sostuvo: “[…] 70. En este caso, tanto la marca demandada como las marcas registradas identifican los mismos Servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.
En este sentido, toda vez que se trata de los mismos servicios, pertenecen a la misma clase, van dirigidos a los mismos consumidores y tienen la misma finalidad, es clara la existencia de la conexidad competitiva. 71. Además, los servicios amparados por las marcas serían promocionados por los mismos medios de publicidad general, como son radio, televisión o prensa, por lo que se da la posibilidad, en consecuencia, de riesgo de confusión y de asociación. 72.
De esta forma, se cumple con el segundo de los presupuestos necesarios para que se configure la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 […]”. (Resaltado fuera del texto original). 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00177-00 Actora: INVERSIONES GMH S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]”.
En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los servicios que distinguen ambas marcas provienen del mismo titular.
Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los servicios identificados con esas expresiones son de prestadores de servicios relacionados económicamente. Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 201516, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00177-00 Actora: INVERSIONES GMH S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).
(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).
Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse la marca mixta previamente registrada, esto es, “BH HOTELES”. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales17: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero 17 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00177-00 Actora: INVERSIONES GMH S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”). […]”.
Así las cosas, al existir semejanza entre las marcas cotejadas y, además, conexidad competitiva entre los servicios amparados por ellas, la Sala considera que se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, lo que impone declarar la nulidad de los actos administrativos acusados.
Finalmente, cabe señalar que ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado anteriormente la Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados en la demanda, criterio adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 201618, en la que se precisó lo siguiente: "[ ] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 20 del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la infracción de las normas que consagran la obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando con la decisión resulten desconocidos sus derechos [.]" (Destacado fuera de texto).
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00457-00. 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00177-00 Actora: INVERSIONES GMH S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co F A L L A:
PRIMERO: Declarar la nulidad de las resoluciones núms. 12885 de 8 de marzo de 2010, 26677 de 26 de mayo de 2010 y 41175 de 9 agosto de 2010, mediante la cual la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro como marca del signo nominativo “NH”, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 43 de la clasificación internacional de Niza.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SIC cancelar la inscripción del certificado de registro núm. 407483, asignado a la marca “NH”, para distinguir servicios de la Clase 43 de la clasificación internacional de Niza.
TERCERO: Ordenar a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.
CUARTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00177-00 Actora: INVERSIONES GMH S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co QUINTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 6 de junio de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Salva voto Salva voto NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto ALFREDO BELTRÁN SIERRA Conjuez CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.