CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00444-00 Demandante: BBL Ventas por Catálogo S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Ramón Enrique Gómez Giraldo Tema: Registro como marca del signo mixto “BBL BABALÚ” para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de la Resolución 54349 de 19 de septiembre de 20121 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se concedió el registro como marca del signo mixto “BBL BABALÚ” para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por el señor Ramón Enrique Gómez Giraldo.
I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda2 1. La sociedad BBL Ventas por Catálogo S.A.S., a través de apoderada judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] Primero: Que se declare la Nulidad de la Resolución 54349 del 19 de septiembre de 2012, mediante la cual, la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a favor del señor RAMÓN ENRIQUE GOMEZ GIRALDO el registro de la marca mixta BBL BABALU (sic), en la clase 25, Expediente 12 064028, Certificado 456808, vigente hasta el 19/09/2022.
Segundo. Que como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho, se cancele el registro de marca mixta BBL BABALU (sic), en la clase 25 de la clasificación de marcas. Tercero. Consecuentemente en beneficio de la Sociedad BBL VENTAS POR CATALOGO (sic) S.A.S., solicito se hagan las siguientes declaraciones: 1 Folios 9 a 10, 40 y vto. y 53 a 54 C pp.
“[…] Por la cual se concede un registro […]”. 2 Folios 11 a 34 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00444-00 Demandante: BBL Ventas por Catálogo S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Cuarto. Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo.
Quinto. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad Industrial […]”3. I.1.1. Los hechos de la demanda4 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. La apoderada de la parte demandante señaló que la sociedad BBL Ventas por Catálogo S.A.S. registró las marcas mixtas “STYLE BBL BELLA BÚSQUEDA DE LIBERTAD”5 para identificar productos de las clases 3ª, 14 y 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: Clase 3ª: “[…] preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos […]”.
Clase 14: “[…] metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos […]”. Clase 25: “[…] vestidos, calzados, sombrerería […]”. 4. Manifestó que, el 18 de abril de 2012, el señor Ramón Enrique Gómez Giraldo solicitó el registro como marca del signo mixto “BBL BABALÚ” para identificar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] vestido, calzado y sombrerería […]”. 5.
Anotó que, mediante la Resolución 54349 de 19 de septiembre de 2012, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC concedió el registro de la marca mixta “BBL BABALÚ” para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación6 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 6.
La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse el acto acusado, para lo cual 3 Folios 13 a 14 C pp. 4 Folios 14 a 16 y 46 a 47 C pp. 5 Certificados 443.814, 443.813 y 443.812. Versión 9. 6 Folios 135 a 141 C pp. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00444-00 Demandante: BBL Ventas por Catálogo S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio señaló como quebrantadas: (i) Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134, 136 literal a) y 150 y;
(ii) Constitución Política, artículo 29. I.1.2.2. El concepto de violación 7. La apoderada de la parte demandante aseguró que el acto acusado se encuentra viciado de nulidad, toda vez que la SIC registró la marca mixta “BBL BABALÚ” para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza al señor Ramón Enrique Gómez Giraldo, sin considerar que la misma era similarmente confundible con las marcas mixtas “STYLE BBL BELLA BÚSQUEDA DE LIBERTAD” de titularidad de la sociedad BBL Ventas por Catálogo S.A.S., lo que generaba riesgo de confusión y de asociación en los consumidores, según lo dispuesto en los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y vulnerando el artículo 29 de la Constitución Política. 8.
Explicó que la marca cuestionada es irregistrable por cuanto es similar ortográfica, fonética y conceptualmente a sus marcas previamente registradas, por cuanto reproduce la expresión “BBL”, el cual es un concepto de fantasía, por lo que no era suficientemente distintiva. 9. Advirtió que, desde el aspecto figurativo, las marcas confrontadas resultan ser similares, toda vez que, si bien difieren en que tienen letras mayúsculas y minúsculas, representan las mismas letras “BBL” las cuales evocarían el mismo concepto ideológico. 10.
Puso de presente que existe conexión competitiva entre las marcas confrontadas, por cuanto son intercambiables con las clases 3ª y 14 y comparten la misma clase 25, además que tienen los medios de publicidad y canales de comercialización. 11. Finalmente, mencionó que era obligación de la SIC revisar de oficio los antecedentes marcarios que reposan en la base de datos para concluir si la marca solicitada era registrable o no. II.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA E INTERVECIÓN II.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio7 12. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, al considerar que expidió el acto administrativo demandado conforme con la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 7 Folios 73 a 87 C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00444-00 Demandante: BBL Ventas por Catálogo S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 13.
Mencionó que la marca "BBL BABALÚ" goza de toda distintividad exigida por la norma comunitaria, comoquiera que, si bien existen otros registros que comparten algún elemento que compone el signo marcario, la marca demandada se compone de otros elementos adicionales y distintos que no pueden ser inadvertidos dentro del cotejo marcario, como lo es la partícula “BABALÚ”, por lo que está compuesto ortográfica y fonéticamente de forma distinta. 14.
En ese sentido, aseguró que, si bien ambos signos distintivos se encuentran registrados para la misma clase, no se presenta riesgo de confusión por el cual se deba negar el registro, en tanto que como quedó demostrado no se configuró el primer presupuesto de la causal analizada para que se configure aquella y se impida el registro. Por lo tanto, es innecesario entrar a abordar la conexión competitiva, toda vez que, en efecto, no se configura dicha causal de irregistrabilidad. 15.
Sin perjuicio de lo anterior, advirtió que la marca demandada se comercializa en tiendas especializadas, por lo que, por la exposición del consumidor al encontrar las marcas confrontadas, en los mismos canales de comercialización, queda descartada en tanto se entiende que ambas se distribuirán en sitios completamente diferentes. 16.
II.2. Intervenciones del señor Ramón Enrique Gómez Giraldo 17. El señor Ramón Enrique Gómez Giraldo, a pesar de haber sido notificado en debida forma8 del auto admisorio de la demanda no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda. III. TRÁMITE DEL PROCESO 18. La sociedad BBL Ventas por Catálogo S.A.S. presentó demanda de nulidad relativa el 14 de julio de 20149 en contra de la Resolución 54349 de 19 de septiembre de 2012, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 19.
Mediante auto de 26 de marzo de 201610 se inadmitió la demanda. A través de auto de 1° de junio de 201611 se admitió y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al señor Ramón Enrique Gómez Giraldo. El 28 de agosto de 201712 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 20. Por auto de 12 de junio de 201713 se comisionó al Tribunal Administrativo de Antioquia para efectos de la notificación del auto admisorio de la demanda al señor Ramón Enrique Gómez Giraldo. 8 Folio 109 C pp. 9 Folio 132 C pp. 10 Folios 37 a 38 C pp. 11 Folios 56 a 58 C pp. 12 Folio 58 vto.
C pp. 13 Folio 101 C pp. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00444-00 Demandante: BBL Ventas por Catálogo S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 21. A través de autos de 16 de mayo y 14 de agosto de 201814 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, la cual se realizó el 31 de agosto de 201815. 22.
En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes, se ofició a la SIC para que allegara los certificados de las marcas de la parte demandante y se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 de la Ley 1437 de 2011. 23.
Mediante auto de 30 de noviembre de 201816 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 24. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 67-IP-2019 de 29 de julio de 202017, en la que interpretó los artículos 136 literal a), 150 y 151 de la Decisión 486 de 2000, este último de oficio.
No interpretó el artículo 134 ibidem al no ser objeto de controversia el concepto de marca. Dicho tribunal consideró que: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Sala consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, Literal a) del Artículo 136, y Artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.
Procede únicamente realizar la interpretación del Literal a) del Artículo 136 y del Artículo 150 de la Decisión 486, por ser pertinente. 3. No se interpretará el Artículo 134 toda vez que no está en discusión el concepto de marca ni sus requisitos. 4. De oficio se interpretará el Artículo 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de desarrollar el tema de conexidad entre los productos que distinguen los signos en conflicto. […] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 14 Folios 112 y 119 C pp. 15 Folios 128 a 136 C pp. 16 Folio 142 a 143 C pp. 17 Folios 156 a 171 C pp. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00444-00 Demandante: BBL Ventas por Catálogo S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 1.1.
En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro BBL BABALU (mixto) y las marcas STYLE Bbl Bella búsqueda de Libertad (mixtas) serían confundibles, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: […] 1.2.
Como se desprende en esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. […] 1.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […] 1.5.
Una vez analizadas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro BBL BABALU (mixto) y las marcas STYLE Bbl Bella búsqueda de Libertad (mixtas), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. […] 2.6.
Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos, y posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 3. Marcas evocativas 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00444-00 Demandante: BBL Ventas por Catálogo S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 3.1.
En el proceso interno, el demandante alegó que los signos en conflicto evocarían el mismo concepto ideológico al contener ambos la denominación BBL. Por otro lado, la SIC señaló que los signos en conflicto no evocan el mismo concepto ideológico, por cuanto la expresión BBL contenida en el signo solicitado a registro BBL BABALU (mixto) se trata de una abreviación de BABALÚ, mientras que las marcas STYLE BbL Bella búsqueda de Libertad (mixtas) están relacionada con estilo y belleza (Bella búsqueda de Libertad).
En ese sentido, resulta pertinente analizar el presente tema. […] 3.5. En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de la denominación BBL que conforma los signos en conflicto, y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. 4. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 4.1.
Por cuanto el demandante alegó que existiría conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema. […] 4.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, se debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. 5.
Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos 5.1. En el presente caso, el demandante alegó que por parte de la SIC no se habría realizado un correcto examen de registrabilidad entre los signos bajo análisis, por lo que supuestamente se habría vulnerado el Artículo 150 de la Decisión 486. […] 5.7. En consecuencia, el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas.
Es decir, la oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos […]” (mayúscula y negrilla del original). 25.
Mediante auto de 29 de enero de 202118 se requirió a la parte demandante para que acreditara el pago de las expensas por concepto de las pruebas documentales decretadas en la audiencia inicial. 26. Por auto de 2 de junio de 202119 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 de 2011 y, en 18 Folio 178 C pp. 19 Folios 182 y vto.
C pp. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00444-00 Demandante: BBL Ventas por Catálogo S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 27. En el término para alegar de conclusión, la sociedad BBL Ventas por Catálogo S.A.S.20 reiteró sus argumentos de nulidad.
Por su parte, el señor Ramón Enrique Gómez Giraldo, la SIC y el Ministerio Público guardaron silencio. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 28. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14921 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.
La formulación del problema jurídico 29. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de la Resolución 54349 de 19 de septiembre de 2012, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se concedió el registro como marca del signo mixto “BBL BABALÚ” para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por el señor Ramón Enrique Gómez Giraldo. 30.
La Sala deberá analizar si entre la marca mixta “BBL BABALÚ” concedida para identificar productos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor Ramón Enrique Gómez Giraldo y las marcas mixtas “STYLE BBL BELLA BÚSQUEDA DE LIBERTAD”, que identifican productos de las clases 3ª, 14 y 25, cuyo titular es la parte demandante, se configuran las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 134, 136 literal a), 150 y 151 de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política. 31.
Para lo anterior, la Sala abordará la identificación del acto administrativo demandado y el análisis del caso concreto. 20 Índice 72 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 21 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8.
De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00444-00 Demandante: BBL Ventas por Catálogo S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio IV.3. La identificación del acto demandado 32. La sociedad BBL Ventas por Catálogo S.A.S. solicita se declare la nulidad de la Resolución 54349 de 19 de septiembre de 201222, por medio de la cual se concedió el registro como marca del signo mixto “BBL BABALÚ” para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por el señor Ramón Enrique Gómez Giraldo.
IV.4. Análisis del caso concreto 33. La SIC, mediante el acto administrativo acusado, concedió el registro como marca del signo mixto “BBL BABALÚ” para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] vestido, calzado y sombrerería […]”. 34. A juicio de la parte demandante la resolución acusada está viciada de nulidad por cuanto la marca mixta “BBL BABALÚ” del tercero con interés en el resultado del proceso y las marcas mixtas “STYLE BBL BELLA BÚSQUEDA DE LIBERTAD” de la demandante, son similarmente confundibles lo que genera riesgo de confusión y de asociación en los consumidores. 35.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 67-IP-2019 de 29 de julio de 2020, en la que interpretó los artículos 136 literal a), 150 y 151 de la Decisión 486 de 2000, este último de oficio. No interpretó el artículo 134 ibidem al no ser objeto de controversia el concepto de marca. 36.
Al respecto, la Sala precisa que, aunque la demandante invocó como vulnerado el artículo 134 ejusdem, al exponer el concepto de violación de este adujo que la marca del tercero con interés en el resultado del proceso resultaba similarmente confundible con sus marcas mixtas “STYLE BBL BELLA BÚSQUEDA DE LIBERTAD”, esto es, alegó el incumplimiento del requisito de distintividad extrínseca el cual está previsto en el artículo 136 literal a).23 37.
Por lo anterior, será excluido de la controversia el estudio de los supuestos previstos en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000. 38. Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 22 Folios 9 a 10, 40 y vto. y 53 a 54 C pp.
“[…] Por la cual se concede un registro […]”. 23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de 2020. Rad.: 2009-00167-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00444-00 Demandante: BBL Ventas por Catálogo S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.
“[…] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución […]”.
“[…] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes […]”. De la vulneración de los artículos 136 literal a), 150 y 151 de la Decisión 486 de 2000 y 29 de la Constitución Política 39.
Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor24: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 40.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: 24 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP- 2022 y 391-IP-2022. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00444-00 Demandante: BBL Ventas por Catálogo S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Marca cuestionada del tercero con interés en el resultado del proceso25 (mixta) Registro 456.808 Clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Marcas previamente registradas por el demandante26 Marca Gráfica Clase del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Registro y depósito “STYLE BBL BELLA BÚSQUEDA DE LIBERTAD” 3ª 443.814 “STYLE BBL BELLA BÚSQUEDA DE LIBERTAD” 14 443.813 “STYLE BBL BELLA BÚSQUEDA DE LIBERTAD” 25 443.812 41.
Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta “BBL BABALÚ” cuestionada, a nombre del tercero con interés en el resultado del proceso, con las marcas mixtas “STYLE BBL BELLA BÚSQUEDA DE LIBERTAD”, previamente registradas por la parte demandante, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el 25 Folios 7, 42, 50 y 51 C pp. 26 Consulta realizada el 21 de mayo de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00444-00 Demandante: BBL Ventas por Catálogo S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 42.
En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 43.
Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 44.
Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] la prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”27. 45.
La Sala pone de presente que la marca cuestionada incluye el símbolo ®, el cual significa “[…] marca registrada […]”28. Dicho símbolo tiene un carácter meramente explicativo e informativo, pues su función es indicar al público que el signo ha sido previamente registrado como marca. En consecuencia, no constituye un elemento distintivo del signo ni cumple una función identificadora del origen empresarial de los productos o servicios.
Por esta razón, no debe ser tenido en cuenta dentro del análisis de confundibilidad marcaria, dado que su presencia no aporta ni altera el conjunto marcario en términos fonéticos, gráficos o conceptuales. 46. En ese orden de ideas, la Sala concluye que en las marcas objeto de cotejo el componente que predomina es el denominativo, dado que es este el que cumple con mayor eficacia la función identificadora del origen empresarial.
Por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe centrarse en los aspectos fonéticos, ortográficos y conceptuales de las marcas en conflicto. 47. En este contexto y como se precisó en el problema jurídico, la Sala debe analizar si entre la marca mixta “BBL BABALÚ”, concedida para identificar productos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad Ramón Enrique Gómez Giraldo y las marcas mixtas “STYLE BBL BELLA BÚSQUEDA DE LIBERTAD”, registradas por la parte demandante para distinguir 27 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. MP: Dr. Guillermo Vargas Ayala. 28 https://www.rae.es/dpd/ayuda/simbolos-o-signos-no-alfabetizables. Consultado el 21 de mayo de 2025. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00444-00 Demandante: BBL Ventas por Catálogo S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio productos de las clases 3ª, 14 y 25, existe similitud que pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 48.
De manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si las marcas confrontadas contienen elementos descriptivos, genéricos o de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 49.
Sobre el particular, se advierte que las expresiones “STYLE”, “BELLA”, “DE” y “LIBERTAD”, que integran las marcas de la demandante son de uso común, como se observa de los resultados de la consulta que se relaciona a continuación29, al momento en que se expidieron los actos administrativos demandados: “STYLE” MARCA TITULAR CLASE REG.
NÚM. “LAIF STYLE” LABORATORIOS DIAQUIMICOS S.A. 3ª 258.860 “JUICY STYLE” STE L'OREAL - SOCIETE ANONYME 3ª 277.774 “ELEGANT STYLE” WALTER ALBERTO GOMEZ RAMIREZ 3ª 284.153 “DELISS STYLE EMBELLECER” WILCOS S.A.S. 3ª 354.381 “WILD STYLE TECHNICIANS” JOHN JAIRO RESTREPO RIVERA 25 261.642 “STYLE-H” GRUPO EMPRESARIAL STYLE H S.A.S. 25 319.484 “BLUE STYLE” ENRIQUE MOLANO CARDENAS 25 283.735 “PUBLIC STYLE” 25 303.223 29 Consulta realizada el 21 de mayo de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00444-00 Demandante: BBL Ventas por Catálogo S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio ANDRÉS FELIPE ÁLVAREZ CARDONA “BELLA” MARCA TITULAR CLASE REG.
NÚM. “DOLCE BELLA” GÉNESIS IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S. 3ª 295.941 “SIEMPRE BELLA” LUZ MERY MELÓ PRADA 3ª 334.063 “BELLA SEN” LUZ MARINA GOMEZ SOTO 3ª 333.657 “ST. EVEN INTIMAMENTE BELLA” INDUSTRIAS ST. EVEN S.A.S 25 244.987 “INTIMATE BELLA” UBEIMAR DE JESUS MURIEL CASTAÑO 25 262.339 “BC BELLAS.COM” NELSON WILDER GOMEZ RAMIREZ 25 319.199 “BELLA, ROMANTICA Y SENSUAL” PINTO'S S.A. 25 304.142 “DE” MARCA TITULAR CLASE REG.
NÚM. “JABONES DE LA HUERTA” JABONES DE LA HUERTA LTDA 3ª 245.560 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00444-00 Demandante: BBL Ventas por Catálogo S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “LA MANO DERECHA DE LAS SEÑORAS” BRINSA S.A. 3ª 267.302 “CENTRO CUIDADO DE LA ROPA” COLGATE- PALMOLIVE COMPANY 3ª 257.407 “LA OPORTUNIDAD DE TU VIDA” JAFER LIMITED 3ª 287.150 “MISION DE LA ORDEN DEL AGUARIUS SABER QUERER OSAR CALLAR” DELEGACIÓN FUNDACIÓN ORDEN DEL AQUARIUS EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 14 292.974 “ROSARIO DE LA TIERRA SANTA ” HAGOP MOMJIAN 14 307.309 “EL FORTIN DE LA FANTASIA” MEGAMUNDO S.A. 14 326683 “LA CRUZ DE GOLGOTA” FEOH UR INTERNACIONAL S A S 14 405.489 “WAIT JEANS (EL PUNTO SOBRE LA I ES UNA MANO ABIERTA COMO SIGNO DE PAE)” JOHN ERNESTO GUTIERREZ VALLEJO GABRIEL MARIO GARCIA GIRALDO 25 254.190 “LAU-DE LA” JUAN FELIPE RUIZ DUQUE 25 266.977 “CHEMICAL, LA QUIMICA DE TU CUERPO” JORGE ANTONIO GAMBOA GONZALEZ 25 275.533 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00444-00 Demandante: BBL Ventas por Catálogo S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “ALGODÓN DE COLOMBIA TE TOCA LA FIBRA” CONFEDERACION COLOMBIANA DEL ALGODON CONALGODON 25 355.564 “LIBERTAD” MARCA TITULAR CLASE REG.
NÚM. “RESPIRA LIBERTAD” JAFER LIMITED 3ª 323113 “SENSACION DE LIBERTAD” BEISBOL DE COLOMBIA S.A.S. 3ª 419695 “RESPIRA LIBERTAD” JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U. 3ª 492240 “BIENVENIDA LIBERTAD, DOO AUSTRALIA ” FALABELLA S.A. 25 394562 “PRENDAS DE MODA - CHAPARRAL - VIDA Y LIBERTAD” MANUFACTURAS CALIFORNIA S.A. 25 923690062530 “LIBERTAD FISCHER” FISCHER DE COLOMBIA S.A. 25 9402889431 “LIBERTADOR” COLTEJER S.A. 25 32112 50.
Cabe advertir que las expresiones de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, el titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. 30 Número de solicitud. 31 Número de solicitud 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00444-00 Demandante: BBL Ventas por Catálogo S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 51.
Lo anterior pone de manifiesto que las expresiones “STYLE”, “BELLA”, “DE” y “LIBERTAD” son de uso común y débil, respecto de los productos de las clases 3ª y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, motivo por el cual, deben ser excluidas del examen comparativo, aunado a que su exclusión no reduce las marcas de tal manera que resulte imposible hacer una comparación. Cabe resaltar que, aunque las expresiones “STYLE”, “BELLA” y “LIBERTAD” no son consideradas de uso común en la clase 14, también lo es que, en el presente asunto, el cotejo marcario se realiza frente a marcas registradas para productos comprendidos en la clase 25, lo que refuerza aún más la necesidad de excluir dichos términos del análisis comparativo, en atención a su carácter débil y a su falta de capacidad distintiva dentro de ese nomenclátor en particular. 52.
No ocurre lo mismo con las expresiones “BBL”, “BABALÚ” y “BÚSQUEDA” que hacen parte de las marcas de la demandante y del tercero con interés en el resultado del proceso, en tanto que de la revisión del sistema de información de propiedad industrial de la SIC no se encontró que fueran de uso común para dicha clase, razón por la cual no deben ser excluidas del análisis de confundibilidad. 53.
Así las cosas y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto “BBL BABALÚ” del tercero con interés en el resultado del proceso frente a “BBL BÚSQUEDA” de la parte demandante con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la interpretación prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”. 54.
Corresponde entonces abordar el análisis de las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada una de las marcas, la Sala observa lo siguiente: 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00444-00 Demandante: BBL Ventas por Catálogo S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Marca cuestionada B B L B A B A L Ú 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Marcas previamente registradas B B L B Ú S Q U E D A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 55.
De la revisión de las marcas, la Sala no advierte similitudes sustanciales, ya que presentan diferencias relevantes en su estructura, longitud y composición. La marca demandada “BBL BABALÚ” está compuesta por la expresión “BBL” y el término “BABALÚ”, sumando en total 10 letras. El término “BABALÚ” se compone de 3 sílabas “BA-BA-LÚ”, 6 letras, 3 consonantes “B-B-L” y 3 vocales “A-A-U”.
La marca previamente registrada “BBL BÚSQUEDA” está igualmente precedida por la expresión “BBL” y contiene el término “BÚSQUEDA”, compuesto por 8 letras y 3 sílabas “BÚS-QUE-DA”, con 4 consonantes “B-S-Q-D” y 3 vocales “U-E-A”. 56. Por tanto, la Sala estima que, en el caso sub examine, la marca “BBL BABALÚ” no presenta similitud con las marcas previamente registradas “BBL BÚSQUEDA”, toda vez que, si bien ambas comparten el elemento inicial “BBL”, este no reviste un carácter distintivo relevante desde el punto de vista ortográfico, en la medida en que corresponde a una abreviatura, cuya fuerza diferenciadora resulta limitada, tal y como se explicará más adelante.
Nótese, entonces, que la diferenciación sustancial se encuentra en los elementos subsiguientes, “BABALÚ” y “BÚSQUEDA”, los cuales presentan claras diferencias en su estructura. 57. En lo que respecta a la similitud fonética, la Sala observa que las marcas en comparación presentan diferencias evidentes en su sonoridad, ritmo y entonación. Ambas comparten el prefijo “BBL”, conformado por tres letras consonantes que se pronuncian de manera individualizada como bé-bé-éle, pero que no le otorga fuerza relevante en la similitud fonética total del signo. 58.
En efecto, la fuerza sonora recae en la expresión “BABALÚ” la cual se encuentra marcada por la repetición de sílabas abiertas “BA y BA” y una vocal cerrada acentuada al final “LÚ” en donde se encuentra ubicado el acento prosódico, característico de las palabras agudas. Asimismo, en las marcas previamente registradas la fuerza también recae en la palabra “BÚSQUEDA” la cual presenta una entonación grave, con acento en la primera sílaba al ser esdrújula. 59.
En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal diferencia: BBL BABALÚ – BBL BÚSQUEDA – BBL BABALÚ – BBL BÚSQUEDA BBL BABALÚ – BBL BÚSQUEDA – BBL BABALÚ – BBL BÚSQUEDA 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00444-00 Demandante: BBL Ventas por Catálogo S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio BBL BABALÚ – BBL BÚSQUEDA – BBL BABALÚ – BBL BÚSQUEDA BBL BABALÚ – BBL BÚSQUEDA – BBL BABALÚ – BBL BÚSQUEDA 60.
Ahora bien, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala pone de presente que el término “BABALÚ” no tiene un significado en castellano. Por su parte, la expresión “BBL” que antecede al término principal es una abreviatura de “BABALÚ”, esto es, una forma reducida de dicho término, sin significado propio en español, pero que remite o evoca directamente dicha expresión. 61.
En caso de “BÚSQUEDA” presente en las expresiones de las marcas de la demandante, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia32, significa: “[…] busca (‖ acción de buscar) […]”. En cuanto a la expresión “BBL”, la Sala advierte que esta también puede ser entendida como una abreviatura pero de la frase “BELLA BÚSQUEDA DE LIBERTAD” de las marcas previamente registradas, sin significado propio en español, pero que remite o evoca directamente dicha expresión. 62.
En ese sentido, si bien la reproducción parcial de signos distintivos previamente registrados, ya sea mediante apócopes33, contracciones o abreviaturas podría generar un riesgo de confusión cuando se comparte un mismo sentido ideológico, tal circunstancia no se presenta en el caso sub examine. En efecto, a diferencia de situaciones en las que las expresiones en confrontación comparten elementos estructurales o semánticos claramente vinculados con la acepción o significado de la marca previamente registrada, en el presente asunto no se configura una coincidencia conceptual que permita inferir que la expresión “BBL BABALÚ” evoque o se derive ideológicamente de la denominación “BBL BÚSQUEDA”. 63.
Lo anterior, por cuanto la marca “BBL BABALÚ” incorpora una combinación de letras y palabras que, en su conjunto, carecen de significado conocido en el idioma español, lo que impide establecer un vínculo o evocación directa con el significado o concepción de las marcas de la parte demandante. La Sala reitera que, la expresión “BBL” es una abreviatura de “BABALÚ” y, aunque coincide con las iniciales de “BELLA BÚSQUEDA DE LIBERTAD”, no presenta por sí sola una carga semántica suficiente que permita concluir que el consumidor medio identificaría dicha sigla como una abreviatura de aquella frase.
En consecuencia, no se puede considerar la existencia de una similitud ideológica o conceptual capaz de generar riesgo en el mercado. 64. Por lo expuesto, tras el análisis de las marcas comparadas, la Sala encuentra que entre los mismos no se encuentran similitudes ortográficas ni fonéticas que permitan concluir la existencia de un riesgo de confusión, dado que la marca cuestionada posee un nivel de distintividad suficiente y se diferencia de las marcas previamente registradas por la demandante. 32 https://www.rae.es/desen/b%C3%Búsqueda Consultado el 21 de mayo de 2025. 33 Supresión de algún sonido al final de un vocablo. 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00444-00 Demandante: BBL Ventas por Catálogo S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 65.
Con fundamento en lo anterior, la Sala considera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, esto es, la existencia de similitudes entre las marcas que generen riesgo de confusión, por lo que resulta innecesario analizar el segundo supuesto previsto en el artículo 151 ibidem, relativo a la conexidad competitiva de los productos o servicios y al riesgo de asociación. 66.
Ahora, teniendo en cuenta las diferencias marcarias analizadas, la Sala estima que no se configura la vulneración de los artículos 150 de la Decisión 486 de 2000 y 29 de la Constitución Política, toda vez que la SIC dio cumplimiento al deber de pronunciarse sobre la solicitud de registro, conforme lo exige dichas disposiciones, en el entendido que la marca cuestionada cumplía con los requisitos de registrabilidad, además, la parte demandante, no presentó oposición dentro del trámite administrativo de registro de la marca. 67.
Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI. 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00444-00 Demandante: BBL Ventas por Catálogo S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.