CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintitrés (2023) Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00449-00 Actora: TAKAMI S.A. Asunto: Resuelve recurso de reposición. AUTO INTERLOCUTORIO El apoderado de la sociedad TAKAMI S.A., parte actora, mediante escrito obrante en el índice núm. 64 del expediente digital, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de súplica y/o apelación contra el auto de 12 de mayo de 2023, a través del cual el Despacho tuvo como desistidos los dictámenes periciales anunciados en los numerales 7.5.1 y 7.5.2 del acápite denominado “7.

PRUEBAS” de la reforma a la demanda1, 1 Los dictámenes se solicitaron en la reforma de la demanda en los siguientes términos (Escrito visible en el índice 15 del expediente digital registrado en el aplicativo SAMAI): “[…] 7.5. Dictamen pericial: 7.5.1. En los términos de los artículos 218 y siguientes del CPACA y el artículo 227 del Código General (en adelante “CGP”) anunciamos un dictamen pericial y solicitamos se conceda un término de al menos diez (10) días o lo que el despacho considere pertinente para aportar un dictamen pericial elaborado por un perito experto en mercadeo que tenga como objeto el evaluar y analizar la publicidad y el uso real que le ha dado CHAKANA a la marca “OSKPERU” y si ese uso es el debido en relación con su marca registrada en el tiempo estipulado, es decir, desde el 28 de enero de 2013 al 28 de enero de 2016.

Adicionalmente, solicitamos al Despacho que ordene a CHAKANA, en virtud del artículo 227 de CGP, que colabore con la práctica de esta prueba en todo lo que se requiera por parte del perito para cumplir con el encargo. 7.5.2. En los términos de los artículos 218 y siguientes del CPACA y el artículo 227 del Código General (en adelante “CGP”) anunciamos un dictamen pericial y solicitamos se conceda un término de al menos diez (10) Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00449-00 Actora: TAKAMI S.A. 2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por no allegarlos al proceso dentro del término concedido en la audiencia inicial celebrada el 23 de enero de 2023.

Fundamenta el recurso, en síntesis, en que no debió declararse el desistimiento tácito de las pruebas periciales decretadas, toda vez que, para su práctica, el perito experto en mercadeo tenía que contar con la información y documentos necesarios para rendir su experticia y estos debían ser proporcionados por la sociedad CORPORACIÓN MEDIA CHAKANA S.A.C., tercera con interés directo en las resultas del proceso, lo cual no ha ocurrido.

Sobre el particular, expresamente señaló: “[…] Así, como es lógico el término de los 30 días otorgado por el Despacho para que se rindieran los dictámenes periciales en cuestión, no podrían comenzar a correr hasta tanto el perito no contara con los elementos esenciales para elaborar la experticia, como este último lo advirtió en la solicitud de información presentada ante el Despacho el pasado 12 de abril […]”.

Además, indicó que el proceso se encuentra suspendido para surtir el trámite de la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo ordenado en el auto de 10 de días o lo que el despacho considere pertinente para aportar un dictamen pericial elaborado por un perito auditor contable que tendrá como objeto auditar las pruebas aportadas en relación con el uso o no uso de la marca “OSKPERU” desde el 28 de enero de 2013 al 28 de enero de 2016.

Adicionalmente, solicitamos al Despacho que ordene a CHAKANA, en virtud del artículo 227 de CGP, que colabore con la práctica de esta prueba en todo lo que se requiera por parte del perito para cumplir con el encargo. […]”. Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00449-00 Actora: TAKAMI S.A. 3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co febrero de 2023, por lo cual no podía estar corriendo el término para aportar el dictamen pericial.

Señaló que, a su juicio, no se cumple con los presupuestos para declarar el desistimiento tácito, ya que no ha manifestado su voluntad de renunciar a las pruebas solicitadas, pues, por el contrario, ha desplegado acciones tendientes a su práctica como el nombramiento de un perito, quién al consultar el expediente advirtió que no contaba con la información necesaria para rendir su experticia, razón por la cual le solicitó al Despacho exhortar a la sociedad CORPORACIÓN MEDIA CHAKANA S.A.C., tercera con interés directo en las resultas del proceso, para que brindara la colaboración requerida para dicho fin.

Por lo anterior, solicitó: “[…] 3.1. REVOCAR el Auto mediante el cual se tuvo por desistidos los dictámenes de parte decretados a la demandante, en su lugar, REQUERIR al tercero interesado para que aporte la información solicitada por el perito para la elaboración de su experticia. En subsidio 3.2. De resolver negativamente el recurso de reposición interpuesto, CONCEDER y dar trámite al recurso de súplica formulado en subsidio.

En subsidio 3.3. De resolver negativamente el recurso de súplica interpuesto, CONCEDER y dar trámite al recurso de apelación formulado en subsidio […]”. Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00449-00 Actora: TAKAMI S.A. 4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre el particular, se CONSIDERA: De conformidad con lo previsto en el artículo 242 del CPACA, modificado por el artículo 61 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021, el recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal en contrario, por lo que el Despacho procederá a decidir la reposición interpuesta contra el auto que tuvo por desistida la prueba pericial anunciada en la reforma a la demanda por la parte actora.

En el caso en concreto, a través de proveído de 12 de mayo de 2023, el Despacho tuvo por desistidos los dictámenes periciales anunciados por la parte actora en su reforma de la demanda, al constatar que dichas pruebas no fueron allegadas al proceso durante el término de 30 días concedido para tal efecto en la audiencia inicial celebrada el 23 de enero de 2023, de conformidad con el artículo 218 del CPACA, en concordancia con el artículo 227 del CGP.

Sobre el particular, en el auto recurrido se indicó que el referido término corrió entre el 24 de enero y el 6 de marzo de 2023, sin que la parte actora aportara experticia o solicitud alguna de prórroga del plazo concedido para allegarla. Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00449-00 Actora: TAKAMI S.A. 5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Igualmente, en la misma providencia expresamente se informó que el escrito presentado por el profesional JOSÉ RICARDO FRANCO MOJICA, el día 13 de abril de 2023, en el que solicitaba una prórroga para rendir su experticia resultaba extemporáneo, pues el plazo para ello había fenecido el 6 de marzo de 2023.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Despacho considera que la decisión recurrida estuvo ajustada a derecho, habida cuenta que se constató que la actora NO dio cumplimiento al término indicado en la audiencia inicial para allegar la prueba anunciada, ni observó lo expresamente previsto en el artículo 227 del CGP, el cual señala que “[…] la parte interesada podrá anunciarlo en el escrito respectivo y deberá aportarlo dentro del término que el juez conceda […]”.

Para constatar lo expuesto, es pertinente traer a colación los numerales 7.5.1 y 7.5.2 del acápite denominado “7. PRUEBAS” de la reforma a la demanda, en los que parte actora solicitó: “[…] 7.5. Dictamen pericial: 7.5.1. En los términos de los artículos 218 y siguientes del CPACA y el artículo 227 del Código General (en adelante “CGP”) anunciamos un dictamen pericial y solicitamos se conceda un término de al menos diez (10) días o lo que el despacho considere pertinente para aportar un dictamen pericial elaborado por un perito experto en mercadeo que tenga como objeto el evaluar y analizar la publicidad y el uso real que le ha dado CHAKANA a la marca “OSKPERU” y si ese uso es el debido en relación con su marca registrada en el Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00449-00 Actora: TAKAMI S.A. 6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tiempo estipulado, es decir, desde el 28 de enero de 2013 al 28 de enero de 2016.

Adicionalmente, solicitamos al Despacho que ordene a CHAKANA, en virtud del artículo 227 de CGP, que colabore con la práctica de esta prueba en todo lo que se requiera por parte del perito para cumplir con el encargo. 7.5.2. En los términos de los artículos 218 y siguientes del CPACA y el artículo 227 del Código General (en adelante “CGP”) anunciamos un dictamen pericial y solicitamos se conceda un término de al menos diez (10) días o lo que el despacho considere pertinente para aportar un dictamen pericial elaborado por un perito auditor contable que tendrá como objeto auditar las pruebas aportadas en relación con el uso o no uso de la marca “OSKPERU” desde el 28 de enero de 2013 al 28 de enero de 2016.

Adicionalmente, solicitamos al Despacho que ordene a CHAKANA, en virtud del artículo 227 de CGP, que colabore con la práctica de esta prueba en todo lo que se requiera por parte del perito para cumplir con el encargo. […]”. (Negrillas y subrayas fuera del texto original). Frente a la solicitud probatoria referida, el Despacho en audiencia inicial celebrada el 23 de enero de 2023, expresamente señaló: “[…] DRA. PEÑA: El apoderado de la actora en el escrito de reforma de la demanda, anunció que allegaría dos (2) dictámenes periciales y solicitó al Despacho concederle un plazo adicional de al menos 10 días para aportarlos al proceso de la referencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 218 y siguientes del CPACA y 227 del CGP.

Por ser procedente, el Despacho le concederá a la actora el término de 30 días, contados a partir de mañana, para que allegue los dictámenes periciales señalados en los numerales 7.5.1 y 7.5.2 del acápite denominado “7. PRUEBAS”, de la reforma a la demanda. Pregunto a las partes e intervinientes si tienen alguna manifestación frente al decreto de pruebas en los términos expuestos por el Despacho.

Pregunto a la parte actora, Doctora Silvia. POR LA PARTE ACTORA: Únicamente respecto del dictamen pericial, particularmente el que se refiere al experto en mercadeo, al final de Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00449-00 Actora: TAKAMI S.A. 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la solicitud de la prueba del anuncio del dictamen, se solicitó en su momento se ordenara la colaboración por parte del tercero interesado, este es de Chakana, para que aportara los elementos que serán utilizados como insumos para la experticia a rendir por lo que solicitaría únicamente se aclara en ese sentido que Chakana debe colaborar con la realización de la experticia aportando los elementos que requiera el perito para este fin.

DRA. PEÑA: En este caso será el perito quien nos diga que documentos y en el momento de la posesión del perito que ha de colaborar con esta prueba se le advierte de todos estos documentos que se requieran serán solicitados a través de la Secretaría, entonces dejamos consignado aquí en esta audiencia de que será en el momento de la posesión del perito y será él quien manifieste qué documentos requiere los cuales serán solicitados a la Secretaría para que la Secretaría lo solicite al tercero con interés directo estos documentos y las partes, como usted bien lo dice, deben colaborar con los dictámenes y demás pruebas que se ordenen o decreten en el proceso […] POR LA PARTE ACTORA: Señora Magistrada muchas gracias y discúlpeme en ese sentido para efectos de claridad entiendo que el dictamen esáa siendo decretado como un dictamen de parte de conformidad con la remisión que se hace de la Ley 2080 al Código General del Proceso porque fue anunciado dentro de la reforma de la demanda DRA. PEÑA: Es así, si señora, de acuerdo como fue solicitado en la reforma de la demanda.

POR LA PARTE ACTORA: Perfecto, muchas gracias que pena. DRA. PEÑA: Pregunto a la parte demandada, doctora Mary Lucero. POR LA PARTE DEMANDADA: Gracias doctora sin ninguna objeción. DRA. PEÑA: Al tercero con interés directo en las resultas del proceso, doctor Jairo Rincón. POR EL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO: Gracias doctora, ninguna manifestación respecto al decreto de pruebas.

DRA. PEÑA: Al Ministerio Público, doctor Díaz. MINISTERIO PÚBLICO: Gracias señora Consejera, de acuerdo con el decreto de pruebas proferido por su Despacho. Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00449-00 Actora: TAKAMI S.A. 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] DRA. PEÑA: Antes de terminar la audiencia, Doctora Silvia yo creía que el perito se posesionaba ante nosotros, pero eso es un dictamen que usted va llevar, excúseme que tenia otra audiencia y estaba como pensando en la otra también, entonces tiene toda la razón, por favor para que quede consignado en el acta le solicito al Doctor Jairo Rincón para que colabore con todos los documentos que requiera la parte actora para llevar a cabo esos dictámenes periciales.

POR LA PARTE ACTORA: Muchísimas gracias. DRA. PEÑA: A usted y excúseme. POR EL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO: De acuerdo doctora. DRA. PEÑA: Bueno, Doctor Rincón entonces ya aclarado lo anterior, les agradezco su comparecencia y les deseo un feliz resto de día […]”. (Negrillas y subrayas fuera del texto original).

Como se advierte de lo transcrito en precedencia, desde la propia estructuración de la solicitud probatoria objeto de controversia, la parte actora tenía claro que estaba ANUNCIANDO unos dictámenes periciales para APORTARLOS al proceso dentro del término que se le concediera para el efecto, en virtud de lo previsto en el artículo 227 del CGP, lo que descarta cualquier asomo de duda frente al tema, pues fue el solicitante quien se comprometió a traer dichas experticias al proceso y el Despacho le dejó claro el término perentorio en que debía allegarlos y, además, le precisó que no había lugar a posesionar perito alguno, dado que se trataba de unos dictámenes que aportaría la parte actora.

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00449-00 Actora: TAKAMI S.A. 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre el particular, el Despacho precisa que una es la prueba pericial aportada o anunciada por las partes y otra es la solicitud del decreto de una prueba pericial.

En la primera, la carga de conseguir un experto y traer el dictamen al expediente recae en quien aporta o anuncia la prueba; y en la segunda, es el juez el que designa y posesiona al perito y lo exhorta para el cumplimiento de su deber como auxiliar de la justicia dentro de los términos expresamente establecidos en la ley. Así lo prevén los artículos 218 del CPACA y 227 del CGP: “ARTÍCULO 218.

PRUEBA PERICIAL. <Artículo modificado por el artículo 54 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La prueba pericial se regirá por las normas establecidas en este código, y en lo no previsto por las normas del Código General del Proceso. Las partes podrán aportar el dictamen pericial o solicitar al juez que lo decrete en las oportunidades establecidas en este código.

El dictamen pericial también podrá ser decretado de oficio por el juez. Cuando el dictamen sea aportado por las partes o decretado de oficio, la contradicción y práctica se regirá por las normas del Código General del Proceso”. (Negrillas y subrayas fuera del texto original). “ARTÍCULO 227. DICTAMEN APORTADO POR UNA DE LAS PARTES. La parte que pretenda valerse de un dictamen pericial deberá aportarlo en la respectiva oportunidad para pedir pruebas.

Cuando el término previsto sea insuficiente para aportar el dictamen, la parte interesada podrá anunciarlo en el escrito respectivo y deberá aportarlo dentro del término que el juez conceda, que en ningún caso podrá ser inferior a diez (10) días. En este evento el juez hará los requerimientos pertinentes a las partes y terceros que deban colaborar con la práctica de la prueba.

El dictamen deberá ser emitido por institución o profesional especializado”. (Negrillas y subrayas fuera del texto original). Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00449-00 Actora: TAKAMI S.A. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Como se advierte de las normas transcritas, la posibilidad de anunciar una prueba pericial se encuentra prevista dentro del artículo 227 del CGP que se titula “DICTAMEN APORTADO POR UNA DE LAS PARTES”, por lo tanto se debe allegar dentro de los términos legalmente establecidos, como cualquier otra prueba de parte, so pena de no ser tenida en cuenta por resultar extemporánea.

Cabe señalar que en el presente caso la actora había solicitado solamente 10 días para aportar las pruebas periciales anunciadas en la reforma de la demanda, pero el Despacho le concedió 30 días, término que consideró pertinente para que adelantara todas las gestiones necesarias que le permitiere allegar las experticias al proceso, incluyendo la consecución del perito y los documentos requeridos para la elaboración de los referidos dictámenes.

Pese a lo anterior, la actora NO aportó dictamen pericial alguno durante el término concedido para el efecto, ni solicitó prórroga dentro de dicho lapso, pues solo fue hasta el 13 de abril de 2023, esto es 22 días hábiles después de vencido el término otorgado, que el perito2 allegó un memorial solicitándole al Despacho requerir al tercero para le suministrara una información y contabilizar el término de 30 días solo a 2 Señor José Ricardo Franco Mojica, profesional en psicología y publicidad, perito designado por la sociedad TAKAMI S.A. Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00449-00 Actora: TAKAMI S.A. 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co partir de cuándo dicha documentación le fuera entregada, petición que evidentemente resultaba extemporánea.

Sobre el particular, cabe resaltar que en la propia audiencia inicial el Despacho exhortó al tercero con interés directo en las resultas del proceso para que colaborara con lo que el perito designado por la parte actora necesitara para elaborar la experticia, a lo cual expresamente manifestó estar de acuerdo; sin embargo, durante el término concedido en la audiencia inicial, ni la parte actora ni el experto designado por ésta se comunicaron con la Secretaría de la Sección o con el propio Despacho para manifestar que requerían documento alguno, lo cual solo se dio cuando ya había vencido el plazo otorgado.

Aunado a lo anterior, el tercero con interés directo en las resultas del proceso, al descorrer el traslado del recurso de reposición objeto del presente pronunciamiento, informó que hasta ese momento la parte actora no se había comunicado para requerirle información alguna. Así las cosas, es evidente que la parte actora incumplió con su deber de aportar los dictámenes periciales anunciados dentro del término otorgado en la audiencia inicial y los argumentos esgrimidos en el recurso no justifican dicho incumplimiento, pues bien pudo haber Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00449-00 Actora: TAKAMI S.A. 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co solicitado una prórroga antes del vencimiento de los 30 días que tenía para allegar la prueba en comento.

Ahora, en cuanto a la suspensión del proceso para tramitar la interpretación prejudicial, como se indicó en el propio auto de 10 de febrero de 2023, a través del cual se solicitó la interpretación prejudicial, NO impide que este continue su dinámica interna, como, por ejemplo, recaudar pruebas, celebrar audiencias o requerir a las partes, pues dicha interpretación solo se necesita al momento de proferir la decisión de fondo, en aras de garantizar el principio de celeridad procesal, lo cual es ampliamente conocido por las partes que intervienen en los litigios de propiedad industrial.

Finalmente, cabe resaltar que el incumplimiento de una carga procesal por alguna de las partes o intervinientes da lugar a la aplicación de la figura del desistimiento, particularmente, en este tema de la prueba pericial anunciada, en el entendido de que su recaudo depende del actuar de quien la solicita, por lo tanto no puede entenderse como una denegación probatoria sino como la consecuencia del no cumplimiento de una obligación procesal de la parte a la que le correspondía aportar la experticia. Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00449-00 Actora: TAKAMI S.A. 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo expuesto en precedencia, no se repondrá el auto recurrido, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia y, en consecuencia, se remitirá el expediente al Consejero que sigue en turno para que resuelva lo que corresponda sobre el recurso de súplica interpuesto por la parte actora y así se dispondrá en la parte resolutiva del presente proveído.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sala Unitaria, R E S U E L V E:

PRIMERO: NO REPONER el proveído de 12 de mayo de 2023, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Por la Secretaría, una vez en firme la presente providencia, remítase el expediente al Consejero que sigue en turno, para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE, (Firmado electrónicamente) NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera