11001032400020150015400 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00154-00 Referencia. Medio de control de nulidad relativa Actor: WALID AJRAM CHARANEK TESIS: LA MARCA “TORNADO” (MIXTA), REGISTRADA A FAVOR DEL ACTOR, FUE CANCELADA TOTALMENTE EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA SIC.

POR TAL RAZÓN, RESULTA APLICABLE EL INCISO CUARTO, DEL ARTÍCULO 172 DE LA DECISIÓN 486, TODA VEZ QUE ÉSTA SIRVIÓ DE FUNDAMENTO PARA SOLICITAR LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDIÓ EL SIGNO CUESTIONADO “XR 250 TORNADO”. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por el señor WALID AJRAM CHARANEK mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 1o. de diciembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina1, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 00078748 de 20 de diciembre de 2012, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedida por el Superintendente 1 En adelante Decisión 486. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00154-00 Actor: WALID AJRAM CHARANEK Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio2.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. El actor en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1°: Que el 16 de mayo de 2007, la sociedad FÁBRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. -FANALCA S.A.-3 presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo “XR 250 TORNADO”, para identificar productos comprendidos en la Clase 124 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó oposición contra el registro solicitado. 3°: Que mediante la Resolución núm. 06139 de 17 de febrero de 2009, la Jefe de la División Signos Distintivos de la SIC6, denegó el registro del signo nominativo “XR 250 TORNADO”, para identificar productos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 En adelante SIC. 3 En adelante FANALCA S.A. 4 La marca fue solicitada para amparar los siguientes productos: “[…] motos y repuestos para motos […].” 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 6 Hoy Dirección de Signos Distintivos. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00154-00 Actor: WALID AJRAM CHARANEK Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4º: Que contra la citada resolución la sociedad FANALCA S.A. interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resuelto el primero de ellos por la Directora de Signos Distintivos de la SIC a través de la Resolución núm. 00078748 de 2012, que revocó la decisión inicial y, en su lugar, concedió el registro como marca del signo nominativo “XR 250 TORNADO” para distinguir productos de la citada Clase 12.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir la resolución acusada violó los artículos 136, literal a), y 172 de la Decisión 486, por cuanto concedió el registro como marca del signo “XR 250 TORNADO”, pasando por alto que ya en el mercado existía una expresión registrada para identificar productos iguales y/o similares, esto es, “TORNADO”, de su propiedad, situación que denota un acto de mala fe por parte de la sociedad FANALCA S.A. Indicó que la coincidencia o similitud de las marcas en referencia, no es coincidencia, teniendo en cuenta que la referida sociedad conocía de la existencia de su marca.

Agregó que la mencionada sociedad utiliza en el mercado el signo "TORNADO", en los productos de propiedad de la sociedad HONDA 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00154-00 Actor: WALID AJRAM CHARANEK Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA y no en sus propios productos, actividad que está revestida de una aparente legalidad, pues quien es titular de un derecho puede autorizar su uso a quien considere pertinente, lo que significa que las mismas pretendieron con el registro objeto de controversia menoscabar sus derechos adquiridos, generándole con ello un detrimento y un riesgo de confusión en el público consumidor.

Indicó que existe semejanza entre las marcas enfrentadas por tratarse de productos que se encuentran en la misma Clasificación Internacional de Niza, referente a vehículos y aparatos de locomoción terrestre, por lo que, eventualmente, el consumidor podría pensar que una motocicleta que se comercialice con la expresión "TORNADO" tiene el mismo origen empresarial o vinculación con una bicicleta que se ofrece en el mercado bajo la misma y/o una similar denominación, generando en la mente del consumidor confusión o asociación al momento de adquirir tales artículos.

Aseguró que las marcas en controversia están compuestas por la misma expresión "TORNADO"; y que, además, la cuestionada contiene las letras "XR" y los números “250”, que hacen referencia al tipo de motocicleta utilizada por la marca "HONDA", lo que significa 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00154-00 Actor: WALID AJRAM CHARANEK Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que son términos complementarios o explicativos que no representan un cambio sustancial al realizar la comparación frente a la marca de su propiedad.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por estimar que carecen de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el fundamento legal del acto administrativo acusado se ajustaba plenamente a derecho y según lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Aseguró que de ninguna manera la concesión del registro como marca del signo “XR 250 TORNADO” atenta contra el derecho de uso que tiene el actor sobre la expresión “TORNADO”, pues amparan productos totalmente disímiles. Manifestó que, una vez analizadas las marcas enfrentadas, concluyó que éstas eran distinguibles; que podían coexistir de manera pacífica en el mercado; y que, por tanto, no generan riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.

II.-2. La sociedad FANALCA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificada en debida forma, guardó silencio. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00154-00 Actor: WALID AJRAM CHARANEK Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20117, el 13 de febrero 2017 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron los apoderados del señor WALID AJRAM CHARANEK en su calidad de actor del proceso y de la SIC, actuando como parte demandada.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de nulidad, de conformidad con el artículo 137 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: 7 En adelante CPACA. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00154-00 Actor: WALID AJRAM CHARANEK Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si la Resolución núm. 00078748 de 20 de diciembre de 2012, mediante la cual la SIC concedió el registro de la marca mixta “XR 250 TORNADO”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo dispuesto en los artículos 136, literal a), y 172 de la Decisión 486.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes. Se señaló que una vez finalizada la audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00154-00 Actor: WALID AJRAM CHARANEK Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1.

El actor insistió en acceder a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, adujo que el registro del signo cuestionado constituye un acto de mala fe, pues ya existía en el mercado uno similar para distinguir iguales productos. IV.-2. La SIC reiteró los argumentos expuestos en el escrito de la contestación de la demanda, para lo cual señaló que la marca concedida “XR 250 TORNADO” no atenta contra el derecho de uso del signo de propiedad del actor “TORNADO”, ni tampoco induce en error a los consumidores, pues los productos que identifican son totalmente diferentes.

IV.-3. En esta etapa procesal, tanto la sociedad FANALCA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, como el Agente del Ministerio público guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó8: 8 Proceso 407-IP-2017. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00154-00 Actor: WALID AJRAM CHARANEK Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a un nombre comercial protegido o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00154-00 Actor: WALID AJRAM CHARANEK Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 2.

Comparación entre signos mixtos y denominativos […] 2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, de acuerdo con las particularidades del caso: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00154-00 Actor: WALID AJRAM CHARANEK Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 3.

La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe […] 3.2. El segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, establece lo siguiente: “Artículo 172.- (…) La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado". 3.3. La nulidad relativa, contemplada en el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, puede ser iniciada de oficio o por cualquier persona interesada, y ante cualquiera de los siguientes supuestos: i. El primero está referido al registro otorgado que contraviene alguna de las causales establecidas en el artículo 136 de la Decisión 486. ii.

El segundo está referido al registro otorgado que ha sido formulado de mala fe. […] 4. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza […]”. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00154-00 Actor: WALID AJRAM CHARANEK Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. núm. 00078748 de 20 de diciembre de 2012, concedió el registro como marca del signo nominativo “XR 250 TORNADO” a la sociedad FANALCA S.A., para amparar los siguientes productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] motos y repuestos para motos […]”.

A juicio del demandante, la marca objeto de controversia es similar a la de su propiedad, “TORNADO”, además de que identifican iguales y/o similares productos en el mercado; y que tal registro denota un acto de mala fe por parte de la sociedad FANALCA S.A. y atenta contra sus derechos adquiridos. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, literal a), y 172 de la Decisión 486 “[…] por ser pertinente […]”.

El texto de las normas aludidas es la siguiente: Decisión 486. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00154-00 Actor: WALID AJRAM CHARANEK Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. […]”.

Sería del caso entrar a efectuar el análisis de registrabilidad. Sin embargo, consultado el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada9, se advierte que la marca mixta “TORNADO”, identificada con el certificado de registro núm. 287254, 9 www.sipi.sic.gov.co, consultado el 10 de febrero de 2023 en la página de la SIC de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00154-00 Actor: WALID AJRAM CHARANEK Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co otorgada en favor del actor, fue cancelada totalmente por la SIC el 5 de septiembre de 2017 mediante la Resolución núm. 007027.

En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 5 de septiembre de 2017, conforme consta en el documento remitido por la entidad demandada, visible en el índice 53 del expediente digital agregado al sistema SAMAI. Al respecto, la Sala estima necesario recordar que de conformidad con el inciso 1º del artículo 165 de la Decisión 486, el registro marcario se cancela cuando no se usa durante tres años consecutivos en alguno de los países miembros, como puede observarse a continuación: “[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00154-00 Actor: WALID AJRAM CHARANEK Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. […]» Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 165 transcrito, es que el no uso del registro durante los tres años anteriores a la solicitud de persona interesada, deviene en la cancelación del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. Sobre el particular, el Tribunal en la Interpretación Prejudicial 372-IP- 2016, señaló: “[…] Efectos de la cancelación de la marca por no uso. 32.

En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también, por disposición judicial. Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo.

La decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo. Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada. […]” (Las negrillas son originales). 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00154-00 Actor: WALID AJRAM CHARANEK Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca mixta “TORNADO” 10, que motivaron la presentación de la demanda, por cuanto la misma fue cancelada por falta de uso durante el tiempo establecido por el legislador andino. En virtud de lo anterior, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, mediante auto de 10 de febrero de 202311, se les puso de presente lo siguiente: “[…] Llegada la oportunidad procesal de decidir en única instancia el presente proceso, se advierte que la marca “TORNADO” (mixta), identificada con el certificado de registro núm. 287254, otorgada en favor del actor, fue cancelada totalmente por la Superintendencia de Industria y Comercio12, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de dicha entidad.

Comoquiera que dicha información no obra en el expediente y que sin lugar a dudas incidirá en la resolución del asunto, el Despacho dispone que, por la Secretaría, se oficie a la Secretaría General de la SIC, para que en el término de ocho (8) días envíe copia de la Resolución que canceló totalmente el registro núm. 287254, correspondiente a la marca “TORNADO” (mixta).

Ello, por cuanto dicha información no obra en el Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la entidad demandada. Efectuado lo anterior, se incorporará al expediente y, en consecuencia, se dará traslado a las partes, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto, si a bien lo tienen […]”. 10 De conformidad con el documento allegado por la SIC, obrante en el índice 53 del expediente digital agregado al sistema SAMAI. 11 Índice 45 del expediente digital agregado al sistema SAMAI. 12 En adelante SIC. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00154-00 Actor: WALID AJRAM CHARANEK Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La Sala destaca que aun cuando el traslado ordenado efectivamente se llevó a cabo, las partes y demás sujetos procesales guardaron silencio.

De lo expuesto, la Sala evidencia que la cancelación total, por no uso, de una de las marcas en conflicto, habilita al juez para dar aplicación a lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que prevé: “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]”.

Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales al momento de resolver la demanda la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, impide al juez que conozca del medio de control pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00154-00 Actor: WALID AJRAM CHARANEK Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Precisamente, sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 200813, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.

Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”.

Además, el Tribunal, respecto del deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, ha señalado: 13 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 24 de enero de 2008; C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 11001032400020020044201.

Reiterado en sentencia de 26 de junio de 2020, número único de radicación 11001032400020120029500, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00154-00 Actor: WALID AJRAM CHARANEK Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] -. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar. […]”.

(Resaltado fuera de texto.) De lo expuesto, se tiene que el Tribunal ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del actor, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, lo cual evitaría un desgaste jurisdiccional.

Ahora, es importante destacar que dicha disposición resulta aplicable a las acciones de nulidad relativa promovidas contra los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, pues el actor pretende la nulidad de la Resolución núm. 00078748 de 20 diciembre de 2012, mediante la cual se concedió el registro de la marca nominativa “XR250 TORNADO”, a 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00154-00 Actor: WALID AJRAM CHARANEK Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co favor de la sociedad FANALCA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, por considerar que era similarmente confundible con su marca “TORNADO”, la cual, como ya se dijo, fue cancelada totalmente por no uso.

En ese orden de ideas, la causal de nulidad invocada en el medio de control de nulidad relativa deja de ser aplicable cuando cualquier de las marcas en conflicto ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada. Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 201914, en la que se indicó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: “[…] 8.

La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o por cualquier hecho similar […]”.

(Destacado fuera de texto). 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de febrero de 2019, número único de radicación 2009-00622-00, C.P. Oswaldo Giraldo López. Criterio reiterado en sentencia de 18 de febrero de 2021, número único de radicación 2007-00104-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00154-00 Actor: WALID AJRAM CHARANEK Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co También se advierte en la citada sentencia, que como el medio de control de nulidad relativa comporta un claro interés particular, en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, resulta evidente que cuando estos derechos dejan de existir, de igual manera desaparece el interés del actor en que se profiera una decisión que los proteja.

En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la cancelación, por no uso, de un registro marcario, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido a la jurisdicción, que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad, comoquiera que ya no existe un derecho subjetivo que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y que deba ser protegido, sin que ello implique el decaimiento del acto administrativo que otorgó la marca en cuestión. Además, cabe resaltar que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00154-00 Actor: WALID AJRAM CHARANEK Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. En este orden de ideas, cuando la Oficina Nacional cancela el registro marcario por cualquiera de las causales legales, se habilita la aplicación del artículo 172 ibidem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción.15 Así pues, en el caso concreto se configuró el supuesto de hecho establecido en el artículo inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, en tanto que la causal de nulidad invocada dejó de aplicarse al haber sido cancelado totalmente, por no uso, el registro de la marca mixta “TORNADO”, por lo cual la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista y, por ende, pondrá fin al proceso, conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley 15 Frente a este y en relación con la aplicación del inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486, que impide al juez que conozca de un medio de control de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que al momento de resolver la demanda haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de ésta, ver sentencias de 21 de febrero de 2019 (número único de radicación 2009-00622-00 C.P. Oswaldo Giraldo López); 18 de febrero de 2021 (números únicos de radicación 2008-00189-00 y 2008-00070-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés); 18 de febrero de 2021 (número único de radicación 2007-00104-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón), entre otras. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00154-00 Actor: WALID AJRAM CHARANEK Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co F A L L A PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 3 de marzo de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.