11001032400020170035100 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00351-00 Referencia: Medio de control de nulidad relativa Actora: CO & TEX S.A.S TESIS: ENTRE LA MARCA MIXTA CUESTIONADA “ONZA OUTDOOR”, DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO Y LA MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA DE LA ACTORA, “ONZAS 1980 SINCE”, NO EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS NI FONÉTICAS SIGNIFICATIVAS.

LA EXPRESIÓN “ONZA” ES DESCRIPTIVA, AL CONSITIR EN UNA UNIDAD DE MEDIDA QUE HACE REFERENCIA AL PESO Y, POR LO TANTO, UNA CARACTERÍSTICA ESENCIAL DE LOS PRODUCTOS QUE DISTINGUE. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad CO & TEX S.A.S., mediante apoderada y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,1 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 88025 de 20 de diciembre de 2016, 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00351-00 Actora: CO & TEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1°- Que el 6 de noviembre de 2015 el señor ANDRÉS MEJÍA PERDOMO presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “ONZA OUTDOOR”, para identificar productos comprendidos en la Clase 222 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2°- Indicó que publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial presentó oposición contra el registro solicitado, por considerar que se presentaba un alto riesgo de confundibilidad con su marca previamente registrada, “ONZAS 1980 SINCE” (mixta), que distingue productos y servicios de las clases 14, 18, 24, 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos: “[…] Cuerdas y cordeles; redes; tiendas de campaña y lonas; toldos de materias textiles o sintéticas; velas de navegación; sacos para el transporte y almacenamiento de mercancías a granel; materiales de acolchado y relleno, excepto el papel, cartón, caucho o materias plásticas; materias textiles fibrosas en bruto y sus sucedáneos […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00351-00 Actora: CO & TEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3º- Manifestó que mediante la Resolución núm. 66028 de 4 de octubre de 2016 la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada su oposición y, en consecuencia, denegó el registro de la marca mixta “ONZA OUTDOOR”, para identificar productos en la Clase 22 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por el señor ANDRÉS MEJÍA PERDOMO. 4º- Adujo que contra la citada resolución el señor MEJÍA PERDOMO interpuso recurso de apelación, siendo resuelto a través de la Resolución núm. 88025 de 2016, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que revocó la decisión anterior y, en su lugar, declaró infundada su oposición y concedió el registro de la marca “ONZA OUTDOOR”, para identificar productos en la Clase 22 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir la resolución acusada violó los artículos 134 y 135, literales a) y b), de la Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto, a su juicio, la marca solicitada no cumple con el requisito de distintividad necesario para ser registrada, toda vez que es similarmente confundible con su marca “ONZAS 1980 SINCE”, previamente registrada en las clases 14, 18, 24, 25 y 35 del mismo Nomenclátor. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00351-00 Actora: CO & TEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicó que si bien es cierto que la marca cuestionada “ONZA OUTOOR” cumple con los requisitos de distintividad intrínseca, en tanto no es un término genérico ni descriptivo, ni se refiere a un objeto o servicio determinado, también lo es que no cumple con el requisito de distintividad extrínseca, dado que es similarmente confundible con su marca previamente registrada “ONZAS 1980 SINCE”.

Que la SIC al expedir la resolución acusada violó el artículo 136, literal a), ibidem, por indebida aplicación, habida cuenta que no se pueden registrar como marcas las expresiones que sean idénticas o se asemejen a alguna anteriormente registrada, para identificar iguales productos o servicios o para los cuales su uso puede causar un riesgo de asociación o confusión en el público consumidor.

Mencionó que la coexistencia en el mercado de las marcas “ONZA OUTDOOR” y “ONZAS 1980 SINCE” genera riesgo de confusión, toda vez que el público llegaría a pensar que la primera se trata de una nueva línea de productos y servicios ofrecidos por la segunda, por cuanto son percibidas en el mercado de una forma similar, dado que presentan más semejanzas que diferencias desde los puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual; y que su pronunciación es la misma, lo que las hace confundibles entre sí. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00351-00 Actora: CO & TEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que la expresión preponderante en la marca cuestionada es el vocablo “ONZA”, el cual resulta muy similar a la palabra “ONZAS” que hace parte de su marca previamente registrada, lo que determina que se presente confundibilidad entre el público consumidor sobre el origen empresarial de los productos que identifican las marcas en conflicto.

Concluyó que la SIC se equivocó al conceder el registro como marca de la expresión “ONZA OUTDOOR”, toda vez que genera riesgo de confusión y asociación en el público consumidor, por cuanto podría suponer que provienen de un mismo titular, dado que la comercialización de los productos, que dicho signo identifica, se realiza por los mismos canales de distribución que la marca previamente registrada “ONZAS 1980 SINCE”.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. Mencionó que la marca opositora se compone de un elemento nominativo “ONZAS 1980 SINCE”, enmarcado en una pesa de patrón, que da la impresión de equivalencia entre la parte nominativa y el 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00351-00 Actora: CO & TEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co aspecto gráfico, mientras que la marca cuestionada consta de un elemento gráfico preponderante, en el que aparecen en un punto un círculo y un medio reloj de arena, que dan la impresión de que se formara la palabra “ON”, que si bien es cierto es de origen extranjero, también lo es que crea la idea en la mente del consumidor de algo que se encuentra activo.

Aseguró que tampoco se presenta conexidad competitiva entre los productos que amparan las marcas enfrentadas en las clases 14, 18, 24, 25 y 35, toda vez que aquellos que distingue la marca opositora están dirigidos específicamente a elementos propios de la habitación o accesorios para hombre, los cuales generalmente se comercializan en tiendas o almacenes especializados, en los que no se encuentran productos de naturaleza distinta.

II.2. El señor ANDRÉS MEJÍA PERDOMO, tercero con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de ser notificado en debida forma4, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN 4 Folio 77 del cuaderno físico principal. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00351-00 Actora: CO & TEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mediante providencia de 23 de octubre de 2020, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 20205, adicionado hoy en día por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20216, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. 5 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.” 6 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00351-00 Actora: CO & TEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1.

La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda, para lo cual expuso que entre las marcas enfrentadas “ONZA OUTDOOR” y “ONZAS 1980 SINCE”, se presenta riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. IV.-2. La SIC solicitó despachar desfavorablemente las pretensiones de la demanda. Al efecto, sostuvo que los productos y servicios que distingue la marca previamente registrada no son intercambiables o complementarios con los productos que distingue la marca solicitada, ni tampoco comparten los mismos canales de comercialización, toda vez que éstos, generalmente, no son ofrecidos o vendidos en las mismas tiendas o establecimientos de comercio.

Adicional a ello, la forma de publicidad son diferentes ya que no apuntan a consumidores con las mismas necesidades. IV.-3. En esta etapa procesal, tanto el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00351-00 Actora: CO & TEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó7: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. (…) cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, 7 Proceso 215-IP-2020. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00351-00 Actora: CO & TEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos denominativos compuestos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro ONZA OUTDOOR (mixto) y las marcas registradas ONZAS 1980 SINCE (mixta), es necesario que se comparen teniendo en cuenta que están formados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un concepto. […] 2.3.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00351-00 Actora: CO & TEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 3.

Signos conformados por denominaciones descriptivas […] 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00351-00 Actora: CO & TEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como su calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio por el cual se indaga, y dicha pregunta se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. 3.3. Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. […] 3.7.

Los signos conformados exclusivamente por denominaciones descriptivas al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las expresiones descriptivas, genéricas y comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas descriptivas, genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo. 4.

Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 88025 de 20 de diciembre de 2016, concedió el registro de la marca mixta “ONZA OUTDOOR” al señor ANDRÉS MEJÍA PERDOMO para amparar los siguientes productos de la Clase 22 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Cuerdas y cordeles; redes; tiendas de campaña y lonas; toldos de materias textiles o sintéticas; 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00351-00 Actora: CO & TEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co velas de navegación; sacos para el transporte y almacenamiento de mercancías a granel; materiales de acolchado y relleno, excepto el papel, cartón, caucho o materias plásticas; materias textiles fibrosas en bruto y sus sucedáneos […]”.

A juicio de la demandante, la coexistencia en el mercado de las marcas “ONZA OUTDOOR” y “ONZAS 1980 SINCE” genera riesgo de confusión, toda vez que el público llegaría a pensar que la primera se trata de una nueva línea de productos y servicios ofrecidos por la segunda, por cuanto son percibidas en el mercado de una forma similar, dado que presentan más semejanzas que diferencias desde los puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual; y que su pronunciación es la misma, lo que las hace confundibles entre sí. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, literal a) y, 1518 de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]”, no así la de los artículos 134 y 135, literales a) y b) 9, ibidem, “[…] ya que no es materia de controversia el concepto de marca ni los requisitos para su registro y distintividad intrínseca de la marca […]”. 8 Dicho artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal. 9 Comoquiera que dichos artículos no fueron interpretados por el Tribunal, la Sala se relevará de realizar su estudio. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00351-00 Actora: CO & TEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486.

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00351-00 Actora: CO & TEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: MARCA MIXTA CUESTIONADA10 MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA11 Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta “ONZA OUTDOOR”, como lo es la cuestionada, con una marca mixta “ONZAS 1980 SINCE”, a nombre de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en las marcas mixtas, para lo cual se requiere 10 Folio 12 del cuaderno físico núm. 1. 11 Folio 12 del cuaderno físico núm. 1. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00351-00 Actora: CO & TEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas mixtas cotejadas, no así las gráficas que la acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue. Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00351-00 Actora: CO & TEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

También se advierte que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. A efecto de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00351-00 Actora: CO & TEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”.

Además, cabe resaltar que el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, señaló que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las expresiones descriptivas que forman parte de las marcas al momento de realizar el examen comparativo de las mismas. Es del caso señalar que conforme se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el caso sub examine, el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos.

Así, lo expresó: “[…] 3. Signos conformados por denominaciones descriptivas 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00351-00 Actora: CO & TEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 3.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como su calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 3.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00351-00 Actora: CO & TEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos llegare a reducir la marca de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar las marcas en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de una marca con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00351-00 Actora: CO & TEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese sentido, para fijar la descriptividad de las marcas, el Tribunal, como esta Corporación, han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿cómo es? frente al producto o servicio de que se trata.

Ahora, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, la palabra “ONZA” o en su plural, “ONZAS”, que hace parte de las marcas enfrentadas, significa: “[…] 1. f. Cada una de las 16 partes en que se divide la libra, equivalente a 28,75 g. 2. f. Duodécima parte del as o libra romana y de otras medidas antiguas. […]”12. Al respecto, la Sala observa que las marcas enfrentadas poseen una partícula descriptiva, esto es, la palabra “ONZA”, respecto de los productos de las clases 14, 18, 22, 24 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, debido a que la misma señala directamente el peso o medida de los productos que pretende identificar, es decir, que hace alusión a una característica esencial de dichos artículos, como lo son las joyas, los maletines, sábanas, manteles, cuerdas, toldos, sacos, ropa de cama, zapatos, sombreros, camisas, pantalones, chaquetas, entre otros.

En efecto, cabe señalar que las expresiones serán consideradas descriptivas cuando entregan al público consumidor, de manera 12 https://dle.rae.es/onza?m=form Consultado el 27 de octubre de 2023. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00351-00 Actora: CO & TEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co directa, información sobre una o varias características, cualidades u otros antecedentes esenciales que pueden servir para designar las particularidades del producto, servicio o establecimiento de que se trate, circunstancia que se presenta en el caso sub lite, al referirse la palabra “ONZA” directamente al peso que puede tener cualquiera de los productos que distinguen las marcas enfrentadas.

Por lo tanto, se precisa que, en este caso, es posible realizar la exclusión de dicha palabra, toda vez que al suprimirla no se reducen las marcas de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, al quedar, de una parte, los números y vocablos “1980 SINCE” y, de la otra, “OUTDOOR”. Por lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto.

Respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que las marcas en conflicto cuentan con diferente extensión, así como distinta secuencia vocálica y consonántica y un inicio y terminación disímil, pues la marca previamente registrada, “1980 SINCE”, se conforma por cuatro (4) números y una (1) palabra, dos (2) sílabas (SIN-CE), los números 1-9-8-0, tres (3) consonantes (S-N-C) y dos (2) vocales (I-E), mientras que la marca cuestionada, “OUTDOOR”, está 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00351-00 Actora: CO & TEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co compuesta por una (1) palabra, dos (2) sílabas (OUT-DOOR), tres (3) consonantes (T-D-R) y cuatro (4) vocales (O-U-O-O).

Cabe mencionar que la marca cuestionada está compuesta por prefijos y sufijos (OUT- DOOR) diferentes a la de la opositora (SIN- CE), lo que genera una marca completamente distintiva, que la hace registrable y permite concluir que no hay similitud ortográfica. En virtud de lo expuesto, de la comparación entre las marcas enfrentadas, la Sala reitera que no se evidencia que exista similitud ortográfica alguna, en la medida en que corresponden a expresiones totalmente disímiles.

En cuanto a la similitud fonética, la Sala estima que la pronunciación de las marcas cotejadas es diferente, debido a que, como se dijo, son expresiones totalmente disímiles, máxime si se tiene en cuenta que estan compuestas por palabras distintas. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: 1980 SINCE – OUTDOOR - 1980 SINCE – OUTDOOR -1980 SINCE - OUTDOOR 1980 SINCE – OUTDOOR - 1980 SINCE – OUTDOOR -1980 SINCE - OUTDOOR 1980 SINCE – OUTDOOR - 1980 SINCE – OUTDOOR -1980 SINCE - OUTDOOR 1980 SINCE – OUTDOOR - 1980 SINCE – OUTDOOR -1980 SINCE - OUTDOOR 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00351-00 Actora: CO & TEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, la Sala advierte que el hecho de que las marcas enfrentadas esten compuestas por palabras diferentes hace que su pronunciación y fonética sean distintas, lo que las hace registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo servicio o se genere algún riesgo de confusión o asociación.13 En lo atinente a la similitud ideológica, las palabras “SINCE” y “OUTDOOR”, que hacen parte de las marcas enfrentadas, aunque se encuentran escritas en idioma inglés, la Sala considera que deben tenerse como de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano14.

Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, al contener las marcas enfrentadas expresiones de fantasía, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto. Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas enfrentadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética, que 13 Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001032400020120027500.

Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E), núm. único de radicación 11001-03-24-000-2014-00121-00. Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000- 2011-00061-00. 14 No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traducción de las palabras “SINCE” y “OUTDOOR” sean de conocimiento generalizado.

Criterio señalado por la Sala en sentencia de 18 de marzo de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2011-00321-00. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00351-00 Actora: CO & TEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca cuestionada es lo suficientemente distintiva y diferente de la previamente registrada.

Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los servicios que identifican dichas marcas, debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. Así las cosas, al poseer la marca cuestionada la condición de distintividad necesaria y al no existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas como transgredidas; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca mixta “ONZA OUTDOOR”, para amparar productos de la Clase 22 de la Clasificación Internacional de Niza, motivo suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo acusado, el cual está acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en el que se argumentó de 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00351-00 Actora: CO & TEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que se adoptó en ella.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 2 de noviembre de 2023. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00351-00 Actora: CO & TEX S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.