1 Radicado: 11001 0324 000 2020 00202 00 Demandante: GADOR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., 14 de marzo de 2024 Referencia: Nulidad y Restablecimiento de Derecho Radicación: 11001-03-24-000-2020-00202-00 Demandante: GADOR S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero interesado: LABORATORIOS BUSSIE S.A. y BIOARRAY S.L., Magistrada Ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ACLARACION DE VOTO De manera respetuosa me permito señalar las razones por las cuales aclaro mi voto respecto de la decisión adoptada en la sentencia del 14 de marzo de 2024, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda promovida por la sociedad GADOR S.A. Sobre el particular me permito señalar lo siguiente: 1.

La parte actora solicitó la nulidad de las resoluciones núms. 89274 de 7 de diciembre de 20181, por la cual se negó el registro como marca del signo nominativo “EXOME” solicitada para distinguir productos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza; y 60235 de 5 de noviembre de 20192, que confirmó la anterior decisión, dictadas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 2.

La causal invocada por la SIC para negar el registro del signo solicitado correspondió a la establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 1 “Por la cual se decide una solicitud de registro” 2 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación” 2 Radicado: 11001 0324 000 2020 00202 00 Demandante: GADOR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 486 de 2000, por cuanto consideró que el signo solicitado era similarmente confundible con la marca previamente registrada “BIOEXOME”, en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza y en ese sentido podría causar en el consumidor un riesgo de confusión. 3.

En la sentencia respecto de la cual formulo mi aclaración de voto, la Sala denegó las pretensiones de la demanda de la referencia al evidenciar que entre los signos en conflicto “EXOME” vs “BIOEXOME” se presentaban semejanzas ortográficas y fonéticas y existía riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los productos que distinguen ambas expresiones provienen del mismo titular. 4.

Acompaño la decisión de negar las pretensiones de la demanda; sin embargo, aclaro mi voto frente al siguiente planteamiento consignado en la providencia referida: “Ahora, se precisa que si bien es cierto que, en principio, la palabra de uso común “BIO”, que forma parte de la marca opositora, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo, dado que no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, también lo es que al estar constituido por una sola palabra, ésta no puede fraccionarse, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando las expresiones en su conjunto.”3 Subraya del Despacho.

Frente a la anterior conclusión considero que en este caso sí habría lugar a excluir la partícula de uso común “BIO”, al momento de realizar el cotejo entre el signo solicitado y la marca opositora, pues el hecho de que esta última esté constituida por una sola palabra no impide que se excluya la partícula de ella que sea de uso común. Lo anterior, por cuanto la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina4 enseña que no hay lugar a otorgar el derecho al uso exclusivo sobre designaciones usuales que integren un signo, de manera que, 3 Página 25 de la sentencia 4 Proceso 327-IP-2019. 3 Radicado: 11001 0324 000 2020 00202 00 Demandante: GADOR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co al momento de efectuar la confrontación entre ellos, deben excluirse las partículas que tengan naturaleza.

Con todo, el Tribunal refiere que el deber de exclusión anotado podrá exceptuarse cuando se constate que, de llegar a eliminarse la partícula de uso común, se reduciría de tal manera el signo a cotejar que resultaría imposible hacer una comparación. En tal escenario, de modo excepcional, puede hacerse el cotejo considerando dichos componentes.

Por lo anterior, considero que en el presente caso la Sala debió excluir del cotejo marcario la expresión “BIO” por cuanto dicha exclusión no reducía el signo estudiado de tal manera que se impidiera realizar la comparación de acuerdo a las normas establecidas en la comunidad andina; por el contrario, aquel se realizaría entre “EXOME” vs. “EXOME”, lo cual respalda la conclusión del proyecto sobre la existencia de riesgo de confusión y asociación entre los signos. En estos términos me permito dejar sentado mi aclaración de voto.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: LA presente aclaración de voto fue firmado electrónicamente en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.