CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00241-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros: Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A.S. y Boehringer Ingelheim KG Tema: Registro como marca del signo nominativo “IMATIN” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 16623 de 23 de marzo de 20121 y 5994 de 25 de febrero de 20132 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se: i) declaró fundada la oposición presentada por Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A.S.; ii) declaró infundada la oposición presentada por Boehringer Ingelheim Kg; y iii) negó el registro de la marca nominativa “IMATIN” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Procaps S.A. I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad Procaps S.A., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] PRIMERA.
Declarar la nulidad de la Resolución No. 5994 del 25 de febrero de 2013, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial dentro del expediente administrativo No. 11-88238, mediante la cual se resolvió el Recurso de Apelación interpuesto por la Accionante y se confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 16623 del 23 de marzo de 2012.
SEGUNDA. Declarar la nulidad de la Resolución No. 16623 del 23 de marzo de 2012, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 11-88238, por 1 Folios 14 a 20 C pp. “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folios 21 a 27 C pp.
“[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 33 a 36 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00241-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio medio de la cual se negó el registro de la marca nominativa IMATIN clase 05 internacional solicitada a favor de la Sociedad Procaps S. A., hoy Procaps S.A.S. Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de Restablecimiento del Derecho en beneficio de la sociedad PROCAPS S.A., comedidamente solicito: TERCERA: se ORDENE a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio CONCEDER el registro de la marca IMATIN Clase 05 Internacional a favor de la Sociedad Procaps S.A.S., antes Procaps S.A. CUARTA: Que se comunique la decisión a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para su correspondiente inscripción, y se ordene la publicación de la Sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
QUINTA: Que se CONDENE a la parte demandada al pago de costas procesales y agencias en derecho […]”4 (mayúsculas y negrillas del original). I.1.1. Los hechos de la demanda5 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. Manifestó que, el 14 de julio de 2011, la sociedad Procaps S.A. solicitó el registro como marca del signo nominativo “IMATIN” para identificar productos comprendidos en la clase 5ª6 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”. 4.
Indicó que, una vez la solicitud fue publicada en la Gaceta de la propiedad industrial, se presentaron las siguientes oposiciones: i) Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A.S. con fundamento en su marca “IMATIX” para productos de la clase 5ª, con certificado 398.856; y ii) Boehringer Ingelheim KG respecto de su marca “IMUKIN”7 registrada en la misma clase y con certificado 129.522. 5.
Anotó que, mediante la Resolución 16623 de 23 de marzo de 2012, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC: i) declaró fundada la oposición presentada por Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A.S.; ii) declaró infundada la oposición presentada por Boehringer Ingelheim KG; y iii) negó el registro de la marca nominativa “IMATIN” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª nomenclátor de la 4 Folios 35 y 36 C pp. 5 Folios 36 y 37 C pp. 6 Folio 13 C pp. 7 La Sala precisa que, por un lado, los actos acusados declararon infundada la oposición presentada con fundamento en la marca “IMUKIN”, con certificado 129522 y, por el otro, la demanda no presenta argumentos respecto de este registro, razón por la cual no procede su estudio en el caso sub examine. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00241-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Clasificación Internacional de Niza.
Frente a esta decisión Procaps S.A. interpuso recurso de apelación. 6. Sostuvo que a través de la Resolución 5994 de 25 de febrero de 2013, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió confirmar la Resolución 16623. I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación8 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 7.
La parte demandante propuso como cargos de nulidad los relacionados con el desconocimiento de las normas en que debía fundarse los actos acusados y falsa motivación, para lo cual señaló como quebrantadas las siguientes disposiciones: i) Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134, 135 y 136; ii) Constitución Política, artículos 13, 29 y 61; iii) Código Contencioso Administrativo – CCA, artículos 35, 59 y 839.
I.1.2.2. El concepto de violación 8. El apoderado de la parte demandante aseguró que los actos acusados se encuentran viciados de nulidad, toda vez que la SIC negó el registro como marca del signo nominativo “IMATIN” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Ello, sin considerar que las marcas cotejadas comparten un radical de uso común para la clase 5ª, este es, “IMA”, el cual debe ser excluido en la comparación, pues esta debe realizarse sobre los elementos diferenciadores “TIN” y “TIX”, los cuales eliminan la posibilidad de confusión. 9.
Argumentó que el signo solicitado es registrable comoquiera que es distintivo, pudiendo coexistir en el mercado con la marca “IMATIX”, por lo que la SIC desconoció los artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de 2000. 10. Explicó que “[…] la similitud de los signos radica en la iniciación de los mismos, nada obsta el registro del signo de la referencia, por cuanto esta sílaba no es el soporte real de la distintividad de la marca solicitada, como si lo es el conjunto de la misma, formado por la totalidad de las sílabas integrante de las expresiones.
Es claro que la expresión IMA es empleada ampliamente en la denominación de artículos farmacéuticos, y por tanto, no susceptible de apropiación en exclusiva, ahora bien, entre las expresiones TIN y TIX, se distingue claramente cada una, pues la segunda presenta un sonido más gutural y realmente más sonoro que la marca registrada […]”. 8 Folios 38 a 63 C pp. 9 Normativa vigente y aplicable al procedimiento administrativo, al momento de expedición de los actos acusados.
Artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00241-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 11. Teniendo en cuenta lo anterior, manifestó que la SIC, con la expedición de los actos acusados, incurrió en una indebida aplicación de la Decisión 486 de 2000 y violación de los artículos 13 y 29 de la Constitución Política relacionados con el derecho a la igualdad y el debido proceso.
Ello, en tanto que dio un trato discriminatorio a Procaps S.A. y preferente a Laboratorio Franco Colombiano Lafracol S.A.S., a pesar de que los signos distintivos contienen la partícula de uso común “IMA”. 12. Asimismo, indicó que se violó los artículos 35 y 59 del CCA por lo que incurrió en una falsa motivación de los actos acusados, toda vez que la SIC “[…] a pesar de tener conocimiento sobre la existencia del prefijo común IMA, al momento de decidir la solicitud de registro, no tuvo en cuenta tal situación y de forma (sic) injustificada inaplico los criterios que para (sic) el cotejo de marcas que comaprten (sic) radicales comunes, como IMA en el presente caso, ha manifestado el Tribunal Andino de Justicia […]”. 13.
Finalmente, a pesar de haber invocado como violados los artículos 61 de la Constitución Política, 135 de la Decisión 486 de 2000 y 83 del CCA, la parte demandante no desarrolló el concepto de violación frente a los mismos. II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio10 14. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante para lo cual señaló que no incurrió en el desconocimiento de las disposiciones contenidas en la Decisión 486 de 2000, toda vez que los actos administrativos demandados fueron expedidos con fundamento en lo dispuesto en dicha normativa. 15.
Explicó que hay semejanza ortográfica entre las marcas cotejadas, pues posen igual longitud, así como las mismas vocales y su orden, donde la única diferencia es la letra “N” respecto de la “X”. 16. Mencionó que la sílaba tónica de los signos distintivos analizados se encuentra en la última sílaba, esto es “TIX” y “TIN”, por lo que, al ser pronunciadas, el sonido es similar, situación que no puede ser ignorada en tanto que confundir los productos puede provocar efectos nocivos para la salud. 17.
Argumentó que “[…] la marca previamente registrada goza de un amplio grado de distintividad, motivo por el cual conceder una marca de tan similares características generaría con seguridad una confusión en el consumidor quien tiene que hacer un esfuerzo especial para adoptar dentro de su vocabulario una palabra nueva, y posteriormente asociarla a una marca de tal forma que introducir una palabra cuya 10 Folios 89 a 93 vto.
C pp. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00241-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio única diferencia es una letra podría generar riesgos de confusión o asociación marcaría […]”. 18. Sostuvo que no se desconoció el derecho a la igualdad pues “[…] no es posible comparar la decisión tomada por la Superintendencia en un caso con la decisión tomada en otro, esto en la medida que cada marca se ve afectada por una serie de sutilezas propias que dotan, al cotejo marcarlo en cada caso, de una identidad especial y única […]”.
II.2. Contestación de las sociedades Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A.S. y Boehringer Ingelheim KG 19. Las sociedades Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A.S. y Boehringer Ingelheim KG, terceras interesadas en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificadas11 en debida forma del auto admisorio, no se pronunciaron sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.
III. TRÁMITE DEL PROCESO 20. La sociedad Procaps S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 6 de julio de 2013 en contra de las Resoluciones 16623 de 23 de marzo de 2012 y 5994 de 25 de febrero de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 21. Mediante auto de 27 de febrero de 201512 se admitió y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Laboratorio Franco Colombiano Lafracol S.A.S. El 17 de marzo de 201513 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 22.
Por auto de 21 de mayo de 201814 se vinculó a la sociedad Boehringer Ingelheim KG y se dispuso notificar a su representante. El 29 de mayo de 201815 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 23. A través de auto de 16 de octubre de 201816 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, la cual se realizó el 29 de julio de 201917. 24.
En la citada audiencia, se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y 11 Folios 98, 120, 138, 139 y 141 C pp. 12 Folios 80 a 82 C pp. 13 Folio 82 vto. C pp. 14 Folio 132 C pp. 15 Folio 140 C pp. 16 Folio 144 C pp. 17 Folios 158 a 167 C pp. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00241-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio unos certificados de unas marcas, los cuales fueron allegados al expediente del proceso de la referencia. 25.
Mediante auto de 20 de septiembre de 201918 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 599-IP-2019 de 22 de abril de 202119, dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, asimismo no interpretó el artículo 134 ibidem, en la cual dicho tribunal consideró lo siguiente: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 134 y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales únicamente será interpretado el Artículo 136 Literal a) de la citada Decisión por ser pertinente.
No se interpretará el Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por no estar en discusión el concepto de marca ni sus requisitos. […] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] 1.2 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […] 1.3 Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […] 18 Folios 122 a 125 vto.
C pp. 19 Índice 61 aplicativo web para la gestión judicial SAMAI. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00241-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 3. Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas […] 3.6 De conformidad con lo anterior, se deberá determinar si en la conformación de los signos confrontado se encuentra alguna partícula de uso común para distinguir productos farmacéuticos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común o genérico (sic). 3.7 No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto […]”.
(mayúscula y negrilla del original). 27. En auto de 17 de agosto de 202120 se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas y alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 28.
En el término para alegar de conclusión, la parte demandante21 reiteró sus argumentos de nulidad. Por su parte, la SIC, los terceros con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Publico guardaron silencio. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 29. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14922 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.
La formulación del problema jurídico 30. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 16623 de 23 de marzo de 2012 y 5994 de 25 de febrero de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales: i) declaró fundada la oposición presentada por Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A.S.; ii) declaró infundada la oposición presentada por Boehringer Ingelheim KG; y iii) negó el registro de la 20 Folio 173 C pp. 21 Índice 76 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 22 “[…] Artículo 149.
El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00241-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio marca nominativa “IMATIN” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Procaps S.A. 31.
La Sala deberá analizar si entre el signo solicitado y la marca nominativa “IMATIX” con registro 398.856, que reivindica productos de la clase 5ª, cuyo titular es Laboratorio Franco Colombiano Lafracol S.A.S.: i) se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; ii) si se desconoció lo previsto en los artículos 13 y 29 de la Constitucional Política y 35 y 59 del CCA23; y iii) si se incurrió en una falsa motivación. 32.
La Sala advierte que, en la audiencia inicial24 se puso de presente que, si bien la parte demandante citó como disposiciones vulneradas los artículos 61 de la Constitución Política, 135 de la Decisión 486 de 2000 y 83 del CCA, también lo es que no desarrolló el concepto de violación frente a los mismos, razón por la cual se excluyeron de la fijación del litigio. 33.
Asimismo, la Sala considera que, aunque la parte demandante invocó como vulnerados los artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de 2000, sin precisar el literal de este último, al exponer el concepto de violación sostuvo que la marca nominativa solicitada no es confundible con la marca nominativa “IMATIX”, esto es, alegó el cumplimiento del requisito de distintividad extrínseca previsto en el literal a) del artículo 136 ibidem25.
En ese sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 559-IP-2019 de 22 de abril de 202126 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) ibidem, por considerarlo pertinente, y no interpretó el artículo 134 “[…] por no estar en discusión el concepto de marca ni sus requisitos […]”. 34.
En virtud de lo anterior, se excluirá de la controversia el estudio de lo dispuesto en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 y los supuestos previstos en los demás literales del artículo 136, por no haber sido objeto de discusión en el proceso. 35. En este contexto, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados, el análisis del caso concreto y la conclusión. IV.3.
La identificación de los actos demandados 36. La demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 16623 de 23 de marzo de 201227 y 5994 de 25 de febrero de 201328, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se: i) declaró fundada la oposición presentada por el Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol 23 Normativa vigente y aplicable al procedimiento administrativo, al momento de expedición de los actos acusados.
Artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. 24 Folios 158 a 167 C pp. 25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de 2020. Rad.: 2009-00167-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. 26 Índice 61 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 27 Folios 14 a 20 C pp. “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 28 Folios 21 a 27 C pp.
“[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00241-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio S.A.S.; ii) declaró infundada la oposición presentada por Boehringer Ingelheim KG; y iii) negó el registro de la marca nominativa “IMATIN” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Procaps S.A. IV.4.
Análisis del caso concreto 37. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro de la marca nominativa “IMATIN” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”. 38.
A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto el signo solicitado y la marca nominativa “IMATIX”, previamente registrada, no son similarmente confundibles, desconociendo, en consecuencia, el ordenamiento jurídico e incurriendo en una falsa motivación. Ello, comoquiera que son no semejantes ortográfica ni fonéticamente, pues si bien comparten la partícula de uso común “IMA”, poseen terminaciones diferentes.
Asimismo, adujo que la SIC “[…] dio un trato discriminatorio a PROCAPS y preferente a LAFRANCOL respecto de los signos en conflicto, a pesar de que ambos comparten el radical IMA […]”. 39. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 599- IP-2019 de 22 de abril de 202129, dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 40.
Así, la norma de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis es la siguiente: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.
De la vulneración del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 41. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor: 29 Índice 61 aplicativo web para la gestión judicial SAMAI. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00241-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 42.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: Signo solicitado por la parte demandante30 IMATIN (nominativa) Clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Marca previamente registrada por Laboratorio Franco Colombiano Lafracol S.A.S.31 IMATIX (nominativa) Certificado: 398856 Clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza 43.
Ahora, de manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si las marcas confrontadas contienen elementos de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 30 Folio 24 C pp. 31 Ibidem. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00241-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 44.
Sobre el particular, se advierte que las expresiones “IMA”, “TIN” y “TIX” son de uso común para la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza; como se observa de los resultados de la consulta que se relacionan a continuación32: “IMA” MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM. XORIMAX SANDOZ AG 5ª 230.435 BIMAXPRO WYETH LLC 5ª 273.452 CLIMATROL E. LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S. 5ª 238.087 VIMANG GRUPO EMPRESARIAL DE PRODUCCIONES BIOFARMACÉUTICAS Y QUÍMICAS. 5ª 267.806 “TIN” MARCA TITULAR CLASE REG.
NÚM. FIBROQUITINA - MED POLIMEROS NATURALES S.A.S. 5ª 248.047 PRESARTIN BLUEPHARMA COLOMBIA S.A.S. 5ª 231.859 VERMECTIN L.A. KYROVET LABORATORIES S.A. 5ª 255.333 VIRTINA GRUNENTHAL COLOMBIANA S.A. 5ª 233.621 NIQUITIN PERRIGO PHARMA INTERNATIONAL DAC 5ª 242.697 32 Consulta realizada el 27 de octubre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.
Registros a la fecha en el que se expidieron los actos administrativos demandados. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00241-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “TIX” MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM. AFORTIX BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH 5ª 230.829 S-URISTIX TQ BRANDS S. DE R. L. 5ª 379.473 WINTIX NOVARTIS AG 5ª 268.855 GOTLAND CARTIX-C GARMISCH PHARMACEUTICAL S.A. 5ª 304.089 GATIXA LABORATORIOS BUSSIE S.A. 5ª 295.235 45.
Cabe advertir que las expresiones de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, el titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. 46.
De lo expuesto, si bien es cierto que, en principio, los elementos conformados por expresiones de uso común como “IMA”, “TIN” y “TIX" al estar presentes en las marcas enfrentadas dentro de la clase 5ª no deberían ser tenidas en cuenta al momento de realizar el examen de confundibilidad dado que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se trata de palabras que no pueden ser utilizadas en exclusiva por un empresario, también lo es que su exclusión del análisis de cotejo no resulta procedente en este caso, en la medida en que dichos elementos son precisamente los que fundamentan la controversia.
Asimismo, las marcas resultarían fraccionadas y haría imposible su cotejo. 47. Adicionalmente, la Sala pone de presente que tanto “IMA” como “TIN” y “TIX”, son términos de uso común que se encuentran en situación equivalente desde el punto de vista de su débil capacidad distintiva. De ahí que, si se aceptara excluir del cotejo únicamente el vocablo “IMA” pero se mantuviera el análisis con base en “TIX” y “TIN”, (o viceversa), se estaría aplicando un criterio parcial y selectivo contrario al criterio fijado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el cual ha advertido que los signos conformados exclusivamente por denominaciones comunes solo pueden ser considerados en el cotejo cuando su exclusión imposibilite la comparación. Lo anterior se refuerza en el entendido que el mismo Tribunal ha reconocido que cuando esas expresiones débiles o comunes se combinan, pueden llegar a configurar un signo distintivo en su conjunto. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00241-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 48.
Así lo establece el numeral 3.7 de la interpretación prejudicial 344-IP-2022, aplicable en este proceso, al indicar que “[…] los signos conformados exclusivamente por denominaciones […] comunes o usuales al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos […]”, lo cual implica que la debilidad individual de los componentes no impide su análisis conjunto si el resultado global tiene capacidad distintiva.
Por su parte, el numeral 3.8 precisa que, cuando la exclusión de tales componentes redujera el signo de forma que se imposibilite el cotejo, este debe ser valorado en su conjunto. 49. En este contexto, en el caso sub examine, no es posible fragmentar el examen con base en la naturaleza débil de sus componentes, sino que debe asumirse el criterio interpretativo según el cual el cotejo debe realizarse sobre el conjunto marcario, sin fraccionarlo. 50.
Por lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto “IMATIN” e “IMATIX”, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la interpretación prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”. 51.
Corresponde entonces abordar el análisis de las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada una de las marcas, la Sala observa lo siguiente: Signo solicitado I M A T I N 1 2 3 4 5 6 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00241-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Marca previamente registrada I M A T I X 1 2 3 4 5 6 52.
De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del análisis de las marcas confrontadas, la Sala advierte que existen similitudes que pueden inducir a confusión, toda vez que la marca solicitada “IMATIN” está compuesta por una palabra de seis letras, tres consonantes (M-T-N) y tres vocales (I-A-I); mientras que la marca previamente registrada “IMATIX” se compone de una palabra de seis letras, tres consonantes (M-T-X) y tres vocales (I-A- I).
Así, ambas comparten la mayoría de sus consonantes y vocales (M-T) (I-A-I). Además de presentarse una reproducción parcial sobre la denominación “IMATI”. 53. Ahora, si bien “IMATIN” contiene una letra diferente, esto es “N” en vez de la “X”, tal variación no aporta distintividad ortográfica al conjunto. En efecto, ambos signos mantienen una estructura semejante, esto es, comienzan con la raíz “IMA” y concluyen la expresión terminación “TI”.
El reemplazo de la última consonante no altera la percepción de conjunto, pues el consumidor medio retiene principalmente los elementos iniciales de la palabra, los cuales coinciden en ambos signos. 54. Así, desde el punto de vista ortográfico, estas marcas presentan una configuración estructural que refuerza el riesgo de confusión, toda vez que no solo coinciden en su número de sílabas y en el patrón silábico general, sino que también comparten letras esenciales que se repiten en un similar orden, lo que impide que puedan ser consideradas significativamente diferentes. 55.
En relación con la similitud fonética, cabe destacar que la pronunciación de las expresiones comparadas no presenta diferencias claras y significativas. Al respecto, la Sala considera que la expresión “IMATIX” posee una sonoridad marcadamente similar a la de “IMATIN”, en la medida en que no solo comparten la mayoría de las consonantes y vocales, sino ambas comparten raíz semejante, “IMATI” y contiene la sílaba tónica en la última sílaba. 56.
Cabe advertir que ambos signos son palabras agudas con acentuación en la última sílaba, “TIN” y “TIX”. Para la Sala, si bien los signos difieren en la consonante final, esto es, la “N” frente a “X”, también lo es que la primera produce un sonido más seco en el primer caso y la segunda un sonido nasal, por lo que dicha variación no es suficiente para eliminar la semejanza en su conjunto respecto del ritmo, entonación y sonoridad, dada la coincidencia en las secuencias “IMATI” y la posición del acento. 57.
Aunado a lo anterior, debe resaltarse que el aspecto fonético se debe atender a la impresión de conjunto que genera el signo en el consumidor medio, y no un examen fragmentado letra por letra. De este modo, la coincidencia en la raíz resulta relevante. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00241-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 58.
La Sala destaca que la percepción auditiva del consumidor medio se desarrolla en contextos comerciales como solicitudes verbales de productos. En tales situaciones, el recuerdo fonético se consolida sobre la impresión global. Así, la semejanza entre “IMATIN” e “IMATIX” resulta aún más evidente y riesgosa dada la clase de productos amparados por ambos, al no existir diferencias perceptibles que permitan evitar la confusión en el mercado. 59.
Cabe advertir que, como se precisó, las partículas “IMA”, “TIN” y “TIX” son de uso común la clase 5ª, por lo que su fuerza distintiva es débil y no permite dotar al signo de un carácter diferenciador autónomo. En consecuencia, la distintividad del signo debe recaer en los demás elementos del conjunto marcario. 60. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal semejanza: IMATIN – IMATIX – IMATIN – IMATIX – IMATIN – IMATIX IMATIN – IMATIX – IMATIN – IMATIX – IMATIN – IMATIX IMATIN – IMATIX – IMATIN – IMATIX – IMATIN – IMATIX IMATIN – IMATIX – IMATIN – IMATIX – IMATIN – IMATIX 61.
Del anterior cotejo fonético sucesivo la Sala evidencia que la sonoridad de los signos es similar, al punto que no se perciben diferencias sustanciales al ser articulados en voz alta, lo que confirma el riesgo de confusión desde este aspecto para el consumidor medio, particularmente al momento de solicitar el producto verbalmente33. 62.
De esta manera, se concluye que el signo cotejado no genera un impacto visual ni fonético suficientemente distintivo respecto de la marca previamente registrada. Al aplicar el método de cotejo sucesivo, se observa que el signo solicitado no tiene elementos diferenciadores para conferirle una fuerza distintiva propia. 63. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se observa que los signos en conflicto están conformados por las expresiones “IMATIN” e “IMATIX”, palabras que, individualmente consideradas, no tienen una acepción clara en idioma castellano ni corresponden, en conjunto, a términos de uso común en relación con los productos de la clase 5ª del nomenclátor internacional. 64.
En efecto, dichas denominaciones no guardan correspondencia con palabras del lenguaje corriente, de modo que carecen de un significado conceptual preciso en el ámbito de los productos amparados, pues tampoco se traducen a un concepto inequívoco en castellano y que, en todo caso, no describen de manera directa 33 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Rad.: 2012-00275-00. MP. Dra. María Elizabeth García González. Reiterada en sentencias de 31 de enero de 2019. MP. Dr. Hernando Sánchez Sánchez (E). Rad.: 2014-00121-00 y de 11 de junio de 2020. MP. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. Rad.: 2011-00061-00. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00241-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio características de los productos que amparan.
Por esta razón, no es posible realizar una comparación desde este enfoque34. 65. La Sala considera relevante señalar que, tratándose de signos distintivos destinados a identificar productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, el análisis de confundibilidad debe ser especialmente riguroso.
Esto se justifica, debido al impacto que una posible confusión podría tener sobre la salud de los consumidores, quienes, en muchos casos, no cuentan con conocimiento técnico suficiente para diferenciar entre marcas similares y dependen de la correcta identificación del producto para su uso adecuado. En este contexto, incluso una semejanza ortográfica o fonética mínima puede generar riesgos significativos, tanto en el proceso de prescripción como al momento en el cual se entrega el medicamento en las farmacias. 66.
Así, teniendo en cuenta la similitud en la composición de las marcas cotejadas, la Sala concluye que son confundibles desde el punto de vista ortográfico y fonético. 67. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en razón a la existencia de similitud entre la marca cuestionada y la previamente registrada a favor de la demandante. 68.
Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de confusión o de asociación entre los consumidores. 69. Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201835 se refirió a la circunstancia en que los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.
Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios. 34 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 27 de junio y 21 de julio de 2024. Rad.: 2015-00535-00 y 2015-00508-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 35 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00. M.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00241-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.
Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.
En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 70. Sobre este tema, la Sala destaca que, para verificar la conexión entre los productos amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos para lograr el objetivo de determinar dicha conexidad. 71.
Así las cosas, la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios se debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. 72. En el caso sub examine, la marca cuestionada “IMATIN” fue solicitada para proteger los siguientes productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”. 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00241-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 73.
La marca previamente registrada, “IMATIX” también ampara productos de la clase 5ª36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son “[…] productos farmacéuticos y medicamentos […]”. 74. Al comparar los productos de indicados supra la Sala observa que comparten la misma categoría y cumplen con los criterios sustanciales de conexidad competitiva por sustituibilidad, complementariedad y razonabilidad. 75.
En cuanto a la sustituibilidad, la Sala observa que los productos identificados por las marcas incluyen productos farmacéuticos, lo que indica que están dirigidos a un mismo segmento de mercado y cumplen una función análoga. La posibilidad de que un consumidor elija indistintamente entre los productos de ambas marcas para suplir una misma necesidad resulta evidente. 76.
En este contexto, existe una alta probabilidad de que un consumidor elija de manera indistinta productos de una u otra marca para suplir la misma necesidad fisiológica, lo cual permite concluir que los bienes son intercambiables desde el punto de vista funcional. 77. Ahora, como se precisó líneas atrás, tratándose de la clase 5ª, el análisis debe ser más riguroso, en tanto el riesgo de confusión no solo compromete los intereses comerciales de los titulares marcarios, sino también la protección del consumidor y el interés general en materia de salud pública. 78.
Lo anterior, determina una identidad respecto de este tipo de bienes, al tratarse de productos del mismo género, destinados al mismo segmento del mercado. Esta coincidencia refuerza el riesgo de asociación, en tanto los productos podrían ser percibidos por el consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o vinculados funcional o comercialmente. 79.
Respecto a la complementariedad, la Sala pone de presente que los productos amparados por los signos distintivos confrontados dentro de la clase 5ª comparten un entorno funcional común, en especial en el ámbito médico. En efecto, fármacos y medicamentos, son tipos de compuestos médicos que pueden ser consumidos juntamente con otros productos farmacéuticos, higiénicos para la medicina o sustancias dietéticas, para formar parte de una misma estrategia terapéutica o medicinal.
Esta relación funcional refuerza el riesgo de que el consumidor medio establezca un vínculo entre los productos y, por ende, entre las marcas que los distinguen, lo cual puede inducir a confusión sobre su origen empresarial, como se precisó con antelación. 80. La complementariedad implica que el consumo de un producto o servicio fomente el uso del otro de manera directa, generando una interdependencia en la percepción del consumidor.
En efecto, en el ámbito farmacéutico, es usual que ciertas 36 Certificado 398.856. 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00241-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio preparaciones médicas se prescriban o consuman conjuntamente para lograr un efecto tratamiento integral. 81.
En términos de razonabilidad, la Sala considera que existe una asociación natural en la mente del consumidor medio entre los productos identificados por ambos signos, toda vez que comparten características funcionales, finalidades terapéuticas similares, y se comercializan habitualmente a través de los mismos canales de distribución, como farmacias, establecimientos especializados en productos de salud y bienestar.
Esta circunstancia aumenta el riesgo de asociación, al facilitar que el consumidor perciba los productos como parte de una misma línea o portafolio empresarial. 82. La Sala resalta que, en el presente caso, los productos identificados por los signos distintivos cotejados poseen un alto grado de relevancia desde la perspectiva del interés público, dado su impacto potencial en la salud. 83.
Algunos productos solicitados por el signo, tales como productos para destruir animales dañinos, herbicidas y fungicidas tienen naturaleza tóxica o biocida, lo que implica un riesgo directo si no son diferenciados adecuadamente en el mercado. Por tanto, el riesgo de confusión entre productos exige un análisis más estricto de diferenciación marcaria. 84.
La similitud en los productos y su finalidad médica y nutricional aumenta la posibilidad de que el consumidor medio considere que “IMATIN” e “IMATIX” son líneas de una misma empresa o marcas vinculadas. Lo anterior, en la medida en que el consumidor puede interpretar que los productos de ambas marcas provienen del mismo empresario, dado que, además de compartir la clase 5ª del nomenclátor internacional y referirse a productos para la salud y bienestar, los signos presentan una estructura similar, donde la marca concedida reproduce parcialmente la marca previamente registrada, como se concluyó con antelación. 85.
Esta circunstancia dificulta que incluso un consumidor informado pueda distinguir que los productos de la marca demandada no se relacionan directamente con los de la marca previamente registrada, existiendo así una base razonable para atribuirles un origen empresarial común, lo que configura un riesgo de confusión en el mercado. 86.
En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201537, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). 37 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015. Rad.: 2008-00065-00. MP.: Dra. María Elizabeth García González. 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00241-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.
(Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). […] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […]” (negrilla fuera de texto). 87.
Por tal razón, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, debe protegerse las marcas previamente registradas. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales38: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]” (negrilla del original). 88. Por lo expuesto y teniendo en cuenta que hay una semejanza entre las marcas, conexión competitiva entre los productos de la clase 5ª que amparan y riesgo de asociación en el mercado, esta Sala considera que se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.
De la vulneración de los artículos 35 y 59 del CCA39 y de la falsa motivación 89. La Sala advierte que la parte demandante, en el escrito de demanda, indicó que la SIC violó los artículos 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo, así como que incurrió en una falsa motivación, toda vez que “[…] a pesar de tener conocimiento sobre la existencia del prefijo común IMA, al momento de decidir la solicitud de registro, no tuvo en cuenta tal situación y de forma (sic) injustificada inaplico los criterios que para (sic) el cotejo de marcas que comaprten (sic) radicales comunes, como IMA en el presente caso, ha manifestado el Tribunal Andino de Justicia […]”. 90.
Al respecto, la Sala advierte que, como se concluyó con antelación, la autoridad administrativa no desconoció que no se deben excluir partículas de la denominación de los signos, comoquiera que esto desnaturalizaría el análisis de confundibilidad, en tanto esos mismos elementos son los que integran la estructura total de las marcas 38 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Ver, entre otras, la interpretación prejudicial 59-IP-2001. 39 Normativa vigente y aplicable al procedimiento administrativo, al momento de expedición de los actos acusados. Artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00241-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio enfrentadas.
En concordancia con lo anterior, se determinó que existe semejanza entre los signos distintivos cotejados, razón por la cual protegió el registro de la marca previamente concedida. 91. En consecuencia, la motivación de los actos acusados es real y adecuada con los criterios técnicos y jurídicos que rigen el examen de registrabilidad marcaria, toda vez que la SIC explicó de forma razonada que las denominaciones “IMATIN” e “IMATIX”, apreciadas en su integridad, no difieren en su estructura, extensión y sonoridad, lo que crea un riesgo de confusión, por lo que no está llamado a prosperar el cargo de falsa motivación alegado.
De la vulneración de los artículos 13 y 29 de la Constitución Política 92. Por último, la Sala destaca que la parte demandante argumentó, en el escrito de demanda, que la SIC, con la expedición de los actos acusados, violó su derecho al debido proceso y a la igualdad. Ello, en tanto que dio un trato discriminatorio a Procaps S.A. y preferente a Laboratorio Franco Colombiano Lafracol S.A.S., a pesar de que los signos distintivos contienen la partícula de uso común IMA. 93.
Sobre ello, la Sala considera que en el presente asunto no se controvierte la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales fue concedido el registro de la marca previamente registrada “IMATIX”, sino la negativa de registro al signo “IMATIN”. Así, cualquier cuestionamiento sobre el actuar de Laboratorio Franco Colombiano Lafracol S.A.S., debe ventilarse en el marco de un proceso autónomo que controvierta directamente la legalidad de tales registros.
En ese sentido, no existe vulneración de los artículos 13 y 29 de la Constitución Política, pues la distintividad intrínseca y extrínseca del registro previamente registrado no corresponde al objeto del procedimiento administrativo que dio origen a los actos acusados. IV.5. Conclusión 94. En suma, la Sala considera que la decisión de la SIC de no conceder el registro de la marca nominativo “IMATIN” para los productos de la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza se ajustó al ordenamiento jurídico vigente.
En efecto, no se acreditó el desconocimiento de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en los artículos 13 y 29 de la Constitución Política, y 35 y 59 del CCA, o una falsa motivación. Por consiguiente, se negarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. 95.
Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley. 22 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00241-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.